對涉外定牌加工商標侵權“合理注意義務+實質性損害”判斷標準的解讀
——以“東風”案為例

宋 健

對涉外定牌加工商標侵權“合理注意義務+實質性損害”判斷標準的解讀
——以“東風”案為例

宋 健

內容提要：近十余年來，對涉外定牌加工商標侵權問題的研究從未中斷過，且伴隨熱點案件引發階段性熱議。通過梳理我國涉外定牌加工司法實踐，分析該領域裁判標準及理由的變化及成因，提出單一性裁判標準難以妥當解決涉外定牌加工商標侵權爭議，極易導致商標法適用的困境。“合理注意義務+實質性損害”裁判標準，符合綜合考量我國經濟社會發展階段性特征和知識產權保護公共政策屬性的要求，并能夠體現商標法適用與司法保護政策的妥當融合。

涉外定牌加工 裁判標準 裁判理由 標準解讀

一、引 言

近十余年來，無論是學界還是實務界，對涉外定牌加工（簡稱OEM，Original Equipment Manufacture，又稱貼牌加工）商標侵權問題的研究從未中斷過，且伴隨熱點案件引發階段性熱議，研究文章眾多。

2015年11月26日，最高人民法院對浦江亞環鎖業有限公司與萊斯防盜產品國際有限公司侵害商標權糾紛一案（以下簡稱PRETUL案）作出再審判決，明確闡述：“亞環公司受儲伯公司委托，按照其要求生產掛鎖，在掛鎖上使用‘PRETUL’相關標識并全部出口至墨西哥，該批掛鎖并不在中國市場上銷售”，“亞環公司依據儲伯公司的授權，上述使用相關‘PRETUL’標志的行為，在中國境內僅屬物理貼付行為，為儲伯公司在其享有商標專用權的墨西哥使用其商標提供了必要的技術性條件，在中國境內并不具有識別商品來源的功能。”a詳見最高人民法院（2014）民提字第38號民事判決書。http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA3ODU5MjEyMw==&mid=403159349&idx= 1&sn=6c60042914cfd0e6d0f3f39da9efe832&scene=1&srcid=1217hAhH9iL6dSu8Z2CUu6F7#wechat_redirect，最后訪問日期：2016年8月11日。該案被外界視為最高人民法院對長久以來司法實踐中關于定牌加工商標侵權與否的認定，有了相對明確的指導意見，結束了涉外定牌加工案件裁判理由的亂狀。b對于“PRETUL”的研究文章很多，觀點各異，詳見王國浩、毛立國：《定牌加工商標侵權問題的梳理與探討（下）》，載《中國知識產權報》2016年3月1日，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA3NDI3NjAyMg==&mid=401485925&idx=5&sn=e1270148b1d8144b4b608cce a81c9696&scene=23&srcid=0301bnayd5bIIqj3v4ug3DT4#rd，最后訪問日期：2016年8月11日。

然而，在“PRETUL”案之后，江蘇高院于2015年12月18日就“東風”案作出商標侵權的二審判決。c詳見江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決書。劉莉：《對涉外定牌加工行為商標侵權認定的再思考》，載2015年12月29日《江蘇高院》微信公眾號《知產視野》專欄第68期，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=401384248 &idx=2&sn=8c52772688bf55049766f4d18c9f9cb2&scene=1&srcid=12297MGy11HSaJ17Mt0d21yl#rd，最后訪問日期：2016年8月14日。該案基本案情：原告上海柴油機股份有限公司（以下簡稱上柴公司）早于1962年即在我國申請核準注冊“東風”商標（見圖1），用于柴油機（出口商品），其生產的“東風”牌柴油機20世紀60年代即出口印度尼西亞（以下簡稱印尼）。“東風”商標于2000年被認定為馳名商標，2005年“東風”牌多缸柴油機被授予中國名牌產品稱號。該案被告江蘇常佳金峰動力機械有限公司（以下簡稱常佳公司）接受案外人印尼PT ADI公司委托，貼牌生產“DONG FENG（東風）（見圖2）”商標及標志的柴油機及柴油機組件出口至印尼，于2013年10月8日被常州海關查扣，上柴公司遂向一審法院提起商標侵權訴訟。一審法院以“常佳公司依照委托人提供的印尼商標證書生產制造涉案柴油機配件且全部出口印尼”，“在我國境內不具有識別商品來源的功能，不構成商標法意義上的商標使用行為”為由，判決駁回上柴公司的訴訟請求。

附圖1　上柴公司“東風”注冊商標

附圖2　印尼PT ADI公司注冊的“東風”商標

上柴公司不服上訴至江蘇高院。經審理：1987年1月19日，案外人印尼PT ADI公司在印尼注冊了中文“東風”商標，該商標與上柴公司的商標完全相同。自2006至2011年，上柴公司在印尼進行了長達六年的艱難維權，其間經歷數次訴訟，曾經印尼最高法院認為，上柴公司所有的“東風”商標及其標志已于1962年8月1日在中國注冊，且該商標已經是在中國、澳大利亞、巴基斯坦、韓國、羅馬尼亞、瑞士、秘魯、古巴、越南、埃及、蒙古注冊的馳名商標，而印尼PT ADI公司非法地在1987年注冊“DONG FENG（東風）”商標及其標志，該商標及其標志無論在詞語和發音上都與上柴公司所有的在先注冊的“DONG FENG（東風）”馳名商標基本相同，故于2008年2月19日作出編號為249K/Pdt.Sus/2007的二審判決，撤銷雅加達法院的一審判決，改判支持上柴公司在一審中的全部訴訟請求。但2009年4月29日印尼最高法院又經再審，以沒有證據證明上柴公司所有的“東風”商標是已在數國注冊的馳名商標為由，撤銷原判決，改判支持雅加達法院原一審判決。其間，上柴公司“東風”商標經歷了申請注冊被駁回－核準注冊－注冊被撤銷的曲折過程。常佳公司曾因貼牌加工爭議，于2008年11月17日與上柴公司簽訂補償協議，保證不再發生侵權行為，并向上柴公司支付補償金10萬元。

江蘇高院二審判決，認定常佳公司行為屬于涉外定牌加工，但同時認定，常佳公司明知上柴公司“東風”商標是馳名商標，卻仍受托貼牌生產，在被訴產品上使用與上柴公司“東風”商標相同的商標，未到盡合理注意與避讓義務，“實質性損害了上柴公司的利益”，構成對上柴公司注冊商標專用權的侵犯，考慮到常佳公司獲取的僅是加工費、被訴產品全部出口至印尼，未在我國市場上銷售，對上柴公司國內市場份額未產生影響等，最終二審改判常佳公司停止侵權、賠償損失10萬元及為制止侵權行為所支付的合理開支116750元。

“東風”案是地方法院在“PRETUL”案之后作出的一份商標侵權判決，其與“PRETUL”案的裁判尺度是否存在沖突，引人關注。d蘇粲：《涉外定牌加工的商標侵權問題研究——兼評最高院“PRETUL”案及江蘇高院“東風”案》，載2016年1月17日《東方知識產權》微信公眾號，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzAwNDUxNzk2NQ==&mid=401778029&idx=1&sn=90b7388da9203413e89f33204cc238cb &scene=23&srcid=08093ln9FCXrpuGGT7NSGu3C#rd，最后訪問日期：2016年8月11日。

本文將以“東風”案為視角，通過梳理我國涉外定牌加工司法實踐，分析該領域裁判標準及理由的變化及成因，對“東風”案提出的“合理注意義務+實質性損害”標準進行解讀，以期拋磚引玉，引發更深入探討，尋求并確立更科學合理的裁判標準。

二、裁判標準的“漂移不定”

法律的價值在于確定性與可預期性。我國商標法自1982年頒布至今已歷經三次修法，商標法律制度整體上趨于更加完善。但為什么恰恰在涉外定牌加工領域至今未能形成共識，在相當長時期內，侵權與不侵權兩種判決并存，其原因耐人尋味，值得探究。

自改革開放以來，我國作為“世界工廠”，以涉外定牌加工為主的加工貿易一直占據我國對外貿易相當大比重，企業對定牌加工業務依存度仍然較高。除深圳富士康公司等大型跨國定牌加工企業外，更有數量巨大的從事涉外定牌加工貿易的中小企業甚至微型企業。e徐楓、王正偉：《對涉外定牌加工行為的再思考——以知識產權海關保護執法實踐為視角》，載《知識產權》2015年第7期。另，根據第四、五、六屆中國對外貿易500強企業排名榜，前十名中國外貿500強企業中，直接從事涉外定牌加工產業務的外貿企業在2013、2014、2015年的排名情況如下：深圳富士康公司（第3名、第2名、第3名）、達豐（上海）電腦有限公司（第4名、第5名、第6名）、鴻富錦精密電子（鄭州）有限公司（第5名、第3名、第4名）、昌碩科技（上海）有限公司（第7名、第8名、第7名）、鴻富錦精密電子（成都）有限公司（第10名、～、～），基本占據前10名的半壁江山。資料來源：第四、五、六屆中國對外貿易500強企業論壇暨排名發布會。

本來，涉外定牌加工貼附境外委托人指定商標，商品直接出口，并不會與我國注冊商標專用權人直接發生沖突，事實上國內商標權人亦難以準確掌握眾多加工貿易信息。根據《知識產權海關保護條例》有關“國家禁止侵犯知識產權的貨物進出口”的規定，我國海關對進出口貨物實施知識產權監管，對于進出口商標侵權行為，海關有權依法進行行政處罰，涉嫌刑事犯罪的，移送公安機關處理。正是因我國海關實施出口知識產權備案措施，使得涉外定牌加工商標侵權問題呈現相當程度的復雜性。

深圳中院2002年12月10日審結的“NIKE”案f美國耐克國際有限公司訴浙江省畜產進出口公司、浙江省嘉興市銀興制衣廠、西班牙CIDESPORT公司商標侵權糾紛一案，深圳中院認為“中國作為WTO成員，對任何國別的當事人都給予平等的保護。原告是在美國注冊登記的法人，在中國其是NIKE商標注冊的專用權人，NIKE商標在中國一經被核準注冊，就在國家商標局核定使用的商品范圍內受到保護。無論是中國的當事人，或者外國的當事人，都不得侵害原告的NIKE注冊商標專用權。西班牙CIDESPORT公司在西班牙對NIKE商標擁有合法的專有使用權，但是商標權作為知識產權，具有地域的特性，在中國法院擁有司法權的范圍內，原告取得NIKE商標的專有使用權，被告在未經原告許可的情況下，就不得以任何方式侵害原告的注冊商標專用權。”詳見廣東省深圳市中級人民法院（2001）深中法知產初字第55號民事判決書。，是早期法院審理涉外定牌加工商標侵權案件最具代表性的判決。盡管被告境外委托人西班牙CIDESPORT公司在西班牙注冊有NIKE商標，但最終被深圳中院以商標權地域性的理由，判決西班牙公司與國內加工企業、外貿出口企業共同構成商標侵權，支持了美國耐克國際有限公司的訴訟請求。有關美國NIKE與西班牙NIKE的商標侵權之爭，在當時引發了廣泛討論。根據2001年《商標法》第52條第1項關于“未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的”屬于侵犯注冊商標專用權行為的規定，深圳中院就“NIKE”案作出侵權判決，某種程度上是制定法適用的必然結果，也是當時商標權絕對保護理念盛行的反映。因為根據商標權絕對保護理念，除2002年《商標法實施條例》第49條規定正當使用情形外，所有未經商標專用權人許可的使用行為，均被認定構成商標侵權，涉外定牌加工案件亦概莫能外。

對注冊商標給予絕對保護，固然符合形式正義要求，但個案難免損害實質正義，因此一些法院以商標法立法目的為指引，小心翼翼嘗試新的裁判思路。以保護在先使用為例，2013年修訂的《商標法》增設了第59條第3款在先使用抗辯條款。g2013年修訂的《商標法》第59條第3款規定：“商標注冊人申請商標注冊時，他人已經在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區別標識。”而之前北京海淀區法院早在2008年審理“花樣年華”商標侵權案中，就嘗試在無明確法律規定的情況下對在先使用人提供在先使用抗辯保護。h原告玉帛公司注冊“花樣年華”商標的時間是2002年2月28日，被告新天酒業公司在葡萄酒上使用“花樣年華”的時間不遲于2001年1月5日。法院最終判決認定被告行為不構成侵權，該認定的考慮因素之一是，被告新天酒業公司存在在先使用商標的行為，且該使用時間較長，其對“花樣年華”作為商品名稱享有一定的在先權利。參見北京海淀區法院（2008）海民初字第8283號民事判決書。轉引自芮松艷、陳錦川：《〈商標法〉第59條第3款的理解與適用——以啟航案為視角》，載《知識產權》2016年第6期。在同時期江蘇高院亦針對個案中被告登記字號雖然晚于涉案注冊商標，但早于原告受讓商標時間或者與原告受讓商標時間相近，在充分考慮利益平衡的基礎上，最終作出不侵權判決。i徐美芬：《兩個餐飲企業的“福記”之爭》，載2015年11月13日《江蘇高院》微信公眾號《知產視野》專欄第66期， http：// mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=400410548&idx=2&sn=327af7c3fe0d945814c760b5a7c7dbfe&scene=1&srcid=1113FA5xyjrL GAMIxCl52hGA#rd，最后訪問日期：2016年8月16日。劉莉：《 “自由鳥”商標VS“自由鳥”字號》，載2015年11月17日《江蘇高院》微信公眾號《知產視野》專欄第67期，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA5NjcyNjgwMA==&mid=400459513&idx=3&sn=1f40d81901b7fd063cba5 2ad691bd376&scene=1&srcid=1117lB2OlEeZ7sk84StHqdmc#rd，最后訪問日期：2016年8月16日。上述案例是在制定法框架下對商標權由絕對保護向相對保護的轉變，是商標法實質正義的體現。

而涉外定牌加工領域的商標權絕對保護，顯然與我國發展對外加工貿易相關政策產生沖突，影響以涉外定牌加工為業的大量中小企業的生存和發展。同時，在個案中所呈現出國內商標權人與境外委托人之間原先存在著合作等各種剪不斷、理還亂的復雜背景關系，亦使得司法一刀切判決侵權的裁判思路難以持續。以上海高院2009年11月2日審結的“JOLIDA”案為例。j上海申達音響電子有限公司訴玖麗得電子（上海）有限公司商標侵權糾紛案。該案原告申達公司系國內商標權人，其系案外人美國朱利達電子有限公司于1996年在中國設立的外商獨資企業。1997年，申達公司投資者由美國朱利達公司改為美國嘉迪（國際）有限公司。1998年，申達公司在中國申請注冊包含“JOLIDA”文字的圖形組合商標，核定使用商品類別第9類：擴大器、收音機、影碟機。2007年，美國朱利達公司在中國設立外商獨資企業玖麗得公司，即該案被告，并于2008年委托玖麗得公司定牌加工涉案電子管功率放大器，并貼附美國朱利達公司在美國注冊的“JOLIDA”商標。該美國商標的注冊時間為2007年2月20日，首次使用和商業中使用時間均為1986年12月31日，商品國際分類為第9類：電子器材，如聲音擴音器和調諧器。詳見上海市高級人民法院（2009）滬高民三（知）終字第65號民事判決書。該案原告申達公司與被告玖麗得公司均是案外人美國朱利達電子有限公司在中國設立的外商獨資企業，而申達公司的股權早已轉讓他人。美國朱利達電子有限公司在美國對“JOLIDA”商標的注冊時間為2007年2月20日，首次使用和商業中使用時間早于1986年，而申達公司在中國申請注冊包含“JOLIDA”文字的圖形組合商標時間是1998年。上海法院酌情考慮雙方商標首次使用的時間、雙方當事人與案外人美國朱利達公司的投資關系、產品相關市場及混淆可能等因素，作出不侵權判決，駁回申達公司訴訟請求。

同時期，江蘇高院亦審結兩起涉外定牌加工商標侵權案件，分別作出了侵權與不侵權兩種判決。在2007年審結的“LACOSTE”案中，k拉科斯特襯衫股份有限公司訴江陰宏鑫制衣有限公司侵害商標權糾紛案，詳見江蘇省高級人民法院（2007）蘇民三終字第0034號民事判決書。案外人韓國Shelton公司通過在中國設立的外商獨資企業蘇州工業園區善衣服飾有限公司，委托國內加工企業宏鑫公司定牌加工標注商標為鱷魚圖形及“LACOSTE”文字的男式、女式T恤衫出口至韓國，并提供內容虛假的商標使用許可授權書。江蘇高院認為：“國際貿易中的定牌加工人應當對委托人是否享有注冊商標專用權及相關權利進行審查”，“宏鑫公司未對韓國Shelton公司出具的商標使用許可授權書進行翻譯，也沒有進行必要的查詢和核實，應認定其未盡到充分注意義務”，判決宏鑫公司構成侵權。這是一起典型的境外委托人通過其中國獨資企業，將中國作為造假基地的案例。

而在江蘇高院2012年審結的“SOYODA”案中，l喻德新等訴沭陽縣奮進制刷廠、沭陽中遠進出口有限公司侵害商標權糾紛案。案外人SOYODA S.A.公司于2000年3月27日在厄瓜多爾注冊“SOYODA”商標，使用商品為各類刷子。SOYODA S.A.公司授權的東元玉光天津公司曾與同潤公司之間進行過標有“SOYODA”商標油漆刷涉外定牌加工貿易。該案原告喻德新曾于2001年6月至2002年7月任同潤公司業務員，之后喻德新于2003年申請注冊“SOYODA”商標，核定使用商品為第21類長柄柏油刷等，并于2007年申請知識產權海關保護備案。2010年SOYODA S.A.公司授權該案被告沭陽奮進制刷廠定牌加工“SOYODA”牌子的各種刷類產品，所有產品只能出口給SOYODA S.A.公司，不允許自己銷售或者銷售給第三者公司。詳見江蘇省高級人民法院（2012）蘇知民終字第0297號民事判決書。案外人SOYODA S.A.公司于2000年3月27日在厄瓜多爾注冊“SOYODA”商標，原告喻德新曾擔任過與SOYODA S.A.公司委托的加工貿易有業務往來的同潤公司業務員，之后其申請了SOYODA商標，一審法院認為：“喻德新在國內注冊‘SOYODA’商標存在違反誠實信用惡意在國內搶注的可能，惡意搶注的商標權不應妨礙被搶注的國外商標以委托國內貼牌加工形式進行合理使用”，遂判決不構成商標侵權，駁回喻德新訴訟請求，二審法院維持原判。事實上，在最高人民法院審理的“PRETUL”案中，盡管再審判決對于國內商標權人是否惡意搶注并未審理，但判決書顯示，該案存在類似“JOLIDA”案和“SOYODA”案的復雜背景關系。m最高人民法院在“PRETUL” 案再審判決中認為，亞環公司申請再審稱許浩榮惡意搶注“PRETUL及橢圓圖形”商標。該院認為，儲伯公司系墨西哥“PRETUL”或“PRETUL及橢圓圖形”注冊商標權利人（第6類、第8類），許浩榮是否構成惡意搶注，取決于儲伯公司是否向其主張權利及是否有惡意搶注的事實和法律依據等前提條件。本案中，亞環公司雖經儲伯公司委托加工相關掛鎖，亦舉證證明許浩榮所在公司與儲伯公司曾有相關貿易關系，但在儲伯公司未參加該案訴訟，亞環公司亦未舉證證明儲伯公司是否向許浩榮主張權利的情況下，原審法院對其上訴理由不予支持并無不當。

結論：我國涉外定牌加工案件裁判標準的變化，并非是司法的隨意、任性或者專斷，本質上是我國商標司法政策為回應我國對外加工貿易發展需求所作的階段性積極調整，同時由于該領域案情復雜，也體現出司法進行分類裁判的思考。

三、裁判理由的選擇困惑

由于裁判標準始終處于個案探索中，導致裁判理由的選擇亦顯得躊躇猶豫。經梳理，判決認定侵權的案件，裁判要點主要強調商標權具有嚴格地域性，境外委托方未經中國注冊商標權人許可，實施涉外定牌加工行為構成商標侵權；而判決不構成侵權的案件，裁判要點則主要強調商標的識別功能，如果商品全部出口并未在中國市場銷售，則在我國境內不具有商品來源的識別意義。“商標只有在商品流通環節才能發揮其功能，出口環節查獲的定牌加工商品，并未真正進入流通領域”。n徐楓、王正偉：《對涉外定牌加工行為的再思考——以知識產權海關保護執法實踐為視角》，載《知識產權》2015年第7期。上述不侵權的裁判理由，得到最高人民法院給海關總署的復函以及“PRETUL”案的認可。o最高人民法院在2010年7月1日回復海關總署《關于對〈“貼牌加工”出口產品是否構成侵權問題〉的復函》中明確指出，“（涉外定牌）產品所貼商標只在我國境外具有商品來源的識別意義，并不在國內市場發揮識別商品來源的功能，我國的相關公眾在國內不可能接觸到涉案產品，不會造成國內相關公眾的混淆誤認……此種情形不屬于商標法第52條規定的侵犯注冊商標專用權的行為。”而最高人民法院再“PRETUL”案中直接認定“在中國境內僅屬物理貼付行為”，“在中國境內并不具有識別商品來源的功能”。

涉外定牌加工裁判理由的選擇，從某種意義上看，體現為“遵循‘從結果出發’的思維方式”，p易健雄：《OEM商標侵權糾紛處理的態度選擇——遵循“從結果出發”的思維方式》，載《知識產權》2009年第3期。換言之，即根據個案情形尋找裁判理由。盡管原因可以理解，但如選擇不當，顧此失彼，則難免影響商標法律體系的邏輯自洽，導致相同行為不同評價的現實或潛在沖突。例如，有觀點認為，在國內委托加工情形下，受托方生產侵權產品會被認定為共同侵權，需承擔共同侵權責任，有的甚至會受到刑事追究；商品出口在沒有境外委托加工情況下，同樣不會造成國內市場消費者混淆，是否也應認定不構成侵權？對于完成生產但產品尚未投入市場的商標使用行為，是否也難以認定為侵權行為？q陳惠珍：《關于涉外貼牌加工商標侵權問題的思考》，載《人民司法》2013年第19期。再如，在“無印良品”案中，針對在第24類毛巾等商品上，“無印良品”商標是否屬于在中國大陸地區實際使用并具有一定影響，最高人民法院行政判決認為：“委托中國大陸境內廠家生產加工商品供出口，且宣傳、報告等均是在中國大陸境外，不屬于《商標法》第31條規定的使用”，r株式會社良品計畫與中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會、北京棉田紡織品有限公司商標異議復審行政糾紛案，詳見最高人民法院（2012）行提字第2號行政判決書。外界亦將該判決視作“PRETUL”案之前，最高人民法院對于貼牌行為是否是“商標使用”的明確態度。但近來針對商標“撤三”行政訴訟中出口行為的定性，北京知識產權法院在“SODA”案s明季私人有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會、索達有限公司商標權撤銷復審行政糾紛一案，詳見北京知識產權法院（2015）京知行初字第5119號行政判決書，載2016年8月14日《知產寶》微信公眾號：《商標燃藜·京知法院｜貼牌加工貿易中的商標使用屬于積極的商標使用行為》，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA4MDYxMjczNA==&mid=2650015498&idx=1&sn=3aca7e3da76064d1ccb60 bc209740669&scene=1&srcid=0814WoijJJtLTrj4FDrOJ3RA#rd，最后訪問日期：2016年8月14日。和“DCLSA”案t鎮江鎖廠有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會、王震商標撤銷復審行政訴訟案。北京知識產權法院認為：“因為對于中國企業的出口行為而言，雖然出口商品的終端銷售行為發生在進口國，但出口商向進口商銷售商品的行為發生在中國大陸境內，同時進口商在選擇中國出口商的過程中，可以依據不同的商標將不同的中國出口商相區分，在這一過程中該商標顯然已起到識別作用，而該識別作用發生在中國大陸域內。因此，該出口行為屬于在中國境內實施的商標使用行為。”詳見北京知識產權法院（2015）京知行初字第408號行政判決書，載2016年8月15日《知產寶》微信公眾號：《商標燃藜·京知法院|出口行為構成商標使用行為，符合商標法第四十四條第（四）項及商標法整體的立法目》，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MzA4MDYxMjczNA==&mid=2650015504&idx=1&sn=5be5f16a 0f53decf0117a56723094dfe&scene=1&srcid=0816A9nvhwnW1lY5xoLNvs8Y#rd，最后訪問日期：2016年8月19日。商標撤銷復審行政判決中認為，中國企業的出口行為屬于在中國境內實施的商標使用行為。對此，有觀點認為，對于中國企業而言，“出口行為如同銷售行為一樣，都屬于商業流通性質，屬于商標專用權所控制的商標使用行為”。u張偉君、魏立舟、趙勇：《涉外定牌加工在商標法中的法律性質——兼論商標侵權的判定》，載《司法探討》2014年第2期。關于境內貼牌行為是否屬于“商標使用”，學術研究眾多，本文不再贅述，但至少反映出，司法對侵權或者不侵權裁判理由的選擇，稍有不周延之處，都會導致其后相關案件裁判理由的闡述困難，從而引發更大的爭議。

有研究資料顯示，臺灣經濟發展初期也是靠大量代工起家，臺灣地區稱之為“回銷行為”。臺灣地區“司法行政院”曾于1983年、1993年兩次專門論證，“回銷行為”是否侵犯臺灣地區注冊商標專用權，其結論都是不侵權，并認為“這是一種貿易形態，不應受到商標法相關規定的約束。為了有利于本地區企業接單，回銷行為不應該視為商標法中的使用行為。”v王蓮峰：《海關應慎重認定涉外定牌加工貨物的商標侵權——基于對近年〈中國海關知識產權保護狀況〉的分析》，載《知識產權》2015年第1期。可見，臺灣地區認定加工行為不侵權的裁判標準，就是從促進加工貿易發展出發，明確表明“不應受到商標法相關規定的約束”。這種基于公共利益考量的司法政策選擇，可以較好地避免在對外定牌加工特殊領域商標法適用難以邏輯自洽的困境。

結論：涉外定牌加工從來就不是單純的商標法適用問題，它體現了國際加工貿易業態與商標權保護和司法政策平衡之間的沖突疊加。在知識產權領域，法律問題在很多時候是政策問題，而政策問題很多時候是產業問題。如果采取或者侵權或者不侵權的單一裁判標準，實難妥當解決涉外定牌加工商標侵權爭議，極易導致商標法適用的困境，因而需要在綜合考量我國經濟社會發展階段性特征和知識產權保護公共政策屬性基礎上，謹慎選擇能夠體現商標法適用與司法保護政策妥當融合的裁判標準。

四、“合理注意義務+實質性損害”標準的解讀

“東風”案是江蘇高院受理的首例國內注冊商標被境外搶注又回到中國進行定牌加工出口的案件。在該案審理過程中，法院面臨著裁判標準選擇的困難。一方面，當前涉外定牌加工案件以判決不侵權為主流，“PRETUL”案或許成為探索終結性裁判；而另一方面，與本文前述以往案例相比較，“東風”案呈現以下不同案情：首先，該案權利人上柴公司是中國本土企業，其“東風”商標歷史悠久且是中國馳名商標，受到我國商標法的特殊保護；其次，案外人印尼PT ADI公司在印尼注冊中文“東風”商標的時間為1987年，晚于上柴公司“東風”商標在我國注冊以及“東風”柴油機出口印尼的時間，且印尼使用的官方通用語言為印度尼西亞語，但印尼PT ADI公司注冊的商標與上柴公司“東風”商標相同，即以中文“東風”與漢語拼音“dong feng”為主要部分，其注冊該商標明顯不具有合理性；第三，上柴公司為維護其民族品牌和合法權益，奪回被搶注的“東風”柴油機商標權，在印尼進行了長達六年的維權，其過程曲折艱辛且以失敗而告終。而在該案訴訟之前，上柴公司就同一“東風”商標起訴另一國內加工企業貼牌加工出口商品出口印尼侵犯其商標專用權，已經被審理法院以“在我國境內不具有識別商品來源的功能，不構成商標法意義上的商標使用行為”為由判決駁回其訴訟請求。

江蘇高院在審理中，對本院之前審結的前述“LACOSTE”案和“SOYODA”案裁判尺度和理由進行了分析，綜合各種意見和觀點，提出“合理注意義務+實質性損害”判斷標準，認為：（1）常佳公司知道 “東風”商標是我國馳名商標，上柴公司與印尼PT ADI公司之間存在商標爭議，未盡合理注意與避讓義務；（2）常佳公司的行為對上柴公司利益造成“實質性損害”，據此改判常佳公司的行為構成侵權。

江蘇高院在“東風”案中提出“合理注意義務+實質性損害”的判斷標準，系基于以下五個方面的考慮：

第一，現階段我國經濟社會發展面臨的新形勢。涉外定牌加工是我國對外加工貿易的重要組成部分，在探討司法裁判標準時，需要了解和評估相比較早期宏觀經濟，現階段我國經濟發展的特點。（1）當前我國經濟總量僅次于美國位居全球第二；（2）我國經濟發展速度下降，發展方式由要素驅動轉變為創新驅動；（3）在全球產業加工鏈上，我國高鐵、通信等領域的高端技術和品牌與大量低端加工業并存。因此，當前確定涉外定牌加工商標侵權判斷標準，除滿足我國對外加工貿易發展現實需求外，還需要增加考量為我國企業自主品牌發展及實施企業“走出去”戰略提供司法保障，體現通過裁判促進經濟轉型升級和加強知識產權保護的價值取向。值得關注的是，當前我國對外加工貿易面臨的知識產權問題依然嚴重。據悉，2014年中國海關采取知識產權保護措施，在出口環節扣留侵權嫌疑貨物超過2.3萬批，占全年扣留批次96.5%，同比增長16.33%，涉商標權貨物達8900余萬件，占扣留商品總數96.9%；w引自《2014年中國海關知識產權保護狀況》，http：//www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab2559/info739906.htm，最后訪問日期：2016年8月11日。2015年中國海關在出口環節查扣侵權嫌疑貨物2.2萬批次，占查扣批次總量的96.76%，較2014年下降2.64%，涉及侵犯商標權的貨物高達6800余萬件，占侵權嫌疑貨物總量的98%。其中值得關注的新動向是，2014年中國海關共查獲涉嫌侵犯自主知識產權的進出口貨物514批，扣留侵權嫌疑商品近1200萬件，價值7400余萬元；2015年共查扣涉嫌侵犯自主知識產權貨物1939批次，案值5590余萬元，同比分別為增長130.29%和571.41%，增幅顯著。x引自《2015年中國海關知識產權保護狀況》，http：//www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info795840.htm，最后訪問日期：2016年8月11日。江蘇日寶科技有限責任公司“RIBAO TECHNOLOGY”商標維權案頗具代表性。該公司在國內注冊“RIBAO TECHNOLOGY”商標，其產品80%以上出口國外，并與合作者在美國成立美國日寶公司。美國日寶公司在美國擅自搶注“RIBAO TECHNOLOGY”商標，委托國內公司貼牌生產產品出口厄瓜多爾。后出口產品被上海海關扣留，最終雙方以和解結案，江蘇日寶公司不僅維權成功，還拿回 “RIBAO TECHNOLOGY”商標。y引自徐楓、王正偉：《對涉外定牌加工行為的再思考——以知識產權海關保護執法實踐為視角》，載《知識產權》2015年第7期。盡管對于我國海關設置出口知識產權保護措施一直存在不同聲音，但應該看到，隨著我國經濟科技實力的提升，對外加工貿易中涉嫌侵犯我國企業自主知識產權的案件將會逐漸增加。因而解決此類糾紛，不能單一考慮國內加工企業利益，應當充分平衡國內商標權人、國內加工企業與境外商標權人的利益，體現涉外定牌加工司法政策選擇的全面性和前瞻性。

第二，全球化背景下各國知識產權保護政策的新變化。回顧全球知識產權制度發展的歷史，不難看到，各國在經濟社會發展的不同階段，對知識產權制度的認知均呈現階段性差異。從本質上看，知識產權制度是一國公共政策、為促進本國產業服務，這一屬性從未發生過根本改變，這在知識產權成為國際核心競爭力背景下更是如此。實際上，無論是恪守知識產權的地域性z李揚：《論商標權的邊界》，載《知識產權》2016年第6期。作者認為，要從商標法授予、保護范圍及于全國地域的排他權——商標權保護的終極立法目的在于促進本國產業發展出發，嚴格堅持商標權的地域性原則。，還是拓展知識產權法的域外適用，高超的司法保護政策選擇，最終必然體現為國家利益至上，這似乎是知識產權制度與生俱來的屬性。有觀點認為，雖然商標法具有地域性，但由于全球化的發展，知識產權的地域性在某些程度上處于不斷削弱的趨勢，如商標平行進口、域外證據使用等。美國在判斷商標侵權時采取國際標準，考慮域外因素。對于在國內生產而銷往國外的產品，在國外侵犯商標權的情況下，美國法院仍然對此有管轄權并給予商標權人救濟。典型判例如美國最高法院在1952年判決的Steele v. Bulova Watch Co.案，聯邦第五巡回上訴法院在1983年判決的American Rice， Inc. v. Arkansas Rice Growers Co-op. Ass’n案等@7阮開欣：《涉外定牌加工爭議是商標法域外適用問題：從最高法院“PRETUL”案再審判決談起》，載2015年12月25日《知產力》微信公眾號，http：//mp.weixin.qq.com/s？__biz=MjM5NzU5ODEzNw==&mid=403704988&idx=2&sn=092346bfe5b29d9ecb8af5285978777a&scen e=23&srcid=1226z4MQKbbtZDGuwqvvD6aR#rd，最后訪問日期：2016年8月11日。。另，在2011年天瑞集團公司及其子公司訴美國國際貿易委員會（ITC）一案中，盡管美國聯邦巡回上訴法院少數意見法官仍堅守地域性原則，但多數意見法官認為，天瑞公司在中國生產的侵犯美國公司商業秘密的產品進口到美國，與美國境內商業秘密所有人生產的輪胎形成直接競爭關系，這種競爭結果符合337條款規定的“損害國內產業”，為了保護美國國內產業在美國免受不公平競爭的損害，ITC有權對此進行調查，并發布禁令。@8《影響深遠：天瑞案帶給美知識產權保護新武器》，來源：福布斯中文網（上海），http：//money.163.com/11/1028/15/7HFB03OT00253B0H. html，最后訪問日期：2016年8月20日。這說明，以美國為代表，司法保護的國際趨勢是日益重視本國權利人的利益，對于造成本國權利人“實質性損害”后果的，司法予以全力救濟，這對于我國確定涉外定牌加工商標侵權裁判標準不無啟示。在“東風”案中，盡管上柴公司在印尼維權失敗，但依據“實質性損害”標準，其請求中國法院阻卻回溯性定牌加工的“二次傷害”，中國法院應予支持。

第三，知識產權司法保護的價值取向。2013年《商標法》第7條第1款規定：“申請注冊和使用商標，應當遵循誠實信用原則”，這是商標法修訂時專門增加規定的內容。《商標法》第13條對馳名商標保護也有專門規定，與《巴黎公約》及TRIPS協定精神完全一致。據悉，2015年我國受理商標注冊申請287.6萬件，同比增長25.85%，連續14年保持世界第一，@9《商標申請注冊量十四年世界第一》，載《人民日報》2016年4月20日02版。該數據已遠超全球商標申請量的總和。如此龐大的申請量和注冊量，不難猜測，其中有大量不以正當使用為目的搶注、囤集以及不得已的防御性注冊，這不僅造成商標資源的巨大浪費，誘發不誠信行為，同時導致商標授權確權和侵權糾紛劇增，浪費寶貴的司法資源。從實踐看，在涉外定牌加工案件中，既有如“LACOSTE”案境外造假集團的身影，也有如“SOYODA”案的國內商標搶注人，盡管對于國內商標權人是否屬于搶注，侵權法院大多采取了回避或者不予置評的態度，但對于當前客觀存在的境內外商標搶注現象，基于當前我國經濟轉型升級的迫切要求以及商標法對誠實信用原則的重申，總體上司法應持鮮明的反對態度。當然對于搶注且使用多年的商標如何處理，可以另定司法政策解決遺留問題。

第四，附加合理注意義務是否導致負擔過重的考量。對于國內貼牌加工企業的注意義務，根據我國《侵權責任法》的規定，應當確定為過錯責任。該法第6條第1款規定：“行為人因過錯侵害他人民事權益，應當承擔侵權責任”，即行為人應當盡到對他人的謹慎和注意義務，盡力避免損害結果的發生。對于貼牌加工企業的注意義務，區分為兩種情形：一是國內企業之間的貼牌加工。為避免加工方與委托方相互串通，損害商標權人利益，導致商標權人賠償額落空，通常對加工方賦予“較高審查注意義務”，如構成商標侵權，加工方與委托方承擔共同侵權責任，至于加工方與委托方各自的責任，可通過合同關系予以解決。二是涉外定牌加工。目前僅見深圳中院“NIKE”案中，境外委托人西班牙CIDESPORT公司作為被告之一參加了訴訟。考慮到涉外送達、執行或者在國外訴訟存在著巨大現實困難，權利人在國內訴訟時一般都只起訴國內加工企業，基本不起訴境外委托方。因此，如果國內加工企業一律免責的話，則國內商標權人的損害后果基本無法獲得救濟。當然，考慮到涉外定牌加工業態本身的復雜性以及我國對外加工貿易政策，對國內加工企業附加的審查注意義務不宜過度，以“合理”為限。總體上，國內加工企業對境外委托人在境外是否享有注冊商標專用權或者取得合法授權許可進行了必要審查，就應當認定其已盡合理注意義務，不承擔侵權責任，反之，則應當認定其未盡合理注意義務，存在過錯。江蘇高院就是根據上述標準，在“LACOSTE”案中，考慮到境外委托方是跨國造假集團，而國內加工企業甚至連虛假商標授權許可都沒有進行翻譯，認定其未盡合理注意義務，存在過錯，構成侵權；而在“SOYODA”案中，基于境外委托方在所在國有合法注冊商標，且國內商標權人涉嫌搶注他人商標，認定國內加工企業已盡合理注意義務，不構成侵權。但需要注意的是，對于境內外具有一定影響特別是馳名商標，依據經驗常識，國內加工企業通常具有一定辨別力，因此對其注意義務應提出較高要求，以體現對具有一定影響特別是馳名商標的特殊保護。總體而言，當前對加工企業附加一定的注意義務，只要合理和適度，有助于推動眾多低端加工企業的發展與提升，#0據《2015年中國海關知識產權保護狀況》，中國海關總署正在探索建立海關幫助企業快速鑒別外商訂單知識產權狀態的機制，鼓勵和引導企業合法開展出口加工業務。長三角、珠三角地區海關在試點推行知識產權海關企業聯系點制度，積極推廣“出口品牌訂單預確認服務”，防范企業被動侵權。”也符合長期以來最高人民法院司法政策的指引，即“妥善處理當前外貿‘貼牌加工’中多發的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務。”#1引自最高人民法院于2009年4月21日發布的《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見 》（法發［2009］23號）第18條。

第五，“合理注意義務”與“實質性損害”的關系。“合理注意義務”是對國內加工企業注意義務的一般要求，通常情況下，滿足“合理注意義務”，國內加工企業即可以免責；而“實質性損害”標準，則是給予具有一定影響特別是馳名商標的特殊保護，即對于涉嫌在境外搶注我國具有一定影響特別是馳名商標，再進入我國進行回溯性貼牌加工出口的，江蘇高院基于誠實信用原則的要求，在“東風”案二審判決書中認為，“應當認定境外委托人的行為不具有正當性，實質性損害了我國商標權人的合法利益，對此，國內加工企業作為同業經營者應當盡到更高的注意義務和合理的避讓義務。如果國內加工企業明知或應知國內商標具有一定影響特別是馳名商標，而境外委托人涉嫌惡意搶注卻仍然接受委托的，應認定國內加工企業存在過錯，應承擔相應的民事責任”。#2引自江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00036號民事判決書。由此可見，江蘇高院對涉外定牌加工行為提出的“合理注意義務+實質性損害”的商標侵權判斷標準，其立足點在于通過考量國內加工企業在不同情形下的注意義務，實現司法“兩個兼顧”的目的，即兼顧國內一般加工貿易的發展和兼顧對具有一定影響特別是馳名商標的特殊保護。基于該認識，江蘇高院在“東風”案二審判決書進一步認為，“對于國內商標權人違反誠實信用原則，涉嫌惡意搶注境外商標，且有證據表明國內加工企業已經對境外委托盡到必要審查或合理注意義務，所有貼牌加工產品均出口的，基于誠實信用原則，國內商標權人亦不能阻卻國內加工企業從事涉外定牌加工業務。”#3（201）蘇知民終字第00036號民事判決書。

結 論

基于以上分析，江蘇高院對“東風”案作出商標侵權判決，符合我國商標法保護馳名商標的法律規定，也符合《保護工業產權巴黎公約》第六條之二的規定#4《保護工業產權巴黎公約》第六條之二規定：（1）本聯盟各國承諾，如本國法律允許，應依職權，或依有關當事人的請求，對商標注冊國或使用國主管機關認為在該國已經屬于有權享受本公約利益的人所有而馳名、并且用于相同或類似商品的商標構成復制、仿制或翻譯，易于產生混淆的商標，拒絕或取消注冊，并禁止使用。這些規定，在商標的主要部分構成對上述馳名商標的復制或仿制，易于產生混淆時，也應適用。（2）自注冊之日起至少五年的期間內，應允許提出取消這種商標的請求。本聯盟各國可以規定一個期間，在這期間內必須提出禁止使用的請求。（3）對于依惡意取得注冊或使用的商標提出取消注冊或禁止使用的請求，不應規定時間限制。以及TRIPS協定規定的精神，與最高人民法院審理的“PRETUL”案并無根本性沖突，由于兩案的案情不同，裁判理由和裁判結果自然不同。

Trademark infringement occurred in the context of international OEM has always been a hot issue. The paper sorts out the Chinese judicial practices concerning international OEM， analyzes the changes in judgment standard and the reasons behind them， and suggests that the single judgment standard is insuffi cient to properly solve the international OEM trademark disputes， whereby resulting in trademark law application dilemma. The judgment standard of reasonable care + substantial damages complies with the current economic situation and the IP policy in China； besides， it also integrates the trademark law application and judicial protection policy.

international OEM； judgment standard； judgment reason； interpretation of standard

宋 健，江蘇省高級人民法院知識產權庭法官