專利申請(qǐng)中功能性特征不可完全避免

郭小軍

2016年3月21日，最高人民法院公布了《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）》（法釋〔2016〕1號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《司法解釋（二）》”），其中第八條對(duì)于功能性特征的含義與侵權(quán)判斷作了規(guī)定。本文擬就此兩個(gè)方面進(jìn)行粗淺的探討。

功能性特征的含義

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋【2009】21號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《司法解釋（一）》”）第四條，功能性特征是指“權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征”。

《司法解釋（二）》第八條進(jìn)一步規(guī)定，“功能性特征，是指對(duì)于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過(guò)其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進(jìn)行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式的除外。”

是否屬于功能性特征關(guān)系到如何解釋該技術(shù)特征的具體含義，進(jìn)而會(huì)對(duì)專利權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生很大的影響，所以不可避免地成為了司法審判中的焦點(diǎn)問(wèn)題。

一般認(rèn)為，只有權(quán)利要求中純粹以功能或者效果表述的技術(shù)特征才屬于功能性特征。如果通過(guò)結(jié)構(gòu)或者方法步驟等對(duì)該功能性特征作了進(jìn)一步限定，則該特征當(dāng)以普通技術(shù)特征對(duì)待。

另外，有些技術(shù)特征雖然符合功能性特征的定義，但是本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過(guò)閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實(shí)現(xiàn)上述功能或者效果的具體實(shí)施方式，那么這些特征也不作為功能性特征對(duì)待。

例如，北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為以下兩種技術(shù)特征不屬于功能性特征：

1.以功能或效果性語(yǔ)言表述且已經(jīng)成為所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)名詞一類的技術(shù)特征，如導(dǎo)體、散熱裝置、粘結(jié)劑、放大器、變速器、濾波器等；

2.使用功能性或效果性語(yǔ)言表述，但同時(shí)也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、材料、步驟等特征進(jìn)行描述的技術(shù)特征。

根據(jù)《司法解釋（一）》第四條，“對(duì)于權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征，人民法院應(yīng)當(dāng)結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實(shí)施方式及其等同的實(shí)施方式，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容。”

這一規(guī)定使得功能性特征的含義具體明確。要想對(duì)功能性特征限定的技術(shù)方案進(jìn)行有效保護(hù)，必須在說(shuō)明書中對(duì)實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式的結(jié)構(gòu)或者步驟進(jìn)行記載。而且記載的這種結(jié)構(gòu)或者步驟的實(shí)施方式越多，就越有可能獲得寬泛的保護(hù)。由于需要根據(jù)說(shuō)明書對(duì)權(quán)利要求書中的功能性特征進(jìn)行限定，所以功能性特征是專利申請(qǐng)人在特定情況下不得已才采用的一種特殊的權(quán)利要求撰寫方式。

功能性特征的侵權(quán)判斷

根據(jù)《司法解釋（二）》第八條，“與說(shuō)明書及附圖記載的實(shí)現(xiàn)前款所稱功能或者效果不可缺少的技術(shù)特征相比，被訴侵權(quán)技術(shù)方案的相應(yīng)技術(shù)特征是以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果，且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征相同或者等同”。根據(jù)這一規(guī)定，至少有兩點(diǎn)需要特別注意。

第一點(diǎn)，我國(guó)功能性特征侵權(quán)判斷的基本方式是“以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)相同的功能，達(dá)到相同的效果”和“無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)”。《司法解釋（二）》沒有對(duì)功能性特征做字面侵權(quán)和等同侵權(quán)的嚴(yán)格區(qū)分。即使功能性特征的字面侵權(quán)是“三個(gè)相同”，而等同侵權(quán)是“一個(gè)基本相同、兩個(gè)相同”和“無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)”的侵權(quán)判斷方式，與《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問(wèn)題的若干規(guī)定（2015年修正）》第十七條確定的 “三個(gè)基本相同”和“無(wú)需經(jīng)過(guò)創(chuàng)造性勞動(dòng)”的等同侵權(quán)判斷方式相比，功能性特征的等同侵權(quán)判斷方式較之于普通技術(shù)特征的等同侵權(quán)判斷方式也更加嚴(yán)格，保護(hù)范圍更窄。

第二點(diǎn)，我國(guó)功能性特征侵權(quán)判斷的關(guān)鍵日期，不論是字面侵權(quán)還是等同侵權(quán)，看起來(lái)均是侵權(quán)行為日。在通常的認(rèn)識(shí)當(dāng)中，判斷字面侵權(quán)的關(guān)鍵日期是授權(quán)日（也有法院主張是申請(qǐng)日），因?yàn)橹钡綄＠跈?quán)的當(dāng)日，權(quán)利要求書的字面意思才確定下來(lái)，不得再進(jìn)行更改；而判斷等同侵權(quán)的關(guān)鍵日期是侵權(quán)行為日，因?yàn)樵O(shè)立等同原則的一個(gè)很重要的考慮是應(yīng)對(duì)專利授權(quán)后發(fā)展起來(lái)的技術(shù)，“由于技術(shù)的進(jìn)步，在專利授權(quán)之后可能會(huì)開發(fā)出發(fā)明的變型，該變型與專利請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明相比可能只具有非實(shí)質(zhì)性變化，所以應(yīng)當(dāng)構(gòu)成侵權(quán)”。

比較美國(guó)關(guān)于功能性特征的規(guī)定可以更清楚地理解上述兩點(diǎn)。

美國(guó)《專利法》第112條（f）款規(guī)定了功能性特征的字面侵權(quán)，該字面侵權(quán)下的等同和等同原則的區(qū)別在于時(shí)間和功能兩個(gè)方面：1.第112條（f）款以授權(quán)日為評(píng)價(jià)日期，等同原則下的等同以侵權(quán)日為評(píng)價(jià)日期；2.對(duì)于字面侵權(quán)，被訴侵權(quán)的結(jié)構(gòu)必須完成權(quán)利要求限定的功能，等同原則則覆蓋以基本相同的方式、完成基本相同的功能并實(shí)現(xiàn)基本相同的效果的被訴侵權(quán)結(jié)構(gòu)或者方法。對(duì)于功能性特征，只是基于缺少相同的功能而判斷沒有字面侵權(quán)的情況下，并不排除等同原則下的侵權(quán)。美國(guó)等同侵權(quán)的判斷方式一樣適用于功能性特征，采用“非實(shí)質(zhì)差別”“實(shí)現(xiàn)基本相同的功能、以基本相同的方式達(dá)到基本相同的效果”等判斷方式來(lái)判斷是否構(gòu)成等同。

功能性特征的含義結(jié)合說(shuō)明書和附圖描述的實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式來(lái)確定，所以不存在人們通常擔(dān)心的保護(hù)范圍過(guò)于寬泛和含糊不清的問(wèn)題。甚至其所限定的字面范圍比通常的結(jié)構(gòu)特征或者方法特征還要窄。在此基礎(chǔ)上，對(duì)功能性特征的侵權(quán)判斷方式做進(jìn)一步限定沒有法理支撐。

結(jié)語(yǔ)

申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件的時(shí)候都希望在考慮發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上撰寫出盡可能寬的權(quán)利要求。使用功能性特征限定的保護(hù)范圍比使用通常的結(jié)構(gòu)特征或者方法特征限定的保護(hù)范圍要小，所以申請(qǐng)人在撰寫權(quán)利要求書的時(shí)候?qū)?huì)盡力避免使用功能性特征。即使如此，功能性特征不是完全可以避免的。在權(quán)利要求書的撰寫中，不少結(jié)構(gòu)特征或者方法特征的上位特征會(huì)自然地以功能性特征的形式表現(xiàn)出來(lái)。如果非要用結(jié)構(gòu)特征或者方法特征來(lái)表達(dá)的話，則必須羅列很多結(jié)構(gòu)特征或者方法特征，導(dǎo)致權(quán)利要求變得繁瑣。另外，由于表達(dá)方式的限制或者行業(yè)習(xí)慣，有些特征只能以功能性特征的方式表達(dá)。

將權(quán)利要求中以功能或者效果表述的技術(shù)特征與說(shuō)明書和附圖描述的實(shí)現(xiàn)該功能或者效果的具體實(shí)施方式結(jié)合起來(lái)，確定該技術(shù)特征的內(nèi)容，解決了權(quán)利要求不清楚及保護(hù)范圍過(guò)寬的問(wèn)題。在此情況下，將功能性特征與普通技術(shù)特征同等對(duì)待，進(jìn)行解釋和侵權(quán)判斷，是最符合邏輯的方式。