專利權(quán)評價報告制度前瞻：補充實質(zhì)審查程序高效阻攔無效專利申請

郭小軍

2009年10月1日起施行的《專利法》第六十一條第二款規(guī)定了專利權(quán)評價報告制度，即專利侵權(quán)糾紛涉及實用新型專利或者外觀設(shè)計專利的，人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人或者利害關(guān)系人出具由國務院專利行政部門對相關(guān)實用新型或者外觀設(shè)計進行檢索、分析和評價后作出的專利權(quán)評價報告，作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。專利權(quán)評價報告由權(quán)利人（包括利害關(guān)系人）應法院或者地方知識產(chǎn)權(quán)局的要求而請求國家知識產(chǎn)權(quán)局制作或者主動請求國家知識產(chǎn)權(quán)局制作。

專利權(quán)評價報告解讀：規(guī)定和效力

根據(jù)2010年版《專利審查指南》第五部分第十章的規(guī)定，專利權(quán)評價報告不是行政決定，權(quán)利人不能就此提起行政復議和行政訴訟，其主要用于人民法院或者地方知識產(chǎn)權(quán)局審理、處理專利侵權(quán)糾紛時確定是否需要中止相關(guān)程序 。2015年修正的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第八條也規(guī)定，人民法院要求原告提交專利權(quán)評價報告而原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果。專利權(quán)評價報告實際上是實用新型專利和外觀設(shè)計專利有效性的初步證據(jù)，并非原告提起專利侵權(quán)訴訟的條件。

在訴訟中，當專利權(quán)評價報告對專利的有效性持肯定意見而被告請求宣告涉案專利無效的理由或證據(jù)并不充分時，法院或者地方知識產(chǎn)權(quán)局更傾向于不中止侵權(quán)案件的審理。在海關(guān)備案、展會或電子商務平臺維權(quán)、專利權(quán)許可、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓與入股或者在申請臨時禁令或者保全的時候，如果權(quán)利人能夠應要求或者主動提供說明專利有效的專利權(quán)評價報告，則更容易得到有關(guān)部門的支持或者達成交易。

專利權(quán)評價報告有利于相關(guān)部門或者公眾評估實用新型和外觀設(shè)計專利的穩(wěn)定性，避免權(quán)利濫用，減輕當事人訴累，節(jié)約司法和行政資源，縮短專利侵權(quán)糾紛案件的審理周期。

關(guān)于專利權(quán)評價報告的爭論和批評

專利權(quán)評價報告制度也引起了一些爭論和批評。

首先，請求國家知識產(chǎn)權(quán)局作出專利權(quán)評價報告的請求人是否應當擴展到第三人？有人認為，對請求人資格的限制阻礙了有利害沖突的第三人主動了解實用新型和外觀設(shè)計專利的有效性。 但是，如果第三人也可以請求國家知識產(chǎn)權(quán)局制作專利權(quán)評價報告，那么在此情形下專利權(quán)評價報告制度采取單方程序還是雙方程序？如果采取單方程序，則權(quán)利人沒有任何陳述意見或者更正專利權(quán)評價報告錯誤的機會，專利權(quán)評價報告的權(quán)威性減弱。如果采取雙方程序，則偏離了制度設(shè)計的初衷，引入了更加復雜的準司法程序。

其次，專利權(quán)評價報告是國家知識產(chǎn)權(quán)局對專利有效性作出的一種單方的判斷意見，沒有給予權(quán)利人嚴格的程序保障。不管其對專利有效性的評價如何，法院或者地方知識產(chǎn)權(quán)局綜合案情和相關(guān)證據(jù)決定是否中止侵權(quán)糾紛案件的審理，有較大的自由裁量權(quán)。例如，在訴訟中，當專利權(quán)評價報告對專利的有效性持肯定意見，而被告請求宣告涉案專利無效的理由或證據(jù)與專利權(quán)評價報告引用的理由或證據(jù)不完全相同，并且看起來比較充分時，法院或者地方知識產(chǎn)權(quán)局是否應當中止侵權(quán)案件的審理呢？專利權(quán)評價報告的性質(zhì)決定了其能夠發(fā)揮的作用受到一定限制。

最后，基于相同的理由和證據(jù)，專利權(quán)評價報告給出的意見可能與后續(xù)無效宣告請求審查決定的意見不一致，導致權(quán)利人和公眾的信賴利益受損。

關(guān)于補充實質(zhì)審查程序的構(gòu)想

筆者認為，為了制作專利權(quán)評價報告，審查員已經(jīng)做了大量實質(zhì)審查工作，專利權(quán)評價報告制度現(xiàn)有的程序設(shè)計很難利用好國家知識產(chǎn)權(quán)局的專業(yè)優(yōu)勢進而充分發(fā)揮專利權(quán)評價報告的作用，作為專利權(quán)評價報告制度中長期的發(fā)展方向，補充實質(zhì)審查程序是一種可行的探索。

補充實質(zhì)審查程序指的是，對于實用新型和外觀設(shè)計專利申請，申請人在提交專利申請的時候可以請求國家知識產(chǎn)權(quán)局對該申請進行實質(zhì)審查，或者在授權(quán)后、行使專利權(quán)之前，權(quán)利人應當請求國家知識產(chǎn)權(quán)局對相應專利進行實質(zhì)審查。如果申請人在提交實用新型或者外觀設(shè)計專利申請的時候沒有請求實質(zhì)審查，那么該專利申請經(jīng)過包括形式審查和明顯實質(zhì)性缺陷審查的初步審查程序后即予授權(quán)。

國家知識產(chǎn)權(quán)局在補充實質(zhì)審查后作出授予專利權(quán)、駁回專利申請、確認專利權(quán)或者駁回專利權(quán)的決定。專利申請人或者權(quán)利人可以請求專利復審委員會對駁回決定進行復審。對復審決定不服，還可以向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。

補充實質(zhì)審查程序為申請人或者權(quán)利人提供了充分的程序保障來陳述意見和尋求救濟。經(jīng)過該程序授權(quán)或者確認有效的實用新型或者外觀設(shè)計專利如同發(fā)明專利一樣具有很高的穩(wěn)定性。對駁回決定不服時請求專利復審委員會復審的程序設(shè)計符合我國目前的專利申請實踐，并且能充分發(fā)揮專利復審委員會的專業(yè)知識和技能。

補充實質(zhì)審查程序進一步提高了專利權(quán)的穩(wěn)定性，可以較之專利權(quán)評價報告更有效地阻攔無效的專利申請，促進專利申請質(zhì)量的提高，防止權(quán)利濫用，減少訴累。除特別情形外，法院和地方知識產(chǎn)權(quán)局可以假定主張權(quán)利受到侵害的實用新型和外觀設(shè)計專利有效，進而減少中止侵權(quán)審理的次數(shù)，縮短審查周期。

如果國家知識產(chǎn)權(quán)局在經(jīng)過補充實質(zhì)審查后駁回了實用新型或者外觀設(shè)計專利申請或者專利，專利申請人或者權(quán)利人可以請求專利復審委員會對該駁回決定進行復審。這樣的程序設(shè)計與發(fā)明一致，能夠最大限度地避免國家知識產(chǎn)權(quán)局審查意見和專利復審委員會無效宣告請求審查決定不一致。

由于保持目前的初步審查后即予授權(quán)的制度基本不變， 預計在龐大的實用新型和外觀設(shè)計專利申請和專利中，有維權(quán)意向并請求補充實質(zhì)審查的專利申請和專利僅僅占其中的一小部分。所以不至于過分增加國家知識產(chǎn)權(quán)局的審查負擔，從而延長審查周期和影響權(quán)利人行使專利權(quán)。如果是授權(quán)后的補充實質(zhì)審查，那么其程序設(shè)計不會與海牙協(xié)定產(chǎn)生沖突。對于授權(quán)前的補充實質(zhì)審查，在審查周期的把控上，則需要協(xié)調(diào)海牙協(xié)定的要求。

如前所述，盡管權(quán)利人之外的第三人也有了解已授權(quán)實用新型和外觀設(shè)計專利有效性的需求，但是這種需求是否合理、制度設(shè)計上如何實現(xiàn)還存在爭論。第三人如果希望利用實用新型專利或者外觀設(shè)計專利的技術(shù)或者設(shè)計，最穩(wěn)妥的辦法還是委托專業(yè)的專利代理機構(gòu)進行檢索、分析并作出法律意見，在此基礎(chǔ)上與專利權(quán)人商討相關(guān)專利的轉(zhuǎn)讓或者許可，必要的話還可以請求宣告相關(guān)專利無效。在一定時期內(nèi)，在申請階段對所有實用新型和外觀設(shè)計專利申請都進行實質(zhì)審查是不現(xiàn)實也不經(jīng)濟的作法，可能會導致國家知識產(chǎn)權(quán)局審查工作的大量積壓。