簡議專利審查中修改超范圍的認定

胡紹芹

摘 要：在審查過程中，為了使申請符合專利法及其實施細則的規定，申請人可能會對申請文件進行多次修改，這種情況是普遍存在的，而對修改是否超范圍的認定歷來是審查過程中的難點和備受外界爭議的問題。我國專利法三十三條的立法本意是，允許對申請文件修改，但不能通過修改破壞依據申請日提交的申請文件在申請日劃定的申請人的三方的權益界限，使得申請人不當獲利、損害依賴于原申請文件第三方的法律安全性。該文即從專利法三十三條的立法本意出發，結合進入了復審階段的實際案例，就實審審查員與復審合議組針對同一修改而得出不同結論的情況，探討如何準確地劃定申請人與第三方的權益界限及如何認定修改是否超范圍。

關鍵詞：修改 超范圍 案例 立法本意

中圖分類號：D92 文獻標識碼：A 文章編號：1672-3791（2015）07（c）-0207-02

針對修改的內容和范圍，專利法第三十三條規定：申請人可以對專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。由于文字記載存在天然的局限性，要用文字明確地記載并表達申請人完成的全部發明、所想到的全部方案實際上也是難以實現的，例如申請人如果想要表達多個特征的自由組合，很難用文字明確記載出各種具體的組合，只需要申請人在申請文件中清楚地作出多個特征可以自由組合的意思表示即可[1]，面對該種意思表示，該領域技術人員也能清楚的確定申請文件傳遞的信息。對專利法三十三條的研究是專利領域的研究重點[2][3]，該文將結合實際案例，分析探討如何認定修改是否超范圍。

1 案例分析

該申請發明目的現有技術中，由于LTE反向鏈路的單載波特性，在將控制信息與數據復用時，增大了數據信道上的碼率，導致QoS惡化。對于永久調度的數據，沒有從基站到移動臺的信令可用于在將控制信息與數據復用時補償QoS的下降。為此，該申請提出了，針對不同的控制信息計算相應的功率偏移，使得當具體的控制信息與永久數據一起復用時，移動臺能夠增加該相應的功率偏移來補償惡化的QoS。

（1）原權利要求1如下：

一種用于操作無線通信系統的方法，包括以下步驟：

確定要由所述無線系統中的移動單元為了將控制信息與永久數據一起傳輸而使用的功率偏移；以及

從基站向所述移動單元以信號方式通知所述功率偏移。

（2）修改后的權利要求1如下：

一種用于操作無線通信系統的方法，包括以下步驟：

針對一種控制信息類型，確定要由所述無線通信系統中的移動單元為了將使用所述控制信息類型的控制信息打孔的永久數據進行反向鏈路傳輸而使用的功率偏移；以及從基站向所述移動單元以信號方式通知所述功率偏移。

（3）申請人的意見：原說明書第5段提供了一種用于以極其高效的操作將控制信息與永久調度的數據進行復用的方法。該申請確定功率偏移參數并利用攜帶永久數據分配的消息將功率偏移參數從基站發送至移動臺，該功率偏移與正在發送的控制信息有關，并指定了當將具體的控制信息與永久數據一起復用時移動臺所應該增加的其發送功率電平的量；第19段描述了：提出預期用于LTE反向鏈路中的傳輸的三種控制信息的情況，每種情況有單獨的功率偏移，因此公開了“針對一種控制信息類型，確定功率偏移”以及“用于反向鏈路傳輸”；第22段描述了移動臺需要將諸如CQI的控制信息與VoIP分組一起發送時移動臺的功率偏移綜上，權利要求1的修改不超范圍。

（4）實審審查員的意見：原說明書具體實施例中明確對所針對的控制信息的類型進行了限定，僅提到了三種控制信息的情況，而不是任意的其他控制信息，“針對一種控制信息類型”是對說明書中具體內容的概括；說明書實施例中給出了確定功率偏移的方式，不是任意的確定功率偏移的方式；說明書實施例記載的是將控制信息比特替換數據比特的方式對數據進行打孔，也不是任意的打孔方式。

（5）合議組的意見：該申請原說明書第1頁明確記載了“該功率偏移與正在發送的控制信息有關，并指定了當將具體的控制信息與永久數據一起復用時移動臺所應該增加的其發送功率電平的量”，從中，可以直接、毫無疑義地確定出復審請求人在申請文件中作出的實質發明及其對于發明點的意思表示，即當將具體的控制信息與永久數據一起復用時，針對不同的控制信息類型，確定相應的功率偏移；因而“確定將控制信息與數據一起傳輸所使用的功率偏移”，屬于原說明書和權利要求書“記載的范圍”；“打孔”是該領域技術人員知曉的該領域普通技術知識，即將需要傳輸的數據比特按照一定的規則打掉一部分。該申請原說明書第2頁記載了“當需要在有數據發送的同時從移動終端向基站發送控制信令時，必須通過數據信息打孔的方式將該控制信息與數據一起復用”，原說明書第4頁中記載了“在對永久分配的數據塊進行打孔以將120比特的數據替換為120個控制比特”，因而“使用控制信息類型的控制信息對數據進行打孔”，屬于原說明書和權利要求書“記載的范圍”。綜上，修改后的權利要求1的技術方案屬于原說明書和權利要求書 “記載的范圍”，修改不超范圍

（6）對比分析：實審審查員認為，原說明書的具體實施例僅舉例了三種具體的控制信息類型，即僅有ACK/NACK、僅有CQI以及僅有ACK/NACK+CQI，且只記載了針對控制信息是CQI時，其與永久數據一起傳輸時，確定功率偏移的計算方式及打孔的方式，申請人對權利要求1的修改是對原說明書記載的內容的概括，認定為修改超范圍。但是合議組注意到，原說明書中記載了這樣的內容：該功率偏移與正在發送的控制信息有關，并指定了當將具體的控制信息與永久數據一起復用時移動臺所應該增加的其發送功率電平的量，從復審請求人在申請文件中作出的實質發明及其對于發明點的意思表示出發，認為申請人對權利要求1的修改屬于“原說明書和權利要求書記載的范圍”。

2 結語

審查指南[4]規定，原說明書和權利要求書記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的技術內容。就該案而言，實審審查員僅考慮了具體實施例，忽略了從原說明書和權利要求書中能夠“直接地、毫無疑義地確定的內容”。在認定修改是否超范圍時，既要考慮原說明書和權利要求書明確記載的技術方案，也要考慮背景技術、發明目的、發明效果等描述，確定“原說明書和權利要求書記載的內容”，從而確定申請人在申請日時的發明本意。如果僅針對明確記載的實施例，不考慮申請人在申請文件中作出的實質發明及其對于發明點的意思表示，則不能給予申請人合理的權益保護。

參考文獻

[1] 榮芳，陳柳葉.基于修改超范圍審查體會的專利申請文件撰寫[J].電視技術，2013（S2）：302-304.

[2] 王海才.各國專利申請修改超范圍的判斷標準及借鑒[D].北京：中國人民大學，2008.

[3] 馬曉亞.《專利法》第三十三條的適用及其問題研究[D].北京：北京大學，2009.

[4] 中華人民共和國知識產權局.專利審查指南2010版[M].北京：知識產權出版社，2010（1）.