海外參展如何應對知識產權風險

朱韶斌　王寧玲

越來越多的中國企業每年赴海外參加各種展會去推廣自己的產品，尋求合作伙伴，吸引投資。中國企業在參展之前，需要了解并根據展會所在國的知識產權法律，保護其參展產品，同時也需要對參展可能面臨的侵犯他人知識產權的風險進行評估，并采取相應措施降低風險。

保護創新產品

參展，意味著企業會向公眾展示、發布其創新產品。在參展前，中國企業應在專業律師的幫助下，建立有效的知識產權策略，使用專利、商標、版權和商業秘密來保護其創新產品和技術，對自己的創新有詳細記錄。這樣做，中國企業可以防止喪失發明的新穎性，同時防范自己的參展產品被他人抄襲侵權，或防備被控抄襲他人知識產權。中國企業應該對參展產品的外表、功能、結構、材料和方法等進行全方位保護。例如，企業可以申請外觀設計專利來保護產品的外形或表面裝飾；申請發明專利以保護產品的結構、材料、功能和方法；注冊商標以保護其品牌及防止他人使用相同或令人混淆的類似標記；注冊商業外觀以保護產品的包裝和設計；登記版權以保護產品的創造性表達（而非功能性）；采取合理措施保護其商業秘密。

此外，在參展前，中國企業應該仔細研讀參展合同及展會信息，并與展會組織方核實是否設有知識產權投訴中心，對侵權產品是否有撤展等處置措施。如果沒有，企業可以通過商會或者其他組織說服展會組織方采取相應措施。另外，在參展前企業還需要研究參展企業名單，判斷是否有競爭對手參展，其是否有潛在侵權產品，以便提前準備應對措施。

在展會中，中國企業在演示產品前，如果可能涉及商業秘密，則可以要求參會者簽訂保密及承諾不侵權協議，防止參會者抄襲或把秘密披露給他人。另外，在展會中，企業如果發現他人侵犯自己的知識產權，應該收集侵權企業及產品的詳細信息，包括企業介紹、參展人員的名片和照片、產品廣告、產品網頁截屏、產品清單與說明及產品照片等。隨后，企業應及時咨詢專業律師，確定是否有足夠的侵權證據、是否掌握了主要侵權者的名單和信息，從而決定要立即維權還是需要繼續收集證據，要通過展會組織方維權還是通過政府部門（包括司法機構）制止侵權行為。

展會結束后，中國企業應該對展會中發現的侵權行為進行追蹤，核查侵權行為是否已經終止。另外，企業需要咨詢專業律師，對參展中其他潛在侵權產品進行分析，判斷是否侵權。企業可以通過律師，對侵權者發出停止侵權通知，防止侵權者在企業知識產權注冊地繼續生產、銷售，或再次攜侵權產品參展。

應對知識產權風險

西方企業經常運用知識產權保護其市場或運營盈利，將競爭對手排除在市場之外。例如，中國企業赴美參展，如果產品被他人知識產權覆蓋，則構成進口、銷售，或許諾銷售侵權產品的行為，可能會面臨在聯邦地區法院及美國國際貿易委員會的知識產權訴訟。知識產權訴訟會給企業帶來金錢、市場及商業機會上的巨大損失。例如，企業可能會賠償專利權人幾百萬甚至更高的侵權賠償，故意侵權時需要支付高達3倍的侵權賠償，甚至包括對方的律師費用。

知識產權風險是可以減小，甚至避免的。中國企業在參展前，可以對參展產品進行“自由運作”（Freedom to Operate）的盡職調查，對競爭對手，尤其是參展競爭對手的專利進行分析研究，并設法繞過這些專利。特別是當同類產品已經引起訴訟時，中國企業可以查看訴訟信息，了解哪些專利已被卷入訴訟。另外，中國企業可以通過搜索展會所在國的專利數據庫自己分析研究，或者聘請有豐富經驗的該國專利律師發掘障礙專利并分析其參展產品的侵權風險。在美國，當分析結果對企業有利時，美國專利律師可以出具不侵權的書面法律意見。中國企業善意地依賴于有資質的美國律師合理、有據的不侵權法律意見，會有效降低被判定直接故意侵權及間接侵權（輔助、誘導侵權）的風險。

根據盡職調查的分析結果，中國企業可以對產品進行專利規避設計，降低侵權或故意侵權的風險。美國一些法院、陪審團會根據被告對專利進行規避設計（如在產品上刪除被控侵權功能）的努力，做出不侵權或非故意侵權的認定。規避設計也可以幫助中國企業的研發、創新提供思路。

如果專利很難被無效、規避設計或成本太高，中國企業可以在沒有對產品投產或進入展會所在國市場前，考慮與專利持有人談判，以合理的價格獲得專利許可。中國企業如果有對方需要的專利，可以通過交叉許可，到該國參展及進入該國市場。

此外，中國企業還可以自己或通過第三方搜索先有技術，然后聘請有豐富經驗的展會所在國專利律師在該國專利局對障礙專利提起無效程序，釜底抽薪，徹底消除該專利帶來的風險。例如，中國企業可以在美國專利商標局提起單方復審（exparte reexamination）、授權后復議（post-grant review）、商業方法專利的授權后復議 （Covered Business Method Review）和雙方復議（inter partes review）。其中，授權后復議、商業方法專利的授權后復議和雙方復議是美國專利法2012年修訂后新的無效程序，與在法院通過訴訟進行專利無效相比，花費時間短（立案后僅1年）、費用低（大約是法院訴訟費用的1/10）、成功率高（立案后撤銷專利權利要求高達70%以上）。此外，通過美國專利商標局的無效程序，中國企業可以請求中止在法院進行的訴訟，降低訴訟成本，也可以迫使專利權人以更合理的價格給予許可，從而達成和解。

中國企業避免設計生產的產品造成專利侵權，需要確保參展產品不擁有過多競爭對手專利權利要求中所包含的設計特征，避免商標糾紛需要搜索與參展產品考慮使用的商標相類似的商標，以及避免使用可能引起混淆的相似性的商標。展會所在國的專業律師可以提供以上幫助。

避免商業秘密和版權問題相對簡單。這類問題是由抄襲引起的，所以避免企業員工抄襲可消除這些風險。

最重要的一點是，中國企業在參展前應該咨詢展會所在國的專業律師，對知識產權風險進行分析和評估，并采取相應措施，把風險降到最低。企業還須制定應急方案，在面臨他人維權、申請法院臨時禁令時，由律師馬上出面，及時應對，減少損失。

結語

由于中國企業赴海外參展的產品越來越多，來自知識產權所有人的挑戰也與日俱增。中國參展企業應采取必要措施，保護自己的創新產品，降低知識產權風險，保護自己的投資。