誰的新百倫

董曉寒

日前，廣州市中級人民法院判賠了一起侵權額度最高的知識產權案件：美國New Balance公司在中國的關聯公司——新百倫貿易（中國）有限公司（下稱新百倫公司）因使用他人已注冊商標“新百倫”，構成對他人商標專用權的侵犯，需賠償對方9800萬元。

“一個商標9800萬？收購得了?！庇芯W友為New Balance打抱不平。然而，廣東的一家運動品牌公司早在2004年就注冊了“新百倫”這一商標，而New Balance當時在中國還寂寂無名。不過，New Balance于1906年在美國波士頓創立，是個百年品牌，被公認為世界“四大跑鞋”之一。

無獨有偶，5月初，北京市高級人民法院對78起“喬丹體育”商標爭議案中的32起作出判決，維持一審判決，駁回美國NBA巨星、“飛人”邁克爾·喬丹撤銷“喬丹體育”爭議商標注冊的上訴請求。一系列案件都表明中國在保護知識產權、保護企業商標權、懲罰商標侵權行為上越來越有所作為。

不過，究竟是外國大公司仗勢欺人還是國內小企業搶注商標得了便宜還賣乖？盡管法院已經作出判決，但新百倫商標案在公眾中的影響仍在持續發酵。

八年之爭

一直被山寨品牌模仿的New Balance反倒成了侵權方。根據法律裁決，New Balance將在中國內地揮別“新百倫”品牌?！吨袊涃Q聚焦》記者在其官方網站、天貓旗艦店和京東旗艦店瀏覽時發現，賣場已都沒有了中文名稱。

對于這樣的判決結果，上海大成律師事務所律師李振宏解釋，“中國法律對商標的保護采用的是注冊制，即誰先注冊，誰享有商標的擁有權。但在美國，法律對商標的保護采取的是使用制，即誰先使用該商標，誰獲得商標的擁有權?！?/p>

搶注國外知名品牌中文商標的情況在國內屢見不鮮，不過，原告周樂倫申請“新百倫”商標并不屬于搶注。

本刊記者在“中國商標網”上查詢“新百倫”，4份同名申請書中，只有廣東省廣州市珠江新城臨江大道海濱花園厚德軒7樓C座的周樂倫于2004年6月4日注冊的商標處于有效狀態。雖然這個商標被人以三年撤銷不使用提出了商標無效的請求，但是請求尚未批準，所以這個商標目前仍舊有效。

周樂倫是當前“百倫”、“新百倫”注冊商標的專用權人。這兩個注冊商標的核定使用都歸第25類“服裝，鞋，帽，襪”等商品上，無疑與New Balance同行競爭。同時，周樂倫設立了企業，生產以“百倫”、“新百倫”為商標的男鞋產品，并在大型商場設有銷售專柜。

位于美國馬薩諸塞州波士頓格氏次街20號的新平衡運動鞋公司在2006年9月15日提交申請的“新百倫”商標則處于無效宣告中。2007年12月，該公司曾要求商標局駁回周樂倫對“新百倫”商標的注冊申請，認為該商標抄襲、模仿了New Balance，但在2011年7月，國家工商總局作出裁定，認為該公司異議的理由不成立，周樂倫申請的“新百倫”商標隨即被予以核準注冊。

2006年新百倫公司成立，主要負責在國內銷售New Balance運動鞋系列產品，并很快占領了相當份額的跑鞋市場。在此過程中，為了適應中國市場文化，該公司選擇了使用“新百倫”的中文名進行宣傳和營銷，在其宣傳產品的廣告中使用“新百倫New Balance”標識。

周樂倫稱，新百倫公司在銷售過程中，把“新百倫”作為商標標識使用，在網店中也以“新百倫New Balance”來標識產品，在專賣店所出具的購物小票中標識“感謝您購買新百倫產品”，導致大量消費者和經營者誤認為“新百倫”商標就是新百倫公司產品的中文商標。

廣州中院審理認為，被告新百倫公司是明知“百倫”及“新百倫”商標的注冊情況，但仍選擇使用“新百倫”來標識及宣傳其產品。

新百倫公司在法庭上辯稱，“新百倫”僅用作New Balance商品的中文名稱，而沒有作為企業字號在商品上突出使用，屬于善意使用。而且，新百倫公司銷售商品時間遠遠早于原告使用“新百倫”商標銷售商品的時間，且其使用方式沒有使消費者或相關公眾產生任何混淆，不構成侵權。

在《商標法》中，對善意使用的確有所保護，也就是說，我用了這個名稱，一直沒有注冊，別人注冊了之后，我還是可以用的，但是要注意區分與別人注冊的商標的不同。

廣州中院則認為，新百倫公司沒有規范地使用其企業名稱，也沒有善意地主動避免使用與他人的注冊商標相同或相近似的標識，以避免相關公眾的混淆、誤認和市場無序，構成侵權。

9800萬元哪里來

據周樂倫統計，自2011年7月至起訴時，新百倫公司銷售被訴侵權產品的總金額已經超過10億元，獲益巨大。原告起訴要求被告新百倫公司立即停止侵權、消除影響，并且還要賠償損失9800萬元及支付維權的合理費用。

在這個案件中，法院認為被告獲利1.958億，并綜合考慮某些因素判決賠償9800萬元（獲利的一半），這樣的判罰是否過重？《商標法》規定，實際損失難以確定的，按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。難道New Balance公司獲利10億元都因侵權？

華東政法大學知識產權學院教授、最高人民法院知識產權司法保護研究中心研究員黃武雙向《中國經貿聚焦》記者解釋，作為民事責任方式之一的“賠償損失”，是為了填補權利人因侵權所遭受的損失，最科學的方法就是計算出權利人在出現侵權行為后與侵權行為存在因果關系的損失。

《商標法》規定損害賠償的計算依據有4種，即權利人的損失、侵害者利潤、許可費用、法定賠償。對其適用遵循相應的位階。即在前一種計算方式無法確定時，適用下一種計算方式。

此案涉及反向混淆問題。通常所說的混淆是正向而言，即后來的市場競爭者為攀附在先的商標商譽，試圖與其發生混淆，常常表現為小企業具有搭大企業便車的意圖。與之相反，反向混淆卻是跨國知名企業使用了不知名企業的商標，雖不具有搭便車之意義，仍然容易造成消費者混淆。

黃武雙認為，原告的損失首先表現為市場銷售額減少，或者應增長而未能增長部分的損失。反向混淆是否存在損失，值得研討。如果反向混淆只影響原告產品的來源識別，而尚未造成實際損失，則適用損害賠償之救濟就有不當之嫌。

“當然，損失不僅表現為市場份額的減少或未增長，還可能涉及商譽損害?！秉S武雙表示，如果被告使用“新百倫”已造成相關公眾混淆，則可通過糾正廣告的方式來消除影響，恢復商譽。

在美國的司法實踐中，常常使用“糾偏廣告”來恢復因侵權所造成的商譽損害，賠償額為侵權行為人所花費廣告費的1/4。在中國，法院通常只判決被告發布“致歉聲明”，并不符合市場中的糾正商譽受損的規律，無法起到恢復商譽的效果。黃武雙建議，應該通過支持糾偏廣告費的做法，以供原告大量重復播放糾偏廣告。

先下手為強

段和段律師事務所合伙人陳若劍表示，本案中New Balance敗訴侵權行為過于明顯，在明知內地已有“新百倫”商標的情況下仍在使用“新百倫”作為中文符號宣傳。本案的巨額賠償金在中外商標權糾紛領域中也具有里程碑式的意義。

New Balance面臨的品牌困境其實已有前車之鑒。4月中旬，中國品牌“喬丹體育”和美國NBA巨星、“飛人”邁克爾·喬丹（Michael Jordan）長達三年的官司走到決斷時刻。北京市高級法院二審認定邁克爾·喬丹代理人提交的10份證據不屬于新證據范疇，均不予采納。

5月初，北京市高級人民法院對78起喬丹體育商標爭議案中的32起作出判決，維持一審判決，駁回邁克爾·喬丹撤銷喬丹體育爭議商標注冊的上訴請求。

邁克爾·喬丹法律顧問的新聞發言人稱，“對法院就商標爭議案做出的判決表示遺憾。邁克爾·喬丹提起訴訟的目的不僅僅是保護自身的姓名權，更是為了保護消費者不受誤導。針對商標爭議案的判決，我們將向最高人民法院申請再審?！?/p>

與之相似的商標侵權糾紛還有當年唯冠和蘋果的iPad商標之爭。同樣是中國內地企業先行注冊，而在蘋果公司進軍中國市場的時候發現iPad商標歸他人所有。盡管在2009年，唯冠臺北公司將iPad全球商標以3.5萬英鎊轉讓給蘋果公司，但唯冠深圳方面聲明，iPad的中國內地商標權并沒有包含協議中。

隨后雙方展開了曠日持久的商標權訴訟，直至2012年初雙方達成民事調解，蘋果向唯冠支付6000萬美元，一攬子解決中國大陸iPad商標權糾紛。2012年7月2日，iPad商標正式過戶給蘋果公司，宣告此案正式落下帷幕。

商標，往往代表著一個品牌，一個企業。它是企業無形資產的重要組成部分，也是企業長時間的品牌價值積累的表現。所以，商標也被人們稱為“永動的印鈔機”。企業應該注意保護商標這一類無形的資產，以免在這一個小小的環節被別人利用被迫付出高額的代價。

中國《商標法》“注冊在先”原則，使得很多名字非常好的商標被搶先注冊，然后待價而沽。而一心想要發展的企業想要注冊個“好聽、好看”一點的商標變得難上加難。值得注意的是，在一系列以中文譯名商標為核心的爭議糾紛中，中國的商標管理機構如商標評審委員會和各級人民法院，作出的裁決結果往往大相徑庭。

為何頻頻發生國外企業進入中國市場遭遇商標權糾紛？黃武雙表示，許多外國企業進入中國市場之前，疏忽了商標權利方面的事務。盡管這些企業在中國已打出知名度，也有了中文符號，但在已存在的注冊商標面前，外企往往因為“理虧”而更名換姓。“凌志”更名為“雷克薩斯”，“陸虎”更名為“路虎”都是類似情況。

“當然，中國商標注冊過程中存在不誠信行為，靠提前注冊他人在國外有一定影響力的商標謀利，也是不可低估的因素?！秉S武雙補充道。

陳若劍坦言，外企入華后使用的中文符號確實無人注冊，但在打出品牌知名度后，才發現已被他人先行注冊。外企如果想拿回中文符號使用權，必須要證明其是該中文符號的最先使用者，但證明過程往往比較艱難。如果外企還不端正在中國市場的商標權意識，未來還會像New Balance一樣，付出高昂的代價。

廣州中院副院長余明永提醒，“新百倫案件給諸多意在開拓中國市場的洋品牌們提了個醒：公平競爭，請先敲敲知識產權的門。”

黃武雙建議，外國企業計劃進入中國市場時，應委托熟悉中國市場的代理人進行商標檢索，并盡早申請商標注冊。注冊商標時，盡可能將對應的中文文字商標申請注冊。外國企業可以實施監控市場中可能涉及的商標侵權或被侵權情況，以便及時應對。此外，外國企業要了解中國法律，熟悉中國法院所作的相關商標案件的判決，以了解法院對商標案件審理的新動態。