說明書充分公開的判斷方法探討

李文紅

一、案情簡介

2012年11月19日，蘋果電腦貿易（上海）有限公司（下稱蘋果公司）針對本專利權向國家知識產權局專利復審委員會（下稱專利復審委）提出無效宣告請求。專利復審委于2013年9月3日作出第21307號無效宣告請求審查決定（下稱第21307號決定），維持本專利全部有效。蘋果公司不服提起行政訴訟，隨后北京市第一中級人民法院判決維持第21307號后決定。蘋果公司遂向北京高院提起上訴。

2015年4月21日，北京高院對蘋果公司訴專利復審委、上海智臻網絡科技有限公司（下稱智臻公司）發明專利權無效行政糾紛上訴一案進行了公開宣判。判決撤銷北京一中院（2014）一中知行初字第184號行政判決；撤銷專利復審委第21307號決定；要求專利復審委對涉案發明專利權重新作出無效宣告請求審查決定。

此案中，蘋果公司提出了本專利說明書未充分公開5個技術手段的主張。對于其中的4個技術手段，二審判決與一審判決的觀點基本相同：均認為其中的三個技術手段（如何區分格式化語句與自然語句、如何實現精確搜索功能、如何檢索對話數據庫以獲得擬人化聊天信息）已被本專利說明書充分公開；一個技術手段（網絡學習擴充對話數據庫）是本領域技術人員可以實現的，并且認為由于網絡學習擴充對話數據庫不是本專利必不可少的技術內容，因此本專利說明書未記載相關的具體技術手段不導致其不符合專利法第二十六條第三款的規定。

二審判決和一審判決主要的分歧在于：“游戲功能”是否本專利必不可少的技術內容？“游戲功能”是否能夠實現的判斷依據是什么？

對此，二審判決認為：

根據本專利說明書記載的發明目的，實現游戲功能是本專利實現擬人化的一種表現形式，并非擬人化的附加功能。相應的，游戲功能也應當是本專利權利要求1所記載的必要技術特征。根據本專利說明書的記載，實現游戲功能是本專利權利要求1的技術方案所要實現的功能。此外，智臻公司也認為游戲功能是使本專利具備創造性的技術特征。因此，如何實現游戲功能是實現本專利必不可少的技術特征。

然而，說明書僅僅記載了一個游戲服務器以及實現互動游戲的設想，而未記載游戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接。例如，對什么樣的用戶輸入的什么內容傳送到游戲服務器以及如何將用戶的指令傳送到游戲服務器中，說明書完全沒有記載。此外，根據說明書的記載，過濾器分析處理的和游戲有關的語句根本不可能送到游戲服務器中。

因此，本專利說明書未充分公開如何實現本專利權利要求1所限定的游戲功能，違反了專利法第二十六條第三款的內容，本專利權應當被宣告無效。

二審判決還回顧了一審判決針對“游戲功能”的認定內容，指出：判斷說明書是否充分公開的依據在于本領域技術人員根據說明書能夠確定的內容，即，說明書記載的信息量應當足夠充分，或者至少應當提供足夠明確的指引，以促使本領域技術人員據此獲知相關的現有技術來具體實現本專利的技術方案。但原審判決卻認為只要本領域技術人員可以實現的內容就屬于充分公開，而不考慮這些內容是否已經在說明書中被教導、記載或指引，這顯然不符合專利法第二十六條第三款的立法本意。

二、案例分析

1、關于充分公開的對象

不難發現，二審判決的觀點是：只有屬于本專利必不可少的技術內容，專利說明書才需要對其充分公開；而不屬于本專利必不可少的技術內容，專利說明書并不需要滿足充分公開的要求。至于何謂本專利必不可少的技術內容，二審判決則是根據本專利說明書記載的發明目的以及權利要求1的技術方案來加以確定的。

本文認同上述觀點。理由是：

專利法第二十六條第三款規定，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。對此，可以理解為說明書充分公開的對象是發明或者實用新型。而根據專利法第二條第二款和第三款的定義，發明或者實用新型指的都是技術方案，即對要解決的技術問題所采取的利用了自然規律的技術手段的集合。

為此，在確定說明書需要充分公開的對象時，必須找出本專利發明或者實用新型所要解決的技術問題以及解決其技術問題采用的技術方案，而所述技術方案中的技術手段則是本專利必不可少的技術內容。

也就是說，基于專利說明書記載的發明目的（所要解決的技術問題）和權利要求界定的技術方案來確定充分公開的判斷對象，是符合邏輯的。

在說明書中列出多個技術問題時，只需要說明書對其中任一獨立技術問題所對應的技術方案的記載達到充分公開的要求，則可認為說明書已滿足充分公開的要求。

由于技術方案和所要解決的技術問題之間的相互適應關系，這里的問題在于，所要解決的技術問題是只考慮原始申請文件中的記載，還是也需要綜合考慮審批和復審無效程序中所引用的對比文獻、申請人的意見陳述等因素？

本文認為不能一概而論，原則上以權利要求界定的技術方案為主，只有在技術問題的調整導致技術方案的技術手段增刪或修改時，才需要根據增刪或修改后的技術手段來對說明書需要充分公開的對象予以調整；而如果技術問題的調整不涉及技術方案所集合的技術手段的調整的，則無需調整充分公開的對象。

具體到本案，一審判決和二審判決針對說明書記載的發明目的，就游戲功能是否屬于必不可少的技術內容得出截然不同的觀點，應該說這和語言文字本身的模糊性是有關的，實有必要結合其上下文和語境加以更加詳細的分析。

2、關于判斷依據

二審判決的觀點是：判斷說明書是否充分公開的依據在于本領域技術人員根據說明書能夠確定的內容，即，說明書記載的信息量應當足夠充分，或者至少應當提供足夠明確的指引，以促使本領域技術人員據此獲知相關的現有技術來具體實現本專利的技術方案。

本文認同這一觀點在一些極端情況下，存在這樣的可能性：有些技術方案無需過分的試驗就可以制造或使用，因而滿足所謂能夠實現的要求，但是在申請日有可能它并未發明因而也不能在說明書中被描述。

這種情況在計算機技術領域是可能存在的。對于權利要求所記載的計算機實現的功能而言，即使說明書中沒有披露計算機為實現該功能而采用的算法，通常一個普通技術人員理論上有可能為計算機編程來實現該功能。一般來說，專利權人未披露實施該功能所必須的系統結構或算法可能是由于在申請日時尚未真正掌握技術方案的實施方式，也有可能是出于保留技術秘密的目的。

這種情況在化學或生物領域也是可能存在的。對于權利要求記載的某化學物質的新用途，如果說明書中未記載實驗證據，有可能不妨礙熟練技術人員通過大量的實驗去驗證該化學物質的所述新用途。但是目前的專利實踐中，依然需要在說明書中給出實驗證據來證實其所述的用途以及效果。

對于上述單純基于理論假設的帶有預期于推測性質的技術方案，如果授予專利權，會導致在申請日沒有完成發明創造并掌握技術方案的專利權人獲得超乎其技術貢獻的回報，也不利于本領域技術人員從專利文件中獲得足夠的技術啟示，顯然是不符合專利法第二十六條第三款的立法本意的。

因此，專利法實施細則第十七條第一款規定，說明書應當包括下列內容：……（五）具體實施方式：詳細寫明申請人認為實現發明或者實用新型的優選方式；必要時，舉例說明；有附圖的，對照附圖。《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.2節中也規定，凡是所屬技術領域的技術人員不能從現有技術中直接、唯一地得出的有關內容，均應當在說明書中描述。

3、關于判斷步驟

二審判決采用的判斷步驟是：確定本專利必不可少的技術內容；分析說明書是否披露該必不可少的技術內容相應的具體技術手段；如有披露且具體技術手段能實現該必不可少的技術內容，則認定為已充分公開該技術內容，有任一條件不具備則認定為未充分公開該技術內容。

反觀一審判決，采用的判斷步驟是：確定本專利必不可少的技術內容；判斷該技術內容是否是本領域技術人員可以實現的，如是則認定為已充分公開該技術內容，否則認定為未充分公開該技術內容。

顯然，二審判決和一審判決在判斷步驟上的差異，主要是由于在判斷依據上存在的差異。本文贊同二審判決采用的判斷步驟，理由可參見本文第二節第2小節針對判斷依據的論述。

4、關于判斷標準

二審判決對判斷依據和判斷步驟的觀點來自對專利法第二十六條第三款的正確解讀。

本文認為，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準，包含兩方面相互獨立的要求：說明清楚、完整，以及能夠實現。

具體地，首先說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以表明發明人至遲在申請日時已完成發明創造并實際掌握該技術方案。所述清楚、完整的標準可參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.1和2.1.2節的規定。

在此基礎上，本領域的技術人員在閱讀所述清楚、完整的說明的基礎上，能夠基于申請日前的現有技術實現該發明或者實用新型。所述能夠實現的標準可參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3節的規定，即所屬技術領域的技術人員能夠實現，是指所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，就能夠實現該發明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果。

本文認為，所謂按照說明書記載的內容，就能夠實現是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明是所屬技術領域的技術人員在本專利說明書記載的內容和現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以實現的。更具體地，發明的技術方案所集合的技術手段在本專利說明書中均有足夠的記載或者由本專利說明書給出應用現有技術的指引。

《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3節列舉了無法實現的五種情況。這五種情況中，（3）和（4）屬于典型的無法實現，（1）和（5）是屬于說明不完整所導致的無法實現，（2）屬于說明不清楚所導致的無法實現。

但是，如果能夠實現并不是按照說明書記載的內容，而是由熟練技術人員經過創造性勞動導致的，則應當依據說明書對發明或者實用新型說明不清楚或不完整，而認定說明書未滿足充分公開的要求。

總而言之，說明不清楚或不完整必然導致無法實現，但技術方案能夠實現不必然得出說明清楚、完整的結論。例如，丙基和丁基化合物或許可以通過一種與已披露的甲基相類似的方法來制備，但是如果沒有發明人已經發明丙基或丁基化合物的陳述，這些化合物由于在說明書中沒有被描述，因而不能被授予專利權。

如果忽略說明書披露的內容構成而只關注本領域技術人員是否能夠實現技術方案，認為所屬技術領域的技術人員能夠實現即代表說明書已經對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，在特殊情況是可能得出錯誤結論的。

三、美國專利法上的充分公開要求

就專利法第二十六條第三款而言，美國專利法112（a）條有類似的規定：說明書應該對發明、制作與使用該發明的方式和工藝過程，用完整、清晰、簡潔而精確的詞句進行書面描述，使任何熟悉該項發明所述技術領域或與該項發明最密切相關的技術領域的人都能制作及使用該項發明。說明書還應該提出發明人或共同發明人所擬定的實施發明的最佳方式 。

在Ariad Pharmaceuticals， Inc. v. Eli Lilly and Co.一案 中，美國聯邦巡回上訴法院肯定了美國專利法112（a）條中的“書面描述”和“能夠實現”是兩個獨立的要求。如果一個專利沒有滿足其中任何一個要求，專利都會被無效。

在該案的裁判文書中，上訴法院認為：從美國專利法112（a）條的語言讀出這樣的要求：說明書應當含有該發明的書面描述。同時，認為該條款包含兩個獨立的要求：關于發明的書面描述，關于制造和使用發明的方式和方法的書面描述以至于實施發明。

最后，對發明進行描述的這一單獨要求是專利法上的基本要求。每一項專利都必須描述一項發明。這是專利對價的一部分。申請人描述一項發明，如果法律規定的其他條件得到滿足，則他獲得專利。當然，該說明書必須描述如何制造和使用該發明（即使之可以實現），但是這是一項不同的任務。對于主張的發明的描述，使得美國專利商標局可以有效審查該專利申請，法院可以有效理解該發明，判斷其是否符合專利法，并對其權利要求進行解釋；公眾可以理解和改進該發明，并避免落入專利權人獨占權的邊界 。

上訴法院還闡述道：從設立之初，本院就一直認為美國專利法112（a）條含有一個獨立于可以實現要求的書面描述要求。我們已經說明了一個比較同一的標準，這里我們再次重申它。書面描述必須“很清楚地讓本領域的技術人員認識到，發明人發明了他所主張的東西”。換句話說，是否充分的標準是，該申請所披露的內容是否向本領域的熟練技術人員傳達這樣的信息，即發明人在申請日已經掌握（be possession of）所主張的保護客體 。

四、結論與建議

綜合上述的分析，本文認為：專利法第二十六條第三款所規定的充分公開的要求應理解為包括兩個相互獨立的要求：說明清楚、完整，以及能夠實現。

其中，關于說明清楚、完整的標準，可以參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.1和2.1.2節的規定。關于能夠實現的標準，可以參照《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3節的規定。但是，第2.1.3節的規定過于抽象，建議具體化為對所屬技術領域的技術人員來說，發明是所屬技術領域的技術人員在本專利說明書記載的內容和現有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以實現的。

《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.1.3節例舉的五種情況實際上容易導致對說明清楚、完整和能夠實現這兩個要求的認知混淆，建議（1）和（5）明確歸入說明不完整的范疇，（2）歸入說明不清楚的范疇。