淺析如何正確判斷專利申請的說明書是否充分公開

摘要：根據《專利審查指南》中對“說明書是否公開充分”的規定，并結合實際審查工作，通過對不同案例的分析，提出只有從技術方案的整體出發，以正確的事實認定為基礎，以客觀把握“本領域技術人員能夠實現”為核心，才能做到對專利法第26條第3款的正確適用，避免法條的適用誤區。

關鍵詞：專利法26條第3 款 能夠實現 公開充分 誤區

中圖分類號： TQ171文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）07（c）-0000-00

一、引言

根據我國《專利法》[1]的有關規定，為鼓勵發明創造性的積極性，推動科技的整體進步，允許發明人以向社會公開其發明，同時獲得一定時間期限內的專利獨占權。同時，《專利法》[1]第26條第3款也明確了發明人的義務，即：“說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準”，也就是以常說的“以公開換保護”。這一規定保障了社會公眾可以從專利申請中獲得新的有用信息，也為判斷發明是否能夠被授予專利權提供了基礎。

在實質審查中，《專利法》[1]第26條第3款也是審查員用的較多的條款之一。然而，對于“公開不充分”的把握在實審中常常存在分歧，影響著專利申請的最終走向。本文主要是對筆者在實際審查工作中所遇到的一些問題進行歸納總結，將《專利法》[1]第26 條第3 款所涉及的公開不充分的問題和大家一起分析。

二、“公開不充分”的有關規定

《專利審查指南》[2]第二部分第二章指出：說明書對發明或者實用新型作出清楚的、完整的說明，應當使得所屬技術領域的技術人員能夠實現的程度。也就是說，說明書應當清楚地記載發明或者實用新型的技術方案，詳細地描述實施其發明的具體方式，完整地公開對實現其發明必不可少的技術內容，達到使本領域技術人員能夠實現發明的程度。

1、說明書的內容應當清楚，具體包括以下要求：

（1）主題明確。說明書應當從現有技術著手，準確把握發明或實用新型想要做和如何去做，使得本領域技術人員能夠準確了解發明或實用新型要保護的主題、所要解決的技術問題、所采用的技術手段和達到的技術效果。這些技術問題、技術方案和技術效果應當相互配合，不可出現相互矛盾或不關聯的情形。

（2）表述準確。說明書應當準確使用發明或實用新型所涉及主題領域的技術術語，同時應當準確地表達出發明或者實用新型所涉及的技術內容，不得使用含糊不清或者模棱兩可的技術術語以使得本領域技術人員不能清楚地、正確地理解該發明或者實用新型的技術方案。

2、一份完整的說明書應當具備能夠理解并實現發明或者實用新型所需的全部技術方案。其應當包含下列各項內容：

（1）有助于理解發明或實用新型必不可少的技術內容。例如：涉及發明或實用新型所屬的技術領域、技術背景知識的描述以及有附圖的附圖說明。

（2）確定該發明或實用新型所需的技術內容具備三性：新穎性、創造性和實用性。例如：發明或實用新型的三要素包括：索要解決的技術問題，為解決技術問題所采用的技術方案和所實現的有益效果。

（3）實現該發明或者實用新型所需的技術內容。例如：發明或實用新型所采用的技術方案的具體實施方案是為了更好地解決其所要解決的技術問題。

3、能夠實現

能夠實現是指本領域技術人員按照說明書記載的內容，就能夠實現該發明或者實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且達到預期的技術效果。說明書應當清楚記載發明或實用新型所涉及的技術方案、具體實施方式和必不可少的技術內容，從而達到能夠實現該發明或者實用新型的程度。

以下幾種情況由于缺乏解決技術問題的技術手段而被認為無法實現：

（1）說明書中只給出任務和/或設想，或者只表明一種愿望和/或結果，而未給出任何使本領域技術人員能夠實施的技術手段；

（2）說明書中只給出了技術手段，但對于本領域技術人員來說，該技術手段是含糊不清的，以及根據記載內容無法具體實施；

（3）說明書中只給出了技術手段，但本領域技術人員利用該手段并不能解決發明或者實用新型所需要解決的技術問題；

（4）發明的主題是由多個技術手段構成的技術方案，但對于其中一個技術手段，本領域技術人員按照記載內容并不能實現；

（5）說明書中給出了具體的技術方案依賴實驗結果才能成立，但未提供實驗證據。例如，對于已知化合物的新用途發明，通常情況下，需要在說明書中給出實驗證據來證實其所述的用途以及效果，否則將無法達到能夠實現的要求。

需要注意的是，當該發明能夠解決多個技術問題，且可獲得多個技術效果時，只要可解決其中一個技術問題，就應當得出說明書公開充分的結論。

三、“公開不充分”的案例分析

【案例1】橡膠硫化促進劑DZ的生產方法

中國發明專利申請號為200710059549.8[3]的專利申請要求保護一種橡膠硫化促進劑DZ的生產方法，其采用的是一種名叫“KM01”的催化劑，溶膠為二環己胺。

通過對案例3的分析可知，根據說明書的記載，本申請要解決的技術問題是，減少二環己胺的用量，并提高促進劑DZ的收率。但是本申請的說明書中并未對該種物質的成分（例如KM01的結構式或者名稱）、性能、制備方法或者來源作出清楚、完整的說明。本領域技術人員通過檢索，在相關的數據庫和/或書籍中都沒有找到任何有關KM01的記載，因此說明書對“催化劑KM-01”的描述是含糊不清的，沒有準確地表達其具體內容，所屬技術領域的技術人員根據說明書中的記載，無法具體實施本發明，因此本發明的說明書是公開不充分的。

【案例2】一種抗元口服液

中國發明專利申請號為97122338.6[4]的專利申請中要求保護一種抗元口服液，其特征在于每1000ml中含有：人參果甙700-800mg，人參揮發油0.02-0.04mg，枸杞子提取液35-40g，果糖3-6g，蔗糖25-50g，檸檬酸1.5g，薄荷腦0.01g。本申請說明書中雖然提到了枸杞子提取液，但是沒有描述其提取方法。

分析上述案例2可知，根據說明書的記載，本申請所要解決的技術問題是提供一種人參果為主要成分的保健飲品，具有抗疲勞、抗輻射、延緩衰老的功效，其中枸杞子是滋補壯陽藥，具有滋補肝腎、益精明目、耐老駐顏功效，適用于虛勞精虧、腰膝酸痛、眩暈耳鳴等癥。經過簡單檢索，在《中藥大辭典》“枸杞子”條目下查知：枸杞子提取液是將枸杞子通過“醇提”、“水提”等常規方法所得到的提取物，“醇提”、“水提”的提取物成分可能略有不同，但《中藥大辭典》中對兩者的使用及功效并未進行區分，因此意味著兩者具有相同的功效，即“滋腎、潤肺、補肝、明目”。盡管本申請的“枸杞子提取液”看似含糊不清，但是本領域技術人員通過閱讀本申請說明書并結合本領域的公知常識應明白，本申請使用的枸杞子提取液就是利用其常規功效，即使說明書中沒有記載枸杞子提取液的制備方法，本領域技術人員也可以通過常規提取方法獲得枸杞子提取液，并用于制備所得到的口服液，因此本申請的說明書是公開充分的。

【案例3】具有抗腫瘤活性的雙鉑絡合物

中國發明專利申請號為200680047888.8[5]的專利申請中要求保護一種化合物，其為：{μ-（1，8，11，18-四氮雜十八烷-N1，N18）雙[反-二氨基（己酸根-O）鉑（II）]}四硝酸鹽。根據說明書的記載，本申請要解決三個技術問題，第一是提供具有抗腫瘤活性的雙鉑絡合物，第二個是該雙鉑絡合物可用于治療可用順鉑治療的或對順鉑耐藥的腫瘤，第三是該絡合物對在血漿中的脫鉑化具有良好的穩定性。但是，對于上述三個技術問題，本申請說明書中都沒有提供有證明力的實驗數據。

《專利審查指南》第二部分第十章指出：對于新的藥物化合物或者藥物組合物，應當記載其具體醫藥用途或者藥理作用，同時還應當記載其有效量及使用方法。如果本領域技術人員無法根據現有技術預測發明能夠實現所述醫藥用途、藥理作用，則應當記載對于本領域技術人員來說，足以證明發明的技術方案可以解決預期要解決的技術問題或者達到預期的技術效果的實驗室試驗（包括動物試驗） 或者臨床試驗的定性或者定量數據。說明書對有效量和使用方法或者制劑方法等應當記載至所屬技術領域的技術人員能夠實施的程度。

雖然本申請中并沒有記載任何實驗數據能夠表明本申請的雙鉑絡合物具有抗腫瘤活性，可用于治療可用順鉑治療的或對順鉑耐藥的腫瘤和/或對在血漿中的脫鉑化具有良好的穩定性，但是本申請的說明書背景技術部分提到已有多篇現有技術文獻提到了用于治療腫瘤的雙鉑絡合物，其中有一篇現有技術文獻US6022892A記載了雙鉑絡合物治療癌癥是眾所周知的，并公開了具有抗腫瘤活性且與本申請要求保護的雙鉑絡合物結構非常接近的化合物，區別僅在于：陰離子種類不同，以及多胺配體的碳鏈長度的不同。

本領域技術人員應當知道，本申請中的陰離子作用僅僅是提供負電荷，使雙鉑絡合物形成化合物，并不會對雙鉑絡合物的生物活性造成太大影響。另外，本申請中多胺配體的碳鏈雖然略有長短，但是屬于性質接近的基團，因此本領域技術人員在閱讀了背景技術部分記載的技術之后，根據結構相近性能相同的基本常識，完全能夠預見本申請要求保護的雙鉑絡合物也具有類似的抗腫瘤活性。因此本申請能夠解決提供具有抗腫瘤活性的雙鉑絡合物這一技術問題，獲得預期的技術效果，符合《專利審查指南》中有關“能夠實現”的要求，因此本申請的說明書是公開充分的。

四、結語

從以上3個案例中，我們可以看到，在判斷發明是否符合專利法第26條第3款規定時，不僅僅要根據說明書本身所記載的內容，還需要考慮相關的現有技術，只有在準確認定事實的基礎上才能做到專利法第26條第3款的正確適用，事實的認定不僅包括對發明技術方案、其所屬的技術領域、所要解決的技術問題以及其所取得的技術效果的準確理解，還必須包括對所屬技術領域的現有技術整體的準確把握。只有通過檢索等手段，充分掌握現有技術，把握現有技術的整體，才能準確把握“本領域技術人員能夠實現”這一客觀的核心標準，進而正確地理解專利法第26條第3款的立法宗旨和《審查指南》中的相關規定，做到對法條的正確適用。

參考文獻

[1]《中華人民共和國專利法》（2009）

[2]中華人民共和國國家知識產權局 專利審查指南[M] 北京：知識產權出版社，2010

[3]王樹華等，橡膠硫化促進劑DZ的生產方法，CN，101143856 [P]，2008-03-19

[4]趙連集等，一種抗疲勞、抗輻射、延緩衰老的保健口服液，CN，1217932[P]，1999-06-02

[5] A·貝爾納雷吉等，具有抗腫瘤活性的雙鉑絡合物，CN，101341161[P]，2009-01-07

作者簡介：黃克勤，男，1984年出生，漢族，籍貫江蘇啟東，碩士研究生學歷，助理研究員，研究方向為化學相關領域，

李妮（等同第一作者），女，1985年出生，漢族，籍貫湖北仙桃，大學本科學歷，研究實習員，研究方向為計算機相關領域；