美國專利權窮竭原則適用規則探討

文 / 張曦 / 工業和信息化部電子科學技術情報研究所司法鑒定中心

美國專利權窮竭原則適用規則探討

文 / 張曦 / 工業和信息化部電子科學技術情報研究所司法鑒定中心

以“Quanta案”和“Helferich案”為視角

在一物一專利的情況下，專利權窮竭原則的適用是比較清晰的，但是，當同一個產品包含多個相關的并且可分別獲得專利的發明的情況下，專利權人針對不同發明的不同實施者的專利權是否窮竭則需要具體情況具體分析。通過對美國近期的Quanta 案和Helferich案的判決結果進行分析比較，可以梳理出目前美國司法審判中對專利權窮竭原則的適用規則，以為我國司法實務在日趨復雜的技術環境下如何適用該原則提供參考。通過分析，目前美國司法實務中處理這類問題的關鍵是要確定權利要求所主張的技術方案是否都“實質體現于”一件產品中。

專利權窮竭；互補性專利；授權購買者；售后限制

引言

根據專利權窮竭原則，專利權人授權制造/銷售一個特定的獨立產品后，專利權人不再對授權產品的使用和銷售有任何獨占專利權。因此，當授權產品隨后被使用或轉售，專利權人不能要求進一步的侵權賠償，專利的效力因為首次授權銷售而“窮竭（exhausted）”。在一物一專利的情況下，典型如藥品專利，專利權窮竭原則的適用是比較清晰的，但是在信息技術領域，其適用情況則顯得較為復雜。如今一個簡單的電子信息產品所涉及專利都可能數千項，同一產品上往往存在多個相關但不完全相同的專利或權利要求，因此涉及同一產品的專利侵權主體可能屬于不同的產品使用主體，這種情況下如何適用權利窮竭原則，或者說權利窮竭的范圍如何界定，就需要從發明的實質出發進行更仔細的推敲。本文以美國近期的兩個判例為視角，通過比較不同案件事實情況下的司法裁判規則，以探討目前美國司法審判中對專利權窮竭原則的基本觀點，以為我國司法實務在日趨復雜的技術環境下如何適用該原則提供參考。

一、 Quanta Computer v. LG Electronics案1. 參見Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 128 S. Ct. 2109 - Supreme Court 2008.

Quanta 案所討論的問題是專利權窮竭原則是否適用于一個專利系統組件銷售的情形，其中所銷售組件必須結合附加組件才能完全覆蓋專利保護的方法。

（一）案件背景

LG電子擁有多項關于信息處理的方法專利和系統專利，2. 涉案美國專利：US4939641（’641）；US5379379（’379）和US5077733（’733）?！?41專利旨在解決同時存儲在緩存和內存中的數據更新一致性問題。它公開了一種系統，以確保從內存檢索到的是最新數據，通過監測數據請求以及當請求過期數據時從緩存中更新內存中的數據。’379專利涉及協調對內存的讀寫請求。’379專利披露了一個有效的組織讀寫請求的方法，允許計算機只執行數據讀取請求，直到對需要讀取的數據產生了一個未執行的寫入請求，從而保持數據準確性?！?33專利解決的是連接兩個計算機組件的地址總線上的數據流量管理問題，使得沒有一個設備完全獨占地址總線，允許多個設備共享總線，給重要設備更多的訪問權限。該專利描述的方法是建立一個輪轉的優先級系統，每個設備根據該系統交替獲得優先級并以一個預置的時鐘周期數訪問總線，并且越重要的設備可以在更多的時鐘周期內保持優先級，不需要無限期地“占用”設備。其與英特爾公司簽訂了兩份協議。在授權許可協議中，LG電子授權許可英特爾制造和銷售包含其專利發明的微處理器產品。此外，許可協議明確表示沒有授權許可任何第三方將被許可產品與其他產品相結合(例如，將英特爾的微處理器產品與其他計算機組件相結合)。然而，許可協議也規定, “雖然與本協議包含的任何事項相反，雙方同意本協議的任何條款都不以任何方式限制或改變專利權窮竭的效力，該原則另行適用于本協議中任何一方銷售任何許可產品時?！痹谝粋€單獨的協議（主協議）中，LG電子要求英特爾向其客戶提示注意，專利許可不包括任何授權英特爾制造的微處理器產品與其他產品的結合(例如，一個包含英特爾微處理器的計算機產品)。主協議還規定，違反主協議不對許可協議產生影響并且也不是許可協議終止的理由。顯然，LG電子愿意允許英特爾的客戶將微處理器與其他產品相結合，但前提是需要向LG電子支付進一步的許可費。

Quanta是一家臺灣的電腦制造商，通過將從英特爾購買的微處理器和芯片組與非英特爾銷售的內存和總線進行組裝來生產制造電腦，從而實施了LG電子的相關專利。LG電子對Quanta提起專利侵權訴訟，地區法院授予Quanta簡易判決并裁定：基于專利權窮竭原則的目的，LG電子授予英特爾的許可導致其喪失了針對英特爾產品的合法購買者提起任何潛在侵權訴訟的權利。地區法院在隨后的指令中又對簡易判決的裁決進行了限制，認為專利權窮竭僅適用于設備或組合物的權利要求（權利要求描述的是一個物理對象），并不適用于過程或方法權利要求（權利要求描述的是制造或使用產品的操作過程）。因為LG電子的每個涉案專利都包括方法權利要求，因此權利窮竭原則不適用。聯邦巡回上訴法院部分確認和部分撤銷了地區法院的裁決。上訴法院贊同專利權窮竭原則不適用于方法權利要求。不同的是，上訴法院認為得出權利窮竭不適用的結論是因為LG電子明確拒絕了許可英特爾的產品購買者將英特爾的產品與非英特爾的產品進行結合。Quanta隨后向最高法院提起再審申請，最高法院授予了復審令（certiorari）對此案進行了復審。

（二）判決要點

最高法院的判決主要涉及三個方面：

首先，專利窮竭原則適用于方法權利要求。專利方法雖然不可能像商品或設備一樣的方式出售，但方法卻可能“體現”在產品中，由于產品的出售而窮竭方法專利權。若方法權利要求作為一個類別而排除適用專利窮竭原則，那么專利申請人可以僅僅將權利要求撰寫成一個方法而不是一個裝置就能事實上使所有發明主題規避專利窮竭原則的適用。

其次，實質體現了一項專利的商品的授權出售即窮竭了專利權人關于此商品的該項專利權，不得再援引專利權來控制此商品的售后使用。最高法院主要援引了Univis案3. 參見United States v. Univis Lens Co., 316 US 241 - Supreme Court 1942.的原則對此進行闡述。Univis案中法院認為，“當專利權人出售一個在其專利權保護范圍的未完成的商品，因為該商品體現了專利發明的實質特征（essential features），并且購買者必定要依照專利完成該商品，那么就該發明或者體現于特定商品中的發明而言，權利人已經出售了他的發明?！币布?，當產品充分體現了專利（即使它沒有完全實施專利），以致它唯一的及預期的用途是完成專利描述的技術方案時，則禁止再通過專利權對產品進行售后限制。本案，正如Univis案一樣，未完成的產品充分體現了專利，因為除了將英特爾的產品安裝到內存和總線中以完全實施LG電子的專利外沒有其他合理的非侵權用途，并且關于每項專利的所有創造性特征都體現在英特爾的產品中。

最后，LG電子與英特爾的許可協議沒有限制英特爾出售微處理器和芯片組給意圖將它們與非英特爾部件結合的購買者。協議寬泛地允許英特爾“制造、使用或銷售”產品，不受LG電子的專利限制。LG電子確實要求英特爾通知其客戶（包括Quanta），LG電子沒有許可這些客戶實施其專利，但要求通知的條款只出現在主協議中，并且LG電子并沒提出違反主協議將構成違反許可協議。因此，英特爾是否做出通知或Quanta是否遵守LG電子在該通知中的指示，均不影響英特爾已獲得的專利授權，也即英特爾向Quanta銷售芯片的性質屬于獲得許可的授權銷售。

基于上述理由，最高法院認為，英特爾對Quanta的銷售已獲授權，導致該產品已處于專利權的范圍之外， LG電子不能再對Quanta主張其專利權，因此撤銷了上訴法院的判決。

二、 Helferich Patent Licensing v. NYTimes and JCPenney案4. 參見Helferich Patent Licensing Co. v. New York Times Co. (Fed. Cir. Feb. 10, 2015).

專利窮竭原則適用于方法權利要求，實質體現了一項專利商品的授權出售即窮竭了專利權人關于此商品的該項專利權，不得再控制此商品的售后使用。

（一）案件背景

Helferich是一家專利許可公司（簡稱PAE）,其收入主要來自手機設備的專利許可。Helferich擁有三十多項相關的但覆蓋范圍不同的涉及無線通信技術的美國專利。所有的專利都源于一份共同的專利說明書，這些專利中，一部分權利要求屬于裝置和方法，主要關于移動無線通信設備（手機）以及接收和/或請求某些內容，這部分權利要求可歸為“手機權利要求（handset claims）”5. 專利US7,280,838的權利要求7是一個手機權利要求的例子，關于手機與遠端內容存儲如何交互進行無線通信的方法：A method of operating a wireless communicationdevice in a communication system that includesa plurality of information storage systems,and a mobile radiotelephone network comprising: receiving a notifi cation message from themobile radiotelephone network, the notificationmessage including (a) a systemidentifier identifying a particular one ofthe plurality of information storage systemsand (b) a message identifi er identifyinginformation that is stored in at leastone of the plurality of information storagesystems and which information is intendedfor a user of the wireless communicationdevice; alerting the user that the notifi cationmessage has been received; receiving input from the user specifyingan action to delete, forward, or reply to beperformed on the information correspondingto the notifi cation message; and transmitting via a mobile radiotelephonenetwork, to the information storage systemidentified by the system identifi er, anaction identifi er corresponding to the actionspecifi ed by the user; alerting the user that the action specifi edby the user has been completed.。另一部分權利要求是關于存儲和更新各種信息(內容)并將其發送給手機的系統和方法，例如，移動新聞服務可能向用戶發送一個信息，該信息包含新聞文章的標題以及網址，用戶可以通過點擊信息中包括的超鏈接以獲得完整的文章內容，這部分權利要求可歸為“內容權利要求（content claims）”6. 專利US8,134,450的權利要求1是一個內容權利要求的例子，涉及的是從遠端服務器向手機發送內容的方法：A method of providing content to a cell phonecomprising: a content provider causing the content tobe stored in an internet accessible storageunit; the content provider initiating a page to acontent subscriber, the page including anotifi cation that: (i) identifi es the content,and (ii) includes an address of a system tobe contacted to trigger retrieval of the content,but does not include the content; wherein the page indicates that the contentis available for a specifi ed time; and the content provider causing the contentidentifi ed by the notifi cation to become inaccessibleat the internet accessible storageunit after the specifi ed time identifi edby the initiated page.。本案所主張的都是內容權利要求。

Helferich將其專利組合授權給了基本上所有在美國銷售產品的手機制造商，但在許可協議中，Helferich明確拒絕向內容服務商授權并保留對其行使專利權的權利。2010年7月至2012年3月間，Helferich分別對紐約時報（NYTimes）、彭尼公司（J.C. Penney）、G4媒體（G4 Media）、布拉沃媒體（Bravo Media）及哥倫比亞廣播公司(CBS)提起侵權訴訟，指控所有被告侵犯了其擁有的美國專利US7,280,838、US7,499,716、US7,835,757、US 8,107,601、US8,116,741和US 8,134,450，同時布拉沃媒體和哥倫比亞廣播公司還侵犯了專利US 7,155,241。侵權指控聚焦于被告通過移動設備應用程序、短信訂閱服務和第三方網絡程序（如Facebook和Twitter）存儲內容并向客戶推送的行為。

2013年3月，被告共同提出不侵權簡易判決（summary judgment）的動議，主張專利權窮竭的抗辯。Helferich對此也提出簡易判決動議，認為專利權窮竭作為一個法律問題是不適用的。地方法院判決被告勝訴并駁回Helferich的動議。地方法院的結論是，因為Helferich已授權“所有”手機制造商根據其許可協議出售手機，其主張專利的權利已經窮竭——不僅針對手機購買者主張專利的權利窮竭，針對與手機進行交互的內容提供商（第三方）主張專利的權利也同樣窮竭。

地方法院依靠的前提是“所有爭議中的專利都需要使用手機設備”，而沒有區分Helferich的專利權利要求是屬于手機權利要求還是屬于內容權利要求；其次，地方法院沒有表明手機所有人執行了涉案專利的所有甚至任何步驟，也沒有表明原告主張的內容權利要求涉及的手機需要具有手機權利要求限定的發明特征。相反，地方法院只是引用了一件專利的摘要，其依賴的結論是“手機設備能夠從內容提供商接受內容并且涉案專利都需要設備能夠接收內容或消息?！?/p>

此外，地方法院還認為,具有內容和消息接收能力的手機“充分體現了涉訴專利”，如果內容提供商（如被告）不能以不侵犯(Helferich的)專利的方式發送消息到被許可的手機設備，那么對于手機制造商(或他們的最終用戶)來說該手機設備就沒有多少價值。針對地方法院的判決Helferich隨即向聯邦巡回上訴法院提起上訴。

（二）判決要點

法院在分析中注意到，被告沒有爭辯手機所有人會實施任何本案涉及的內容權利要求，被告也沒有爭論本案涉及的內容權利要求中限定的手機必須包含Helferich的手機權利要求限定的發明特征。也即是說，手機用戶對手機的使用并不必然需要實施本案涉及的內容權利要求，內容權利要求中所涉及的手機可以是任何手機（一臺具有消息接收能力的普通手機即可），因此實施內容權利要求，邏輯上并不必然會實施手機權利要求。基于以上前提，上訴法院做出以下判決：

首先，專利權窮竭的抗辯僅適用于專利權人授權銷售產品的購買者（以下簡稱“授權購買者”）。在回顧了最高法院的一系列先例后，上訴法院認為，專利權窮竭原則適用的前提是專利權人的侵權指控（無論是直接侵權或間接侵權）所主張的權利要求必須是由授權購買者引起的侵權。也即，授權購買者要么是被控侵權方，要么是間接侵權中所要求的直接侵權實施人。本案的情況并非如此，因為內容權利要求的侵權沒有肯定或表明手機的授權購買者必須實施這些權利要求。

其次，盡管產品X的授權購買者窮竭了專利所有者關于產品X的專利，但授權購買者不能由于其購買行為而阻止專利所有者行使其關于產品Y的專利。最高法院在Morgan案7. 參見Morgan Envelope Co. v. Albany Perforated WrappingPaper Co., 152 U.S. 425 (1894).中表示專利權窮竭原則不適用于被控侵權涉及不同的（雖然相關）發明專利的情況。根據該原則，即使保留產品Y的專利權會使產品X的預期效用降低或者產品X的所有者也會使用產品Y，關于產品X的專利權窮竭也不會導致專利權人關于產品Y的專利權終結。

再次，從普通法的背景看，專利權窮竭是由于爭議財產的“產權授權轉移”而引起，該原則迄今為止的有限作用是確保受讓人關于購買標的的權利不再受到限制。被告聚焦于對授權購買者效用的實際增強，并以此為基礎限制專利權人針對其他人的權利，這種做法遠遠超過了該原則的傳統適用范圍。產品對用戶的價值因為使用相同產品的用戶數量的增加而增加是司空見慣的，更一般地，多個互補性專利由同一個專利權人持有是普遍存在的。被告的實際效果理論將很難保證創新和效率間的適當平衡。

最后，根據最高法院在Quanta案中確立的規則，實質體現了一項專利的商品的授權出售即窮竭了專利權人關于此商品的該項專利權。該規則可總結為探究售出的商品是否“沒有合理的非侵權用途”以及是否“包括專利發明的所有創新方面?！标P于“創新方面”的考慮，LifeScan案中法院表示，該問題是需要完成實施專利的額外步驟其本身是否是“創新的”。本案中的手機權利要求和內容權利要求相比較，沒有任何一部分完全包含另一部分中的發明，每部分都有自己的發明特征。被告也沒有爭辯或聲明實施原告主張的內容權利要求必然需要利用手機權利要求限定的發明特征，而且被告承認內容權利要求限定的發明相對現有技術的進步并不在于手機本身。關于“合理的非侵權使用”的考察，根據法院在LifeScan案闡明的審查標準，即“替代用途都是合理的并且符合專利權人預期。”本案中，不能認為原告主張的內容權利要求沒有別的合理用途，因為內容權利要求并不必然用到手機權利要求的發明特點，最多一個普通手機是必需的。因此，本案的兩組權利要求不能歸結成一個發明，手機權利要求的窮竭并不當然導致內容權利要求的窮竭。

基于上述理由，上訴法院撤銷了地區法院的判決，駁回了被告的專利權窮竭抗辯。

當同一個產品包含多個相關的并且可分別獲得專利的發明的情況下，專利權人針對不同發明的不同實施者的專利權是否窮竭需要具體情況具體分析。

三、 專利權窮竭原則適用規則分析

專利權窮竭原則保障了授權購買者對產品的自由使用，使其不再受制于專利法的法定限制。但是，當同一個產品包含多個相關的并且可分別獲得專利的發明的情況下，專利權人針對不同發明的不同實施者的專利權是否窮竭則需要具體情況具體分析。根據Quanta 案和Helferich案確立的規則，可以總結出目前美國司法實務中處理上述問題的基本思路。

首先，每項權利要求都是一個獨立的發明，對一項發明的專利權窮竭并不必然導致另一項發明的專利權窮竭。這是處理涉及多項專利發明專利權窮竭的基本前提，其邏輯基礎是盡管產品X的授權購買者可自由實施專利所有者關于產品X的專利，但授權購買者不能因此而阻止專利權人行使其關于產品Y的專利，即使Y是專門設計成與X一起使用或者事實上對X的效用至關重要。如Helferich案的情形，包括一個發明人提出了兩項可分別獲得專利的發明，其中一項發明由一組用戶實施，另一項發明由另一組用戶實施。手機的授權購買者窮竭了專利權人關于手機權利要求的專利權，但并不因此而窮竭專利權人關于內容權利要求的專利權，只是內容權利要求涉及的是一種信息形式的產品。

其次，盡管每項發明都可視為一個獨立的產品，但作為例外，若某一商品實質體現了一項專利，那么隨著該商品的授權出售即窮竭了專利權人關于該項專利的權利。作為一般原則，專利A的窮竭并不窮竭與之相關的專利B，但是如果包含專利A的產品同時實質體現了專利B，則該產品的授權銷售同樣導致專利B的窮竭。因此，與第一個原則相聯系，該問題歸結為產品必須體現某項專利至多大程度才能引起專利權窮竭。而這一問題又可總結為探究售出的商品是否“沒有合理的非侵權用途”以及是否“包括專利發明的所有創新方面”。關于“沒有合理的非侵權用途”要求產品唯一的及預期的用途是完成專利描述的技術方案或者說只能以實施專利的方式來使用商品，除非替代用途是合理的并且符合權利人預期。關于“包括專利發明的所有創新方面”則是考察完成實施專利所需的額外步驟其本身是“創新的”還是“常見的和沒有創造性的”。Quanta案和Helferich案之所以出現截然不同的判決結果，關鍵就在于Quanta 案中，英特爾的產品除非安裝到內存和總線中否則不能實現其唯一合理的預期功能，而內存和總線都是電腦系統中的標準組件，當附加這些部件時Quanta不需要做任何創造性的或發明性的決策。因此，英特爾的產品實質體現了LG電子的專利。相反，Helferich案中的手機權利要求和內容權利要求都有各自獨立的發明特征，實施內容權利要求并不需要利用Helferich授權許可的手機，一部普通的手機就已足夠，其次，手機產品的用戶也并不必然需要實施內容權利要求，也即“實施內容權利要求”并非手機產品的唯一預期用途。因此，Helferich授權許可的手機并未實質體現其內容權利要求的發明。

再次，專利權窮竭原則僅適用于授權購買者（包括后續購買者）。Helferich案中，上訴法院特別強調了專利權窮竭原則一直以來僅適用于授權購買者的情形。因此，主張專利權窮竭抗辯的只能是專利權人授權銷售的專利產品或實質體現了其專利的未完成商品的購買者（包括后續購買者）。以Helferich案為例，即使Helferich授權制造銷售的手機也實質體現了其內容權利要求的發明，由于該案的被告并非手機產品的購買者，也不是信息產品（內容存儲和分發服務）的購買者，因此也不能向Helferich主張專利權窮竭抗辯，但手機購買者則可以主張內容權利要求已經窮竭。

最后，專利的互補性不是專利權窮竭的考慮因素。Helferich案中，被告以手機用戶的效用增強為由主張窮竭內容權利要求的觀點沒有得到法院支持。法院認為，“互補商品”是普遍存在的，例如，計算機操作系統的價值取決于在該系統上運行的程序開發。因此期待一個實體進行互補商品的創新來刺激產品的推出并提高它們的價值在經濟上是理智的。這樣由經濟驅動的互補創新可以產生多個互補專利而由同一個專利權人持有。如果因為商品的互補性而阻止專利權人對不同的商品行使專利權，將很難保證在創新激勵和消費者利益之間的適當平衡，以及形成一個穩定的、可預測的交易秩序。因此，專利權窮竭的關注焦點依然是授權銷售的商品是否實質體現了互補專利，而不是專利技術之間的效用互補和增強。尤其是對于屬于一個總的發明構思的兩項以上發明的情形，多個發明之間往往存在技術的關聯性或互補性，因此判斷是否適用專利權窮竭的標準依然是考察權利要求之間的區別技術特征本身是否是“創新的”，以及涉案權利要求是否“沒有合理的非侵權用途”。

美國司法實務中處理專利權窮竭問題的關鍵，是要確定權利要求所主張的技術方案是否都“實質體現于”一件產品中。

四、 結語

以上通過兩個案例簡單梳理了一件產品涉及多項相關專利時，美國司法實務中適用專利權窮竭原則的基本思路。對于電子信息技術領域，隨著技術的不斷融合，技術集成度日益增加，產品的水平化分工越來越精細，平臺化、網絡化的現象日趨明顯，同一專利權人對同一產品擁有多件專利，并且不同專利的實施主體涉及產業鏈上下游不同環節的情況已非常常見。因此，在適用專利權窮竭原則時不能簡單地依據首次授權銷售原則而當然窮竭了專利權人關于產品的所有專利權。實際上，處理這一類問題的關鍵還是要根據權利要求所主張的技術方案是否都“實質體現于”一件產品中。

根據上述原則，對于專利權人而言，在申請專利時需要從侵權實施主體角度考慮權利要求的撰寫，盡可能體現出不同主體實施不同權利要求的區別技術特征，從而增加獲利的范圍；對于被許可人而言，在許可談判過程中應仔細辨別專利權人對該產品的所有專利，尤其是是否還存在影響產品效用的“互補專利”，進而考慮是否需要一次性獲得所有許可，解決產品后續的銷售障礙；對于產品的第三方利用者（如，手機APP應用服務提供商、采購產品作為組件進行加工的制造商等）最好能提前做一些侵權風險分析，排查一下是否存在障礙專利（亦或可以主張專利權窮竭），以減小產品上市后的法律風險。

此外，以上僅涉及了一件產品涉及多項相關專利時的專利權窮竭原則的適用。而根據美國的其他相關判例，專利權窮竭原則只禁止專利權人對產品使用、銷售（再售）的限制，而不涉及“制造”行為。8. 我國現行《專利法》對專利權窮竭的適用情形也是不包括“制造”行為?！秾＠ā返诹艞l 有下列情形之一的，不視為侵犯專利權：（一）專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品，由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后，使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的。 9. 參見Jazz Photo Corp. v International Trade Commission 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001).在Jazz Photo Corp. v International Trade Commission9案中，聯邦巡回上訴法院認為，產品一旦授權出售，即不再特別受到專利法的保護，包括產品維修的權利，但不包括通過復制產品所有的部分而制造一個全新產品的權利。2013年5月，美國最高法院在Bowman v. Monsanto10案中作出一致判決，專利權窮竭不允許農民在沒有獲得專利權人許可的前提下，通過種植和收割而復制專利種子。本質上，最高法院將繁育后代專利種子的行為視為是一種非法復制專利產品的行為。專利權窮竭原則只及于合法售出的專利產品本身，不適用于利用該產品再制造的專利產品。11

最后，關于“售后限制（post-sale restriction）”的有效性問題仍然懸而未決。雖然在Henry v. A.B. Dick Co案中12最高法院允許關于專利產品使用的售后限制，但該決定只存在很短時間。1913年，最高法院拒絕適用A.B. Dick案的規則來支持專利許可中的價格固定條款。13此后不久，在Motion Picture Patents案中14最高法院明確推翻了A.B. Dick案，并裁定該案中的售后限制無效，不能阻止Motion Picture Patents公司的專利權窮竭。15然而，在Mallinckrodt案16中，聯邦巡回上訴法院認為售后限制事實上能夠阻卻專利權窮竭的適用。上訴法院將Motion Picture Patents案的決定限制在專利權人違反反壟斷法而引起限制競爭效果的情形。也即僅當專利權人試圖通過價格固定或捆綁銷售的限制以擴大壟斷范圍，從而違反反壟斷法或構成專利權濫用時，該售后限制本身才是違法的，但并非所有的售后限制都被視為違法。Quanta案也同樣面臨“售后限制”的問題，但最高法院僅僅認為LG電子與英特爾主協議中的限制條款沒有對許可協議的效力構成影響，因此LG電子的許可協議沒有附加任何限制條件。Quanta案本應就“售后限制”的有效性作出更為明確的回應，但最高法院的判決仍然模糊不清。究竟“售后限制”是當然無效，還是僅僅因為LG電子起草的協議本身的瑕疵未能對許可條件產生實質影響，亦或“售后限制”的效力取決于是否產生限制競爭效果，這些都還存在爭議。

2015年4月14日，聯邦巡回上述法院頒布了全席審判令（en banc），將就Lexmark v. Impression案17進行全席審理，以考慮Kirtsaeng案18和Quanta案關于專利權窮竭問題的影響。19該案的最終審理結果或許能就專利權窮竭的國際窮竭（international exhaustion）和售后限制問題給出明確的答案，我們也將拭目以待。