論在先授權的實用新型與要求本國優先權的在后發明申請相關問題的處理

文 / 李寧

論在先授權的實用新型與要求本國優先權的在后發明申請相關問題的處理

文 / 李寧

一、現行《審查指南》關于本國優先權的法律規定

在《專利審查指南（2010）》（下稱《審查指南》）中，關于在先申請和要求本國優先權的在后申請應當符合下列規定：

1. 在先申請應當是發明或者實用新型專利申請，不應當是外觀設計專利申請，也不應當是分案申請。

2. 在先申請的主題沒有要求過外國優先權或者本國優先權，或者雖要求過外國優先權和本國優先權，但未享有優先權。

3. 該在先申請的主題，尚未授予專利權。

4. 要求優先權的在后申請是在其在先申請的申請日起十二個月內提出的。

二、實際案例

在實際代理的過程中，筆者遇到如下案件實例：

申請人的一項發明創造在同日申請了發明和實用新型，發明和實用新型未要求本國和外國優先權，也并非分案申請，并且實用新型在申請日起不足十二個月即獲得授權，而同一申請人的在后發明申請要求在先發明申請的發明的優先權，并符合時限要求。

三、疑問

按照《審查指南》關于要求本國優先權的規定，該案例的在后申請完全符合要求本國優先權的規定，應當準許在后發明申請要求在先發明申請的優先權。若是在后發明申請滿足授權條件的話，就會出現問題：若在后發明申請中要求保護的技術方案包含與已授權實用新型專利相同的技術方案，那么是否可以放棄之前的實用新型專利權而避免重復授權的問題？

四、兩種觀點

針對該問題，筆者通過收集，發現目前主要存在兩種不同的觀點：

1．由于在后發明申請要求了在先發明申請的本國優先權，因而在后發明申請與在先申請的實用新型應當視為同日申請的發明和實用新型，按照《審查指南》對于同樣的發明創造的處理規定，應當允許申請人放棄已經授權的實用新型的專利權。

2．在后發明申請雖然要求了在先發明申請的本國優先權，但是由于在后申請與在先申請的提交日期不同，因而不能構成與在先申請的實用新型的共同申請，不應當允許申請人放棄已經授權的實用新型的專利權。

五、法條解析

針對這兩種觀點，筆者查閱了《審查指南》的相關內容，在《審查指南》第二部分第三章第六小節中，關于 “對一件專利申請和一項專利權的處理”中有以下規定：

在對一件專利申請進行審查的過程中，對于同一申請人同日（指申請日，有優先權的指優先權日）就同樣的發明創造提出的另一件專利申請已經被授予專利權，并且尚未授權的專利申請符合授予專利權的其他條件的，應當通知申請人進行修改。

但是，對于同一申請人同日（僅指申請日）對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發明專利外，還可以通過放棄實用新型專利避免重復授權。

由于在上述案例中，實用新型已經授權而發明尚未被授權，因而屬于一件專利申請和一項專利權的處理問題。根據《審查指南》的規定，我們可以發現，能夠在審查過程中放棄實用新型專利權來克服重復授權問題的，只能是發明和實用新型同時申請，而構成同時申請必須滿足：同一申請人同日申請，并且同日僅僅指申請日，同時還必須在申請時分別做出說明。很顯然，案例中的情況不能算作同時申請，而應當屬于《審查指南》中規定的第一種情況，在該種情況下尚未授權的專利只能通過修改來克服重復授權的問題，實用新型的專利權將不能被放棄。

至此，上述兩種觀點孰對孰錯已見分曉。

六、關于是否允許放棄在先授權的實用新型專利的探討

在此基礎上，筆者對于《審查指南》的相關規定還提出了一些疑問和討論：

目前在國內的代理實踐中可以發現，申請人對一項發明創造同時進行發明和實用新型的申請時，兩個申請文件中所保護的技術方案一致的情況占絕大多數，申請人這樣做的目的無非是想保證一項專利權的授權，而并非想同時保留兩項專利權，一旦發明具有授權前景，申請人通常會選擇放棄已授權的實用新型來獲得發明的授權，這一方面符合了《專利法》第九條第一款1. 《專利法》第九條第一款：同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。的規定，另一方面也可減輕申請人專利管理以及專利年費等方面的負擔。

但是一旦涉及到要求本國優先權的問題時，情況就發生了變化，如上面所列舉的案例中，本來是一個同時申請的案件，但是在后申請的發明要求在先申請發明的優先權后，卻不能構成與在先申請的實用新型的同時申請，只能通過修改在后發明申請的保護范圍來獲得在后發明申請的授權。對于申請人而言，其同時擁有了兩項專利權，其中一項為實用新型專利權，另一項為發明專利權。結果看似可喜，但是實際卻并非如此，因為多數情況下，申請人修改在后發明申請權利要求的保護范圍是通過增加技術特征來實現的，這就使得申請人為了能夠獲得在后發明申請的授權而不得不縮小與實用新型相同權利要求的保護范圍，這種操作結果不僅導致申請人被動改變了權利要求的保護范圍，而且使得申請人還必須同時管理兩項基本相同的專利，并繳納兩項基本相同的專利的年費，增加了申請人的管理和費用負擔。而申請人所必須做出的這些改變，其前提條件并非是妨害了公眾利益。

筆者認為，若在后發明申請存在與已授權的實用新型相同的權利要求項，應當將在后發明申請與在先已經獲得授權的實用新型視作同時申請才更為合理，因為在后發明申請中與已授權實用新型相同的權利要求項已經于在先發明申請中記載過，而在先發明申請與已授權的實用新型專利為同時申請，因而要求在先發明申請優先權的在后發明申請，理應與已授權的實用新型也構成同時申請，這不僅不會對公眾利益造成損害，而且還使申請人可以通過放棄實用新型專利權來獲得在后發明申請的專利權，從而降低申請人在專利管理以及其他專利費用方面的負擔。另外，申請人也無需為了獲得在后發明申請的專利權而被迫改變權利要求的保護范圍，因而也可促進專利質量的實質性提高。然而目前看來，要求在先發明申請優先權的在后發明申請卻不能通過放棄實用新型的專利權而獲得授權，對于申請人而言，未免有失公平。

再者，目前實用新型通常在半年時間即可作出授權或駁回決定，而優先權的期限是一年的時間，如果申請人在先申請是共同申請，在現有法律規定的前提下，必須在實用新型授權（半年）之前，采用要求多項優先權的方式，即在后發明申請同時要求在先發明申請和在先實用新型申請兩項優先權，才可得到合理的結果。在這種情況下，在先發明申請和在先實用新型申請會被視為撤回，若符合授權條件，在后發明申請才可被順利授權。但是這明顯與法律規定中的優先權的期限產生了矛盾，在實際操作過程中要求本國優先權期限從一年被縮短為了半年。

筆者還不能對《審查指南》的立法本意進行揣測，或許立法者有著更多的考慮，但僅就筆者所分析的情況而言，上述規定對于申請人來說是有失公平的。在本文中，筆者根據自己的從業經驗進行了一些總結，目的是能夠與讀者共同進步，文中內容僅代表個人觀點，不當之處，還請讀者批評指正。

李寧，北京集佳知識產權代理有限公司保定分公司，專利工程師。