說明書公開的若干問題研究
——以“小i機器人”案為基礎

萬 琦

說明書公開的若干問題研究
——以“小i機器人”案為基礎

萬 琦

內容提要：說明書公開①基于“小i機器人”案，本文討論的問題主要涉及《專利法》第26條第3款，即專利實務界所稱的“充分公開”的問題。由于在專利審查中，若審查員指出說明書并未充分公開相應的技術方案，通常申請人的修改文件可能會進一步違反《專利法》第33條關于修改超范圍的規定，從而導致審查員關于充分公開的論述存在誤導申請人之嫌。因此，本文不再使用“充分公開”這一術語以及相應類似的表述。應當充分考慮申請文件的技術貢獻。在專利確權程序中，禁止反悔原則應當謹慎適用。同時，依據“三性”評判為主線的審查政策，在判定說明書是否符合公開要求時，人們應當依據本領域普通技術人員的知識水平，在申請文件撰寫瑕疵和技術貢獻之間作出平衡，并適當考慮該行業特點對于申請文件撰寫的影響，而不應當不適宜地提高申請文件撰寫要求。

說明書公開 技術貢獻 “三性” 評判 禁止反悔原則

一、基本案情

（一）審理過程

“小i機器人”案涉及專利號為200410053749.9、發明名稱為“一種聊天機器人系統”的發明專利，現專利權人為上海智臻網絡科技有限公司。針對本專利，蘋果電腦貿易（上海）有限公司（以下簡稱蘋果公司）于2012年11月19日向專利復審委員會提出了無效宣告請求，其理由是：權利要求1、3至8、9、11不符合《專利法》第22條第2款的規定，權利要求1至11不符合《專利法》第22條第3款的規定，專利說明書不符合《專利法》第26條第3款的規定，權利要求1至11不符合《專利法》第26條第4款的規定，權利要求1至11不符合《專利法實施細則》第20條第1款、第21條第2款的規定。

在成立5人合議組對該案進行審理后，專利復審委員會作出第21307號決定，維持本專利有效。隨后，該決定為北京市第一中級人民法院的（2014）一中行初字第184號行政判決所維持。

之后，蘋果公司向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于2014年10月16日公開審理此案，2015年4月21日作出（2014）高行（知）終字第2935號行政判決，撤銷一審判決和第21307號無效決定。

（二）技術方案

本專利是為了提供一種聊天機器人，用戶可以和機器人聊天，更可以“命令”機器人為用戶查找信息，做游戲等。為此，本專利公開一種用戶與聊天機器人進行對話的聊天機器人系統，用戶通過即時通訊平臺或短信平臺與聊天機器人進行對話，該聊天機器人系統設置有過濾器，用來區分通訊模塊接收到的用戶語句是否為格式化語句或自然語言，并根據區別結果將該用戶語句轉發至相應的人工智能服務器、查詢服務器或游戲服務器（格式化語言比自然語言能更為快速地被處理，由此實現了快慢分流的效果，提高了處理效率和準確率，也提升了智能化）。人工智能服務器具有辨識與語法分析功能，通過對用戶輸入自然語言進行處理和分析，并和數據庫中的內容進行語義配對，找到最為匹配的回答作為機器人的答復發送給用戶以實現人機交互。另外，聊天機器人系統可以向用戶提供信息查詢、游戲互動等服務。

事實上，把本專利的技術特征分解開來，例如人工智能服務器、通訊模塊、過濾器等都屬于現有技術。本專利的關鍵在于通過設置過濾器和人工智能服務器，基于現有技術而提出了一個新的系統架構。

（三）爭議焦點

本案涉及的主要焦點問題在于，利用游戲服務器來實現游戲功能是否為說明書所公開。對此，專利復審委員會認為，專利說明書第3頁第11－14行記載了聊天機器人本質上是一個或若干個機器人服務器，其中設置有通訊模塊、過濾器、對話模塊、查詢模塊，其一端連接用戶，另一端連接人工智能服務器和/或查詢服務器和/或游戲服務器，如本專利附圖1所示，即實施例中公開了用戶通過機器人服務器連接到游戲服務器。另外，本專利說明書第5頁第7－9行記載了在機器人中我們特別倡導互動性，機器人可以實現以下互動游戲（智力闖關、智力問答、24點、猜數字等）。本領域技術人員由上述記載內容能夠實現，用戶通過即時通訊平臺與聊天機器人進行對話，該聊天機器人的另一端連接游戲服務器，根據聊天機器人識別的對話內容，用戶就可以利用游戲服務器實現以文字互動為基礎的游戲功能，因此本領域技術人員根據說明書的上述記載能夠實現本發明利用聊天機器人系統的游戲服務器互動游戲的功能。

一審法院認為，游戲功能是在擬人化對話的基礎上的附加功能，并不是實現本發明必不可少的技術內容，對于權利要求1中限定的游戲服務器，本領域技術人員運用其普通技術知識可以知曉，聊天機器人系統必然對用戶語句進行語言分析，將語言分析后將與游戲相關的內容發送至游戲服務器。

對此，二審法院認為實現游戲功能是本專利實現擬人化的一種表現形式，并非擬人化的附加功能。相應地，游戲功能也應當是本專利權利要求1所記載的必要技術特征。同時，本專利原專利權人在答復國家知識產權局第一次審查意見通知書時指出，游戲服務器的存在使得權利要求1相對于對比文件1具有實質性特點，從而導致本專利具備創造性。由此可見，國家知識產權局也是基于該陳述才對本專利進行了授權。因此，如何實現游戲功能是實現本專利不可少的技術特征。然而，說明書僅僅記載了具有一個游戲服務器以及提到實現互動游戲的設想，而對于游戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接完全沒有記載，例如沒有記載語言分析模塊或者裝置，更未記載如何對相關的語句進行分析處理后將與游戲相關的內容發送至游戲服務器。根據說明書的記載和教導，在本專利的聊天機器人系統，如果用戶輸入的是和游戲相關的語句，即使其能夠由過濾器分析處理，其也只是被過濾器判斷為自然語句或格式化語句，而送到人工智能服務器或查詢服務器中，根本不可能送到游戲服務器中。由此可見，本專利說明書未公開如何實現本專利權利要求1所限定的游戲功能，違反了《專利法》第26條第3款的內容。

二、說明書公開應當充分考慮申請文件的技術貢獻

《專利法》第26條第3款規定，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準；必要的時候，應當有附圖。摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。通常，說明書公開的制度價值在于：（1）可以使社會公眾能夠及時地了解一項技術，從中獲得技術啟示，并在專利權期滿后為公眾所完全掌握并自由運用；（2）限制申請人過早提出專利申請，防止將帶有預期與推測性質的方案提交申請；（3）限制申請人謀求過分寬泛的保護范圍的可能性，如果其視圖獲得較大的保護范圍，那么必須對其權利要求所涵蓋的技術方案進行必要揭示。②參見崔國斌著：《專利法：原理與案例》，北京大學出版社2012年版，第307頁。

為了專注于專利審查工作的重心，進而提高審查效率，國家知識產權局確立了“三性”③即實用性、新穎性、創造性。當然，堅持“三性”主線的審查政策并非對其他可專利性要件的刻意忽略。在專利申請明顯違反其他可專利性條款的情況下，專利的有效性也將會直接予以否定。評判為主線的審查政策。事實上，專利法所規定的大部分可專利性要件之間并非完全割裂，對于一項專利有效性的評判，這些要件是有機地結合在一起的，而“三性”往往是這些要件的重點。例如，單一性的判定需要以創造性為前提，而是否缺少必要技術特征也需要根據“三性”的要求來評定。因此，在審查實踐中，“三性”要件尤為受到重視，而技術貢獻往往又是考慮的重中之重。

對于說明書公開而言，“三性”要件尤其是技術貢獻，同樣也是判斷說明書公開時需要考慮的內容。說明書公開的目的在于本領域技術人員在閱讀說明書之后，不需付出創造性勞動，就能理解并實施該發明或者實用新型，解決發明或者實用新型所要解決的技術問題，產生其預期的有益效果。④參見尹新天著：《中國專利法詳解》，知識產權出版社2011年版，第361頁。然而，通常發明或者實用新型所要解決的技術問題會有多個，且并非為說明書所直接記載的技術問題。此時，只有在專利申請滿足了“三性”要件、明確了其技術貢獻的情形下，進一步判斷說明書是否公開才有意義，例如說明書是否公開了使得專利申請具有創造性的技術特征。

在本案中，二審法院正是遵循這一思路進行裁判的。二審法院認為，本專利原專利權人在答復國家知識產權局第一次審查意見通知書時指出，游戲服務器的存在使得權利要求1相對于對比文件1具有實質性特點，從而導致本專利具備創造性。由此可見，國家知識產權局也是基于該陳述才對本專利進行了授權。因此，如何實現游戲功能是實現本專利不可少的技術特征。然而，說明書僅僅記載了具有一個游戲服務器以及提到實現互動游戲的設想，而對于游戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接完全沒有記載，因此違反了《專利法》第26條第3款的規定。

本文認為，二審法院對于游戲服務器屬于本發明技術貢獻的認定值得商榷。首先，如前所述，把本專利的技術特征分解開來，例如人工智能服務器、通訊模塊、過濾器等都屬于現有技術。本專利的關鍵在于通過設置過濾器和人工智能服務器，基于現有技術而提出了一個新的系統架構，該系統架構才是本發明的價值所在，而二審法院的認定割裂了本發明整體技術方案的構思。其次，二審法院在此處適用禁止反悔原則來印證自身的觀點。通常，在專利法領域，禁止反悔原則主要適用于專利侵權程序，其原因在于專利審批的相關內容已較為固定。然而，該原則如何適用于專利審批程序⑤事實上，專利確權程序也可以視為廣義上的專利審批程序。是需要多加斟酌的，因為由于不同階段對比文件的不同和申請文件不斷的修改，專利審批內容往往處于不斷的變動中，申請人的每次具體陳述往往難以絕對固定。就本案而言，對于本申請技術貢獻的評判，二審法院僅以申請人答復第一次審查意見通知書的陳述作為評判游戲服務器為本發明技術貢獻的依據，而忽略了第二、三次審查意見通知書指出的權利要求1缺少“過濾器”這一必要技術特征以及申請人增加“過濾器”相關特征的事實，似有斷章取義之嫌。

三、說明書公開的程度

說明書的記載達到何種程度，才算滿足“清楚”、“完整”和“能夠實現”的要求？為了統一認識，《專利法》第26條第3款規定以“所屬技術領域的技術人員”這一假設的“人”為標準進行衡量。

在本案中，專利復審委員會認為本領域技術人員根據說明書的記載能夠實現本發明利用聊天機器人系統的游戲服務器互動游戲的功能，其考慮因素在于：1.對本案涉及到的相關現有技術進行了解后，專利復審委員會認為，信號的發送和接收、根據格式化命令語句的屬性使其執行相關的查詢或游戲功能等，均為本領域較為成熟的技術，屬于本領域技術人員能夠實現的技術內容；2.雖然本專利在附圖和文字描述中對于格式化語言怎樣發送到游戲服務器的撰寫存在瑕疵，但是對本領域技術人員來說，游戲的運行是根據用戶的輸入對預先存儲的規則集合進行查詢，并向用戶提示結果、再查詢的過程。所以，游戲是一種特殊的查詢，因而本領域技術人員完全有能力按照與查詢服務器類似的方式使得與游戲相關的語句在由過濾器分析處理后送到游戲服務器。

然而，二審法院認為，本專利說明書對于游戲服務器與聊天機器人的其他部件如何連接完全沒有記載，例如沒有記載語言分析模塊或者裝置，更未記載如何對相關的語句進行分析處理后將與游戲相關的內容發送至游戲服務器。

可見，雙方對于何種語言以及采取何種方式傳送給游戲服務器存在理解上的誤差。專利復審委員會認為本申請至少可以就格式化的語言、通過類似傳遞給查詢服務器的方式傳送給游戲服務器，而二審法院認為這是不清楚的，需要給出足夠明確的記載、教導或者指引。

客觀而言，本申請確實存在一些撰寫上的瑕疵，至少在游戲服務器和實現游戲功能這一塊著筆過淺。但是，筆者認為這并不足以構成申請文件未滿足說明書公開要件的原因：

首先，除了提高審查效率，“三性”評判為主線審查政策的合理性還在于保護真正的發明創造，彌補申請人撰寫能力的不足，而這與當前確保有創造性的發明取得專利權的司法保護政策也是一致的。⑥參見孔祥俊著：《知識產權法律適用的基本問題》，中國法制出版社2013年版，第68頁。在該審查政策的指導下，在專利申請具有實質性技術貢獻情況下，審查員不可因申請人撰寫上的形式性瑕疵而否定其所做出的貢獻。就本案而言，涉案專利的創新點在于通過設置過濾器和人工智能服務器，基于其他如通信模塊等現有技術而提出了一個新的系統架構。因此，我們不能因為申請人對于游戲服務器部分撰寫得過于簡單而忽視其所作出的技術貢獻，而應當在評判其專利有效性時在撰寫瑕疵與技術貢獻之間尋找一個平衡點。

其次，對于游戲服務功能的實現而言，專利復審委員會認為本申請至少可以就格式化的語言、通過類似傳遞給查詢服務器的方式傳送給游戲服務器。第一，本案擬人化對話的載體是格式化命令語句和自然語言，而申請文件并沒有記載除人工智能服務器之外的服務器可以處理自然語言。第二，本專利說明書發明內容部分明確提及，“本發明的目的在于提供一種聊天機器人系統，用戶可以和機器人聊天，但得到的是十分擬人化的對話，除了交互式的對話，更可以‘命令’機器人為用戶查找信息、做游戲等”，而其中的“命令”與格式化命令語句、格式化語句在本申請中為相同概念。在本領域中，如何將格式化語句傳送給游戲服務器有很多成熟的實現方式，因此本領域技術人員根據說明書的記載能夠實現本發明利用聊天機器人系統的游戲服務器互動游戲的功能。

再次，本案屬于計算機通信領域的案件，該領域專利文件的撰寫方式與其產業發展的特點息息相關。當前，計算機通信技術日新月異，該領域的發明創造與其它領域不同，它的創造性勞動經常體現于系統架構中。通常，系統架構往往最先設計出來，然后在此基礎上進行具體部件的搭建、程序編寫等。換言之，系統架構的改進是該領域最有價值的部分。因此，我們經常見到該領域內的說明書中多以流程圖、邏輯框圖等形式來對技術方案進行闡述，而權利要求部分多以系統模塊和功能性限定的方式來對技術方案進行限定。對于系統架構的改進，只要將具體功能予以說明，本領域技術人員就可以根據現有技術來實現。因此，正是基于計算機通信領域的特點，專利復審委員會認為本專利說明書記載的技術方案是清楚、完整和能夠實現的。

事實上，二審法院的判決中提及的“說明書記載的信息量應當足夠充分或者至少應當提供足夠明確的指引”也存在一定的問題。第一，該項標準提高了對說明書公開的要求。說明書是否滿足公開的要件應以本領域技術人員的標準來評定。根據本領域的技術人員的定義，針對專利申請所要解決的技術問題，其具有尋找獲知現有技術的能力，不存在必須說明書給出指引的問題。為此，審查指南并沒有提出如同二審法院的標準；相反，審查指南采用了更為彈性的做法，即審查員如果有合理的理由質疑發明或者實用新型沒有達到公開的要求，則應當要求申請人予以澄清。⑦參見國家知識產權局：《專利審查指南》，知識產權出版社2010版，第132頁。在本案中，二審法院也可以要求當事人對技術方案的相關內容進行陳述并提交證據。第二，說明書公開標準的提升會增加申請文件撰寫的難度。總體來說，說明書內容公開到何種程度是申請人的一項權利。然而，由于公開標準的提升，為了能獲得專利的授權或者維持專利權的有效，申請人不得不更多地披露其技術內容，使得申請文件撰寫的難度加大。第三，說明書公開標準的提升會加大專利審查的難度。本領域技術人員能夠實施的內容必然是現有技術的內容，對于現有技術內容如果都要求逐一進行闡述，雖然能夠幫助人們獲取相關知識，提供足夠的指引和教導，但無疑會因說明書中記載了過多技術細節而無法突出發明構思本身，⑧參見李楠：《關于“小i機器人”案的探討：能夠實現＝充分公開？》，http://w w w.zhichanli.co m/article/7302，最后訪問日期：2015年5月6日。進而加大了專利審查的難度。

四、小 結

“小i機器人”案終審判決一出，再次引起了業界對于說明書公開要件的熱議。從法院的角度而言，其希望說明書應盡可能對技術方案給出教導和指引，特別是能有豐富的實施例以便于侵權案件的裁判。然而，這一出發點不能以忽視本領域技術人員的認知能力、不當地提高專利文件撰寫難度為代價，忽略一個行業一直以來形成的發展模式，進而因為撰寫上的瑕疵而無效一項真正的發明創造。同時，說明書公開應當充分考慮申請文件的技術貢獻。在專利確權程序中，禁止反悔原則應當謹慎適用。

The determination of disclosure of description should be based on technical contributions. In the patent affi rmation procedure， Principle of Estoppel should be applied carefully. Meanwhile， when judging whether the description discloses the technical content， we should base on the technical knowledge of average skilled people in the industry， balance the flaws in application documents and technical contributions， pay attention to the infl uence to application documents' writing from the related industries and should not enhance the requirements of application documents' writing inappropriately.

disclosure of description； technical contributions； judgment of practical applicability；novelty and inventiveness； principle of estoppel

萬琦，國家知識產權局專利復審委員會，華東政法大學博士后研究人員