美國法上域名與商標指示性合理使用之借鑒

趙建良

美國法上域名與商標指示性合理使用之借鑒

趙建良

內容提要：域名與指示性合理使用的歷史均比較短暫。指示性合理使用自誕生以來一直處于爭議之中，只有少數法院承認了該原則，但具體處理存在差異，大多數法院仍以傳統的多因素混淆可能性分析或商標法基本原理處理此類案件。商標指示性合理使用實質是由原告通過修正的多因素混淆可能性分析證明是否存在贊助或許可混淆，與其他商標侵權案件并無根本性區別。美國法院對于域名中的指示性合理使用也存在嚴重分歧，幾乎相同的事實，結果完全不同，但總體上偏重于保護商標持有人。塔伯瑞（Tabari）案首次將指示性合理使用原則完整地應用于域名中，做出了突破性判決，特別是該案關于相關消費者的界定發出了初始興趣混淆在域名領域死亡的信號。

指示性合理使用 域名 混淆可能性

引 言

商標天然具有傳遞信息的性質，域名申請人在二級域名中使用商標可以向互聯網用戶傳遞表達某種意義，如域名www.buy-a-lexus.com（購買雷克薩斯汽車）和www.buyorleaselexus.com（租售雷克薩斯汽車）可以告訴用戶該網站專長于豐田公司雷克薩斯牌高級轎車銷售和租賃業務。因此引發的問題是，域名所有人在何種范圍上對他人商標的使用是合理的，可以通過商標指示性合理使用抗辯？商標指示性合理使用基于這樣一種基本認識：任何人均可自由地使用商標說明該商標所本文示的產品。①Michael Grynberg, Things Are Worse than We Think: Trademark Defenses in a “Formalist” Age, 24 Berkeley Tech. L.J. 897, 956(2009).具體地說，就是被告未經許可使用原告的商標解釋說明原告的產品，而不是用作被告產品的名稱，雖然其最終目的是為了說明被告自己的產品。②Cairns v. Franklin Mint Co. 279 F.3d 796, 802 (9th Cir. 2002).在美國法上，常見的在域名中指示性使用他人商標引發的爭議包括下列情形：（1）經營二手商品網站的域名。在玩具公司訴佩羅曼案（Ty v. Perryman）中，被告以域名www.bargainbeanies.com（購買賓尼牌布娃娃）銷售玩具公司生產的二手賓尼布娃娃、賓尼熊等毛絨玩具，域名中的BEANIES是玩具公司在聯邦主簿注冊的馳名商標，原告以聯邦反淡化法（FTDA，Federal Trademark Dilution Act 1995， 15 U.S.C. 1125（c））起訴，法經濟學代表人物、聯邦第七巡回上訴法院波斯納法官撰寫了該案判決書，認為被告并未將原告的商標用于區別自己的產品，如果那樣做確實可能淡化BEANIES商標與原告產品的聯系，但被告僅僅是用原告的商標識別原告的產品，沒有任何事實支持做出禁令反對被告在域名中使用BEANIES表明她完全有權利做的事——在自己的網站出售賓尼布娃娃。③Ty v. Perryman , 306 F.3d 509, 513(7th Cir. 2002).（2）從事與原告產品有關的銷售、中介經紀活動的域名。在豐田汽車銷售公司（美國）訴塔伯瑞案（Toyota Motor Sales， U.S.A.， Inc. v. Tabari）（下稱塔伯瑞案）中，第九巡回上訴法院認為，被告在域名buy-a-lexus.com和buyorleaselexus.com中含有LEXUS商標屬于指示性合理使用，因為被告主要業務是從事LEXUS汽車的購買、租賃等中介經紀服務，需要使用該商標向客戶介紹業務的性質和特征。④Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171 (9th Cir. 2010).（3）提供配套產品或服務的域名。經營者為了在域名中說明自己產品匹配的對象，例如為iPod用戶提供耳機配件或專門修理服務，可能選擇域名ipodcases.net（提供iPod配件）或wefixipod.com（我們維修iPod）。（4）控訴網站（gripe sites）的域名。此類網站登載、轉發消費者對產品的各種意見、不滿或相關競爭產品的信息，域名通常是商標名+否定性詞語+域名后綴（trademark-pejorativeterms.com），例如nikesucks.com（耐克公司是傻瓜）是一個批評NIKE公司的網站。商標在這些控訴網站運營中發揮著重要作用，如同可口可樂商標有助于消費者在水泥混凝土的實體店中快速找到自己中意的軟飲料那樣，互聯網用戶可以使用商標迅速找到有關商品的評論信息。⑤Tom Abeles, Trademark’s Unfair Nominative Fair Use Defense: Protecting e-Commentary from Censorship by Corporate Monoliths, 33 Hastings Comm. & Ent. L.J. 181, 185(2011).如果商標持有人僅僅因為這些內容對他們是消極的和冒犯的就可以禁止使用其商標，公司將因此逃避對其產品的批評。⑥L.L. Bean, Inc. v. Drake Publishers, 811 F.2d 26, 33(1st Cir. 1987).此類網站的評論有些是純粹關于商品的評論，但也不乏比較廣告甚至籌資等其他商業活動，不過在商標案件中，法院常常不區分非商業言論與商業言論。⑦Steven M.Perez, Comment, Confronting Biased Treatment of Trademark Parody under the Lanham Act, 44 EMORY L.J. 1451, 1468-69(1995).（5）生產競爭產品的域名。例如一個聲稱自己的便攜音樂播放設備比iPod更優質、更輕巧、更易用、更便宜的經營者，可能使用域名betterthanipod.com（比iPod更優質），這樣更有利于與iPod競爭，當然最終使競爭性市場經濟成為可能。

對域名中使用商標行為的分析，一方面應允許符合條件的經營者在域名中使用他人商標準確地介紹說明自己商事活動的性質和特點，這是市場經濟鼓勵的正當競爭行為，合法的產品創新、經營創新不應受制于動輒得咎的“寒蟬效應”；另一方面也應當保護商標持有人投入精力、時間、金錢形成的商譽不被非法盜用。在電子商務廣泛流行的互聯網+時代，法律不得不進行某些變革以適應商事活動大量由互聯網完成的新常態。域名中的商標指示性合理使用分析內含著上述商標法的雙重目的，是衡平商標專用權與相關權益的一個工具，是上述諸方面的一個總標題。

本文除引言外包括三個部分：第一部分梳理美國各法院對于判例法上指示性合理使用的不同態度；第二部分探討指示性合理使用分析在域名案件中相互矛盾的處理結果；第三部分提出上述做法對我國的借鑒意義。最后是一個簡單的總結。

一、法官造法：商標指示性合理使用

指示性合理使用是第九巡回上訴法院在1992年街區新男孩們訴美國新聞出版公司案（New Kids on the Block v. News America Publishing，Inc.）（下稱新男孩案）中創造的，屬于判例法上的侵權抗辯事由，與規定在《蘭哈姆法 》第33條（b）（4）（即15 U.S.C. §1115（b）（4））的合理使用抗辯（descriptive fair use， classic fair use，statutory fair use， traditional fair use，本文統一稱為成文法上的合理使用，以與判例法上的指示性合理使用區分）不同，但是它蘊含的商標法理念并不新穎。在1924年普林斯特尼茨訴科特案（Prestonettes， Inc. v. Coty）（下稱普林斯特尼茨案）中，被告購買科特品牌的真品香水等衛生盥洗用品分裝或壓縮后出售，在瓶子的標簽中說明“科特生產，普林斯特尼茨分裝，普林斯特尼茨獨立于科特”，原告訴稱被告使用“Coty”商標侵權。霍姆斯大法官闡述了商標權的屬性，認為商標權的邊界僅在于保護商標人的商譽，商標的功能在于區分產品來源，它沒有授予權利人禁止他人說明事實真相的權利，“商標不是禁忌”。⑧Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 368 (1924).

指示性合理使用是第九巡回上訴法院在1992年街區新男孩們訴美國新聞出版公司案（New Kids on the Block v. News America Publishing，Inc.）（下稱新男孩案）中創造的，屬于判例法上的侵權抗辯事由，與規定在《蘭哈姆法 》第33條（b）（4）（即15 U.S.C. §1115（b）（4））的合理使用抗辯（descriptive fair use， classic fair use，statutory fair use， traditional fair use，本文統一稱為成文法上的合理使用，以與判例法上的指示性合理使用區分）不同，但是它蘊含的商標法理念并不新穎。在1924年普林斯特尼茨訴科特案（Prestonettes， Inc. v. Coty）（下稱普林斯特尼茨案）中，被告購買科特品牌的真品香水等衛生盥洗用品分裝或壓縮后出售，在瓶子的標簽中說明“科特生產，普林斯特尼茨分裝，普林斯特尼茨獨立于科特”，原告訴稱被告使用“Coty”商標侵權。霍姆斯大法官闡述了商標權的屬性，認為商標權的邊界僅在于保護商標人的商譽，商標的功能在于區分產品來源，它沒有授予權利人禁止他人說明事實真相的權利，“商標不是禁忌”。⑧Prestonettes, Inc. v. Coty, 264 U.S. 359, 368 (1924).

在新男孩案中，科津斯基（Kozinski）代表審判法官撰寫了判決書，認為從已知最早的1618年英國普通法判例南方訴豪案（Southern v. How）⑨79 Eng.Rep. 1243(K.B.1618).保護商標不被盜用開始，商標法區分產品生產者的目的一直沒有變化，適用范圍限于制止經營者搭競爭對手的便車，商標是針對特定文字、符號有限的財產權利。⑩New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306 (9th Cir. 1992).根據普通法遵循先例的原則，法院引用了一些類似權威判例。例如大眾汽車公司訴丘奇案（Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church）（下稱大眾汽車公司案），?411 F.2d 350 (9th Cir.1969).如果被告在修車廣告中完全不使用“Volkswagen”或其縮寫“VW”（大眾汽車公司商標），社會公眾將無法知道被告的服務內容是專修大眾汽車，被告沒有向社會公眾暗示他是大眾汽車公司分支機構或經過大眾汽車公司特別授權，他只是使用原告商標說明他擅長修理的汽車品牌。只有使用原告商標才能描述說明特定事物，又沒有盜用競爭對手信譽的商標使用可以歸納為一類，稱為商標指示性使用，這種名義上對商標的使用在商標法的規范之外，?New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306-08 (9th Cir. 1992).因為判斷的時候完全不考慮消費者反應，而只考慮被告做或沒做什么暗示與商標持有人存在贊助或許可關系的行為。?New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306-08 (9th Cir. 1992).此種商業中的使用者有指示性使用商標的權利，只要滿足以下三個要件：（1）不使用該商標無法恰當說明某產品；（2）對該商標的使用僅限于說明產品；（3）使用者沒有從事任何暗示與商標持有人存在贊助或許可關系的行為，完全拋棄了該院埃莫夫有限公司訴斯里克拉夫特案（AMF， Inc. v. Sleekcraft Boats）?599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir.1979).確立的傳統混淆可能性多因素分析（下稱斯里克拉夫特分析法），?美國各巡回上訴法院分別有自己的混淆可能性多因素分析，如下面第三巡回上訴法院的十因素分析（拉普分析），但它們有明顯的共同之處，均以寶麗來公司訴寶麗拉電子公司案（Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. 287 F.2d 492, 495(2d Cir. 1961)）（下稱寶麗來分析）為基礎，考慮的因素有：（1）原告商標的顯著性；（2）商標相似性；（3）雙方產品銷售地點是否接近；（4）原告產品擴張的可能性；（5）實際混淆的證據；（6）被告的意圖；（7）被告產品質量；（8）消費者認知能力。正式發明了判例法上的指示性合理使用。

在新男孩案中，科津斯基（Kozinski）代表審判法官撰寫了判決書，認為從已知最早的1618年英國普通法判例南方訴豪案（Southern v. How）⑨79 Eng.Rep. 1243(K.B.1618).保護商標不被盜用開始，商標法區分產品生產者的目的一直沒有變化，適用范圍限于制止經營者搭競爭對手的便車，商標是針對特定文字、符號有限的財產權利。⑩New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306 (9th Cir. 1992).根據普通法遵循先例的原則，法院引用了一些類似權威判例。例如大眾汽車公司訴丘奇案（Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church）（下稱大眾汽車公司案），?411 F.2d 350 (9th Cir.1969).如果被告在修車廣告中完全不使用“Volkswagen”或其縮寫“VW”（大眾汽車公司商標），社會公眾將無法知道被告的服務內容是專修大眾汽車，被告沒有向社會公眾暗示他是大眾汽車公司分支機構或經過大眾汽車公司特別授權，他只是使用原告商標說明他擅長修理的汽車品牌。只有使用原告商標才能描述說明特定事物，又沒有盜用競爭對手信譽的商標使用可以歸納為一類，稱為商標指示性使用，這種名義上對商標的使用在商標法的規范之外，?New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 306-08 (9th Cir. 1992).因為判斷的時候完全不考慮消費者反應，而只考慮被告做或沒做什么暗示與商標持有人存在贊助或許可關系的行為。?Chad J. Doellinger, Nominative Fair Use: Jardine and the Demise of a Doctrine, 1 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 66, 67(2003).此種商業中的使用者有指示性使用商標的權利，只要滿足以下三個要件：（1）不使用該商標無法恰當說明某產品；（2）對該商標的使用僅限于說明產品；（3）使用者沒有從事任何暗示與商標持有人存在贊助或許可關系的行為，完全拋棄了該院埃莫夫有限公司訴斯里克拉夫特案（AMF， Inc. v. Sleekcraft Boats）?599 F.2d 341, 348-49 (9th Cir.1979).確立的傳統混淆可能性多因素分析（下稱斯里克拉夫特分析法），?美國各巡回上訴法院分別有自己的混淆可能性多因素分析，如下面第三巡回上訴法院的十因素分析（拉普分析），但它們有明顯的共同之處，均以寶麗來公司訴寶麗拉電子公司案（Polaroid Corp. v. Polarad Electronics Corp. 287 F.2d 492, 495(2d Cir. 1961)）（下稱寶麗來分析）為基礎，考慮的因素有：（1）原告商標的顯著性；（2）商標相似性；（3）雙方產品銷售地點是否接近；（4）原告產品擴張的可能性；（5）實際混淆的證據；（6）被告的意圖；（7）被告產品質量；（8）消費者認知能力。正式發明了判例法上的指示性合理使用。

在1992年后的此類案件中，第九巡回上訴法院不斷發展該原則，幾次比較重要而且有時前后矛盾的的演化是：2002年花花公子訴韋爾斯案（Playboy Enterprises v. Welles）（下稱韋爾斯案），該院認為，被告提出指示性合理使用抗辯時，要以新男孩案確立的三因素分析取代該院一直適用的斯里克拉夫特多因素分析，因為被告使用的文字與原告商標完全相同，如果適用斯里克拉夫特多因素分析法，幾乎所有指示性使用都會被認為存在混淆可能。?Playboy Enterprises v. Welles, 279 F.3d 796, 801 (9th Cir. 2002).2003年兄弟錄音公司訴賈丁案（Brother Records， Inc. v. Jardine）（下稱賈丁案）有兩個重大變化：一是不再認為指示性合理使用在商標法規范之外，而是認為新男孩案確立的第三個因素不過是混淆可能性的另一面，重新回到商標法傳統的侵權判斷標準上來；二是被告要證明不存在混淆可能性，?Brother Records, Inc. v. Jardine , 318 F.3d 900, 909 n.5 (9th Cir. 2003).該案即因為被告未能證明而被認為侵權。但是有學者指出，上述改變恰恰說明指示性合理使用是多余的，因為該抗辯其實是混淆可能性問題，斯里克拉夫特分析與指示性合理使用分析在證明同樣的問題，唯一的區別是增加了被告在斯里克拉夫特分析法下所沒有的證明負擔，被告勝訴更困難了。?Supra note 13, at 68.最近一次變化是引言部分提到的2010年塔伯瑞案，該院認為，地區法院的錯誤在于先由原告根據斯里克拉夫特分析證明存在混淆可能性，再由被告提出指示性合理使用作為積極抗辯（affirmative defense，含義詳見下文），而實際是指示性合理使用分析取代了斯里克拉夫特分析，當被告提出該抗辯時，被告只需要表明他使用商標是為了說明商標代表的產品，然后由原告根據新男孩案確立的三因素證明存在混淆可能性。?Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1182-83 (9th Cir. 2010).如上所述，賈丁案該院確實是由被告證明不存在混淆可能性，但已不符合2004年最高法院開普永久化妝公司訴持久印象公司案（KP Permanent Make-Up，Inc. v. Lasting Impression I， Inc.）（下稱開普案）的觀點：商標侵權案件由原告證明混淆可能性，被告無需證明不存在混淆可能性。?KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 118, 121(2004).這里應該注意，開普案解決的問題是當被告提出成文法上的合理使用抗辯而非判例法上的指示性合理使用抗辯時，被告是否要證明不存在混淆可能性，但是各法院均將最高法院開普案中的觀點應用到指示性合理使用案件。?Scott M. Smedresman, Fixing Nominative Fair use: An Analysis of Nominative Use Jurisprudence and a Suggestion on How to Resolve Its Conflicts, 15 U. Balt. Intell. Prop. L. J. 103, 123-24(2007); Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, What’s in a Domain Name? Nominative Fair Use Online after Toyota v. Tabari, 100 trademark Rep. 1290, 1323(2011).另外，有學者指出，“抗辯”之謂屬于用詞不當，因為抗辯指的是積極抗辯，積極抗辯不是對原告證據的簡單否認，而是提出了一個完全不同的事實，也就是說，即使承認原告的事實都是正確的，被告也會因為提出新的事實而不承擔法律責任，但是提出抗辯的一方必須證明該抗辯成立的所有要素，例如在合同糾紛中原告證明了被告應負違約責任，但是被告提出訴訟時效抗辯，對此被告負有提出證據并說服法官訴訟時效已過的舉證責任（結果意義上），如能證明，自不負違約責任。在商標侵權案件中，就是即使原告證明存在混淆可能性，被告也可以提出成文法上的合理使用抗辯，因而不承擔法律責任。?KP Permanent Make-Up, Inc. v. Lasting Impression I, Inc., 543 U.S. 111, 120(2004).指示性合理使用分析的一個主要分歧在于由哪一方證明新男孩案確立的判斷標準，?Baila H. Celedonia & Kieran Doyle, Century 21, the New Kid in Town: the Third Circuit Crafts a New Nominative Fair Use Test, 97 Trademark Rep. 989, 997(2007); J. David Mayberry, Trademark Nominative Fair Use: Toward a Uniform Standard, 102 Trademark Rep. 820, 840 (2012).尤其是第三個要素“贊助或許可混淆”其實就是混淆可能性問題，?Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526, 546 (5th Cir. 1998); Brother Records, Inc. v. Jardine , 318 F.3d 900, 909 n.5 (9th Cir. 2003).根據最高法院開普案有約束力的先例判決，應由原告證明存在混淆可能性，而非由被告證明不存在混淆可能性，指示性合理使用不屬于積極抗辯。

其他巡回上訴法院關于指示性合理使用原則分歧很大，?See Smedresman, supra note 21, at 113; J. David Mayberry, Supra note 23, at 840; Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, supra note 21, at 1301.概括起來，承認該原則的只有第三巡回上訴法院和第五巡回上訴法院，但是具體適用時與第九巡回上訴法院存在差異。

21世紀不動產公司訴蘭丁垂公司不正當競爭和商標侵權案（Century 21 Real Estate Corp.v. Lendingtree， Inc.）（下稱21世紀案）中，第三巡回上訴法院提出了自己不同于第九巡回上訴法院的處理方式。該院認為，指示性合理使用與成文法上的合理使用均屬于積極抗辯，?Century 21 Real Estate Corp.v. Lendingtree, Inc. 425 F.3d 211, 228 (3d Cir. 2005).當然，本文不同意此種見解。按照處理成文法上合理使用的通常做法，該院采取了兩步走的分析路徑：①Samuel M. Duncan, Protecting Nominative Fair Use, Parody and Other Speech-Interests By Reforming the Inconsistent Exemptions from Trademark Liability, 44 U. Mich. J.L. Reform 219, 234 (2011).先由原告根據四因素混淆可能性分析證明存在混淆可能性，再由被告根據基本照搬了新男孩案三因素的標準證明自己屬于指示性合理使用。②Century 21 Real Estate Corp.v. Lendingtree, Inc. 425 F.3d 211, 232 (3d Cir. 2005).但是此做法受到了該案少數派意見法官費希爾（Fisher）的批評，他主張僅僅由原只要這種使用沒有暗示虛假的分支機構或許可信息。⑥Tiffany (NJ) Inc. v. eBay Inc., 600 F.3d 93, 102, 103 (2d Cir. 2010).

客觀地講，指示性合理使用原則在美國尚缺乏統一的標準，并且大多數法院認為，應用多因素混淆可能性分析或商標法基本法理即可處理這類案件，無需所謂的創新，⑦Supra note 13, at 67.在實踐中該原則被認為處于尷尬和沒有意義的地位，⑧William McGeveran, Rethinking Trademark Fair Use, 94 Iowa L. Rev. 49, 89(2009).許多學者指出，現在是聯邦最高法院出面解決這種混亂局面的時候了。⑨See Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, Supra note 21, at 1301.

二、專用權的擴張與限制：域名中的商標指示性合理使用

與指示性使用原則類似，域名的歷史也不久遠，它首次出現于1985年，⑩Robert Isabella, Note, Moving beyond New kids and Century 21: A New Test for Nominative Fair Use in the Domain Name Context, 29 Cardozo Arts & Ent. L.J. 729, 730(2011).當時用戶主要是研究機構與軍事部門，域名的潛在價值以及可能給商家帶來的利益無人留意，甚至域名分配也被普遍認為是一個前景暗淡的行當，?李小武著：《商標反淡化研究》，浙江大學出版社2011年版，第52頁。逐漸地互聯網技術應用于我們生活的方方面面，互聯網+傳統零售有了淘寶，互聯網+傳統百貨賣場有了京東，互聯網+傳統銀行有了支付寶，我們步入了互聯網+時代。企業在從事電子商務的時候，通常希望把自己具有顯著性的商標或商號等標志性文字注冊為域名，但是有時候會發現自己的商標或商號已被他人注冊，例如20世紀90年代的美國，丹尼斯?托潘（Dennis Toeppen）被認為是一個臭名昭著的域名搶注者（cybersqutter），此人注冊了上百個與著名商標相同的域名，本文就涉及因他而引起的“名案”——全景國際有限合伙訴托潘案（ Panavision Int’l， L.P. v. Toeppen）（下稱全景案）。?141 F.3d 1316 (9th Cir. 1998).早期域名領域的一個重要問題是防止域名搶注，1999年之前，商標人主要以不正當競爭、商標侵權訴訟（15告根據修正后的八因素混淆可能性分析證明商標侵權。①Id. 248-250.

在卵石海灘公司訴十八旅游公司案（Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd.）中，第五巡回上訴法院部分采用了新男孩案確立的分析要素，由被告證明第二個要素“使用不超出必要限度”和第三個要素“使用沒有暗示分支機構、贊助或許可關系”，因為該案是比較廣告案件，第一個因素要求的“使用必要性”肯定能滿足，但是該院不對其他情形下是否考慮第一個因素發表意見。②Pebble Beach Co. v. Tour 18 I Ltd., 155 F.3d 526, 546 n.13 (5th Cir. 1998).

其他的巡回上訴法院要么明確反對指示性合理使用原則，要么以商標法基本原理處理此類案件。在帕卡公司訴電子搜索技術有限公司案（PACCAR Inc. v. TeleScan Technologies， L.L.C.）（下稱帕卡案）中，第六巡回上訴法院明確表示該院從來不采用指示性合理使用，而是應用自己的多因素混淆可能性分析。③319 F.3d 243, 256 (6th Cir.2003).全球通訊系統公司訴萊科思公司案（Universal Communication Sys.，Inc. v. Lycos， Inc.）中，第一巡回上訴法院表示該院以前未決定是否認可第九巡回上訴法院的指示性合理使用分析，該案也沒有可以適用的余地。④478 F.3d 413, 424 (1st Cir. 2007).在奧古斯都?斯托克訴國家餅干公司案（August Storck v. Nabisco， Inc.）中，被告在比較廣告中使用了原告商標，聲稱自己生產的糖塊味道與原告相似，但是卡路里含量要比原告低25%。地區法院發布禁令不允許被告使用原告商標，第七巡回上訴法院推翻了該禁令，因為禁令妨礙了對社會極其有益的一種競爭形式，使用競爭對手的商標又不產生來源混淆是允許的。⑤August Storck v. Nabisco, Inc., 59 F.3d 616, 618 (7th Cir. 1995).蒂芙尼訴易貝案（Tiffany （NJ） Inc. v. eBay Inc.），第二巡回上訴法院認為，無需訴諸指示性合理使用原則，因為商標法并不禁止使用原告商標銷售原告的產品，U.S.C. §§1125（a）（1）， 1141（1））或淡化訴訟（15 U.S.C. §1125（c））制止域名搶注，1999年11月29日，美國國會通過《反域名搶注消費者權益保護法》（ACPA，the Anticybersquatting Consumer Protection Act 1999），1999年10月24日，ICANN批準實施《域名爭議解決統一政策》（UDRP，Uniform Domain Names Resolution Policy）以后，商標持有人還可以根據ACPA，或者向ICANN認可的域名爭議行政性解決服務提供者根據UDRP及其程序規則提起強制行政程序裁決，①Jacqueline Lipton, Internet Domain Names, Trademarks and Free Speech, Edward Elgar Publishing Limited, 13, 92(2010).保護商標不被“托潘式搶注”。

在早期域名與商標案件中，無論基于混淆分析（主要是初始興趣混淆，initial interest confusion ）、淡化分析還是成文法上的合理使用，大多數法院支持商標持有人。法院在全景案中分析淡化訴訟時，不同意被告提出的所謂域名僅僅是一個地址，認為它的一個重要作用是區分誰擁有該網站，②Panavision Int’l, L.P. v. Toeppen , 141 F.3d 1316,1327 (9th Cir. 1998).具有類似商標的區分來源功能。當消費者不確定一個公司域名的時候，常常猜想公司的名稱就是公司的域名，③Id., citing Cardservice Int’l v. McGee, 950 F.Supp. 737, 741 (E.D.Va.1997).與公司名稱一致的域名是公司一項有價值的資產。④Id., citing MTV Networks, Inc. v. Curry, 867 F.Supp. 202, 203-204 n. 2 (S.D.N.Y.1994).當全景公司的潛在用戶鍵入panavision.com找不到該公司網頁的時候，他們會感到不滿、遭受挫折或認為原告的主頁不存在，這淡化了全景的商標。⑤Id.在商標侵權案件中，法院越來越依靠初始興趣混淆判定存在消費者混淆，法官們認為，在域名中使用原告的商標或者將商標內置于元標記（metatag）中即等同于侵權，因為尋找原告網站的消費者首先被轉移到了被告的網站中。⑥Supra note 41, at 17.

在帕卡案中，被告通過peterbiltnewtrucks. com（彼得比爾特新卡車），peterbiltusedtrucks.com（彼得比爾特舊卡車），kenworthtruckdealers. com（肯沃斯卡車經銷商）等幾個域名，經銷帕卡公司生產的重型卡車，其中含有帕卡公司注冊的卡車商標PETERBILT和KENWORTH。原告根據15 U.S.C. §§1114，1125（a），（c）起訴侵犯商標專用權、虛假標注來源（一種不正當競爭行為）和商標淡化，上訴法院維持了聯邦地區法院的禁令，認為當一個公司在表示網址的域名中使用競爭對手的商標，互聯網用戶往往會對網址的來源或其許可關系發生混淆，至于被告在網頁中否認與原告之間存在授權分支機構關系的聲明，法院認為這“來得太遲了”，⑦PACCAR Inc. v. Telescan Technlogies, 1.L.C., 319 F.3d 243, 253 (6th Cir. 2003).初始興趣混淆已經發生，在域名中商標的后面添加些一般的描述性詞匯，如trucks和dealers字樣，不足以區分域名和商標，并未降低混淆可能性。⑧Id. 252.對于被告提出自己的使用屬于指示性合理使用，法院表示該院從不遵循指示性合理使用原則，而且在此案中也不打算采用該原則。不過該院也從指示性合理使用作為一般參考原則的角度說明了不適用的原因，因為被告不僅在網頁文本中使用帕卡的商標，還在域名中包含了商標，當被告這么做的時候，就是在描述他自己的產品——他的網站，而不僅僅是描述說明原告的產品了，⑨Id. 256.這就不是指示性使用了。簡言之，法院認為，域名中不可能有指示性合理使用。此案事實與塔伯瑞案幾乎完全相同，但是判決完全不同。

塔伯瑞案引人注目之處，除了如前述它推翻了第九巡回上訴法院自己在指示性合理使用中由被告證明不存在混淆可能性的先例外，還首次完整地把指示性合理使用分析應用于域名，⑩Robert Isabella, Note, Moving beyond New kids and Century 21: A New Test for Nominative Fair Use in the Domain Name Context, 29 Cardozo Arts & Ent. L.J. 729, 730( 2011).認為被告在域名中含有他人商標構成指示性合理使用。還是那位創造了指示性合理使用原則的科津斯基法官撰寫判決，認為當被告使用商標說明描述商標所代表的產品本身的時候，不能適用多因素混淆分析，因為指示性合理使用分析取代了它。塔伯瑞使用LEXUS是用來說明他們的經營活動是做LEXUS汽車的經紀人，為LEXUS特約經銷商與消費者牽線搭橋促成交易，當他們說LEXUS的時候，就是意味著LEXUS，這被稱為指示性合理使用。①Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1175 (9th Cir. 2010).在應用新男孩案的三因素分析時，關于是否滿足第一個要素“使用必要性”，法院認為，雖然被告可以使用其他域名如autobroker.com（汽車經紀人）或者fastimports. com（快速買到進口車）（fastimports也是被告商號），或者在網頁中解釋他們的經營范圍，但均不能排除被告在域名中使用LEXUS商標表示他們專長于代理LEXUS汽車。被告需要讓消費大眾知道他們擅長于LEXUS汽車營銷，而這不使用LEXUS商標幾乎不可能。關于是否滿足第二個要素“使用不超過必要限度”和第三個要素“贊助或許可混淆”，法院認為，訴訟開始后被告已經對網站內容進行了更新，移除了LEXUS及斜體L標記，并在顯著位置以醒目字體掛出否認聲明：“本站非LEXUS特許經銷商或分支加盟機構，而是獨立的汽車經紀人。”②Id. 1180-81.與其他法院認為此否認聲明“來的太遲了”不同，該院認為沒有初始興趣混淆，消費者只是對buy-a-lexus. com和buyorleaselexus.com持一些懷疑，這不是混淆，③Id. 1179.一旦看到否認聲明，消費者馬上就會明白該網站與原告無關，因此有學者指出，塔伯瑞案發出了初始興趣混淆死亡的信號，④See Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, Supra note 21, at 1333.至少域名領域如此。

總之，域名中適用指示性合理使用的結果存在分歧，但是商標權人仍處于優勢地位。這種不統一給有財力和法律經驗的大公司選購法院（forum-shopping）提供了激勵，⑤See Peter M. Brody & Alexandra J. Roberts, Supra note 21, at 1321.從域名案件當事人來看，原告大多是像豐田這樣的大公司，被告往往是力量單薄的小公司甚至個人，而大公司憑借法律經驗選購法院的結果將會加劇這種法律適用的不統一，在塔伯瑞案的最后，第九巡回上訴法院甚至指出，加利福尼亞中區聯邦地區法院所犯的錯誤看來是由于原被告之間力量配置明顯不對等導致的，因為被告是自己代表自己參加訴訟，并建議聯邦地區法院重審時要聯系一下律師協會，看是否有律師志愿或費用打折代理被告參加訴訟。⑥Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1185 (9th Cir. 2010).

三、贊助或許可混淆：美國法的借鑒意義

我國沒有美國ACPA那樣專門解決域名糾紛的立法，只能根據不同法律規范的有關條款或遵循一般法律原則或精神，主要是《民法通則》、《商標法》、《反不正當競爭法》以及《最高人民法院關于審理涉及計算機網絡域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《域名糾紛司法解釋》）。⑦Xue hong, Domain Name Dispute Resolution in China：a Comprehensive Review, 18 Temp. Int’l & Comp. L.J. 1, 9-10(2004).本文以“域名糾紛”“精確”方式在北大法寶檢索相關司法案例，閱讀了其中發達地區、時間較近的判決，⑧廣州市中級人民法院（2012）穗中法民三終字第371號、372號、（2011）穗中法民三初字第217號，上海市第一中級人民法院（2013）滬一中民五（知）終字第136號，江蘇省高級人民法院（2013）蘇知民終字第0163號，北京市第一中級人民法院(2012)一中民初字第1186號、（2012）一中民終字第12386號，重慶市高級人民法院（2013）渝高法民終字第00124號，等等。雖然有少數被告在答辯中提出合理使用，但未對此論證，更沒有明確提出指示性合理使用抗辯（從指示性合理使用定義出發，而非僅僅看有無“指示性合理使用”這個字眼），也未見法官以合理使用或者指示性合理使用論證《域名糾紛司法解釋》第4條第3項，以說明被告對域名享有權益或具有注冊、使用域名的正當理由，大多以被告不享有與爭議域名有關的權益如商標權而認定注冊、使用域名沒有正當理由。在互聯網+時代，愈來愈多的經營活動通過電子商務實現，引言部分提及的經營活動均確有必要利用商標本身傳遞信息的性質，在域名中表達性使用商標（expressive uses of trademarks），⑨商標除了區分來源功能外，還天然地有傳達信息的功能，比較廣告、戲仿等均屬商標傳達信息功能的表達性使用。See William McGeveran, supra note 36, at 54.傳遞表達某種意義，說明和描述自己的業務性質和特點，克服市場經濟信息不對稱和市場調節的盲目性、滯后性。美國指示性合理使用分析及其在域名中的適用為我國處理類似問題提供了借鑒之道。

本文認為，指示性合理使用是一種不侵權的商標使用，其實質是由原告通過修正后的多因素混淆可能性分析證明是否存在贊助與許可混淆，被告無需證明不存在混淆可能性。新男孩案三因素的第一個因素“使用必要性”就是本文引言提及的那些必須使用原告商標的業務類型，第二個因素“使用未超過必要限度”和第三個因素“暗示存在贊助或許可關系”，兩者其實相輔相成，當使用未超過必要限度時，很難有贊助或許可混淆，因此可以歸結為“贊助或許可混淆”，應由原告承擔證明責任，這與美國聯邦最高法院開普案的觀點一致，在我國就是一般侵權訴訟“誰主張、誰舉證”。從類型化角度，在商標侵權訴訟中以消費者發生混淆對象為標準，商標混淆可以分為直接混淆（來源混淆）和間接混淆（贊助或許可混淆），①張玉敏著：《知識產權法學》，法律出版社2011年版，第333頁；張體銳著：《商標法上混淆可能性研究》，知識產權出版社2014年版，第24-25頁。混淆可能性是一切商標侵權案件的試金石，②Jonathan L. Schwartz, Making the Consumer Watchdog’s Bark as Strong as Its Gripe: Complaint Sites and the Changing Dynamic of the Fair Use Defense, 16 Alb. L.J. Sci. & Tech. 59, 80 (2006).當然也包括指示性合理使用案件，所以，贊助或許可混淆可能性的證明標準仍然是多因素混淆可能性分析，但是在指示性使用背景下，要去掉傳統混淆可能性分析的某些不適用因素（詳見下文）。值得稱道的是，我國一些法官在指示性合理使用案件上堅持了“混淆可能”原則，強調合理使用應“不致引起一般消費者或相關公眾對商品來源的混淆或誤認，也不應使消費者對該商品與使用的商標間產生某種聯想”。③陳惠珍：《“FOR VOLVO”與商標合理使用辨析》，載《電子知識產權》2006年第11期，第44頁；轉引自熊文聰：《商標合理使用：一個概念的檢討與澄清》，載《法學家》2013年第5期，第160頁。不過本文認為，指示性使用不會導致消費者對產品來源發生混淆即直接混淆，因為被告使用原告商標是描述說明原告自己的產品，不是作為被告產品的名稱，試想，有哪一個理性人會認為給某產品提供專修服務、配套產品的經營者或代理經銷商會是原告呢？只不過是認為兩者存在特約授權等關系。如果將原告商標直接用于自己的產品，又辯稱是指示性使用的，例如將原告舊貨完全翻新而又不去除原告商標即再次銷售，可將其作為一般商標侵權案件判斷混淆可能性，不屬于指示性合理使用案件，不適用指示性合理使用下的混淆可能性分析。當然，在指示性合理使用與其他案件如一般商標侵權、成文法上的合理使用等之間截然劃一條界線并不容易。美國法院有時候就分不清指示性合理使用與成文法上的合理使用，帕卡案還被認為不屬于指示性使用。

為統一指示性合理使用，有學者主張修改《蘭哈姆法》，將判例法的規則成文化，即在15 U.S.C. §1115（b）（4）中增加一句話，規定商標專用權受 “說明或評論商標或商標所有人的商品或服務” 的限制，④Jonathan Moskin, Frankenlaw: The Supreme Court’s Fair and Balanced Look at Fair Use, 95 Trademark Rep. 848, 873 n.104 (2005).如同15 U.S.C. §1125 （c）（3）規定商標淡化受指示性合理使用的限制。⑤See Samuel M. Duncan我國商標法經過三次修改，均未規定指示性合理使用，但是第59條規定了商標權的限制，可作類似修改，增加一項，規定“說明或評論商標或商標所有人的商品或服務的，注冊商標專用權人無權禁止他人正當使用”。

具體在域名背景下，可以分兩步：

第一步，被告證明“使用必要性”。當被告從事引言部分所述的商業經營活動或非商業行為時，即可滿足該要素，該案件屬于指示性合理使用案件，否則按照一般商標侵權案件對待。但這不是把指示性合理使用作為積極抗辯，被告只需說明自己的使用是以不導致混淆的方式，指示性使用原告商標，至于該使用是否合理的核心問題——混淆可能性，在第二步由原告證明。換言之，指示性合理使用在商標案件中的舉證責任（結果意義上）并未轉移。

第二步，指示性使用是合理的，即不存在贊助或許可混淆可能性，仍然采用多因素混淆分析，在域名背景下可以考慮的因素有：

一是否認聲明。否認聲明是認定指示性合理使用成立的一個重要條件，無論前電子商務時代還是電子商務時代，都是如此。普林斯特尼茨案被告在瓶子標簽上注明 “普利斯特尼茨獨立于科特 ”；大眾汽車公司案，被告在說明自己專修大眾汽車時，明確表明自己與大眾公司不存在授權修理或特許關系，①Volkswagenwerk Aktiengesellschaft v. Church, 411 F.2d 350,351 (9th Cir.1969).均被認為使用原告商標屬于真誠地表達被告的經營性質和特點，是為了說明事實真相。在電子商務時代，從韋爾斯案、21世紀案到塔伯瑞案，均將否認聲明視作指示性合理使用成立的一個重要條件。一般做法是在網頁的顯著位置以醒目字體標出本網站與商標人不存在任何贊助或特別許可授權關系。

二是多因素混淆可能性分析。傳統多因素混淆可能性分析，以經典的寶麗來分析為例，在域名指示性合理使用中仍有用武之地，但需要修正，去掉某些不適用的因素。例如，商標是否相同或近似以及商標的強度，既然是指示性使用，則被告使用的文字必然與原告商標完全相同，進而無論強商標或弱商標，均在原告商標效力范圍內。再如，雙方產品銷售地點是否接近，在判斷域名混淆可能性時也無需考慮，網絡空間是虛擬的實在，不具有客觀的物理屬性。其他要素，如原告產品擴張的可能性、實際混淆的證據、被告的意圖、被告產品的質量、消費者的認知能力，均可以適用于域名中的指示性合理使用分析，其中尤其要注意的是，在判斷消費者認知能力時相關消費者的界定，在某種程度上意味著對傳統域名領域觀點的背離。相關消費者已經熟悉網絡消費，是富有知識和文化，能處理復雜事務理性成熟的網民，不會認為每一個含有商標的域名均與商標人存在贊助或許可關系。②Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc. v. Tabari, 610 F.3d 1171, 1178 (9th Cir. 2010).電子商務的消費者會通過瀏覽網頁確定網站的真正開辦者，例如他們會看到網頁上的否認聲明，判斷雙方之間是否存在贊助或許可關系，不能說否認聲明“來得太遲了”，僅憑域名不會讓消費者產生混淆誤認，正如前所述，至少域名領域，初始興趣混淆出現了死亡的信號。

當然，這只是一個指南，不是窮盡性的，也不意味著某個因素是決定性的，可能某些因素之間也有交叉，如傳統多因素分析本身也會涉及到否認聲明，只不過在域名背景下將其突出單列。混淆可能性分析本身是一個法律問題與事實問題兼備的難點，③彭學龍：《論混淆可能性——兼評〈中華人民共和國商標法修改草稿〉（征求意見稿）》，載《法律科學》2008年第1期，第141頁。殊難決斷，但是一般說來，如果滿足上述諸因素，可以在域名中使用他人商標，不屬于域名搶注、商標侵權或淡化等。

結 語

本文系統梳理了美國商標指示性合理使用原則的演化及現狀，在歧見迭現的司法實踐和學理研究中擇善而從，指出指示性合理使用其實是一種不侵權的商標使用，由原告根據修正后的多因素混淆可能性分析，證明是否存在贊助或許可混淆。在同樣歷史短暫的域名領域，美國司法適用該原則的判例較少，在筆者閱讀范圍內甚至沒有發現我國法院適用該原則的判決，但在電子商務流行的互聯網+時代，很容易預期在我國也會發生此類案件，因此本文借鑒美國的司法實踐，提出了一個域名中指示性合理使用的判斷標準。

商標豐富了我們的語言和表達，許多馳名商標成為我們生活的一部分，甚至是某種文化生態和象征，這是商標與廣告結合的產物，是大公司精心將其植入我們集體記憶之中，因為單詞不會偶然地進入我們的生活。④Alex Kozinski, Trademarks Unplugged, 68 N.Y.U. L.Rev. 960, 975 (1993).商標持有人以巨額廣告投資把商標塞進了我們的字典，既有所得，但也不可避免地部分失去對商標的控制，如果使用商標時刻處于商標持有人訴訟威脅之中，那么有益的社會表達和商業表達將無從談起，⑤New Kids on the Block v. News America Publishing, Inc., 971 F.2d 302, 307 (9th Cir. 1992).無論是評論、戲仿、成文法上的合理使用，還是指示性合理使用等。其實，就商標法的原問題而言，商標區分來源的功能一直仍在發揮作用，有些問題本來就在商標法之外。

The history of indicative fair use and domain name is short. Indicative fair use has been in controversy since its birth， which has been recognized by few courts but the specifi c treatment is still different. However， most courts deal with such cases through traditional multi-factor analysis of likelihood of confusion or basic principle of trademark law. The substance of indicative fair use of trademark is to demonstrate the existence of likelihood of sponsorship or licensing by plaintiff through amended multi-factor analysis of likelihood of confusion， which is not fundamentally different with other trademark infringement cases. The attitude of US courts for indicative fair use of domain name exists serious differences， which results in completely different conclusions for almost same facts， but the courts overall emphasis on the protection of trademark holders. The principle of indicative fair use is applied in domain name fi rstly in Toyota v. Tabari case， which made a breakthrough decision， particularly sent out a signal of demise of initial interest likelihood in domain name related to relevant consumers.

indicative fair use； domain name； likelihood of confusion