美國多主體專利侵權認定規則的演變與啟示

劉友華 徐　敏

美國多主體專利侵權認定規則的演變與啟示

劉友華 徐敏

內容提要：隨著互聯網技術發展與商業模式創新，多個主體分開實施某項專利以規避侵權責任，日益成為專利侵權的常態，使多主體專利侵權責任的認定更為復雜。對此類案件，美國法院依據《專利法案》271條a款下的共同侵權提出了“代理”標準、“某些聯系”標準及“控制或指揮”標準，針對引誘和幫助侵權行為，對第271條b、c款下的間接侵權與直接侵權關系的認定，形成了一套嚴謹、清晰的多主體專利侵權認定規則，值得借鑒。

多主體專利侵權 直接侵權 間接侵權

隨著技術發展與商業模式創新，多個主體分開實施某項專利以規避可能的侵權責任，日益成為專利侵權的常態。與單一主體侵權相比，多主體專利侵權的責任認定更復雜。美國在多主體專利侵權認定實踐中形成了嚴謹、清晰的規則，值得借鑒。

一、美國專利法中的多主體專利侵權責任條款

美國多主體專利侵權可以分為三種類型：共同侵權（joint infringement），也稱“分開的侵權（divided infringement”）、引誘侵權（induced infringement）和幫助侵權（contributory infringement）。①法蘭克福、安東尼·C、克里博斯基、瑪麗·E：《美國多主體專利侵權法規的變化及其與歐洲的差異（第一部分）》，彭博資訊法律報告（2011年9月12日）[Tridico Ph.D. Anthony C. Chlebowski Ph.D. Mary E.，“The Changing Law of Multiparty Patent Infringement in the U.S. and How It Differs from Europe”(part 1)，in Bloomberg Law Reports (September 12, 2011).].共同侵權是直接侵權（direct infringement）的一種，適用于兩個或兩個以上主體分開實施了某項專利的情形。引誘侵權和幫助侵權被公認為“間接侵權”（indirect infringement）。直接侵權與間接侵權主要差異在于，前者是“嚴格責任侵權（strict liability tort），不需考慮侵權行為的性質，只要行為人實施了直接侵權的必要行為，直接侵權就能夠成立，而后者則需考慮被控侵權人實施間接侵權行為時的主觀意圖和知識水平。

值得注意的是，美國專利法中的“共同侵權（分開的侵權）”與我國的“共同侵權”存在較大差異。前者主要指多個主體參與的侵權，侵權認定時主要考察各行為人間的相互關系，只有某個主體“控制或指揮”了其他主體的控制程度，共同侵權才能成立，“控制或指揮”行為的主體承擔直接侵權責任，其他主體則不承擔責任。我國的共同侵權是指多個主體有共同故意或過失的侵權行為，各個主體承擔連帶責任。

1952年以前，美國的專利法并沒有對專利侵權作出明確規定，法院對專利侵權的認定通常適用習慣法，主要依據一般侵權法規則和相關判例法。為適應法律法典化發展的要求以及回應科技經濟的需求，1949年，眾議院成立專利法法典化委員會，修改專利法規并將其納入美國法典，于1952年由杜魯門總統簽署通過。②楊利華著：《美國專利法史研究》，中國政法大學出版社2012年版，第207頁。1952年《專利法案》將先前由法院確立的專利侵權規則編入第271條，定義了各種類型的專利侵權行為。③美國《專利法案》第271條（a）（b）（c）款分別規定了專利直接侵權、引誘侵權和幫助侵權，其他條款均是對上述三款的補充和解釋，囿于篇幅，本文僅對（a）（b）（c）三款作出說明。

第271條（a）款規定了直接侵權，即（a）除另有規定外，在專利權存續期間，未經許可在美國境內制造、使用、許諾銷售、銷售或者由外國進口任何已獲得專利權的發明，屬于侵犯專利權。④美國《專利法案》第271條 [35 U.S.C § 271. Infringement of patent]：(a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States, or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor,infringes the patent.直接侵權需要某一主體實施了產品或方法權利要求中的所有要素，即遵循“全面覆蓋原則”，共同侵權也規定在（a）款之下，適用于兩個或兩個以上主體分開實施了權利要求的情形。⑤布萊恩J·麥克納馬拉：《計算機軟硬件的專利保護》，Brian J. McNamara，“Patent Protection of Computer Hardware and Software”，in 12 WAKE FOREST J·BUS. & INTELL. PROP. L. 137,185 (2012) .第271條（b）款和（c）款分別規定了引誘侵權和幫助侵權，即（b）積極引誘他人侵犯專利權的，應當承擔侵權責任；（c）在美國境內許諾銷售、銷售或者由外國進口，屬于產品專利重要部分的機器構件、產品組合物或化合物，或者用于實施方法專利的材料或裝置，且明知該裝置應用于侵犯專利權，在上述物品不屬于常用商品，也不具備某種實質性非侵權用途的情況下，應承擔幫助侵權責任。⑥美國《專利法案》第271條：(b) Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.(c) Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial non-infringing use, shall be liable as a contributory infringer.作為多主體專利侵權救濟的另一選擇，在直接侵權成立的前提下，故意引誘、幫助他人直接侵犯專利權的，也可能會被認定為間接侵權而承擔侵權責任。⑦帕特里克 E·金、帝摩斯 T·盧、高塔姆 V·克涅：《共同侵權、間接侵權、地域性原則：中美專利法的比較分析》，載《哥倫比亞亞洲法期刊》（2012年夏季刊）。[Patrick E. King，Timothy T. Lau, Gautam V. Kene，“Navigating The Shoals of Joint Infringement, Indirect Infringement, and Territoriality Doctrines: A Comparative Analysis of Chinese and American Patent Laws”，in Columbia Journal of Asian Law (Summer, 2012).].

二、美國多主體專利侵權認定的司法實踐與規則演變

方法專利指向的是一系列的行為和步驟，權利要求易被多個主體分開實施。因此，美國《專利法案》第271條（a）款下的共同侵權通常發生在方法專利侵權的情形下。共同侵權是直接侵權的一種，也適用嚴格侵權責任，單一主體的直接侵權，只要某個主體以第271條（a）款下的行為方式實施了專利的權利要求，該主體即構成直接侵權，無需考慮其他主體的行為，也無需考慮被控侵權行為的性質。對共同侵權的認定，法院雖不需考慮行為的性質，專利權人卻需證明各被控侵權人之間存在關聯關系。此時，即使沒有任何一個主體單獨實施了權利要求中的所有要素，被控侵權主體仍需對共同的直接侵權行為承擔責任。⑧納撒尼爾·格羅：《Akamai案之后的共同侵權》[Nathaniel Grow，“Joint Infringement Following Akamai”]，來源：http://ssrn.com/ abstract=2284411，最后訪問日期：2014年3月25日。

從侵權行為的一般過程看，間接侵權發生在直接侵權之前，通過誘導、慫恿、唆使、幫助等間接行為促使他人實施直接侵權，對直接侵權行為起到了推動和促進作用。美國法院對間接侵權的認定是一種由果溯因的逆向反推模式，即要證明間接侵權，必須先證明直接侵權的成立，即通常所說的間接侵權必須建立在直接侵權成立的基礎之上。

多主體侵權中的直接侵權與單一主體的直接侵權有較大差異。前者需要考察被控侵權主體之間的關系，只有當各主體間存在足夠被認定為協同關系，才可能構成共同侵權。實踐中，多主體侵權的爭議集中于多個主體間何種程度的關系才構成共同直接侵權。法院在多主體侵權案件日益增多的情形下，實踐中對多主體間關系的認定提出了諸多標準。

（一）“代理”標準

共同侵權的“代理”標準確立于20世紀40年代，由普通法原則發展而來，即“代理規則中被代理人應對其代理人的侵權行為承擔責任”。代理關系的特征在于被代理人能而且有權控制代理人的行為，因此認定共同侵權時，“代理”標準更多考察某個主體對其他主體行為的控制程度。⑨維拉格范：《專利共同侵權：對專利權人的建議》，載《圣克拉拉高新計算機技術法律期刊》（2006年11月）[Sriranga Veeraraghavan，“Joint Infringement of Patent Claims: Advice for Patentees”，in Santa Clara Computer and High Technology Law Journal (November,2006).].

1.“代理”標準的提出

最早明確提出“代理”標準的是1944年的Crowell v. Baker Oil Tools.案（簡稱Crowell案）。法院在案中認為：要認定共同侵權，各個主體間需存在代理關系。該案中，被告Baker Oil Tools公司是一項控制深海油井外殼的漂浮與固定專利的權利人，Crowell公司就Baker公司的專利向法院提起專利權確認之訴。地方法院認為，代理規則能夠適用于專利侵權，即如果Crowell公司與供應商間存在代理合同關系，即存在代理的“合意”，供應商的行為就能夠歸責于Crowell公司。法庭調查發現，Crowell公司與其供應商間并未簽訂任何正式的書面合同，因此并不存在足夠的控制因素。在上訴審中第九巡回法院認為，“即使沒有簽署書面合同，Crowell公司仍然可以說服供應商向其提供必備的材料，被告與供應商的行為并不是分開實施權利要求，而是被告通過控制供應商對專利實施的單獨的侵權行為，代理人實施了侵犯專利權的行為，應由被代理人承擔責任”。⑩Crowell v. Baker Oil Tools, Inc., 143 F.2d 1003 (9th Cir. 1944).

2.“代理”標準適用的擴展

Crowell案后幾，個判例進一步澄清了“代理”標準的適用范圍，Metal Film Co. v. Metlon Co.案將其適用由“合意”提供材料擴展到“第三方主體實施權利要求中某個步驟”的情形。該案中，Metlon公司利用某個供應商實施了方法專利的第一個步驟，法院認為，“被控侵權人不應利用供應商實施專利的某個步驟，以免除專利侵權責任”。?Metal Film Co. v. Metlon Co., 316 F. Supp. 96 (S.D.N.Y. 1970).Mobil Oil Corp. v. Fitrol Corp.案又將“代理”標準擴展到第三方主體實施了若干步驟的情形。Fitrol公司和Texaco公司實施了Mobil公司專利的權利要求的不同步驟，法院援引Crowell 案和Metal案，強調“構成控制的主要因素應建立在代理關系的基礎上，如Fitrol公司和Texaco公司間存在代理關系，則均為直接侵權人”。?Mobil Oil Corp. v. Fitrol Corp., 501 F.2d 282, 291-92 (9th Cir. 1974).由此，“代理”標準不再局限于第三方主體協同實施步驟的多少，只要多個主體間存在代理關系，并有足夠的控制程度，共同侵權就能成立，被代理人對其代理人的行為向專利權人承擔直接侵權責任。

Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace & Co. 案將為代理人承擔專利侵權責任的主體擴展到銷售者。一般而言，銷售者與購買者之間通常不存在很大程度的控制關系。而該案中，法院認為，銷售者在銷售產品時明知其消費者會實施剩余的步驟，即構成足夠的控制。W.R. Grace按照原告專利中特定的加熱、煅燒步驟生產了催化劑的中間產物，并未實施最后一個步驟，而由其顧客實施最后步驟。法院認為，“W.R. Grace公司實際上是讓消費者作為其代理人來實施專利的最后步驟，其知道消費者會完成整個專利步驟，因此不應允許被告實施了整個專利并獲得收益卻不需付出任何代價”，判定其構成直接侵權。?Mobil Oil Corp. v. W.R. Grace & Co., 367 F. Supp. 207 (D. Conn. 1973).

E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Monsanto Co.案也涉及顧客與銷售者共同實施某項專利的侵權認定。該案中，產品的購買者實施了抗污染地毯纖維的制造方法專利中除第一個步驟之外的所有步驟。法院認為，購買者才是直接侵權人，先前的Crowell案和Metal案中，被告需承擔直接侵權責任是因為其利用第三方主體實施了方法專利的某個步驟，而該案與前述兩案差異很大，法院認為，“某個主體實施了方法專利中的一個步驟，然后將該步驟的產物銷售給直接侵權人，該主體并不構成第271條（a）款下的直接侵權”。?E.I. DuPont de Nemours & Co. v. Monsanto Co., 903 F. Supp. 680 (D. Del. 1995).由于認定購買者是直接侵權人，且有充分證據表明Monsanto積極引誘購買者侵犯專利權，因此判令其承擔間接侵權責任。

依“代理”標準，多個主體要構成共同侵權須存在代理關系，但各地法院對代理關系的證明卻存在差異。一些法院認為，代理關系需通過書面合同證明；也有法院認為，主體間存在事實上的控制或較強關聯性即可。然而，“代理”標準僅適用某一主體通過其代理人實施專利的某些步驟以規避侵權責任的情形，并未解決多主體間不存在代理關系時的侵權認定，有較大局限性。因此法院又提出了“某些聯系”標準。

（二）“某些聯系”標準：對“代理”標準的擴張與“控制”要求的降低

1.“某些聯系”標準的提出

“某些聯系”標準源于1999年的Faroudja Laboratories v. Dwin Electronics. 案。該案中，Faroudja實驗室起訴Dwin公司生產的“掃描線加倍器”侵犯其專利權，原告認為是顧客實施了專利方法的必要步驟，顧客購買或者租用光碟將其轉換為電視圖像，顧客是直接侵權人，Dwin公司構成間接侵權。法院認為“直接侵權需要證明不同侵權主體之間存在‘某些聯系’，如相互協助或者共同完成某個方法專利”，?Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc., No. 97-20010 SW, 1999 U.S. Dist. LEXIS 22987 (N.D. Cal. Feb. 24, 1999).法院認為，Faroudja實驗室與其顧客之間并不存在這種聯系，駁回了原告的訴請。

2.“某些聯系”標準的適用

Cordis v. Medtronic Ave案擴張了共同侵權的主體。該案中，醫生實施了專利方法的某些步驟，法院認為，“被告向醫生郵寄侵權支架的樣品，指導醫生使用侵權支架，甚至雇傭醫生進行臨床試驗，這些足以證明被告與醫生之間存在‘某些聯系’”。這種“聯系”不需證明被控主體與第三人之間存在書面合同，只需證明多主體間存在聯系即可。?Faroudja Labs., Inc. v. Dwin Elecs., Inc., No. 97-20010 SW, 1999 U.S. Dist. LEXIS 22987 (N.D. Cal. Feb. 24, 1999).? Cordis Corp. v. Medtronic Ave, Inc., 194 F. Supp. 2d 323, 350 (D. Del. 2002).Applied Interact v. Vermont Teddy Bear Co. 案和Hill v. Amazon.com， Inc.案都涉及到商事主體與顧客共同實施了某項專利時適用“某些聯系”標準。在計算機系統運行過程中，只要用戶按照網頁的提示，訪問、輸入了相關的鏈接或信息，商事主體就可能會被認定為指揮了用戶的行為，構成“某些聯系”，承擔直接侵權責任。在Applied Interact案中，法院認為，“被告通過網站與顧客接觸，即足以構成‘某種聯系’?！?Applied Interact v. Vermont Teddy Bear Co., No. 04 Civ. 8713(HB), 2005 U.S. Dist. LEXIS 19070 (S.D.N.Y. Sept. 6, 2005).Hill案涉及一種從消費者瀏覽的商品型號和目錄自動生成產品信息的方法。原告認為，Amazon公司的計算機與消費者的計算機互動時即已侵犯專利權，被告則認為，其未實施專利權利要求中的必要技術特征，并不侵權。法院認為，“在多個主體間存在代理關系、合同關系，或者被控侵權主體實際上指揮第三方實施了權利要求中的剩余步驟就足以證明其存在‘某些聯系’”，被告指揮了其消費者的行為，構成直接侵權。?Hill v. Amazon.com, Inc., No. 2:02-CV-186, 2006 U.S. Dist. LEXIS 3389 (E.D. Tex. Jan. 19, 2006).

3.對“某些聯系”標準的限制

Classen Immunotherapies， Inc. v. King Pharmaceuticals， Inc.案對“某些聯系”標準進行了限制，將通常商業交易合同排除在該標準之外。Classen公司認為，Elan公司許可肌肉松弛劑專利之前的行為與King公司獲得專利許可之后的行為合起來侵犯了其方法專利的所有步驟。原告認為，King公司向Elan公司支付許可費足以證明兩公司之間存在“某些聯系”。法院認為，“King公司與Elan公司之間并不存在足夠的聯系，也沒有足夠證據證明在商業化肌肉松弛劑過程中，King公司指揮了Elan公司的行為，或者兩公司協同實施了原告的專利，如僅因為兩公司存在許可合同并由一方向另一方支付了許可費，即認定兩主體間存在某些聯系，意味著普通銷售合同、資金往來都將構成主體間的‘某些聯系’，而那些未支付費用的設備預訂合同卻不足以構成主體間的‘某些聯系’”。?Classen Immunotherapies v. King Pharm., 403 F. Supp 2d 451, 455 (D. Md. 2005).

Classen案澄清了多主體間通常商業交易行為?“通常商業交易”是指交易雙方不存在任何關聯關系，其行為相互獨立，交易雙方以自己的自由意志進行交易，并不存在受制于對方的情形。INVESTOPEDIA-dictionary-arm`s length transaction,http://www.investopedia.com/term s/a/arm slength.asp，最后訪問日期：2015年4月1日。.并不構成“某些聯系”?！澳承┞撓怠睒藴蕚戎乜疾於嘀黧w間是否協同實施了專利的不同步驟，即商事主體是否“指示”或“指揮”了顧客的行為。從代理上的“控制”到某些聯系上的“指示”或“指揮”，表明美國司法實踐認定商事主體與顧客間是否構成共同侵權的標準在逐步降低。

（三）“控制或指揮”標準：對共同侵權的嚴格把握

1.“控制或指揮”標準的起源

第一次明確提出“控制或指揮”標準的是2006年的BMC Res.， Inc. v. Paymentech.案（簡稱BMC案）。涉案專利的某些步驟由支付服務提供商來實施，另一些步驟則需要由零售商、借記網和金融機構來實施，Paymentech公司運營著一個類似的系統，原告援引聯邦巡回法院先前在On Demand Machine Corp. v. Ingram Industries， Inc.（簡稱ODMC案）案中確立的共同侵權標準，起訴Paymentech公司等侵權。ODMC案認為，“利用其他主體實施專利的某些步驟，不能規避專利侵權責任，當多個主體協同實施了某專利，均為共同侵權人”。

BMC公司認為，ODMC案改變了現有的共同侵權規則，表明在多個主體參與并且共同實施了某項專利即構成共同侵權，無需考察多主體間的控制或指揮因素。BMC案中，地方法院認為，不構成侵權的基礎在于專利系統與被控侵權系統的技術特征不相同，而非基于多個主體間的關系，?BMC Res., Inc. v. Paym entech L.P., No. 3:03-CV-1927-M, 2006 U.S. Dist. LEXIS 37746 (N.D. Tex. May 24, 2006).因此拒絕援引ODMC案，指出只有在被告“控制或指揮”其他主體實施了自己并未實施其他步驟的情況下，才需承擔直接侵權責任。

在BMC案上訴審中，聯邦巡回法院認為，ODMC案并未改變先前共同侵權的認定規則，“多個主體實施某個專利構成共同侵權，要求存在直接侵權且某個主體實施了權利要求中的全部要素，并未‘控制或指揮’專利實施的主體無需承擔直接侵權責任。共同侵權的認定標準應更嚴格，放松標準將顛覆間接侵權理論。多個主體的協同行為需要滿足構成侵權行為的法定模式，即需多主體間存在‘控制或指揮’關系”。?BMC Resources, Inc., v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1378-79 (Fed. Cir. 2007).因BMC公司未能證明主體間存在“控制或指揮”，判定被告不構成直接侵權。

該案判決也分析了“控制或指揮”標準的缺陷，法院意識到，多個主體可能通過故意建立通常商業交易以規避直接侵權。在擴張直接侵權規則與遺留潛在的規避責任的漏洞之間，法院選擇了后者，認為，“對于本身需多個主體共同參與實施的專利，專利權人完全可以通過謹慎地撰寫專利文件以避免潛在的損害，法院不能也不應擴張共同侵權規則來救濟撰寫拙劣的權利要求”。?BMC Resources, Inc., v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1378-79 (Fed. Cir. 2007).

2.“控制或指揮”標準的適用與厘清

此后，Muniauction， Inc. v. Thomson Corporation.案進一步厘清了“控制或指揮”標準，在代理和合同關系之外多個主體間存在“替代責任”（vicariously liable）?vicarious Liability that a supervisory party (such as an employer) bears for the actionable conduct of a subordinate or associate (such as an employee) based on the relationship between the two parties. Black's Law Dictionary (8th ed. 2004) , page 2679.的情況下，也可能構成共同侵權。該案涉及一種網上拍賣金融票據的系統，Muniauction公司起訴Thomson公司侵犯其專利權，聯邦巡回法院認為，沒有任何一個主體實施了方法專利的所有步驟，權利要求中的輸入步驟是由出價人實施的，剩下的步驟則是由拍賣師的“BidComp/Parity 系統”實施的，涉案行為只能用共同侵權規則來解決。案件爭議焦點在于“出價人和拍賣系統的行為能否合起來構成拍賣師的直接侵權行為”，法院認為，BMC案判決建立在直接侵權需單個主體實施了權利要求中的所有步驟的命題上，該命題與“被控侵權人不能夠通過利用其他主體實施權利要求中的某些步驟以規避直接侵權責任”這個不成文規則間存在緊張關系。因此，法院重申“多個主體共同實施了某個方法專利權利要求中的所有步驟，只有在某個主體‘控制或指揮’了整個專利步驟的情況下，‘控制或指揮’的主體才需對整個方法專利的實施承擔侵權責任”①Muniauction, Inc. v. Thomson Corp., 532 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2008).。

3.地方法院對“控制或指揮”標準的收緊適用

與“某些聯系”標準相比，“控制或指揮”對多主體間關系的認定更為嚴格。法院在兩類案件中收緊了“控制或指揮”標準的適用。

第一類是網絡服務商與客戶共同實施了專利的情形，法院較少認定商事主體對客戶實施專利的行為構成“控制或指揮”。在Global Patent Holdings， LLC v. Panthers BRHC LLC案中，原告認為，網站運營商將Java程序放入遠程用戶的個人電腦中使得專利步驟得以實施，網站運營商控制了顧客的行為，法院認為，“這一點并不足以構成BMC案中的‘控制或指揮’標準，遠程用戶并不存在合同關系、代理關系或者替代責任關系下的義務去訪問網站。”②Global Patent Holdings, LLC v. Panthers BRHC LLC, 586 F. Supp. 2d 1331, 1332-33 (S.D. Fla. 2008).在Keithley v. The Homestore.com， Inc.案中，原告認為，被告通過其網站上包含諸多術語和條件的“有約束力的合同”控制或指揮了顧客的行為，法院認為，“網站運營商雖然允許用戶訪問其網頁但并沒有引起用戶訪問特定信息的行為的發生”，不足以構成“控制或指揮”。③Keithley v. Homestore.com, Inc., 636 F. Supp. 2d 978, 979 (N. D. Cal. 2008).在收緊的“控制或指揮”標準下，網絡服務商與其用戶共同實施某項專利的行為被認定為共同侵權的極少，先前法院依據“代理”標準和“某些聯系”標準判定侵權的，依“控制或指揮”標準下則可能判定不侵權，商事主體僅僅支持、指導顧客實施了專利的某些步驟，或知道顧客會實施某些步驟，不足以構成“控制或指揮”。

某些情形下，系統運營商對分發到遠程用戶端的計算機軟件保留了足夠的控制，運營商則被視為實施了整個專利步驟。Am. Patent Dev. Corp.，LLC v. Movielink， LLC.案即為典型，該案涉及一種限制用戶觀看和下載電視節目次數的系統。法院認為，“用戶計算機中實施的步驟實際上是由被告通過對該系統軟件的持續控制來實施的”，該專利系統的作用在于限制和禁止用戶的行為，不存在用戶主動訪問系統的可能，且該系統軟件在用戶計算機中自動安裝運行，用戶在整個過程中并未實施任何行為，專利的所有步驟均為系統運營商實施，其單獨侵犯了原告的專利權。④Am. Patent Dev. Corp., LLC v. Movielink, LLC, 637 F. Supp. 2d 224, 227 (D. Del. 2009).

第二類是商業主體間共同實施了某個專利，因商業關系的復雜性，對共同侵權的認定更加困難。法院基于代理關系、合同關系、替代責任關系來認定“控制或指揮”，但法院并未詳細明確某個主體對第三方多大程度才構成“控制或指揮”。判例表明，在第三方主體按照被控侵權人要求的特殊格式提供數據，或者按照特定的規格、結構、標準、功能、方法提供材料、裝置的情形下，被控侵權人可能會被認定為“控制或指揮”了商業合作伙伴的專利實施行為，從而承擔侵權責任。In TGIP， Inc. v. AT&T Corp.案即是如此，該案涉及一種預付費電話系統，被告雖未為用戶提供激活平臺，但用戶需要從提供激活平臺的公司接收特定格式的信息，法院認為，提供激活平臺的公司實際上是代表被告作出行動，因此被告構成侵權。⑤TGIP, Inc. v. AT&T Corp.,527 F. Supp. 2d 561, 568-69 (E.D. Tex. 2007).Rowe International Corp. v. Ecast，Inc.案涉及一種能夠從中心服務器上下載音樂的電腦自動點唱系統，因第三方制造商作為被控侵權人的合作伙伴依照特定的技術規格向被控侵權人提供自動點唱機，法院認定被控侵權人控制或指揮了制造商的行為，構成直接侵權。⑥Rowe Int'l Corp. v. Ecast, Inc., 586 F. Supp. 2d 924, 930 (N.D. Ill. 2008).

（四）共同侵權認定標準：對間接侵權的影響及間接侵權認定新趨向

由于法院傾向嚴格適用“控制或指揮”標準，很少僅因商事主體與顧客共同實施了某項專利而認定商事主體對顧客的實施行為構成“控制或指揮”，進而判定直接侵權，在直接侵權救濟不能的情況下，專利權人轉而請求認定間接侵權。然而，間接侵權須以直接侵權成立為前提，在無法證明直接侵權時，專利權人亦無法從間接侵權規則中獲得救濟。此時，一方面權利人的專利確實被實施了，其利益受到了損害；另一方面，侵權認定規則又允許某些商事主體在未獲許可的情況下，利用第三方實施專利的某些步驟獲益卻不需承擔侵權責任，給專利權保護帶來困境。

2012年8月31日，聯邦巡回上訴法院對Akamai案和McKesson案的聯席判決認為，“類似Akamai案和McKesson案改變了已有的方法專利引誘侵權規則，確信國會不會創造一種使得當事人能夠通過分開實施權利要求中的步驟而輕易規避侵權責任的規則”。①Akamai v. Limelight & McKesson v. Epic(Fed. Cir. 2012) (en banc).在不能認定直接侵權的情況下，法院將侵權認定的焦點轉向間接侵權，也未在“控制或指揮”標準上作過多解釋，而是基于1952年專利法的立法歷史、侵權規則和判例，認為“通過對引誘侵權相關規則的適用，即能解決上述案件?！雹谕⑨將佟?/p>

判決中，聯邦巡回上訴法院承認“沒有直接侵權就沒有間接侵權”的原則是確定的，然而法院又顛覆了先前的判決，認為第271條（a）款的直接侵權與（b）款所指的直接侵權是不同的，“第271條（a）款規定的直接侵權僅是指某個主體實施了‘侵犯專利權（infringes the patent）的行為，第271條（b）款中‘積極引誘他人侵犯專利權的，應當承擔侵權責任’并沒有表明第271條（b）款中的‘侵權（infringement）這個詞被限定于第271條（a）款下的直接侵權”。③同注釋①。判決認為第271條（b）款與（a）款是相互并列的，（b）款中的“infringement”一詞與（a）款中的“infringes”沒有任何聯系。

判決認為第271條（a）款與（b）款是獨立且平行的兩個條款，第271條（b）款引誘侵權的認定不需以第271條（a）款下直接侵權為前提，只要專利的所有步驟已被實施直接侵權就能成立，即并沒有采用“沒有第271條（a）款下直接侵權的存在就沒有間接侵權”的基本規則，亦未否認“間接侵權必須建立在直接侵權的基礎之上”的原則，但判決對作為間接侵權基礎的“直接侵權”概念作了新注解，認為第271條（b）款中的“直接侵權”并非第271條（a）款中的直接侵權，而是指侵犯專利權的所有必要行為。

值得指出的是，由于判決認為第271條（a）款與（b）款并列，因此并沒有改變第271條（a）款下的共同侵權認定規則，共同侵權規則仍需適用“控制或指揮”標準，即應關注共同侵權行為人之間的關系，至少需要某些合同或協議來認定侵權。

聯席判決之后，Limelight 公司和Epic公司于2012年12月28日分別向聯邦最高法院提出重審申請，兩公司認為，“聯邦巡回上訴法院的判決‘沒有第271條（a）款下直接侵權的存在就沒有間接侵權’的‘基本準則’與現行專利法的規定不符，聯席判決是對專利侵權認定基礎規則的改變，聯邦巡回上訴法院無權作出這種改變，而只能由國會作出”。④Limelight Networks, inc.(Petitioner) V. Akamai Technologies, inc. and the Massachusetts Institute of Technology(Respondents)，Petition for a Writ of Certiorari Filed: DEC. 28, 2012.No.12-786.

2014年6月2日，聯邦最高法院作出“撤銷原判，發回重審”的判決，主要理由有：1.“引誘侵權責任只能建立在直接侵權成立的基礎上，只有在方法專利的權利要求的所有步驟都被實施時才構成侵權”；2.“專利權的保護范圍是由權利要求中的所有要素來限定的，任何一個要素都不能被獨立地授權，專利權的保護范圍只能是權利要求中所有要素所限定的范圍，不能擴大”；3.“如果構成引誘侵權無需認定全部要素均被實施，將給地方法院的侵權認定帶來難度和不確定性。”⑤LIMELIGHT NETWORKS, INC., (Petitioner) v. AKAMAI TECHNOLOGIES, INC., (Respondent) ,Decided June 2, 2014.No. 12-786.

三、美國多主體專利侵權認定的啟示

（一）多主體專利侵權認定的邏輯：嚴守“單一主體”規則

美國認定多主體專利侵權的依據是《專利法案》，其第271條規定了專利的直接侵權和間接侵權，該條并未提到“共同侵權”的概念。實踐中法院將共同侵權歸為某種特殊的直接侵權行為，適用第271條的規定，并經過判例法長期發展，已形成一整套流程式的多主體侵權認定邏輯。法院對專利直接侵權的認定嚴格遵守“單一主體”規則（single actor rule），即只有某個單獨的主體實施了權利要求的所有步驟，該主體才構成直接侵權。在多個主體共同實施了某專利的情況，法院提出“控制或指揮”標準，即“控制或指揮”了整個專利實施的主體（“mastermind”）被視為實施了專利的每一個步驟，該主體構成直接侵權，被控制或指揮的主體無需承擔侵權責任。認定專利間接侵權需要以直接侵權的存在為前提，只有存在直接侵權的情況下，才有認定間接侵權的基礎。

（二）直接侵權與間接侵權的關系：專利權保護的政策性擴張

美國《專利法》第271條（b）款與（c）款分別規定了引誘侵權和幫助侵權，認定專利間接侵權采用“從屬說”，即間接侵權行為的成立必須以直接侵權行為的發生為前提，①作為唯一的例外情形，對涉外幫助侵權行為的認定，根據美國第271條（f）款的規定，無論直接侵權行為是否已經發生，只要行為人知曉該物品將在美國國外被組裝，并且假設這種組裝行為發生在美國國內即構成直接侵權行為，則提供該物品的行為人即構成間接侵權。間接侵權規則旨在彌補專利權人對直接侵權人的求償不能，如間接侵權中的幫助侵權，雖然專利產品的專用部件并未全面覆蓋涉案專利，向他人提供專用部件的行為也可能會被認定為間接侵權。可以說，間接侵權制度是旨在充分保護專利權人利益而作出的一種政策性擴張，是對直接侵權責任的補充，考慮到專利權人與社會公眾的利益平衡，對間接侵權的認定必須作嚴格限制。間接侵權必須以直接侵權為前提，就是這種限制的重要體現。正如此，長期以來美國《專利法案》及其實踐對專利直接侵權的認定相當謹慎，嚴格遵守單一主體規則和全面覆蓋原則，因為一旦對直接侵權的認定標準降低，就意味著對間接侵權的擴張。但是，自Akamai案以來，聯邦巡回法院對間接侵權中的“直接侵權”的新注解，其擴張間接侵權以加強對專利權保護的傾向值得關注。

（三）多主體專利侵權認定的癥結與問題的解決

多主體專利侵權認定的癥結在于：間接侵權需要一個獨立的直接侵權為前提，無法認定直接侵權將導致間接侵權規則無法適用，專利權人將無法得到充分救濟。解決此問題有兩種思路：一是擴大共同侵權中的“控制或指揮”標準，將某些商事主體與第三方參與實施專利的情形納入“共同侵權”，認定商事主體對第三方的實施行為構成“控制或指揮”，商事主體視為實施了整個專利的主體承擔直接侵權責任；二是拋棄“間接侵權需以第271條（a）款下直接侵權的成立為前提”的規則，如聯席判決對間接侵權規則作出的改變。無論哪種思路，其總體傾向旨在規范商事主體利用第三方實施專利的某些步驟，從實施專利中獲益而無需承擔責任的行為。

在我國司法實踐中，可借鑒“控制或指揮”標準，將多主體關系類型化，合理界定直接侵權；明確“控制或指揮”的情形，將其從我國傳統民法上的共同侵權中剝離，由控制或指揮第三方的主體承擔直接侵權責任，可分為代理關系、存在替代責任、合同關系等情形。處理多主體專利侵權案件應立足于從控制、指揮與協同的關系程度上考慮多主體侵權，其總體傾向應是：避免在方法專利中利用第三方的行為，規避專利侵權責任，損害專利權人利益的情形發生，在規避專利侵權與有效保護專利間實現平衡。

對方法專利的幫助侵權，應以“明知”作為幫助侵權的主觀要件。可規定為“在中國境內許諾銷售、銷售或者由外國進口用于實施方法專利的材料或裝置，且明知該特別制造或特別引用是用于侵犯專利權，在上述物品不屬于常用商品也不具備某種實質性非侵權用途的情況下，應當承擔幫助侵權責任?！?/p>

多主體專利侵權糾紛中，商事主體利用第三方實施專利的某些步驟以規避侵權責任的引誘或幫助行為，在何種情形下構成引誘侵權或幫助侵權，如何認定直接侵權或設置間接侵權認定規則？本文認為，專利權作為國家授予的壟斷權，其保護范圍究竟是嚴格遵循“權利要求中所有技術特征所限定的范圍”，還是可以通過法院創造性設置“代理”標準、“某些聯系標準”或“控制或指揮”標準，從更寬泛意義上認定間接侵權，從而擴大專利權的保護，這不僅涉及到立法權與司法權的界限，更涉及到專利制度的根基與公共政策的選擇。正如美國聯邦最高法院在Akamai案判決所言：“技術環境的改變并沒有改變規則”，作為充分保護專利權人利益而作出的一種政策性擴張，間接侵權是對直接侵權責任的補充。因此，對間接侵權的認定應作嚴格限制，以維持專利權人與社會公眾的利益平衡，是我國相關立法與司法的可欲選擇。

With the constantly innovating of business model and the development of economic and technology， it is common to see that multiple parties separately perform a patent in order to avoid patent infringement， which makes the determination of multiparty patent infringement responsibility more complex. In the United States， on the basis of U.S. Patent Act， 35 U.S.C§271 （a），（b） and （c）， American courts have developed three theories that address such situations: the “agency” standard， “some connection” standard and “control or direction” standard for joint infringement， and formed a whole set of strict and clear determination standard of multiparty patent infringement for the connection of direct infringement and indirect infringement， which are worth learning.

multiparty infringement； direct infringement； indirect infringement

劉友華，法學博士，湘潭大學知識產權學院副教授，博士生導師，華盛頓大學訪問學者，“法治湖南建設與區域社會治理協同創新中心”研究員徐敏，湘潭大學知識產權學院2014級研究生

本文為國家社會科學基金項目“云計算專利法律問題研究”（12CFX082）的階段性成果、“法治湖南建設與區域社會治理”協同創新中心“知識產權保護研究平臺”的建設成果。