涉外定牌加工中的商標侵權問題

陳資赟

永康市人民法院

涉外定牌加工中的商標侵權問題

陳資赟

永康市人民法院

隨著我國改革開放的不斷推進，外向型經濟已經成為我國經濟的重要組成部分。在國際貿易中，涉外定牌加工是我國經濟對外開放的一種主要的貿易方式。由于我國是發展中國家，勞動力的價格低廉，吸引不少外資投資成立出口加工企業，而且出口經濟在一定時期內將長期存在。其中涉外定牌加工業務也為該類企業經常采用。但是在涉外定牌加工中涉及到商標的使用，也容易發生商標侵權糾紛。

涉外定牌加工；商標侵權

商標侵權應以造成相關公眾的混淆為必要條件，對于定牌加工貿易中加工方在出口商品上貼附商標與中國相關商標權人的注冊商標相同或近似的行為，是否會構成商標侵權。

定牌加工，在我國又稱為定牌生產，簡稱OEM，英文可以翻譯為“原始設備制造商”。定牌加工是目前國際市場上一項十分流行的而又行之有效的生產形式。近年來，隨著我國定牌加工貿易的增長，由此引發的商標糾紛也不斷增多，其表現形式呈多樣化，原因也較為復雜。其中一種情形為受境外商標權人委托定牌加工，該商品僅用于出口，并不在國內銷售，而加工方貼附有商品上的商標同他人在中國注冊的商標相同或近似，這種商標使用行為是否構成商標侵權，在理論和實務中一直存有爭議。

在定牌加工的具體合同中，加工產品所需的原材料有的是委托加工方提供，有的由加工方根據委托方自己采購。但是在兩者交付的產品上所使用的商標，均按委托定做方的要求予以標記，加工方進行產品加工的行為屬于受托行為。1

商標使用之侵權行為在定牌加工中，相應的爭議為：

1、是否有商標注冊人的許可

這里的商標注冊人應當為中國大陸依法獲得商標注冊的商標注冊人，不是在境外取得的注冊商標的注冊人。商標權作為知識產權的一種，具有地域屬性。2因此，境外的商標注冊人的許可本身不能認為是《商標法》第五十二條中的“商標注冊人的許可”。因此，在涉外定牌加工行為中，定作方在境外取得的商標權在中國不具有效力，不享有商標專有權，也不構成定作方或加工方商標侵權抗辯的法定事由。同樣，對在我國是否構成商標侵權的判定，不存在適用外國法的問題，只能適用中國的相關法律。商標的地域性決定了我國的商標法律制度只保護在我國注冊的商標權人。

2、定牌加工是否屬于商標的使用

筆者認為，對我國《商標法》所規定的商標的“使用”含義，《商標法實施條例》第3條有明確的規定：商標法和本條例所稱商標的使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中。涉外定牌加工行為明顯落入了該規定中“使用”的范圍。

3、未在國內銷售的法律后果，是否是產生混淆，構成侵權

筆者認為，首先，知識產權理論有別于傳統民事侵權理論，并不以實際損害事實發生為構成要件，在我國的商標法律體系下，是否給商標權人造成損害并不能影響商標侵權的認定。其次，在理論上，混淆原則確實是判斷商標侵權的基本原則。但在目前我國的商標法律框架下，法律、法規、司法解釋明確規定混淆原則作為認定構成商標侵權要件的，只限于對馳名商標的保護、商標名稱或者裝潢與商標的沖突、企業字號與商標的沖突、域名與商標的沖突、類似商標或服務的認定、商標相似性的判定等方面。3

據上，筆者認為，對涉外定牌加工行為是否構成侵犯中國商標注冊人的專用權的判定，既要遵守我國目前的商標法律規定，又應該重視OEM產業在我國經濟發展中的現狀，充分考量中國商標權人、定作方、加工方三者之間的利益平衡。核心是在我國現有的法律框架下，如何適用和理解商標混淆的原則問題。

商標最基本的功能是識別功能。識別性包含了兩種關系：商標與商品或服務之間的聯；商標所標示的商品或服務與提供者之間的聯系。任何商標都應當具有可識別性，這樣才能夠將消費者引導到某種商品或服務上，使消費者正確區分某類商品或服務的不同提供者。因此，商標權人對商標的使用，其主要目的在于使消費者不致對其商品或服務與其它生產經營者的商品或服務發生混淆和誤認。

商標的混淆原則正是基于保護商標的識別性而產生的。混淆原則包含兩層含義：1、消費者無從分辨或混同兩個事實上產自不同企業的商品，即消費者對商標與其所標示的商品或服務的聯系發生誤認；2、消費者很清楚某一商品不可能由某一企業直接生產，但卻可能認為該企業與實際生產者之間存在某種許可、授權或參股的關系，但由于實際上并不存在這種關系，消費者就有關商品或服務的來源發生誤認或混同。由此，混淆包括實際混淆和混淆的可能兩種，在混淆的判斷中應當以相關公眾的標準進行判斷。混淆原則的基本出發點應在于防止消費者發生誤認，混淆主要侵害了商標的本質屬性——識別功能。但在我國的商標法律規定中，并沒有將混淆原則作為判定所有商標侵權的必要條件。

根據知識產權法學界的主流觀點，知識產權侵權認定暨停止侵權之民事責任的認定，不需要考慮過錯，而知識產權侵權的賠償責任的認定，還是采納過錯責任原則，或者說是過錯推定原則。那么作為加工方，在加工過程中要對自己的侵權行為承擔民事責任，有過錯的應當賠償責任。加工方在加工過程中未盡到審查義務，侵害他人商標專有權的，應承擔賠償責任。

從賠償責任構成要件來看，知識產權侵權理論有別于傳統民事侵權理論，并不以損害事實發生為構成要件，在我國商標法體系下，也是如此。4

法律是各種社會利益的博弈結果，是利益平衡的產物，而法律所追求的利益目標，即為立法機關的政策目標，因此法律是政策選擇的結果。在境內貿易定牌加工中，加工方的商標侵權賠償責任適用過錯責任，以加工方是否履行了合理的商標使用權審查義務為是否承擔賠償責任的判斷標準，符合發展社會經濟的政策目標，也滿足了保護商標權人的利益的政策要求。在對外定牌加工中，境內商標權人由于利益驅動，要求禁止未經其許可的貼牌加工行為，而司法機關出于保守的天性，對法律進行嚴格的解釋適用，認定對外定牌加工中標示境內商標的行為屬于商標侵權的行為，恰好滿足了境內商標權人的利益需求，但是對加工業卻是造成了一定的不利影響。

注釋

1張玉敏：《涉外“定牌加工”商標侵權糾紛的法律適用》，《知識產權》2008年第4期，p71

2祝建軍：《涉外定牌加工中的商標侵權》，《人民司法?案例》2008年第2期，p57-58

3方雙復：《涉外定牌生產中商標侵權行為的認定》，《電子知識產權》2006年第12期，p44

4吳漢東：《知識產權法》，中國政法大學出版社，2002