企業專利申請中的風險管理與防范

潘春英

（上海柴油機股份有限公司，上海200438）

企業專利申請中的風險管理與防范

潘春英

（上海柴油機股份有限公司，上海200438）

介紹了企業專利申請中可能存在的風險，從專利申請時機、專利權屬、專利侵權、職務發明人的署名、獎勵報酬等幾方面進行分析，通過建立相應的流程和制度來管理與防范各種風險。

企業專利申請風險防控

1 前言

企業擁有專利的目的，旨在通過保護技術創新，促進技術進步；充分運用知識產權制度，提高企業核心競爭力，謀取利益最大化。這也是企業確保在激烈的市場競爭中，始終處于領先地位、立于不敗之地的明智抉擇。專利已是現代企業總資產中不容忽略的重要組成部分。

隨著企業對專利的重視程度越來越高，以及企業內部員工相關法律意識的日漸增強，企業要從專利挖掘、申請、授權到順利應用的管理過程中，規避來自企業外部以及內部的各項顯性和隱性的風險是非常有必要的。

2 專利風險類型

2.1 申請專利時機的風險

2.1.1 申請時間太早

專利法第二十六條第三款規定，說明書應當對發明或者實用新型做出清楚完整地說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。在該要求下，專利權人應該將該專利的特征及實施方式完全公布。如果企業所研究的技術方向屬于秘密并且遙遙領先競爭對手，但技術還不是特別穩定的情況下，此時若申請該技術專利，將使企業扮演給競爭對手在相關領域的領路人與實驗小白鼠的角色，反而將競爭對手快速引入該領域，并無償提供相關技術引導。由于是該技術領域的初期嘗試階段，競爭對手很容易利用已公開的信息，避開該專利并反超。

2.1.2 申請時間太晚

專利法第九條，“同樣的發明創造只能授予一項專利權。兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人。”該條款要求，企業在研發過程中，邊研發邊申請專利，以奪先機，占領該技術的至高地。采用該時間戰略，一般用于企業與競爭對手之間的研發進度相差不多。正確把握專利申請時機，需要公司在研發立項時，就根據企業戰略、市場策略及企業的研發進度做好相關的專利戰略，并不時根據實際情況作戰略調整。

2.2 專利申請權權屬糾紛風險

2.2.1 職務發明還是非職務發明

企業員工往往認為在上班時間段，執行本單位本崗位工作中做出的發明才屬于職務發明，而在單位上班時間段外的所有發明都屬于非職務發明，這里存在著一個誤區。《專利法》第六條第一款明確規定，執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。職務發明創造申請專利的權利屬于該單位；申請被批準后，該單位為專利權人。《專利法實施細則》第十二條進一步明確：專利法第六條所稱執行本單位的任務所完成的職務發明創造，是指：（一）在本職工作中做出的發明創造；（二）履行本單位交付的本職工作之外的任務所做出的發明創造；（三）退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內做出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。專利法第六條所稱本單位，包括臨時工作單位；專利法第六條所稱本單位的物質技術條件，是指本單位的資金、設備、零部件、原材料或者不對外公開的技術資料等。

企業應當做好員工的培訓工作，讓員工知曉職務發明和非職務發明的區別，防止企業專利技術的流失。

2.2.2 委托合作中、合作開發、技術引進等形式中的專利申請權屬糾紛

讓專業的企業做專業的事，現代企業研發的方式多種多樣，委托合作、合作開發甚至直接技術引進都已經屬于常規的方式。在這些非獨立研發方式的背后，專利權的歸屬，如果事先沒有明確的協議或合同，將會導致嚴重的后果。例如，并不是企業出了巨額的研發費委托對方研發成功了相關技術或產品，其相關的專利申請權就理所應當地屬于委托方。《專利法》第八條規定，“兩個以上單位或者個人合作完成的發明創造、一個單位或者個人接受其他單位或者個人委托所完成的發明創造，除另有協議的以外，申請專利的權利屬于完成或者共同完成的單位或者個人；申請被批準后，申請的單位或者個人為專利權人。”即：若事先雙方沒有約定，則該專利申請權屬于完成一方，而非委托方。

所以企業在簽訂上述合同、協議時，必須明確知識產權歸屬，不管是金額達到幾千萬的研發合同協議，還是金額小至幾萬的委托加工合同，以最大程度保護公司的知識產權專有權。

2.3 侵權風險

《專利法》第十一條，“發明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。”

《專利法》第十三條，“發明專利申請公布后，申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。”

若企業在申請專利前未經檢索分析，可能會在所申請的專利中涉及他人的專利，在無意中侵權。原本在企業不知情的情況下，只是無意中使用專利權人的合法擁有的專利，專利權人也無從得知。一旦企業申請了相關專利，就很容易被檢索追蹤，并惹來“殺生之禍”！

故企業在申請專利前，一般性的專利需要經專利管理部門初步檢索，而重要專利，必要時應委托專業機構進行檢索分析。

2.4 企業浪費人力物力的風險

《專利法》第七十五條，“向國務院專利行政部門申請專利和辦理其他手續時，應按照規定繳納相關費用。”一項專利的申請，不僅要按照上述規定向國務院專利行政部門繳納相關費用，還需要向代理機構繳納專利代理費；專利申請授權之后，企業每年還得繳納一定數額的年費來維持該專利的有效性。而且，該專利還需要相關發明人或者設計人、專利管理人員以及企業內部審批者等相關人員投入相應工作。

這說明，申請一項專利，企業需要投入一定的人力、物力及財力。所以，為防止申請肯定無法授權的、或是被判定為公知技術等等對企業沒有任何利益的專利，需要企業設置一定的審批流程，最大程度地杜絕這種情況發生，防止企業浪費人力、物力的風險。

2.5 職務發明人的署名糾紛

最高人民法院《關于審理技術合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第六條，“所稱完成技術成果的‘個人’，包括對技術成果單獨或者共同做出創造性貢獻的人，也即技術成果的發明人或者設計人。人民法院在對創造性貢獻進行認定時，應當分解所涉及技術成果的實質性技術構成。提出實質性技術構成并由此實現技術方案的人，是做出創造性貢獻的人。提供資金、設備、材料、試驗條件，進行組織管理，協助繪制圖紙、整理資料、翻譯文獻等人員，不屬于完成技術成果的個人。”《專利法》第十七條，“發明人或者設計人有權在專利文件中寫明自己是發明人或者設計人。”

專利署名權關乎發明人或設計人的榮譽權以及取得相應獎勵報酬的權利，在專利申請前，需要明確確定。

2.6 職務發明人的報酬糾紛

《專利法》第十六條“被授予專利權的單位應當對職務發明創造的發明人或者設計人給予獎勵；發明創造專利實施后，根據其推廣應用的范圍和取得的經濟效益，對發明人或者設計人給予合理的報酬。”，第七十七條“被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制訂的規章制度中規定專利法第十六條規定的獎勵的方式和數額的，應當自專利權公告之日起3個月內發給發明人或者設計人獎金。一項發明專利的獎金最低不少于3000元；一項實用新型專利或者外觀設計專利的獎金最低不少于1000元。”第七十八條“被授予專利權的單位未與發明人、設計人約定也未在其依法制訂的規章制度中規定專利法第十六條規定的報酬的方式和數額的，在專利權有效期限內，實施發明創造專利后，每年應當從實施該項發明或者實用新型專利的營業利潤中提取不低于2%或者從實施該項外觀設計專利的營業利潤中提取不低于0.2%，作為報酬給予發明人或者設計人，或者參照上述比例，給予發明人或者設計人一次性報酬；被授予專利權的單位許可其他單位或者個人實施其專利的，應當從收取的使用費中提取不低于10%，作為報酬給予發明人或者設計人。”

上述法律條款表明，職務發明的發明人和設計人有獲得獎勵和報酬的權利，但企業可以制訂相關的規章制度來約定獎勵及報酬的方式和數額。在實踐中，專利的獎勵相對簡單，而專利實施報酬的測算則非常復雜，需要考慮該專利含金量的高低，所應用的產品、裝置或是系統對整個產品的價值（經濟價值、社會價值等等）提升所做的貢獻比例等等。在實際應用中，有些產品使用了該專利，但是因為市場的緣故，該產品的整體價格反而下跌了，則實施該專利而對該產品產生的營業利潤如何計算？各種情況不一而足，因此專利實施報酬的測算既沒有統一標準，也沒有明晰的測算方式。針對這樣的情況，《專利法實施細則》第七十六條規定，被授予專利權的單位可以與發明人、設計人約定或者在其依法制訂的規章制度中規定專利法第十六條規定的獎勵、報酬的方式和數額。

所以，企業應制訂相關的規章制度，與發明人、設計人做好上述關于獎勵和報酬的約定。這樣，企業不僅遵守了相關法律的規定，使企業免予遭受發明人、設計人關于獎勵報酬的糾紛起訴，而且該約定的執行相對簡單也具有可行性。

3 專利管理辦法實際應用

有了風險就要有效地對各種風險進行管理并規避，最大程度地降低其發生的概率，縮小其給企業帶來的損失，以保護企業資產的安全和完整，以及利于實現企業的經營活動目標。

本企業針對上述風險制訂了一套管理制度。企業專利申請的審批分3個層次：（1）專利申請部門審批；（2）專利管理部門審批；（3）公司層面審批。

（1）專利申請部門：該部門作為最熟悉該技術的部門，清楚地掌握該技術的來源，是自主還是引進、委托還是許可？如果非自主，則在引進、委托及許可協議中關于知識產權歸屬的約定是否明確，該技術本企業是否可以申請？其次，最直接了解該技術的發明人是否屬實？是否虛報或漏報？最后，作為專利申請部門也最了解該技術在整個行業中所處的地位，是領先還是落后，或者不相上下？相應的專利申請時，是加急申請還是先緩作商業秘密？上述事宜專利申請部門應做審核。

另外，企業在相關規章制度中已經明確了關于專利的相關規定。但在發明人所填的專利申請審批表中，重申并再次明確告知關于專利的相關規定，特別是專利獎勵、報酬，專利權人為企業的專利的管理處置權等，避免之后的獎勵、報酬、管理處置糾紛。

（2）專利管理部門：專利管理部門按照經專利申請部門審核通過的專利審批表，并與發明人充分溝通后，確定關鍵技術點，進行專利檢索。若檢索當日在檢索平臺上未檢出抵觸專利，則認為網上檢索審核通過，該專利具有新穎性；但專利管理部門作為管理部門，非技術部門，只能依據網上檢索結果來評判是否具有新穎性，而不能判定該技術是否在該技術領域屬于新穎性，故專利管理部門應進一步組織該技術領域的技術人員進行技術評審。如果該技術領域的技術人員認為該技術非本領域中的公知技術，即在此之前非為本領域人員公知，則判定該技術具有新穎性，同時，判定該技術是否具有創造性。創造性是指與現有技術相比，該技術有實質性特點和進步兩方面：其一，具有實質性特點，即對于所屬技術領域的技術人員來說，該技術并不是顯而易見的。如果該技術是本領域人員在現有的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該技術是顯而易見的，不具備實質性特點；其二，進步是指該技術與現有技術相比，能夠產生有益的技術效果。

（3）公司各層面：公司是一個整體的系統，每個層面都有其立足點，對于該技術是否需要申請專利以適合其在整個技術宏觀規劃中位置的理解也不同。所以，新申請專利還需要經過公司各層面的審核。

雖然，一項技術要順利申請成專利，需要經過上述3個層次的審核。但是再好的制度，也會因為主觀或客觀的原因，不能完全做到預想中的滴水不漏，所以需要在實踐中不斷地完善制度。

4 結論

風險是客觀存在的，任何企業都面臨內部或外部風險，它會影響企業目標的實現。因此企業必須進行風險管理，制訂并執行嚴密的管理規范，以做好風險控制。

Risk Management and Prevention in the Course of Patents Application by Enterprise

Pan Chunying
（Shanghai Diesel Engine Co.,Ltd.,Shanghai 200438,China）

Possible risks in the course of patents application by enterprise are introduced.Aanalysis on the risks is made in several aspects:patent application time,patent right,patent infringement,right of indicating the inventor or designer of a service invention,reward and remuneration.It is necessary to build relevant procedures and rules in order to manage and prevent these risks.

enterprise,patent application,risk control and prevention

10.3969/j.issn.1671-0614.2014.01.013

來稿日期：2013-07-18

潘春英（1977-），女，工程師，主要研究方向為企業法務及專利管理。