開展專利侵權查新業務,助力企業知識產權戰略實施

馬雪 林琳

(遼寧省科學技術情報研究所,遼寧沈陽 110168)

開展專利侵權查新業務,助力企業知識產權戰略實施

馬雪 林琳

(遼寧省科學技術情報研究所,遼寧沈陽 110168)

專利侵權查新是一種新興的科技查新業務形式。文章在介紹專利侵權查新的含義、應用領域及判定原則的基礎上,對專利侵權查新實踐中涉及的查新范圍、查新過程、查新結果分析及查新結論等環節進行了探討,以期為企業知識產權戰略實施保駕護航。

專利侵權查新 專利侵權判定原則 應用范圍 查新實務

隨著知識經濟的發展和市場競爭的加劇,社會公眾的專利保護意識明顯增強,專利戰略在參與市場競爭中的作用日益凸顯,專利侵權糾紛也時有發生。面對專利侵權糾紛日趨頻繁之勢,無論是事前的預防,還是事后的彌補,專利侵權查新作為風險預警和風險規避的有效手段,越來越受到企業用戶的關注,已成為企業知識產權戰略中非常必要而且重要的環節。

1 專利侵權查新的含義及目的

我國國家知識產權局專利局的研究人員認為,專利侵權查新是指在生產和銷售之前對現有發明專利保護范圍予以清查,并確定擬實施的產品技術內容是否落入現有有效專利的保護范圍之內,從而規避侵權風險;而針對已經獲得授權的專利,旨在發現破壞其新穎性或創造性的文獻檢索。

專利侵權查新包括主動防止專利侵權查新和被動專利侵權查新兩種完全不同目的的查新業務。主動防止專利侵權查新是指為避免發生專利糾紛而主動對某一新技術、新產品、新工藝進行專利檢索,其目的是要找出可能受到其侵害的專利,或確定造成侵權風險的專利,并采取相應的規避措施,從而避免發生侵權糾紛,為企業今后的生產銷售提供安全保證;而被動專利侵權查新則是指被別人指控侵權時進行的專利檢索,其目的是要找出對受到侵害的專利提出無效訴訟的抗辯依據,尋找推翻障礙專利的可能性,以尋求被動侵權的自我保護。

2 專利侵權查新的應用領域

作為國際上一項重要的科技查新模式,專利查新在技術研發、引進轉讓、專利申請、侵權訴訟、國際貿易等方面應用廣泛。與此同時,隨著國內外專利侵權糾紛愈演愈烈,專利侵權查新也日益成為預防侵權和侵權抗辯中保護專利權人合法權益、避免侵權糾紛及不必要經濟損失的有效手段。企業應根據產品擬上市區域,在生產經營的產品研發(規避設計)、技術貿易、產品制造銷售、產品進出口和應對侵權訴訟等環節中事先向有資質的查新機構申請防止專利侵權查新。

3 專利侵權查新判定原則

由于主動防止侵權查新的目的是要尋找與本發明或產品技術相關聯的侵害專利,侵權查新報告應著重把握發明和實用新型專利侵權判定的原則,包括等同原則、全面覆蓋原則、多余指定原則、禁止反悔原則、自由公知技術抗辯原則等;對產品的外觀設計進行主動防止侵權查新時,則可運用外觀設計專利侵權判定的標準、方法、相同或相近似的認定原則。而對被動侵權查新而言,由于其查新的目的是尋找專利無效的依據,查新報告應重點把握好專利權的期限、專利權宣告無效的理由等內容。

4 專利侵權查新實踐中的若干問題

4.1 查新范圍

主動防止侵權查新的文獻類型應當包括世界各國和知識產權組織的發明、實用新型或外觀設計專利。檢索的時間范圍應為實施相關產品或技術前20年內,對于可續展的專利則時間還應向前推。檢索的國家范圍依生產、銷售產品的國家或地區而定。被動侵權查新的文獻類型應包括申請日以前的專利文獻和非專利文獻等各種出版物。其中非專利文獻包括PCT所規定的最低文獻量,如相關的期刊論文、會議論文、學位論文、科技成果、政府報告、產品樣本、標準、書籍等。

查新的時間界限應參照專利新穎性判斷中“現有技術”的時間界限,即專利申請日,享有優先權的則指優先權日。查新的地域界限應當參照專利新穎性判斷中“現有技術”的地域界限,視具體的公開方式而確定。屬于出版物公開的,該地域指全世界范圍;屬于使用公開的和以其他方式公開的,則僅限于國內。

4.2 查新策略及過程

對于主動防止侵權查新,每個可能有專利保護的技術特征應分別單獨檢索;而對于被動侵權查新,首先應關注新穎性,同時也要注意和創造性有關的現有技術,把那些相互結合后可能使委托項目不具備創造性的對比文獻檢索出來。

無論是主動防止侵權查新還是被動侵權查新均應根據委托項目的查新點,從關鍵詞、分類法、專利號、專利權人等途徑入手,進行多方位或組合檢索。同時需注意同義詞、近義詞、縮寫詞、術語、音譯、俗稱的選擇與應用,及上位概念和下位概念的表達。還可以隨時根據相關文獻進行針對引用文獻、作者、機構、專利發明人等信息的跟蹤檢索和擴檢,以便找到進一步相關文獻或線索,提高查全率和查準率。

4.3 查新結果列示

主動防止侵權查新應根據侵權糾紛爭議技術或存在侵權風險部分,在檢出文獻中遴選出密切相關文獻,列出標題、專利號、申請時間、公開日、專利權人、專利保護的有效期限、摘要或附圖等專利文獻基本信息,并提供相關文獻全文,以便對比分析。被動侵權查新應對專利侵權訴訟、宣告專利權無效的被動專利侵權檢索報告,列出對比文獻,包括專利文獻或非專利文獻。所引用的內容既可以是每篇對比文獻的全部內容,也可以是其中的部分內容。另外,對比文獻中包括附圖的,也可以引用附圖。

4.4 分析與結論

在專利侵權查新的結論部分,由于委托查新的目的不同,查新的結論形式也有所不同。對于主動防止侵權查新,應將委托查新項目的技術要點及查新點與遴選出的密切相關文獻進行侵權對比分析,給出分析過程,并根據發明或實用新型專利侵權判定的原則、外觀設計的侵權判定原則,對可能存在的專利侵權風險進行警示。針對那些確實對產品實施構成侵權障礙的專利文獻,應進一步檢索其法律狀態,尋找推翻障礙的可能性;對于被動侵權查新,需要判斷專利權的期限、專利權是否終止、專利權是否在有效的保護地域范圍。對于法律狀態有效的專利,應當進一步判斷是否存在請求宣告專利權無效的理由。

5 結語

專利侵權查新做為一種新興的科技查新業務形式,實踐中還有許多諸如數據清理分類、分析方法與工具選擇等問題有待進一步探討,以便為企業進行專利侵權風險預警與監控提供更好參考,為企業實施知識產權戰略提供有效支持。

[1]云潔.淺論科技項目查新與專利查新的異同[J].情報科學,2003,21(10).

[2]宣圣義等.科技查新報告與實用新型專利檢索報告比較[J].安徽科技,2009,9.

[3]路煒,肖滬衛.專利侵權檢索與分析報告的規范研究[J].圖書情報工作,2008,2.

[4]肖滬衛主編.科技查新:研究與實踐[M].上海:上海科學技術文獻出版社,2008.

馬雪(1972一),女,副研究員,主要從事科技查新檢索、信息咨詢與評價及軟科學課題研究工作,已發表論文多篇。