專利權(quán)評價報告的法律屬性及建議分析

倪新潔，劉 謙

（1.南京三寶科技股份有限公司，江蘇南京 210049；2.中國政法大學(xué)，北京 100088）

0 引言

為了使國內(nèi)企業(yè)充分利用好專利制度，保護創(chuàng)新，加快經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，專利法于2008年進行了第三次修改。新《專利法》（簡稱“《08版專利法》”）第61條第2款、新《實施細則》（簡稱“《10版細則》”）第56條至57對于之前的檢索報告制度做出了重要調(diào)整。為了配合新專利法和實施細則，國家知識產(chǎn)權(quán)局（簡稱“國知局”）將原《審查指南》（簡稱“《06版指南》”）中的“檢索報告”制度修改并擴充為新《審查指南》（簡稱“《10版指南》”）獨立的第五部分第十章的專利權(quán)評價報告，使得“檢索報告”制度在法律屬性上有很大變化。

為了使國內(nèi)企業(yè)充分利用好發(fā)明高度較低的實用新型和外觀設(shè)計專利制度，促進企業(yè)市場競爭力，穩(wěn)定各方法律預(yù)期，保護創(chuàng)新、打擊投機行為，專利復(fù)審委員會需要在其出具的無效決定中對與專利權(quán)評價報告中相關(guān)內(nèi)容的相反意見給予充分說明，人民法院可以參考專利權(quán)評價報告的相關(guān)內(nèi)容對侵權(quán)行為予以相關(guān)認定。

1 案情介紹及問題引出

下面作者介紹一個曾經(jīng)代理的無效案例來引出實用新型專利權(quán)評價報告的法律屬性及其產(chǎn)生的相關(guān)問題。

浙江公司于2012年7月向武漢市中級人民法院提出武漢公司侵犯其專利中的第1-2項專利權(quán)。武漢公司于2013年1月向?qū)＠麖?fù)審委員會提出無效宣告請求，其無效理由為：本專利權(quán)利要求1、2不具備創(chuàng)造性，并提交了相關(guān)對比文件1。專利權(quán)人于2013年3月提交了意見陳述書和國家知識產(chǎn)權(quán)局出具的《實用新型專利檢索報告》，并據(jù)此認為：上述對比文件1是本實用新型背景技術(shù)部分提到的現(xiàn)有技術(shù)，本專利正是針對對比文件1中新的改進方案；進一步地，《檢索報告》已檢索到對比文件1，并在此基礎(chǔ)上認為本專利權(quán)利要求1、2相對于對比文件1及其他現(xiàn)有技術(shù)具備創(chuàng)造性。

經(jīng)合議組審理后認為：在對比文件1的基礎(chǔ)上結(jié)合本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識，對對比文件1中的溫控器的具體部件略加替換，部件位置略微調(diào)整從而得到本專利權(quán)利要去1請求保護的技術(shù)方案是顯而易見的，且其效果可以預(yù)期，因而本專利權(quán)利要去1相對于對比文件1和本領(lǐng)域公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性；權(quán)利要求2引用權(quán)利要求1，在對比文件1的基礎(chǔ)上，結(jié)合本領(lǐng)域公知常識，選擇特定芯片作為微控制器芯片，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言是容易想到的，其效果是可以預(yù)期的，因而本專利權(quán)利要去2相對于對比文件1和本領(lǐng)域公知常識的結(jié)合不具備創(chuàng)造性。據(jù)此，合議組于2013年07月25日作出決定，宣告該專利中的第1-2項專利權(quán)無效。

然而，在此之前，盡管武漢公司在一審?fù)徶幸罁?jù)對比文件1主張公知技術(shù)抗辯，然而最終武漢市中級人民法院仍就武漢公司侵犯浙江公司的專利權(quán)第1、2項做出了侵權(quán)成立的判決。

那么，就本案來看，作者存在如下疑問：（1）對于專利復(fù)審委員會而言，當(dāng)作出與檢索報告結(jié)論不同的決定時，檢索報告的權(quán)威性便受到了極大的挑戰(zhàn)，那么對于這一矛盾究竟如何處理才能兼顧公平性和權(quán)威性？（2）檢索報告的法律意義就在于增加權(quán)利的穩(wěn)定性，而對于經(jīng)無效程序生效后相關(guān)專利中保存下來的未被無效的專利權(quán)的法律效力而言，專利復(fù)審委員會與檢索報告出具單位相左的意見無疑會形成巨大影響，對此專利復(fù)審委員會是否有義務(wù)對未被無效的專利權(quán)進行相應(yīng)評價，或者，進行其他彌補性工作，以穩(wěn)定專利權(quán)及檢索報告的權(quán)威性？

以上疑問源于檢索報告的法律地位和效力規(guī)定得不夠明確而存在不同理解所導(dǎo)致。要理解和處理以上疑問，就需要進一步探討實用新型檢索報告（新專利法稱為“專利權(quán)評價報告”）的法律屬性及其產(chǎn)生的相關(guān)問題，以便梳理出對于相關(guān)問題如何進行處理的對策建議。

2 專利權(quán)評價報告的法律屬性分析

由于專利法修改在前而有關(guān)司法解釋還未及時跟進，為了便于分析討論，當(dāng)下文中提到相關(guān)法條中的“檢索報告”時，就是用于討論和分析“專利權(quán)評價報告”法律屬性的相關(guān)問題。2.1 從《08版專利法》角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

根據(jù)《08版專利法》第61條第2款規(guī)定可知，專利權(quán)評價報告是國知局根據(jù)專利權(quán)人或者利害關(guān)系人的請求，在實用新型或者外觀設(shè)計被授予專利權(quán)后對相關(guān)實用新型或外觀設(shè)計專利進行檢索，并就該專利是否符合專利法及其實施細則規(guī)定的授權(quán)條件進行分析和評價，做出專利權(quán)評價報告。因此，專利權(quán)評價報告是一種行政機關(guān)做出的具有權(quán)威性的專利質(zhì)量評價意見，僅用作審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。但是，對于作為證據(jù)使用的由國家專利主管部門出具的專利權(quán)評價報告是否具有可訴性，新專利法似乎有意回避，仍舊沒有明確。2.2 從《10版指南》角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

針對《08版專利法》第61條第2款的規(guī)定，《10版指南》又進一步解釋了專利權(quán)評價報告的含義。國知局從自身角度重申了專利權(quán)評價報告不是行政決定，是一種證據(jù)形式或證明文件，當(dāng)人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權(quán)糾紛時，人民法院或者管理專利工作的部門據(jù)此可以確定是否需要中止相關(guān)程序，一般在上述涉及“程序中止”事務(wù)時，需要提交專利權(quán)評價報告。

雖然與檢索報告制度相比，專利權(quán)評價報告在做出程序上基本相同，也都需要經(jīng)過請求人提出請求、國知局受理、形式審查、作出、發(fā)出以及自行更正或請求更正等步驟，但是將名稱變更為“專利權(quán)評價報告”增強了專利行政管理部門在報告制作過程中的作用和主動性。尤為重要的是，國知局通過自身制定的行政規(guī)章首次明確了新專利法有意回避的對于作為證據(jù)使用專利權(quán)評價報告是否具有可訴性問題，其給出的結(jié)論是：專利權(quán)評價報告僅作為證據(jù)使用，但不具有可訴性。

2.3 從現(xiàn)行司法解釋角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（簡稱“專利糾紛若干規(guī)定”）第8條第1款、第2款規(guī)定，以及最高人民法院《關(guān)于對出具檢索報告是否為提起實用新型專利侵權(quán)訴訟的條件的請示的答復(fù)》可知，專利權(quán)評價報告僅作為人民法院判斷是否中止訴訟的證據(jù)，并非用于判斷是否立案的必要證據(jù)。因此，《08版專利法》的規(guī)定是與現(xiàn)行相關(guān)司法解釋對于檢索報告在侵權(quán)訴訟中所起作用的規(guī)定相一致的，從而形成平穩(wěn)過渡和有效銜接。

2.4 從行政法角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

根據(jù)行政法原來可知，行政行為可以分為行政法律行為和行政事實行為。行政法律行為，是指行政主體運用行政權(quán)決定、變更或者消滅特定或不特定相對人權(quán)利義務(wù)的行政作用，包括：行政立法行為、行政創(chuàng)制性文件、行政解釋性文件、具體行政行為和行政合同。行政事實行為，是指行政主體運用行政權(quán)實現(xiàn)行政目的，但并沒有產(chǎn)生相應(yīng)法律效果的行政作用，因此被定義為，是指行政主體以不產(chǎn)生法律約束力，而以影響或改變事實狀態(tài)為目的實施的一種行政活動。因此，從定義來看，專利權(quán)評價報告應(yīng)對被理解為是一種行政事實行為，而不是具體行政行為，也不是其他行政行為。

盡管行政事實行為沒有法律上的約束力，但它畢竟是一種基于行政職權(quán)的行為，可能產(chǎn)生侵犯行政相對人合法權(quán)益的情形，因此具有可訴性。專利權(quán)評價報告是可以作為人民法院或者管理專利工作的部門審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)，以便于確定是否需要中止相關(guān)程序，又由于中止相關(guān)程序可能對當(dāng)事人的現(xiàn)實利益產(chǎn)生負面影響，這實際上還是會對行政相對人的權(quán)利義務(wù)產(chǎn)生實際影響，因此應(yīng)當(dāng)屬于行政可訴范圍。因此，國知局做出的具有唯一性的專利權(quán)評價報告是一種行政事實行為，對于該行為需要配置相應(yīng)的救濟程序，例如包括行政復(fù)議和行政訴訟。

2.5 從民法角度看專利權(quán)評價報告的法律屬性

專利契約論認為，專利權(quán)獲取過程就是申請人與社會公眾之間就該項技術(shù)訂立的契約。國知局作為授權(quán)機關(guān)代表社會公眾對申請專利的技術(shù)方案進行審查并給予相應(yīng)專利權(quán)。根據(jù)《民法通則》第63條第2款規(guī)定可知，專利權(quán)評價報告由作為社會公眾代理人的國知局出具，并且用于對專利權(quán)的合法性進行補充說明。如果專利權(quán)的建立是申請人與社會公眾之間的一種契約，那么專利權(quán)評價報告可以視為基于專利權(quán)契約的補充協(xié)議。在補充協(xié)議的訂立過程中，只由專利權(quán)人或者利害關(guān)系人發(fā)起程序，作為代理人的國知局單方面簽署補充協(xié)議并使之生效，無論是專利權(quán)人，還是社會公眾，都沒有參與該程序的渠道，更沒有與國知局進行協(xié)商的途徑。

3 基于上述分析的建議

雖然《08版專利法》及《10版指南》對專利權(quán)評價報告的法律屬性進行了新的解釋和明確定位，但是仍然會造成實踐中的混亂。就本案來看，基于上述專利權(quán)評價報告的法律屬性的分析，筆者提供如下建議：（1）考慮當(dāng)專利復(fù)審委員會作出與專利權(quán)評價報告結(jié)論不同的決定時，需要在其出具的無效決定中對與專利權(quán)評價報告中相關(guān)內(nèi)容的相反意見給予充分說明。（2）考慮在專利復(fù)審委員會出具的無效決定中對專利權(quán)評價報告中無效請求人未依據(jù)的內(nèi)容給予進一步地審查并給出有效與否的意見，從而兼顧專利權(quán)評價報告的權(quán)威性。（3）考慮在專利復(fù)審委員會出具的無效決定中對于經(jīng)無效程序生效后相關(guān)專利中保存下來的未被無效的專利權(quán)的法律效力給予進一步地審查并給出有效與否的意見，從而穩(wěn)定公眾預(yù)期。（4）考慮進一步明確專利權(quán)評價報告作為專利侵權(quán)判斷的證據(jù)。如果在侵權(quán)訴訟中，被告并未啟動專利權(quán)無效宣告程序，人民法院可以參考專利權(quán)評價報告的相關(guān)內(nèi)容對侵權(quán)行為予以相關(guān)認定。如果被告啟動無效宣告程序，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟等待無效程序的最終生效法律裁判。

[1]國家知識產(chǎn)權(quán)局.審查指南[M].北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2006.

[2]姜明安.行政法與行政訴訟法[M].5版.北京：北京大學(xué)出版社，2011.

[3]魏振灜.民法[M].1 版.北京：北京大學(xué)出版社，2000.