知識產權糾紛中的定損專家應用和定損問題評介

Pauline M. Booth /美國波士頓 Dr. Michael Salve/奧邁咨詢顧問公司紐約辦公室

知識產權糾紛中的定損專家應用和定損問題評介

Pauline M. Booth /美國波士頓 Dr. Michael Salve/奧邁咨詢顧問公司紐約辦公室

介紹與知識產權糾紛相關的常見定損問題的基礎性背景信息, 并概述定損專家的角色、知識產權糾紛的類型以及相關的損失賠償金的判定。此外，還探討美國和英國法院以及國際仲裁法庭在對每個案例進行賠償金分析時所需的證據的要求，并詳細討論與原告所提出之利潤損失索賠相關的證據和分析。

一、定損1. 在這篇文章中，我們將根據情況交替使用“定損”和“損失賠償金”二詞。在所有知識產權爭議案件中，通常情況是知識產權所有者對另一企業或個人不恰當使用其知識產權的行為進行指控。為便于參考，我們將知識產權所有者稱為“原告”，將被控不恰當使用知識產權的另一方稱為“被告”，將“被告”所生產的涉嫌對知識產權侵權的產品稱為“被控產品”。專家概述

（一）定損專家的專業技能與價值

定損專家廣泛應用于所有糾紛案件，尤其是在美國、英國和歐洲。定損專家在訴訟和仲裁中的角色性質基本相同。一般而言，在訴訟程序中定損專家的角色因其廣泛發現證據而顯得更為正式（盡管在中國的情況并非如此）；而在仲裁中，仲裁委員會可能要求當事方的定損專家在收到通知后立即通過證人會議或出具聯合報告的形式與對方定損專家進行溝通。但是，無論是什么法庭，無論在哪個司法轄區，對定損專家的專業技能和最佳實踐的要求是一致的。文章將探討定損專家在國際仲裁背景下的角色。定損專家的角色是協助事實判定者理解該仲裁中核心的技術問題，該專家證人需向仲裁委員會負責。這是相對于律師僅代表其當事方利益的最大區別。

仲裁員通常非常熟悉法律標準，是在相關法律背景下界定問題的專家。對定損專家的需求通常是因為仲裁員需要建立一個適當的財務、會計或經濟模型以回答法律自身不能回答的問題。比如，如何判定已認定責任的合理損失賠償金？專家的角色不是回答仲裁委員會面對的終極問題或告訴仲裁委員會該做什么，而是分析和回答問題，提供專家專業范圍內的意見以對仲裁委員會進行引導。

（二）定損專家的界定與資質要求

一般情況下，定損專家是一名擁有專業知識、技能、經驗、受過專業培訓和教育的專業證人。該專家的主要角色是協助事實判定者（通常是由仲裁員組成的委員會）對解決爭議的核心技術、科學及其他特定知識進行理解。

定損專家通常具有相應技能，能夠通過建模和必要的定量分析，建立和支持復雜糾紛中所需的證據。例如，會計師能夠將一系列的財務交易轉換為具有不同目的和動機的商業決定并向其客戶的律師和仲裁委員會進行解釋。另外，經濟學家能夠通過市場界定、產品定價、宏觀經濟模型和因果關系分析協助公司進行戰略決策。經濟學家常被要求協助仲裁委員會分析闡述某公司行為對其競爭者，有時甚至是對其未來潛在競爭者的影響。在知識產權爭議案件中，定損專家擁有豐富的相關經驗、可被接受的方法和深入的司法先例理論知識，對于該案件來說至關重要。

通常情況下，曾多次在非訴訟案例中為面臨實際問題的公司執行類似分析的定損專家能提供更有價值的意見。仲裁委員會常常認可并尊重此類實務經驗，因為其能夠通過實際商業操作、學術文獻、行業標準或者其他非法定的職業標準對其自有的責任和定損理論進行測試。

定損專家不僅需要擁有專業的知識技能，能夠通過書面及在聽證會中當面向仲裁委員會進行有效的溝通對定損專家也至關重要。這可能涉及到將一個高度技術化或復雜的問題盡可能簡單地表達出來以揭示其結果的能力。如果某定損專家僅能與身處同一專業領域并接受過類似專業培訓的人員進行交流，其很可能不被仲裁委員會所理解，由其提供的合理結論也會因此不被考慮。

合格的定損專家需要具備的另一項技能是能夠在聽證會中實時回復仲裁委員會所提出的問題。仲裁委員會成員通常會在聽取了定損專家對雙方律師的答復后提出問題。仲裁委員會的問題通常集中在其最需要從專家處獲得引導的領域，或是其需要更多證據以確認或質疑其對于爭議事項未來可能的裁決的初步想法。

（三）律師對定損專家的運用

在國際仲裁中，糾紛所涉及當事方的律師通常會聘用定損專家以獲得其技術或財務專業知識的支持。聘用定損專家還因為他們可以向沒有財務背景的人有效傳達他們的觀點。定損專家的聘用通常在律師已經完成事實認定程序的某部分且與法律責任有關的論點已經初步形成之后。

在仲裁審理之前（含）的期間內，定損專家將就案情咨詢律師。定損專家將與律師及其客戶合作，根據案件類型和責任爭議就損失賠償金的合理判定提出建議。定損專家可協助律師從客戶處收集用于形成和支持定損分析所需的數據和信息，向律師介紹需要向另一方索取的會計和業務記錄類型，研究解決定損問題所需的公開信息來源。律師收到數據和信息后，定損專家通常會對數據和信息進行分析以確定其相關性和價值。

在進行分析時，定損專家非常清楚事實與律師所提供任何假設情形之間的區別。另外很重要的一點是清楚當事方已經提供了哪些信息，以便專家能了解哪些事實和情況可以支持專家的分析和意見，以及什么證據可能用于反駁專家的觀點。這一點在律師處理涉及眾多因素的責任案例時，以及仲裁委員會對于每個因素的最終判斷都將影響最終定損分析時尤為重要。

定損專家通常還會分析對方定損專家的觀點并發表對該觀點的意見。定損專家還可通過揭示先前分析中的任何瑕疵來協助律師為交叉詢問對方的定損專家做準備。

綜上所述，律師可在事先準備、事實認定、開庭陳述、審理和總結陳詞的整個仲裁過程中始終運用定損專家的專業知識。

在某些情況下，律師還保留聘用定損專家為非作證顧問的權利，由該顧問就行業標準、技術問題或定量證據的說服力提出建議，供律師參考。這種情況下，律師不會向仲裁的另一方透露該顧問的存在，顧問不提出專家意見，也不出庭作證。

（四）律師與定損專家合作時的最佳做法

一開始，定損專家由當事一方聘用并被指定就仲裁事項與律師開展合作。對專家和客戶來說，專家應保持均衡的獨立意見。定損專家應能根據專業知識領域明確區分合理的觀點與不合理的觀點。

在仲裁過程中，定損專家須保持其獨立的專業意見。如果專家不能做到這一點，則證詞沒有意義，因為其反映的是片面的觀點，不能在交叉詢問時獲得支持。另外，定損專家可以對其支持的觀點進行大力可信的辯護，即便是在接受徹底盤查的情況下也是如此。

一般情況下，如果需要定損專家作證，則定損專家、客戶與律師必須舉行面對面會議。這將使三方可以互動式地討論定損專家如何為仲裁策略帶來額外價值。同時，定損專家可以更好地了解現有策略以及支持該策略的文件。定損專家還可以初步檢查還需哪些額外信息（如果有的話）。

定損專家應十分了解律師關于該事項的法律責任的觀點，這一點相當重要。由于這些責任觀點可能隨著仲裁的進行而有所更新，因此定損專家可能需要修改其定損結果和意見。如有其它技術專家或行業專家在仲裁中根據同一客戶的指示進行工作，則定損專家可以利用這些人所依賴的信息、他們的工作成果以及他們的意見。我們已經討論了知識產權糾紛中損失的各種判定方法，并將進一步詳細介紹定損專家可能進行的分析類型，介紹定損專家應深入了解的一些主要概念和方法。

表一：知識產權糾紛中不同類型的定損判定

二、定損專家在知識產權糾紛中的作用

涉及知識產權問題的糾紛大致分成如下幾類：（1）專利侵權；（2）版權、商標和商業外觀侵權；（3）許可糾紛；（4）商業機密失竊

在量化損失時，不同的糾紛類型代表不同的問題。主要的損害賠償金類型包括如下：（1）原告損失的利潤：原告損失的利潤是原告代替被告銷售被控產品所能賺取的利潤金額；（2）被告的利潤：被告的利潤是被告通過銷售被控產品賺取的利潤金額。同時被告可能通過未經授權使用原告的知識產品而節省研發費用等受益；（3）合理的許可使用費：合理的許可使用費是被告為涉嫌侵權使用知識產權向原告支付的費用。

在美國，損失賠償金的判定取決于知識產權糾紛的類型，具體如表一所示：

對于上述任一定損方法，眾多的司法先例都給出了可接受的方法和理論的指引。我們將關注點放在原告的利潤損失上。

（一）原告的利潤損失

在本節中，我們將通過討論美國的一些基礎性案例，以證明計算利潤損失是判定損失賠償金的合理方法；以及將因果關系（被告被控事實與索賠損失之間的聯系）和計算利潤損失聯系起來的關鍵問題。

在美 國，20世紀70年代末的Panduit 訴Stalin Brothers5. 美國案例：Panduit Corp v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc., 575 F.2d 1152（1978 年，6 號法庭公告）。一案列出了定損專家評定原告是否有資格獲得利潤損失賠償金時通常分析四個要素。如果原告未能就其中任一要素提供足夠的證據和分析，則無法就利潤損失獲得賠償。根據利潤損失提出的索賠通常（盡管不總是如此）高于合理的專利許可使用費。事實上，管轄知識產權損害賠償金的美國法律規定專利所有者有權獲得“足以彌補被侵權的損失……在任何情況下均不低于合理的專利許可使用費……”6.《美國法典》第35編第284節。

原告索賠利潤損失時要分析的四個因素如下：

因素1：市場對專利保護產品的需求

原告須證明市場上存在對專利性發明的需求。一般通過提交應用專利性發明所制造產品的出售證據來證明。近年來，一些被告試圖將對產品整體的需求與對具體專利性特征的需求區別開來。但是，就本因素而言，截至目前，法院一直認為提供出售情況并由此證明對產品整體的需求便已足夠。7. 美國案例： DePuy Spine, Inc. 訴 Medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1314（2009 年聯邦公告）。

因素2：不存在非侵權替代品

這一因素關乎因果關系問題——也就是說，如果被告不在市場上出售被控產品，那顧客是不是只能從原告那里購買產品？如果市場上只有兩個參與者——被告和原告，而沒有其他正在出售的非侵權替代品，則這個問題很好回答。但是，情況通常不是如此。相關市場的定義非常重要，因此需要從責任和定損角度進行強有力的可信分析。

圖一：市場份額的例子

圖二：BIC Leisure Products, Inc. 訴 Windsurfing International Corp. 中的價格差異

由于Panduit一案是在20世紀70年代裁決的，美國其他許多案例已經探討和修訂了這一因素，其中最重要的案例如下：

(1)State Industries訴Morflo Industries8. 美國案例： State Industries, Inc. 訴 Mor-Flo Industries, Inc., 883 F.2d 1573（1989 年聯邦公告）。

在本案中，各方認為，盡管市場上有非侵權替代品，這一事實也不應妨礙原告獲賠損失的利潤。但是，原告不能索取被告的全部銷售額，而可以要求索賠將被告排除市場之外的情況下其可獲得的市場銷售份額。這一概念的解釋如圖一所示：

根據這種分析，定損專家將把原告在被告市場份額中所占的份額納入利潤損失分析，以根據被告所生產的被控產品中余下的銷售額來計算用于補償原告的合理的專利許可使用費。

(2)BIC Leisure Products 訴 Windsurfing International9. 美國案例： BIC Leisure Products, Inc. 訴 Windsurfing International Corp., 1 F.3d 1214（1993 年聯邦公告）。

在本案中，法院區分了相關市場，這是基于對售價的如下發現：原告和被告的產品（帆板）售價相差很大，被告所售便宜產品的購買者極不可能購買原告出售的非常昂貴的產品。原告和被告之間的平均價格差異如圖二所示：

由于原告和被告以不同的價格向不同的客戶出售不同類型的帆板，原告不能采用前文State案例中討論的市場份額方法。因此，利潤損失遭到駁回。

(3)Grain Processing 訴 American Maize-Products10. 美國案例： Grain Processing Corporation 訴 American Maize-Products Company, 185 F.3d 1341（1999年聯邦公告）。

這個案例涉及一項食品添加劑成分的專利。盡管被告并沒有這樣做，但其可能已經略微改變了添加劑中所用成分的比例，避免了對專利權的侵犯。法院認為，盡管在侵權期間未使用非侵權替代方法，但替代方法是確實存在的。采用非侵權替代方法對被告唯一的影響在于產品生產成本增加。利潤損失遭到駁回；根據制造侵權產品的成本與制造非侵權產品的略高成本之間的差額，將損失賠償金判定為合理的專利許可使用費。

上述案例說明，定損專家不僅要全面了解原告和被告的產品和市場，還要進行更廣泛的市場分析以確定其他競爭者及其市場份額，以便構建不存在被告被控產品的市場。權威渠道可獲得的公共信息有助于為這種分析提供支持。該分析還解決了另一個問題：即如果被告希望避免侵犯原告的知識產權，那么有什么其他的方法可選。Grain Processing就是使用一個簡單非侵權替代方法的示范。其他可探討的此類非侵權替代做法包括遷移制造地點以盡可能避免在原告享有知識產權保護的區域內使用知識產權。

因素3：擁有滿足需求的制造和營銷能力

該因素要求原告表明其擁有必要的基礎設施，可制造、營銷和出售在其利潤損失分析中索賠的產品。定損專家通常會尋找證據來評定原告這方面的能力，包括審查原告的制造能力，以及檢查原告進入被告被控產品銷售渠道的能力；另外還可以考慮進入被告市場的壁壘，比如政府監管等。

因素4：原告本來可以賺取的利潤

定損專家的角色是根據證據構建一個模型，以評定如果被告沒有侵犯知識產權則原告可獲得的經濟利益。需要回答的問題一般有“如果侵權者（被告）沒有侵權，則專利持有者（原告）可能已經獲得……？”11. 美國案例： Aro Mfg. Co. 訴 Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964).

原告損失的利潤一般以如下方式計算：損失的銷售額–增量成本=損失的利潤

（1）損失的銷售額：

如前文案例所示，量化損失銷售額的出發點是被告出售產品（含有原告知識產權）的銷售額，根據市場份額和定價考慮而酌情調整。如果原告和被告的產品售價大致相同且在侵權期間價格沒有變化或預期沒有變化，則這種分析相對直接明確。

但是，實際情況可能是被告的入市必然導致產品售價放低，或者原告已尋求提高價格但由于來自被告的競爭而未能如愿。在 1886 年美國 Yale Lock Manufacturing Co., 訴 Sargent 的案例中，法院認為“由侵權性競爭導致的降價以及利潤損失是裁決損失賠償金的適宜基礎。唯一的問題在于特定案例中證據的性質和充分性。”12. 美國案例： Yale Lock Mfg. Co. 訴 Sargent, 117 U.S. 536, 551 (1886).

這種事實模式需要定損專家進行深入分析以充分了解被告對定價所產生的不同于其他因素的影響。此外，定損專家需仔細評定售價上漲跟單位量之間的關系。在沒有對產量造成的影響進行詳細分析前，簡單地假設原告能夠提高價格是不正確的。“在一個可信的經濟分析中，專利權所有人‘原告’無權忽視提高價格對于產品需求的影響而制定更高的價格。”13. 美國案例：Crystal Semiconductor Corp.訴TriTech Microelectronics Int’l, Inc., 246 F.3d 1336, 1357（2001年聯邦公告）。可能還有證據表明原告由于侵權之后的價格侵蝕而繼續遭受利潤損失。美國和英國的幾個案例已經說明了該問題。比如：

英國案例Ultraframe 訴 Eurocell14. 英國案例： Ultraframe (UK) Limited 訴 Eurocell Building Plastics Limited and another [2006] EWHC 1344 (Pat).就價格侵蝕或價格壓低提出關鍵問題：a.如果沒有發生侵權，原告會提高價格嗎？如果會，提高幅度是多少？b.侵權導致價格降低了嗎？如果降低了，幅度是多少？c.如果原告已提高其價格，則這對無侵權情況下的銷售量有什么影響？在裁定關于價格侵蝕的損失賠償金時，法庭考慮了與當事方產品定價、競爭壓力和折扣相關的證據，結論為被告對原告售價下降負有部分責任。法官在裁定損失賠償金時，也把價格侵蝕對將來的影響考慮在內，因為“因侵權所致的價格侵蝕在侵權停止后會持續一段時間”。

美國案例Crystal 訴 Tritech15. 美國案例：Crystal Semiconductor Corp. 訴TriTech Microelectronics Int’l, Inc., 246 F.3d 1336, 1357（2001年聯邦公告）。中，法院駁回了關于價格侵蝕的索賠。原告的定損專家通過一種方法來比較無侵權市場中一種類似產品的業績與受被控產品影響的市場上受專利保護產品的業績。但是，法院認為所用的基準是不恰當的，而且原告也沒有提交足夠的證據來支持其關于價格侵蝕的索賠。比如，原告沒有提交證明價格侵蝕對競爭性市場中價格增幅影響的證據。

由于存在原告是否有權將被控產品的全部或部分收入納入其利潤損失分析的問題，原告利潤損失分析中對收入數額的認定變得尤為復雜。因被侵權的知識產權對于被控產品性能的貢獻重要程度不同，這個問題將很難回答。這個十分重要的問題同樣關系到前文所討論的其他定損方法。涉及這個問題的眾多司法先例已超出了本文的范圍，在此不再深入探討。

（2）增量成本：

增量或可變成本是原告為實現所流失銷售額而產生的超出其正常成本的額外費用。例如，生產產品的直接成本（比如原材料）。盡管如此，如果原告其現有工廠能夠生產更多產品而不產生任何額外成本，如租金或公用事業費，則這些成本將不納入利潤損失分析，因為原告不論是否增加與流失銷售額相關的產量都需要支付相同數額的成本。相反，如果原告不得不通過占用更多生產空間或獲取更多倉庫才能增加其產能以實現產量的增加，則這些成本將被納入利潤損失分析。

增量成本分析需要定損專家詳細調查，以了解原告的現有成本結構、進行額外銷售（包括在賠償金分析中）所需的資源以及相關成本。

三、總結

在法院和其他爭議法庭解決由于全球經濟和革新技術產生的各種定損問題的背景下，知識產權損失賠償金的理論將繼續演化。由于當事方面臨開展定損分析以解決更復雜的責任問題的挑戰，在知識產權事務的國際仲裁中使用定損專家的現象呈穩步增長態勢。跟上重要法庭決定或判決的步伐，并將相關原則應用到每個案例的事實分析中，這一點對定損專家而言非常重要。同時了解責任爭議和技術證據，以開展完善的定損分析，對定損專家也非常重要；如同我們在前文利潤損失部分所述，此類分析涉及面廣，包括市場認知和競爭格局等多種知識。