試論專利侵權訴訟中濫用專利權抗辯制度

摘 要：本文主要介紹在專利侵權訴訟中，被訴侵權人如何以濫用專利權為理由進行抗辯。從現有法律法規和規范性文件出發，分析濫用專利權抗辯所需要具備的構成要件，并明確舉證責任的分擔和濫用專利權抗辯需要注意的相關問題。最后結合我國專利侵權案件中的司法審判實踐，從立法制度和司法制度兩個角度進行分析，提出完善濫用專利權抗辯制度的合理化建議。

關鍵詞：專利侵權訴訟； 濫用專利權抗辯； 惡意

中圖分類號：D923.42 文獻標識碼：A 文章編號：1006-3315（2014）07-134-003

引言

近年來，在知識產權中的專利領域，侵權案件呈現急速上升的狀態。作為被訴侵權人，在侵權訴訟中如何進行抗辯，是一個在理論上具有研究意義，實踐中具有應用價值的問題。本文從被訴侵權人角度，在侵權訴訟中以濫用專利權為事由進行有效抗辯，歸納需要注意的問題，并對現有制度從立法和司法上提出相應的完善的建議。

一、專利侵權抗辯制度概述

（一）專利侵權抗辯制度的概念

1.專利侵權與專利侵權抗辯概念和界定。專利權是專利權人通過公開專利信息，以換取的在一定時間內享有的專有權利，專利權保護范圍的依據是權利要求書。我國《專利法》第60條規定：“未經專利權人許可，實施其專利，即侵犯其專利權。”對于此條中所指的專利侵權行為，有的學者做出進一步的解讀：“在專利權有效期內，未經專利權人許可，以營利為目的實施其專利的行為。”i當專利權人發現有《專利法》第11條所指明的專利侵權行為時，可以向法院提起專利侵權的訴訟。

在專利侵權訴訟中，被訴侵權人針對原告提出的主張，以抗辯事由主張不構成侵權，或者即使構成侵權，但可減輕或免除其責任。在專利侵權訴訟中，所有合理的抗辯事由所形成的體系即為專利侵權抗辯制度。在專利侵權抗辯制度中，也只有滿足一般民事侵權責任抗辯事由所具有的三要件，即對抗性要件、客觀性要件和法定性要件。

（二）專利侵權抗辯事由的法律依據

現行《專利法》和《專利法實施細則》并未對專利侵權訴訟中抗辯事由做出明確的規定。不過在司法實踐中，有許多抗辯事由多次被法官所采納。在一些地方發布的《專利侵權判定指南》中也有相關規定，學界對于專利侵權訴訟中可行的抗辯事由也做出過一些分類。北京市高級人民法院2013年9月4日發布了《專利侵權判定指南》（以下簡稱《指南》），其對專利侵權的判定做出了較為詳細的規定，其中對專利侵權的抗辯事由也做出了歸納。《指南》第111條至133條將專利侵權抗辯事由共分為6大類，分別是：（1）專利權效力抗辯；（2）濫用專利權抗辯；（3）不侵權抗辯；（4）不視為侵權的抗辯；（5）現有技術抗辯及現有設計抗辯；（6）合理來源抗辯。此種分類方式還是較為合理的，其分類的依據考慮到司法實務與學界對專利侵權抗辯的一些分類觀點。雖然在目前《指南》只是北京市高級人民法院發布的指導意見，不屬于法律和法規，也不屬于司法解釋，但是也屬于法律規范，同樣具有一定的司法效力。

二、濫用專利權抗辯的含義與作用

（一）濫用專利權的概念和分類

首先需要對濫用專利權抗辯的含義做出明確，即被訴侵權人以專利權人惡意取得專利權且濫用專利權提起侵權訴訟進行的抗辯。筆者認為在研究濫用專利權抗辯的含義時，還需要將其與專利權的濫用相區分。濫用專利權主要是指專利權人不適當的使用或擴張使用其專有權利。

（二）濫用專利權抗辯與專利權濫用的聯系與區別

濫用專利權抗辯與專利權的濫用兩者之間是既有聯系又有區別的。被訴侵權人以濫用專利權進行抗辯，前提是專利權人已經合法有效地取得了專利權，但是取得專利權是屬于惡意的主觀狀態，當專利權人提起侵權訴訟時是屬于一種濫用訴權的行為。專利權的濫用有多種行為模式，并不是每一種情況能成為被訴侵權人以濫用專利權進行抗辯的理由，專利權的濫用范圍顯然更為寬泛。

（三）濫用專利權抗辯的作用

以濫用專利權進行抗辯，其最終的目的就是在侵權訴訟中，專利權人濫用專利權的行為得以認定，被訴侵權人不構成專利侵權，專利權人以惡意獲得的專利權有可能被撤銷。

筆者認為濫用專利權抗辯制度有兩方面的作用，其一，被訴侵權人以此抗辯取得侵權訴訟的勝利；其二，也是防止現實存在的專利權人通過不正當手段取得專利權進行惡意訴訟。從長遠的角度看，濫用專利權抗辯制度的建立與運用，對于專利侵權訴訟的審判，維護公平的市場競爭環境都有很大的意義。

三、濫用專利權抗辯中應當注意的問題

由于現行《專利法》《專利法實施細則》以及與之相關的《反不正當競爭法》中對于濫用專利權抗辯并沒有明確的規定。筆者依據的是北京市高級人民法院2013年9月4日發布的《專利侵權判定指南》中對于濫用專利權抗辯的規定。《指南》第113條和第114條，分別對4個方面做出了說明：（1）濫用專利權抗辯的構成要件；（2）舉證責任的歸屬；（3）專利權人惡意取得專利權認定的條件；（4）專利侵權案件中濫用專利權認定的其他注意點。

（一）濫用專利權抗辯的構成要件

濫用專利權抗辯是指：“被訴侵權人以專利權人惡意取得專利權且濫用專利權提起侵權訴訟進行抗辯。”因此，被訴侵權人以濫用專利權進行抗辯需要滿足五個構成條件：（1）專利權人已經取得專利權；（2）專利權人的專利從客觀上來看是屬于不應當獲得專利保護的發明創造；（3）專利權人取得專利權的方式是故意規避法律或采取了不正當手段；（4）專利權人取得的專利權是惡意的主觀狀態，其目的在于獲得不正當利益或制止他人的正當實施行為；（5）專利權人提起侵權訴訟。

第一，專利權人已經取得專利權是客觀的事實，這里的取得專利權是指專利權人申請，經過國務院專利行政部門審查，授予專利權的發明創造，該專利處于專利的保護期內。iii因此，專利權人取得專利權是前提條件，且專利應處于有效的狀態。如果在侵權訴訟的過程中，專利權被宣告無效，專利權人的侵權訴訟就喪失了權利基礎，作為被訴侵權人來說，以濫用專利權進行抗辯也就不能成立。因此在《指南》中也指出，在專利權被宣告無效后，專利權濫用不得輕易認定。

第二，專利權人的專利從客觀上應屬于不應當獲得專利保護的發明創造。這里不應當獲得專利保護的發明創造，應該是指三方面。其一，是指《專利法》第5條中規定的違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權；其二，是指《專利法》第25條規定的不授予專利權的五種情形；其三，是《指南》第114條明確的兩種特殊情形：（1）申請日前已有的國家標準、行業標準等技術標準申請專利并取得專利權的，（2）明知為某一地區廣為制造或使用的產品申請專利并取得專利權。《指南》中只對第三方面做出了明確規定，如果滿足這兩個方面里的任意一種情形，也當然的歸屬不應當獲得專利保護的發明創造的范圍。

第三，專利權人取得專利權的方式是故意規避法律或采取了不正當手段。由于專利權人申請的專利本身屬于不應當授予專利的情形，從理論上說是無法取得專利權的，但由于專利權人故意規避了法律或采取不正當手段，從而取得了專利權。

第四，專利人申請專利是處于惡意的狀態。專利權人惡意取得專利權如何認定是濫用專利權抗辯的重要部分。《牛津法律大辭典》中將“惡意”定義為：“用于行為人不誠實心理狀態的一種術語，即其明知缺乏權利，或者相反，不相信他的行為具有合法正當的理由。”iv因此，專利人濫用專利權的惡意要求行為人進行民事行為時，其行為缺乏法律根據的主觀心理狀態。這里將惡意作為構成要件，主要是為了強調專利權人濫用專利權提起侵權訴訟的目的是為了阻礙被訴侵權人正常的行使權利，通過此種方式使被訴侵權人陷入侵權的不利地位，影響被訴侵權人的創造發明或其專利產品的市場占有。從《指南》第114條具體指出的兩種惡意情形來看，強調專利權人申請專利時的“明知”所申請專利不屬于授權范圍是知曉的。在此基礎之上，專利權濫用抗辯對于惡意還有進一步的要求，即專利權人申請專利的目的在于獲得不正當利益或制止他人的正當實施行為。

以《指南》第114條中規定的第一種情形進行分析。對申請日前已有的國家標準、行業標準等技術標準申請專利，我們知道國家標準、行業標準等技術標準往往不具有可專利性，一旦專利權人取得專利權，其可以利用標準的限制對同行業的競爭對手進行打壓，損害合法使用技術標準的主體利益，從而破壞公平競爭秩序。專利權人可以通過在專利實施中增加專利許可合同限制性條款等方式v，妨礙技術標準化的正常運行，其不僅限制了競爭，而且損害了消費者利益vi。在侵權訴訟中，專利權人利用標準專利阻礙被訴侵權人不能合理使用技術標準，并造成市場競爭的損失。

第五，專利權人需要向法院提起侵權訴訟。專利權人必須提起有效的專利侵權訴訟，被法院立案審理，被訴侵權人才能在訴訟中以專利權人濫用專利權為由進行抗辯。如果沒有專利權人主動提起訴訟，則法院不能主動去認定專利權人的濫用專利權。如果任何單位或者個人認為專利權的授予不符合《專利法》規定的授權條件，可以采用提請專利復審委員會宣告該專利權無效的方式。因此，濫用專利權抗辯的另一個前提，是專利權人濫用訴權提起侵權訴訟。

（二）濫用專利權進行抗辯的兩個注意點

被訴侵權人以濫用專利權進行抗辯還需要注意兩點問題。第一，舉證責任的承擔，根據《指南》第113條的規定，被訴侵權人提供相應的證據。這是基本符合民事訴訟中誰主張誰舉證的原則。因此，被訴侵權人需要對專利權人至少三個方面做出舉證說明：（1）專利權人的專利不具有可專利性，是屬于不應當獲得專利保護的發明創造；（2）專利權人取得專利權采取故意規避法律或其它不正當手段；（3）專利權人取得專利權是處于惡意的主觀狀態，是以獲得不正當利益或制止他人的正當實施行為為目的。從現行司法實務來看，由被訴侵權人去舉證，尤其是對于專利權人規避法律或不正當手段的行為，以及專利權人主觀惡意的證明，都是存在一定的難度的。

第二，不宜輕易認定為濫用專利權的情形。根據《指南》第113條第二款的規定：“在侵犯專利權訴訟中，專利權被宣告無效的，不宜輕易認定為濫用專利權。”對于該條我認為應該對三個方面予以明確：（1）“訴訟中”的定義，訴訟起算應該從起訴開始計算更為合理，而案件是否受理只是作為起訴這種單方法律行為引起的法律后果之一vii；另一個方面訴訟的終結，在該語境下應該僅指侵權案件做出判決之時為止；（2）專利權被宣告無效，是指任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合《專利法》有關規定的，請求專利復審委員會進行審查，如果專利權人對專利復審委員會做出的專利無效決定有異議，可提起行政訴訟，但并不影響侵權之訴的進行。由此可知，這里被宣告無效的專利權是指已經發生效力的無效決定，且專利權人并未在侵權訴訟進行中提起相應的專利無效行政訴訟；（3）如果在訴訟中專利權人的專利被宣告無效，其就喪失了濫用專利權的前提條件，故而被訴侵權人以濫用專利權進行抗辯不宜輕易認定，這里《指南》并沒有對可以認定的特殊情況做出具體說明。

四、完善我國濫用專利權抗辯制度的建議

筆者通過分析基本闡述了我國現有制度下，被訴侵權人如何在專利侵權案件中以濫用專利權為由進行抗辯，不過我們也發現濫用專利權抗辯制度還存在著一些問題亟待解決和完善。

（一）立法制度上的完善

濫用專利權抗辯制度最大的問題還是在于立法上的不完善，現行的法律法規對濫用專利權抗辯并沒有明確規定。《指南》是在《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》基礎上做出了修改和明確，相較之前的概念更為明晰，對濫用專利權抗辯也更為明確。但無論是《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》，還是《指南》，都是地方司法機關發布的法律文件，其雖然具有較強的司法指導意義，但是并不具有較高的法律效力，其法律約束力明顯不足。

在2008年《專利法》第三次修改過程中，就曾經有學者提出應該增加專利侵權抗辯事由的條款，并在相應的《專利法實施細則》予以具體的明確。不過由于當時我國專利案件司法實務經驗積累有限，學界和實務界對此部分是否應該納入《專利法》以及如何修改想法并不成熟，因此最終并未能寫入專利法中。從2012年啟動的《專利法》第四次修改草案來看，此次修改重點在專利保護與專利侵權部分，因此完善整體的專利侵權抗辯制度又被眾多專家學者重新提出，如果此次修法能對該問題做出明確規定，無疑對專利侵權抗辯有著很大的現實指導意義。

（二）司法制度上的完善

在司法實務工作中，更要注意專利侵權案件的歸納和總結。近年來知識產權審判工作很重視典型案例的指導，筆者認為這是一個行之有效的方式。各級法院都應該根據審理的侵權案件做出歸納分析，最高人民法院選取其中具有代表性的案例，定期以最高法指導性案例的形式予以發布，對司法審判產生積極的影響與指導。這種做法便于全國法院在法律適用方面的統一，也有利于在一定范圍內發揮司法能動性，應對不同的專利侵權案件，在實際審判中發現專利侵權案件抗辯制度所存在的不足。律師界在代理專利侵權訴訟中，也可以歸納總結訴訟技巧，為司法和立法工作提出相關的建議。

i來小鵬著.《知識產權法學》，中國政法大學出版社2011年第2版，第249頁。

ii江平，費安玲著.《中國侵權責任法教程》，知識產權出版社2010年第1版，第254頁。

iii根據《中華人民共和國專利法》第59條規定：“發明或者實用新型專利權的保護范圍以其權利要求的內容為準，說明書及附圖可以用于解釋權利要求的內容。外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。”

iv戴維·M.沃克（DavidM.Walker）著，李雙元等譯.《牛津法律大辭典》，法律出版社2003年第1版，第726頁。

v吳斌：“論技術標準中的專利權濫用”，載《知識經濟》2011年第15期。

vi吳太軒：“技術標準化中的專利權濫用及其反壟斷法規制”，載《法學論壇》2013年第1期。

vii江偉著：《民事訴訟法》，中國人民大學出版社2011年第5版，第243頁。

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