“UGG案”引發的商標使用與混淆理論關系的思考

葉身銘

摘 要：對定牌加工行為是否侵犯商標權案件，不同法院處理的理念和方式不同。有判決侵權的，有判決不侵權的，產生了很大的爭議。在判決不構成侵權的背后存在兩種理由。一種是混淆理論，認為商品不在加工國銷售，不存在混淆的可能；第二種是定牌加工并不是真正意義上的商標使用行為。其實，這些理由背后都忘了根本的邏輯前提條件，商標權利的地域局限性和商標權利的私權性，在侵權問題上不能脫離民法體系中有關侵權構成的基本理論。

關鍵詞：商標使用；混淆可能性；商標專用權

中圖分類號：D913 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2014）05-0247-02

一、UGG案判例之演繹

案情簡介：澳大利亞德克斯戶外用品有限公司是一家著名跨國企業，在中國對有關商品申請注冊了UGG商標。該企業通過廣告宣傳、優質的產品，在業內獲得了較高的知名度。河南省孟州市光宇皮業有限公司分兩批申報出口了共計5 900雙標有UGG Grand Australia標識的羊皮靴，被青島海關查。德克斯戶外用品有限公司認為光宇皮業有限公司的行為侵犯了其商標專用權，向青島市中級人民法院提起商標侵權訴訟，請求法院判令光宇皮業有限公司停止侵權并賠償經濟損失50萬元。

一審青島市中級人民法院認為，盡管被告在其制造的被控侵權產品上使用的商標標識是UGG，但是被告在使用中刻意放大UGG而達到突出使用的目的，因此認定被告在與原告相同商品上使用了與原告注冊商標相同的商標標識，因此構成對商標專用權的侵犯，判決被告停止侵權并賠償經濟損失人民幣10萬元。被告對一審判決不服，在規定的期限內上訴至山東省高級人民法院。2011年10月，山東省高級人民法院做出終審判決，維持原判。

在該案中，被告有兩個理由認為在其生產的靴子產品上使用的UGG商標不屬于商標法意義上的使用。其一，因為產品不在中國市場銷售，沒有進入市場流通領域，不可能造成中國相關公眾混淆、誤認；其二，被告提出其已經盡到了貿易往來中應履行的注意審查義務，因為與委托方原告簽訂委托加工合同時，已經要求原告提供使用商標的授權。在該案中，法院認定為被告使用的標識與原告的注冊商標在視覺上基本無差別，構成相同商標。

該案中引發的是兩個關鍵問題的爭論：一是涉外定牌加工中的貼牌行為是不是商標法意義上的使用；二是混淆是不是商標法上判定侵權的必要條件。如果解決了上述兩個問題，那么所有問題就迎刃而解。

二、商標意義上的使用再思考

我國商標法以及相關法律規定將未經授權的使用作為商標侵權行為。根據商標法第五十二條的規定，未經商標注冊人的許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為構成商標侵權。根據《商標法實施條例》第三條規定，商標法和條例所稱的商標使用，包括將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動上。這里強調使用應當是在商業活動中，體現的是商標和商品相結合的思想。在商品進入流通領域，使用商標和商品相結合，才是真正意義上的使用。然而，分解該法律的邏輯含義：（1）商標法具有地域性，在商標法域內的使用才會是商標法上的使用前提；（2）使用該商標未經該法域內的商標權人許可；（3）使用的對象是在與該法域內商標權人同種商品或類似商品上使用。這里關鍵點在于商標專有權利的地域性。如果在其他地域上獲得的商標進入另外一個法域，就有可能侵犯該法域內的商標專有權人。這一邏輯有相關法律和國際規定佐證。例如，1992年簽訂的《中國政府與美國政府關于保護知識產權的諒解備忘錄》以及1995年簽訂的《中國人民共和國政府和美利堅合眾國政府關于中美知識產權問題的換文》中，針對進口貨物及出口貨物，承諾建立知識產權邊境保護機制。根據兩國協議內容，我國《海關保護條例》有明確的規定，國家禁止侵犯知識產權的進出口貨物；我國《關于對外貿易中商標管理的規定》指出，對外貿易經營者在從事進出口活動中，對他人指定或提供使用的商標，應當要求對方出具真實有效的商標專用權證書，并予以核查。

對于使用中的必要的核查義務也體現在2009年最高院頒發的關于《當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第六條規定中。結合以上法律和相關政策規定，我們不難看到定牌加工行為本身就是一種使用商標行為。即使它有其他國家商標權人的授權，這種授權有關合同部分有效，但是有關商標權方面在加工國法域內無效。

因此，對于是否是使用行為，應當根據商標的特征來判斷。只要其標注方式或使用方式達到區別產品來源的目的，就應當是商標法意義上的使用，不能以會不會混淆，來反推商標法上的使用。

該案中委托方向光宇公司提供的證據只能證明其可能在澳大利亞有權使用UGG商標，而不能證明該公司在中國有權使用該商標。因此，委托方使用該商標實際上是一種商標法意義上的使用。

三、混淆理論的反思

在定牌加工中最有力量不構成侵權的理由是中國定牌加工的商品不在本國國內市場上銷售，不可能導致中國相關公眾的混淆和誤認，因此沒有對原告產生損害，也無侵權的特征。一直以來，混淆是構成商標侵權的必要條件深入許多人的知識結構中。可是，沒有注意到混淆適用的條件，混淆運用在具體案件中的必要性。

混淆理論為什么在商標侵權中起關鍵作用呢？這有必要探究其根源。世界各國對于商標侵權行為的立法不盡相同，但大多納入混淆可能性作為判斷的標準。我國和日本在規定商標侵權行為時未提混淆，而是直接規定商標近似、商標類似作為商標侵權判斷的標準（余靜.中華商標，第56頁，商標侵權的判斷標準——以商標權客體為視角）。從商標法上看，我國以近似和相同為判斷標準，何以是混淆理論為前提呢？原因在于《與貿易有關的知識產權協定》第16條第一項規定，對于在相同的商品或服務上采用相同的標記的情況，應推定存在混淆的可能性。這條規定成為商標侵權認定的混淆理論的依據。然而也有學者提出，商標相同何以存在商標混淆。商標混淆只有在近似商標的情況下才存在可能，商標相同了，沒有識別的意義。這也驗證了最高院的意見第六條的規定：未經商標注冊人許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的，除構成正當合理使用的情形外，認定侵權行為時不需要考慮混淆因素。可是，商標也存在共存的情況。如果在這種情況下，會不會出現混淆？這當然是可能的。所以，混淆理論不管商標相同或不相同都可以適用。

四、商品上使用和商標混淆的關系

按照不侵權的思想來看，商標侵權的構成好像是“商標使用和混淆”的組合，使用了但沒產生混淆，就不構成侵權；沒使用，可以混淆，但是不侵權。正是這種邏輯，才產生了商標使用含義的寬泛，產生解釋學意義上的循環。

“在商品上使用”是不是商標法的保護范圍？我國商標法第52條第1項規定，禁止“在相同、類似商品上使用”注冊商標。該規定僅是注冊商標保護的商品范圍，即商標保護僅限于“相同、類似商品”，不涉及“不相同、不類似商品”。這樣規定實際上是劃定侵權商品的類別，而不是被解讀成商標法適用的范圍。

按照我國商標法第52條主文的規定，“有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權”。該條的規定才是商標法適用的范圍，即無論是生產、銷售、倉儲、運輸、郵寄、代理進出口、提供貸款、資金、賬號、發票、證明、許可證件的，未經商標權人許可使用注冊商標的，均構成商標侵權。該條的規定包括了商品產生到流通的個個環節，只要某個環節上未經他人許可就使用了他人的商標，就會構成侵權。

因此，將對侵權商品類別的技術性規定解讀為商標法適用范圍的規定，這是誤解法律的本來目的和條文之間相互之間的關系，這樣的解讀是沒有法律依據的。

另外，我們可以看到，在商標實施細則商標法實施條例第50條第2款和最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理侵犯知識產權刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第16條也有相似的內容，如果在為他人侵犯他人注冊商標專用權行為，提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件的，或者明知他人實施侵犯知識產權犯罪，而為其提供貸款、資金、賬號、發票、證明、許可證件，或者提供生產、經營場所或者運輸、儲存、代理進出口等便利條件、幫助的，以侵犯知識產權犯罪的共犯論處。

以上是我國有關商標侵權中認定幫助侵犯商標專用權，產生共同侵權、共同犯罪的有關規定。其中涉及多種商業行為，均可能產生有關商標侵權，如以合同提供生產、經營場所，以合同提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿、代理進出口等。這些合同的共同特點是，均與商標商品的生產無關；均可以說僅是為生產“產品”而不是為商品提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿、代理進出口等服務；合同中提供勞務的一方均沒有在自己的商品上使用注冊商標，但是仍然可以構成共同侵權、共同犯罪。這些規定符合侵權法的一般侵權原理：在主觀上，有知道或應當知道對方侵權的主觀過錯；在客觀上，有提供幫助的實際行為。而這兩點，在OEM合同中，同樣存在。商標侵權不以商品使用沒使用為條件之一，那么何來把混淆標準作為侵權的必要條件。因此商標侵權在根本上沒有脫離一般侵權法的構成要件，畢竟知識產權法在本質上是一種私權，私權是要符合民法基本理論精神。商標侵權與商品上使用和商標混淆沒有必然的關系。

五、結論

綜合以上分析，該案中的定牌加工行為是在我國領域內完成的，不能為了維護本國貿易的發展和以不在我國銷售理由辯解未侵犯商標權人的專有權利。這是一種貿易保護主義的思想，完全不顧知識產權屬于私權。在處理本領域的問題時，不僅應該考慮本部門的法律，還應該結合民法中的許多理論知識，這樣才能更好地理解知識產權領域的問題。OEM產生的商標是否侵權問題也一樣，如果只在本部門法的條文里繞來繞去，而不是從基本邏輯前提中著手，是不能更好地解決知識產權相關難題的。為了更好地解決這些問題，就需要結合共同侵權理論、合同法里面的知識。

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[責任編輯 高惠琦]