現有技術抗辯制度的立法與完善

黃榮飛

（安徽師范大學 安徽蕪湖 241000）

現有技術抗辯制度經歷了從謹慎立法到放寬適用的過程，可以說是各方利益相互博弈的結果，從相同侵權可否適用現有技術抗辯的爭論中可以觀察到司法權與行政權的博弈；理論上根據不同的技術對比順序，討論現有技術抗辯的性質呈現出“侵權的例外”和“不侵權”之爭，立法上沒有明確規定“現有技術抗辯權”這樣的概念，而僅僅作為一種制度對現有技術的范圍、技術對比標準、技術對比順序等做出了規定，回避了判決是否影響專利有效性的問題，通過對基本理論的梳理，有必要對立法的初步規定提出完善的建議。

一、立法背景

立法上對于現有技術抗辯制度的規范是逐步的，從等同侵權的適用到相同侵權的逐步適用，從法院的判例和司法解釋到《專利法》修正案的立法層次的不斷提高，分別對現有技術抗辯制度的具體適用范圍、適用標準等做出了規定，這一立法軌跡正是遵循實踐檢驗的一般規律，足見實踐和立法對現有技術抗辯制度的重視。

第一，首次規定等同專利侵權適用現有技術抗辯。北京市高級人民法院于2001年發布的《關于專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第100條規定：“已有技術抗辯是指在專利侵權訴訟中，被控侵權物（產品或方法）與專利權利要求所記載的專利技術方案等同的情況下，如果被告答辯并提供相應證據，證明被控侵權物（產品或方法）與一項已有技術等同，則被告的行為不構成侵犯原告的專利權。”第 102條規定：“已有技術抗辯僅適用于等同專利侵權，不適用于相同專利侵權的情況。”

第二，明確專利侵權與專利確權雙軌并行、不容合一。2001年最高人民法院《關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》（以下簡稱法釋〔2001〕21號）第9條規定:“人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟，但具備下列情形之一的,可以不中止訴訟：（二）被告提供的證據足夠證明其適用的技術已經是公知的……”

第三，表明技術對比順序、優先適用現有技術抗辯。2001年最高人民法院民三庭在《關于王川與合肥繼初貿易有限責任公司等專利侵權糾紛案的函》中明確指出：“在神電公司提出公知公用技術抗辯事由的情況下只有在將神電公司技術與公知公用技術進行對比得出否定性結論以后才能將神電公司技術與王川專利進行異同比較。”這表明最高法院認為在權利侵權糾紛中，被告人提出現有技術抗辯的，應當先適用現有技術抗辯，對比被控侵權技術與現有技術。

第四，規定相同專利侵權也可適用現有技術抗辯。北京市高級人民法院發布的《2006年知識產權審判新發展》有如下內容：“2006年終審的一起案件中，北京市高級人民法院改變了這一意見，認為已有技術抗辯也適用于相同侵權。”

第五，于法律上明確規定現有技術抗辯制度。我國《專利法》第三次修正案于2008年12月27日被通過（以下簡稱《專利法》），并于2009年10月1日生效。第62條規定：“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。”第22條第5款規定“本法所稱的現有技術，是指申請日前在國內外為公眾所知的技術。”

第六，于司法解釋中規范技術對比順序與標準。最高人民法院于2009年12月21日頒布了《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱法釋〔2009〕21號），其中第14條第1款規定：“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于《專利法》第62條規定的現有技術。”

二、概念界析與理論爭議

從現有技術本身的內涵和外延出發，不應否認現有的第三人技術得允抗辯，圍繞現有技術、相同侵權、技術對比等概念所引起的理論紛爭，從實證的角度分析相同侵權可以適用現有技術抗辯，同理，技術對比順序中也不應忽視專利技術與現有技術的比對。

（一）現有技術、公知技術與自由公知技術。

2009年《專利法》第22條第5款規定，現有技術是指申請日前在國內外為公眾所知的技術。現有技術的概念是從專利審查制度的相關規定擴展到作為一種抗辯理由解決專利侵權糾紛的司法領域，由于司法實踐的需要，現有技術的范圍也擴張到申請日前在國內外為公眾所知的技術，其內涵等同于公知技術。

“從概念學上講，現有技術外延應大于公知技術。現有技術包括現有的已公開的被公眾所知曉的（即公知技術）以及未公開的技術”[1]。 實際上，從外延上比較，現有技術>公知技術>自由公知技術，所謂的自由公知技術是指公知技術領域內能夠被任何人自由使用、不被任何人獨占、不受專利權保護的共有技術，作為非自由的涉他專利技術可否被引為現有技術進行抗辯，有學者認為現有技術的含義中不應包括他人合法有效的專利，因為被控侵權人即使證明了自己實施的是現有技術，那也是侵犯了另外一個合法的專利權，仍然是違法行為，實務中不應鼓勵違法行為，所以應該將這部分現有技術剔除出去，和《專利法》第22條規定的現有技術區別開來[2]。

筆者認為，現有技術的范圍在立法上并沒有排除現有的第三人專利技術，甚至可以這樣理解，在專利侵權訴訟中所引用的現有技術無論是申請日前的還是申請日后的，因為申請日的規定是針對專利申請審查而言的，專利局需要將申請的專利技術與申請日前的現有技術進行對比，以確定有無新穎性和創造性，然而在專利侵權訴訟中，不能排除被告引用的是在原告專利申請日之后的第三人有效專利進行抗辯，正如有學者認為“專利侵權糾紛是民事糾紛，是一對一的對抗，抗辯只要能針對相對方成立就可以了，不必要求對所有人成立”[3]。

（二）相同侵權與等同侵權。

所謂相同侵權又稱字面侵權，源于專利審查制度中的相同原則或新穎性審查原則，專利局在將申請人的權利要求書中的專利技術特征與現有技術進行比對時，如果發現二者在字面含義上完全一致，即可判斷前者缺乏新穎性，專利局可以不授予專利權；在侵權訴訟中，所謂字面侵權是指被控侵權物（產品或技術）的技術特征（甲=A+B+C+D，以下簡稱甲）與專利權人劃定的權利要求書中記載的每一個技術特征（乙=A+B+C，以下簡稱乙）完全對應相同，即可初步判斷被告侵權，若此時被告引用現有技術（以下簡稱丙）進行抗辯，法官則面臨著一道難題，若經審查后判決抗辯成立，被告不侵權，則意味著原告專利是否繼續有效受到質疑，法院的一紙判決可否直接影響到原告專利的有效性？尤其是在相同侵權的情況下，考慮到專利效力的審查權歸屬于專利復審委員會，在專利復審委沒有做出專利無效的決定前，原告的專利是推定有效的，這是行政行為公定力和公信力的表現，法院應當尊重行政權，因此在立法過程中，現有技術抗辯制度曾一度不適用相同侵權，以中止審理，建議被告走專利有效性審查程序來代替司法救濟。

筆者認為如果是因為尊重行政權的需要而否定相同侵權適用現有技術抗辯制度，那么等同侵權適用現有技術抗辯制度應該面臨著同樣的問題，即甲構成對乙的等同侵權，同時甲屬于現有技術丙，則乙等同于丙，如此便否定了乙的新穎性，使得乙不再具有專利屬性，但是立法從最初就堅定的認可等同侵權適用現有技術抗辯，同時逐步認可相同侵權也可以適用，當中的法理基礎可以追溯到等同原則以及專利法的基本宗旨。

所謂等同原則，2001年6月有關《司法解釋》第17條規定：“等同特征是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特征。”等同原則一開始是對專利權人的保護和激勵，在申請專利的時候，為最大范圍的保護和享有自己的專利權，申請人需要在整個技術領域內劃出自己申請的專利所要輻射的范圍，以便區別于公有技術和他人的專利，以此最大限度的發揮專利權的壟斷效應。正如等同原則本身就具有不確定性和主觀性一樣，每個人對專利技術等同的范圍都會有不同的理解，因此在大部分的專利侵權糾紛中，等同侵權的現象比相同侵權更為廣泛。為防止他人通過變換字面含義或者利用不同但相類似的技術以達到侵權的目的，專利權人在專利權利要求書中可以依照等同原則劃定自己的權利范圍，目的就是要涵蓋被控侵權物的技術特征，使后者落入到專利權的保護范圍內，此為等同原則在等同侵權中的應用，正如學者所言：“因文字語言表達的限制，專利權人較難通過權利要求足夠好地描述其發明構思，在權利要求公示的基礎上，通過引進等同物來擴大專利權的保護范圍，充分保護專利權人的發明構思，成為各國的通行做法。在構建等同侵權的要件、確認等同侵權的例外方面，遵循公平原則始終是平衡專利權人與公眾利益的標桿”[4]。

理論和立法上都肯定了等同侵權可以適用現有技術抗辯，是立足于司法實踐的需要和利益權衡的結果，而非簡單的邏輯推演得出專利無效從而否定整個現有技術抗辯制度，也不能因為屈從行政權而得出現有技術抗辯為無效抗辯的結論，筆者認為，在中國目前的司法環境下，法院至少要為當事人考慮以下幾點：第一，針對個案糾紛，依訴請為中心，實行不告不理；第二，專利侵權糾紛的最終審理結果無非兩種，侵權或不侵權，與專利效力無關，至于判決的效力是否會影響到專利的有效性，則要看被告是否堅持走專利無效審查程序，由專利復審委做出決定，雖然在實踐中會出現循環訴訟的問題，但這屬于權力機關相互協調的范疇，不能因為權力不和而使權利擱置。如果這樣的邏輯可以成立的話，那么相對于等同侵權，更為嚴重和明顯的相同侵權就沒有理由不適用現有技術抗辯制度，因此“將現有技術抗辯制度的適用從等同侵權擴及相同侵權意義重大：在專利相同侵權案件的審理中，現有技術抗辯制度的適用可以在不觸及涉案專利的前提下，將被告從訴訟中解脫出來，既維護了訴訟正義，又實現了訴訟效益”[5]。

（三）技術對比順序與技術對比標準。

技術對比順序是指在現有技術抗辯過程中，法院如何安排甲、乙、丙三種技術進行對比，比對的順序不同，在理論上會對現有抗辯制度的性質做出侵權例外或者不侵權的結論，所謂侵權例外是指在法院先進行甲與乙之間的技術比對，得出甲的技術特征落入到乙的保護范圍，甲構成對乙的侵權，這是對侵權事實的評價，旨在以專利權為中心，確認糾紛的存在，再將甲與丙進行比對，審查抗辯事實是否成立，如果能得出甲等于或者約等于丙時，抗辯成立，此時在理論上認為甲是由于法定的抗辯理由成立，構成對乙侵權的一種例外，正如時效抗辯制度一樣，法院既不能主動援引，也不能直接否定甲對乙的侵權事實，這是對抗辯理由的評價。所謂“現有技術抗辯優先適用”的觀點即是“不侵權”性質的引證，認為被告在引用丙進行抗辯時，法院可以直接將甲與丙進行比對，得出甲相同或者實質性類似于丙時，抗辯成立，甲不構成對乙的侵權，無需再將甲與乙進行比對，在上述立法背景中也提到了專利法和最高院的觀點，但司法解釋更加傾向于“侵權例外”的觀點，例如第14條第1款首先要求：“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征……”

從學者之間的討論可以看出侵權例外與不侵權之爭主要根據技術對比順序的不同來區別，但是都繞開了專利與現有技術的比對，原因在于這種比對屬于專利審查機關的職責，法院采用這種方式就會有越權的嫌疑。筆者認為，在技術對比順序中，無論采用侵權例外說還是不侵權說，在效率和結論上，兩者并無二致，前者要求甲與乙先比較，只有在甲落入乙的保護范圍時，才有必要將甲與丙進行技術對比，后者要求甲先與丙比較，只有在甲不相同或非實質性相似與丙時，才將甲與乙進一步比對，從現有技術抗辯制度的本旨來看，一方面是為了解決專利侵權糾紛，盡可能的節省司法資源，另一方面是為了平衡當事人之間以及專利人與社會公眾之間的利益，判決的效力也僅達至此目的，法院與專利行政機關的權力沖突問題需要在制度上進一步完善，雖然不能像美國的三權分立機制一樣改革，法院可以直接對專利的效力進行判定，但至少在法院審理專利糾紛案時可以司法權的效力對行政權的不足之處進行監督和彌補，“在確定專利保護范圍時，出于查明案件事實的需要，在司法程序中現有技術可以用于解釋專利權利范圍，以糾正不當專利授權或瑕疵專利。如果回避專利技術與現有技術的比較，忽略專利技術與現有技術的模糊與交集，直接將被控侵權技術與現有技術進行比對，可能無法確認被控侵權技術是否真正屬于現有技術，適用現有技術抗辯就會出現偏差”[6]。

筆者認為，法院應當將乙與丙的比對作為現有技術抗辯的主要內容，無論是作為一種侵權例外抗辯還是不侵權抗辯，被告之所以選擇現有技術抗辯是因為目前立法上還沒有賦予法院審理無效抗辯的權力，為了盡快脫離訴累，又不愿涉入繁瑣的行政確權程序，被告只能退而求其次，但選擇現有技術抗辯是要承擔著有足夠證據證明甲相同或實質性相似于丙的責任，法院只進行形式上的審查，確定有無相關聯的現有技術即可，重點是要將丙與乙進行技術比對，這符合現有技術在訴訟中針對專利權本身發揮抗辯的效果，具有高效和簡便的功能，也符合法院和當事人追求司法效率的要求，與其在技術對比順序中糾結現有技術抗辯的性質和為了屈從行政權而否定現有技術對比專利的做法，倒不如肯認現有技術有否定專利的效力，更有對抗侵犯專利權的效能，相比于專業水準更高的專利行政部門，法院在進行乙與丙的技術比對時所采用的標準要低于專利行政部門。

學界對于技術對比標準的討論限于被控侵權技術與現有技術之間的對比，主要有五種觀點：第一，十分接近或者明顯相近似說，第二，等同標準說，第三，創造性標準說，第四，有限的創造性標準說，第五，新穎性標準說。理論界認為第一種觀點在實踐中很難操作，第四種觀點與第三種觀點相差無幾[7]，因此這里主要討論等同標準、創造性標準和新穎性標準。所謂等同標準是指如果被控侵權技術與現有技術近似或者等同，則現有技術抗辯成立。被控侵權技術與已有公知技術相比，如果屬于實質性不同，則不構成等同，已有公知技術抗辯不成立；可見，在等同標準中仍然會有創造性標準的影子，所謂創造性標準是指：“如果被控侵權技術是與公知技術相同或者屬于與公知技術相比沒有創造性的技術,就認定公知技術抗辯成立”[8]。然而，創造性標準是專利行政部門判斷專利的標準，其專業化和技術化對于法院的工作人員來說，仍然是一個高標準，“從職責的角度說,法院應當避免對技術性的問題進行過多的判斷,因為法院承擔法律問題的判斷而不是技術問題,采用創造性標準實際上使法官充當了專利審查員的角色”[9]。筆者認為，相對于創造性標準，采用新穎性標準更加符合法院的審判職能。

《專利法》第22條第2款對新穎性的含義做出了規定:是指該發明或者實用新型不屬于現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。《專利審查指南》第2部分第3章則給出了判斷新穎性的幾種方法。可以說，在標準的難易程度上可以依次排列為創造性標準>等同標準>新穎性標準，總體上新穎性標準較為客觀，可操作性強，具有法律適用的確定性。筆者認為，在現有技術抗辯制度中將專利與現有技術進行比對是完全可行的，可以采用新穎性標準進行判斷，雖然在操作上與專利行政部門類似，但對在我國沒有成立統一的知識產權上訴法院的情況下,在現有技術抗辯的法律適用中,應只賦予法院審查專利新穎性的權力,以保障公眾對于現有技術的基本信賴利益。現有技術抗辯的對比是為了保護公眾的基本信賴利益,而不是否定專利的效力[10]。操作類似不代表效果類似，司法權與行政權是針對不同問題的解決而設立的，雖然宗旨都是為人民服務，但權力性質不同，產生的效力也不盡相同，在具體的操作方法上，兩個部門是可以相互借鑒的。

三、完善建議

首先，立法上的明確規定不限制和妨礙理論上的深入探討，立法和理論都要立基于實踐，出于司法實踐的需要，現有技術抗辯制度逐步在法律上取得一席之地，但初步立法仍然存在許多不足，例如如何安排涉他專利技術抗辯，筆者認為現有技術的概念沒有排除第三人專利，在立法上就應當允許涉他專利作為現有技術的一種得允抗辯，如此在新法中沿用舊法“申請日前”的限制，至少在現有技術抗辯制度中缺乏邏輯一致性。

其次，從立法上逐步認可相同侵權適用現有技術抗辯可以看出該制度有著廣泛的適用空間，至少在理論上排除了法院在相同侵權下適用該制度有超越司法權的嫌疑，不能因為簡單的邏輯推演而否定相同侵權適用該制度的巨大實用價值，更為本質的是司法判決的效力及于當事人之間的糾紛，無涉專利的有效性，更沒有否定專利行政部門所做出的決定，對于以司法權僭越行政權而否定相同侵權適用現有技術抗辯的猜疑是沒有必要的，也是理論上關于等量替換邏輯，在司法權領域的不當延伸，以等量替換原則沖擊專利技術的有效性是不合理的文字游戲。

再次，至于立法上規定了被控侵權技術與現有技術的對比優先規則，理論上雖有不同的聲音，但對現有技術抗辯的本質的探討都圍繞著甲、乙、丙三項技術的對比順序，筆者認為將現有技術與專利進行比對更符合現有技術抗辯的本質，至于其他兩組對比僅僅作為證據審查，原告選擇甲侵權，事先應當準備充足的證據證明甲落入乙的保護范圍，被告引用丙進行抗辯，事先也要承擔證明甲與丙相同或類似的責任，法院對這兩組對比只作一般的證據審查，對乙與丙的審查才是現有技術抗辯的重點。司法審判的基本理念是服務群眾、便民利民，通過涉案專利與現有技術的直接對比，既能簡化審判程序，減輕法院審判壓力，提高司法效率，又能方便雙方當事人有針對性的舉證、質證。

最后，法院有權對相同侵權和等同侵權進行現有技術抗辯審查，有權將現有技術與專利進行比對，但采取的比對標準應當低于專利行政部門的標準，相比較創造性標準和等同侵權標準，采取新穎性標準更具有可操作性。新穎性標準可以參考專利行政部門使用的標準，但對法官判斷技術新穎性的標準不能過高，也不能低于普通人能夠判斷的標準，針對技術是否新穎，法院還應當根據雙方當事人的舉證、質證做一次綜合性的判斷。

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[6]朱旭云.也談現有技術抗辯的適用——從現有技術抗辯法律制度本源出發[J].知識產權,2011,(7):30.

[7]張 鵬,崔國振.現有技術抗辯的對比方式和對比標準探析[J].知識產權,2009,19(1):64.

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