論第三人起訴專利被許可人侵權的應對策略

黃軍委

在通常的社會經濟貿易和技術貿易活動中，簽訂專利實施許可合同，僅僅使被許可人從許可人（專利權人）處獲得了實施該專利技術的權利，但是，由于這僅僅是單方面的授權行為，對于被許可人在實際的經營活動過程中的各種需求來說，是遠遠不夠的，同時，這種權利僅僅是一種根據專利實施許可合同所產生的權利，被許可人并沒有因此取得直接支配該專利的全部權利。在實施專利技術的整個過程中，被許可人可能會由于被許可人對專利技術的實施行為而招致被專利實施許可合同之外的但擁有在先專利技術的其他專利權人向法院起訴侵權。在現實社會經濟貿易活動中，專利實施許可合同的許可人所許可專利技術作為在后專利，可能會侵犯第三人在先的專利權，從而產生侵權的可能性。在這種情況下，專利實施許可合同的被許可人在利用許可人的專利技術制造出相應的產品后，在使用和銷售這些產品的過程中，將可能會產生對上述第三人在先專利權的侵權行為。

通常，在簽訂專利實施許可合同之前，建議許可人最好先進行技術和市場調查，以此判斷其專利權與第三人的專利權之間的關系，然后再與被許可人訂立專利實施許可合同。然而，由于種種客觀因素的影響和限制，許可人所擁有的專利權是否侵犯了第三人的專利權，有時是難以進行準確預測的。例如：在簽訂專利實施許可合同的時候，第三人的專利權尚未真正授權公告，從而處于一般公眾能夠得知和許可人能夠調查的范圍之外。因此，在專利實施許可合同中，應當約定相應的預防性條款措施。

一、提供不侵權擔保

首先，專利實施許可合同的被許可人可以要求許可人提供不侵權的擔保，保護自己免于受到前述情況下的侵權的指控。然而，在專利技術領域，由于專利技術的權利請求保護的范圍需要根據權利要求書（Claims）中的用語、專利說明書、專利使用的歷史和實際情況等進行相應的解釋，還時常需要涉及到自由裁量幅度較大、捉摸不定的專利技術的等同原則的適用問題。因此，一項專利技術是否構成侵權，其結論本身是不確定的，而不像土地登記那樣，可以精確地披露所有潛在的沖突。所以，專利實施許可合同的許可人往往不愿意出具不侵權的擔保。

二、提供侵權損害賠償

如果專利實施許可合同的許可人不愿意提供不侵權的擔保，則根據民法中的公平原則，由許可人分擔或者全部承擔被第三人起訴侵權和帶來的損害賠償金，這一要求應當是合理的。其原因在于：對于專利實施許可合同中的被許可的專利技術而言，許可人通常在相關的技術領域已經研究多年，而被許可人往往是剛涉足該技術領域，顯然，許可人應當比被許可人更清楚可能導致侵權的情況；專利實施許可合同的許可人在獲得該專利之前，一般都會對這一技術領域的相關技術做必要的檢索，從而有可能知道哪些在先專利與其欲申請的專利有關。然而，對于這些檢索得到的信息，許可人往往不會也不愿意直接披露給被許可人。

基于以上兩個方面的原因，專利實施許可合同的許可人應當在專利實施許可合同中作出以下約定或者與之等同的類似約定條款：

（一）當第三人起訴被許可人侵犯其專利權時，被許可人應當立即通知許可人，并由許可人和被許可人根據實際情況分擔相應的責任。

（二）對于進行侵權訴訟所產生的各種費用，許可人應當承擔固定的份額。

（三）一旦出現侵權訴訟敗訴的情況時，被許可人應當有權利要求終止該專利實施許可合同；如果被許可人希望繼續履行該許可合同的，被許可人應當有權利要求許可人與第三人進行談判，從而能夠獲得實施第三人專利權的許可，避免侵權的情況再度發生以及該專利技術無法實施的矛盾。

（四）當需要向第三人支付專利實施許可使用費時，可以減少本專利實施許可合同中約定的由被許可人向許可人支付的專利實施許可使用費（比如減少50%）。

（五）如果專利實施許可合同的許可人和被許可人事先對侵犯第三人的專利權都沒有責任的情況下，損害賠償金應當由雙方平均分攤。由于專利制度本身存在一項專利權可能會侵犯另一項專利權的可能性，因此在制定專利實施許可合同的時候，實際上所涉及的范圍已經遠遠超出了該被許可的專利技術本身所能夠涵蓋和影響的范圍，因此，在雙方當事人進行專利實施許可合同的簽署過程中，建議在專利實施許可合同的條款形成時進行談判的過程中，應當邀請具有相當專業經驗的法律專家、專利專家、技術專家以及市場專家等，對所涉及的專利技術進行全面的評估和分析，以此來降低可能帶來的侵權風險。當然，作為一種特殊情況，有時作為專利實施許可合同的許可人，對于所許可的專利的熟悉程度以及是否會侵犯第三人的專利權的知曉程度，會和被許可人一樣，因此是否構成侵權事實上就變得無法預見。這個時候，作為專利實施許可合同的許可人，可能只能夠“根據其最大范圍內的知道與相信”，而擔保被許可的專利不構成對第三人權利的侵犯。

因此，專利實施許可合同的被許可人應當有權利要求許可人排除侵犯第三人的權利和獲得救濟。比如：當被許可的專利權侵犯第三人的專利權時，被許可人應當在許可人責任限度范圍內與許可人進行合作，共同尋求救濟和解決方案，同時被許可人應當與許可人保持緊密的聯系和通暢的溝通；而作為許可人，應當盡可能與被許可人進行合作，雙方應當共同努力，排除類似的侵權行為發生，并尋求相應的救濟和徹底有效的解決方案。

（作者單位：鄭州紅元帥專利代理事務所）