淺談無效程序中對引入新證據(jù)的限制針對權(quán)利要求進(jìn)行合并式修改的情形

文 / 武兵 / 北京東方億思知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司

淺談無效程序中對引入新證據(jù)的限制針對權(quán)利要求進(jìn)行合并式修改的情形

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摘要：在無效宣告程序中，針對專利權(quán)人以合并方式修改權(quán)利要求的情形，請求人可以在提出無效宣告請求之日起一個月的期限之外補(bǔ)充新證據(jù)。審查指南并未對此進(jìn)行更詳細(xì)的規(guī)定。但在實踐中，有些合并式修改權(quán)利要求的情形并不符合設(shè)立允許請求人補(bǔ)充新證據(jù)的上述規(guī)定的初衷。以案例出發(fā)，闡述對允許針對合并式修改權(quán)利要求補(bǔ)充證據(jù)的理解以及對補(bǔ)充證據(jù)的接受標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行探討。

關(guān)鍵詞：無效宣告程序；舉證期限；新證據(jù)；權(quán)利要求；合并方式修改

一、前言

在無效宣告審查程序中，請求人的舉證期限受到嚴(yán)格限制，通常只能在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)。請求人在一個月后補(bǔ)充證據(jù)且能夠被合議組接受的例外之一是“針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求或者提交的反證，請求人在專利復(fù)審委員會指定的期限內(nèi)補(bǔ)充證據(jù)，并在該期限內(nèi)結(jié)合該證據(jù)具體說明相關(guān)無效理由的”12006版《審查指南》第四部分第三章第4.3.1節(jié)，374頁。。

《審查指南》對上述補(bǔ)充證據(jù)的情形并未作出更具體的規(guī)定，針對專利權(quán)人對權(quán)利要求作出合并式修改的情形，上述允許補(bǔ)充證據(jù)的規(guī)定究竟出于程序考慮還是實體考慮？請求人針對該合并式修改得到的權(quán)利要求所提交的證據(jù)應(yīng)該全部接受還是應(yīng)該區(qū)分具體情形來判斷能否接受？本文將以一個無效宣告請求案例為基礎(chǔ)對上述問題進(jìn)行分析。

二、案例介紹

某案中，授權(quán)公告文本包括三個權(quán)利要求，其中，權(quán)利要求1為獨(dú)立權(quán)利要求，包括技術(shù)特征a、b。權(quán)利要求2、3均為引用權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，其中，權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征為c、d，權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征為e。請求人在提出無效宣告請求時主張證據(jù)1結(jié)合公知常識評價權(quán)利要求1的創(chuàng)造性；權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征c被證據(jù)1公開，d為本領(lǐng)域公知常識，因此不具備創(chuàng)造性；權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征e為本領(lǐng)域公知常識，因此不具備創(chuàng)造性。專利權(quán)人在指定期限內(nèi)對權(quán)利要求進(jìn)行了修改，刪除原權(quán)利要求1，將權(quán)利要求2上升為新的權(quán)利要求1，原權(quán)利要求3引用新的權(quán)利要求1而成為新的權(quán)利要求2。請求人在指定期限內(nèi)（已超過提出無效宣告請求之日起一個月）補(bǔ)充證據(jù)2，主張證據(jù)1、證據(jù)2結(jié)合公知常識評價新權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，認(rèn)為其中的技術(shù)特征c被證據(jù)2公開；新權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征e為本領(lǐng)域公知常識，因此也不具備創(chuàng)造性。

在本案口頭審理過程中，請求人認(rèn)為新權(quán)利要求2是通過將原權(quán)利要求2、3合并獲得，新權(quán)利要求2的技術(shù)方案包括a、b、c、d、e，評價其創(chuàng)造性的證據(jù)組合方式為證據(jù)1、證據(jù)2結(jié)合公知常識。因此，證據(jù)2屬于針對合并式修改的權(quán)利要求補(bǔ)充提交的新證據(jù)，符合審查指南的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以接受。

三、《審查指南》對舉證期限的限制性規(guī)定

無效宣告請求通常是由專利侵權(quán)訴訟中的被控侵權(quán)人提出，其目的在于使專利侵權(quán)糾紛案件中止處理或者中止訴訟。2《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第九條規(guī)定，人民法院受理的侵權(quán)實用新型、外觀設(shè)計專利權(quán)糾紛案件，被告在答辯期限內(nèi)請求宣告該項專利權(quán)無效的，人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟。由于受到侵權(quán)訴訟中答辯期限3《民事訴訟法》第一百一十三條規(guī)定，人民法院應(yīng)當(dāng)在立案之日起五日內(nèi)將起訴狀副本發(fā)送被告，被告在收到之日起十五日內(nèi)提出答辯狀。的嚴(yán)格限制，被控侵權(quán)人往往來不及準(zhǔn)備無效請求書并充分考慮請求宣告專利權(quán)無效所依據(jù)的理由和證據(jù)。因此，請求人隨后要求增加理由和補(bǔ)充證據(jù)的情況時有發(fā)生。為了允許請求人適當(dāng)?shù)卦黾永碛苫蛘哐a(bǔ)充證據(jù)，同時防止請求人通過不斷補(bǔ)充證據(jù)以拖延程序，《專利法實施細(xì)則》將請求人的舉證期限規(guī)定為提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)。4《專利法實施細(xì)則》第六十七條規(guī)定，在專利復(fù)審委員會受理無效宣告請求后，請求人可以在提出無效宣告請求之日起1個月內(nèi)增加理由和補(bǔ)充證據(jù)，逾期增加理由或者補(bǔ)充證據(jù)的，專利復(fù)審委員會不予考慮。

在無效宣告請求審查程序中，無論《專利法實施細(xì)則》還是《審查指南》均對請求人的舉證期限做出了嚴(yán)格限制。即使允許請求人針對專利權(quán)人以合并式修改得到的權(quán)利要求補(bǔ)充證據(jù)，也應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格把握相關(guān)證據(jù)的接受標(biāo)準(zhǔn)。

四、對允許針對合并式修改權(quán)利要求補(bǔ)充證據(jù)的理解

在上述證據(jù)“關(guān)門”時間的嚴(yán)格限制下，《審查指南》也對請求人在舉證期限之外補(bǔ)充證據(jù)規(guī)定了本文開頭部分提及的例外情形。之所以允許請求人在一個月后補(bǔ)充證據(jù)的原因在于，在這種情況下，合并后的權(quán)利要求可能出現(xiàn)新的技術(shù)特征組合或技術(shù)方案，請求人在提出無效宣告請求之日起一個月內(nèi)不可能預(yù)先知曉這些特征組合或技術(shù)方案。因此，請求人補(bǔ)充證據(jù)不應(yīng)該受該一個月期限的限制。5摘自“媒體聚焦>2006>無效宣告程序中提出或補(bǔ)充理由和證據(jù)的規(guī)定（上）”，[2013-5-20]. http://www.sipo.gov.cn/mtjj/2006/200804/ t20080401_362442.html。

由于專利權(quán)人有權(quán)針對請求人提出的無效宣告請求在指定期限內(nèi)以刪除、合并、刪除技術(shù)方案三種方式62010版《專利審查指南》第四部分第第三章第4.6.2節(jié)，385頁。對權(quán)利要求進(jìn)行修改，而通過合并式修改得到的權(quán)利要求可能會出現(xiàn)新的技術(shù)特征組合或技術(shù)方案，導(dǎo)致該權(quán)利要求的修改方向具有不確定性，請求人對這種修改缺乏明確預(yù)判并且不可能在提出無效請求時針對所有可能出現(xiàn)的新的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行評價。為避免請求人可能因?qū)＠麢?quán)人以合并方式修改權(quán)利要求而致使無效宣告請求所依據(jù)的證據(jù)及其組合方式不再適用，但又因期限限制喪失補(bǔ)充證據(jù)的機(jī)會，而不允許請求人針對該合并式修改補(bǔ)充證據(jù)將導(dǎo)致雙方當(dāng)事人在無效程序的地位明顯不對等，因此在充分保證雙方當(dāng)事人權(quán)利并兼顧公平的前提下，針對專利權(quán)人以合并方式修改權(quán)利要求而可能導(dǎo)致出現(xiàn)新的技術(shù)特征組合或技術(shù)方案的情形，給予了請求人補(bǔ)充證據(jù)在時間上的寬限。

正如上文所述，允許請求人針對專利權(quán)人以合并方式修改的權(quán)利要求補(bǔ)充新證據(jù)的目的在于對請求人可能受到損害的實體權(quán)利進(jìn)行救濟(jì)，而不是在程序上延長請求人的舉證期限。因此，當(dāng)請求人在專利權(quán)人對權(quán)利要求以合并方式進(jìn)行修改的情況下補(bǔ)充新證據(jù)時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格把握接受新證據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)。但在實際操作過程中，通常認(rèn)為只要專利權(quán)人對權(quán)利要求進(jìn)行了合并式修改，請求人就可以針對該修改得到的權(quán)利要求補(bǔ)充證據(jù)，這樣的觀點和做法源于權(quán)利要求的合并式修改必然會引入新的技術(shù)方案。但是，正是由于采用合并式修改得到的權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案必然是未出現(xiàn)在原權(quán)利要求書中的技術(shù)方案，以“是否出現(xiàn)新的技術(shù)方案”作為補(bǔ)充提交的新證據(jù)能否被接受的標(biāo)準(zhǔn)顯然不符合《審查指南》中關(guān)于“允許請求人針對合并式修改得到的權(quán)利要求補(bǔ)充證據(jù)”的設(shè)立初衷，也會使上述規(guī)定形同虛設(shè)。

五、對補(bǔ)充證據(jù)的接受標(biāo)準(zhǔn)的探討

筆者認(rèn)為，在判斷補(bǔ)充證據(jù)能否接受時，應(yīng)當(dāng)遵循的根本原則是該新證據(jù)是否是針對合并式修改所引入的新的技術(shù)內(nèi)容提出的，即該合并式修改可能會使請求人的實體權(quán)利受到損害，不允許請求人引入新證據(jù)會導(dǎo)致不公平、不合理。為了準(zhǔn)確適用上述原則，至少可以從以下兩個方面進(jìn)行考慮。

首先，合并式修改得到的權(quán)利要求所涉及的技術(shù)特征組合或技術(shù)方案是否超出了請求人在舉證期限內(nèi)所依據(jù)證據(jù)的預(yù)期。只有超出請求人預(yù)期的權(quán)利要求的修改才有可能對請求人的實體權(quán)利造成損害，不對請求人在舉證期限上給予一定的寬限會明顯不公。判斷合并式修改得到的權(quán)利要求是否超出請求人預(yù)期通常可以考察請求人主張的現(xiàn)有證據(jù)組合方式是否已經(jīng)涵蓋新權(quán)利要求的全部技術(shù)特征。例如，獨(dú)立權(quán)利要求1要求保護(hù)一種自行車，權(quán)利要求2和權(quán)利要求3分別從屬于權(quán)利要求1并且分別限定了自行車包括車鈴和車后座。請求人主張證據(jù)1結(jié)合公知常識評價權(quán)利要求1的創(chuàng)造性，權(quán)利要求2和3的附加技術(shù)特征均被證據(jù)1公開。專利權(quán)人對權(quán)利要求進(jìn)行修改，刪除權(quán)利要求1，將權(quán)利要求2和3合并形成新的權(quán)利要求1。在這種情況下，請求人所主張的證據(jù)1結(jié)合公知常識的證據(jù)組合方式實際上已經(jīng)涵蓋了通過合并式修改得到的新權(quán)利要求1，也就是說，該新的權(quán)利要求1已經(jīng)落入請求人對權(quán)利要求可能修改方向的預(yù)期之中，請求人依據(jù)原有證據(jù)組合方式足以評價新權(quán)利要求1的創(chuàng)造性。因此，這種情況不宜歸入允許請求人針對合并式修改得到的權(quán)利要求補(bǔ)充證據(jù)的情形。

其次，請求人補(bǔ)充的證據(jù)是否是針對合并式修改所引入的新的技術(shù)內(nèi)容所提出的。例如，合并式修改通常會引入未出現(xiàn)在原權(quán)利要求書中的技術(shù)特征組合，如果這些技術(shù)特征之間具有關(guān)聯(lián)性，通過合并式修改出現(xiàn)在同一技術(shù)方案中時會因為彼此之間的密切聯(lián)系而帶來不同于這些技術(shù)特征單獨(dú)具有的作用，并且具有相應(yīng)的技術(shù)效果，則針對該特征組合補(bǔ)充的證據(jù)通常應(yīng)當(dāng)考慮。如權(quán)利要求1為獨(dú)立權(quán)利要求，權(quán)利要求2、3均為引用權(quán)利要求1的從屬權(quán)利要求，其附加技術(shù)特征分別為a和b。請求人在提出無效宣告請求時主張權(quán)利要求1相對于證據(jù)1不具有新穎性，權(quán)利要求2、3的附加技術(shù)特征分別被證據(jù)2、3公開，不具備創(chuàng)造性。專利權(quán)人刪除原權(quán)利要求1，將權(quán)利要求2、3合并為新的權(quán)利要求1，并且技術(shù)特征a和b共同形成新的特征組合a+b，該特征組合a+b未被證據(jù)2、3披露并且具有相應(yīng)的技術(shù)效果。如果請求人針對該合并式修改得到的新權(quán)利要求1引入證據(jù)4，并且該證據(jù)4是針對新出現(xiàn)的特征組合a+b提出，則該證據(jù)4應(yīng)當(dāng)被接受；如果證據(jù)4僅是針對新權(quán)利要求1中與特征組合a+b無關(guān)的其他技術(shù)特征提出，則證據(jù)4不宜被接受。

六、關(guān)于本案情形的再討論

就本文第二部分所例舉的案例而言，請求人提出無效宣告請求時主張證據(jù)1結(jié)合公知常識評價權(quán)利要求1的創(chuàng)造性；權(quán)利要求2的附加技術(shù)特征c被證據(jù)1公開，d為本領(lǐng)域公知常識，因此不具備創(chuàng)造性；權(quán)利要求3的附加技術(shù)特征e為本領(lǐng)域公知常識，因此不具備創(chuàng)造性。就合并式修改得到的新權(quán)利要求2而言，請求人主張的原有證據(jù)組合方式，即證據(jù)1結(jié)合公知常識足以評價新權(quán)利要求2的創(chuàng)造性。因此，專利權(quán)人采用合并式修改對權(quán)利要求可能產(chǎn)生的修改方向已經(jīng)落入請求人在提出無效宣告請求時的預(yù)期之內(nèi)。另外，請求人補(bǔ)充提交的證據(jù)2僅用于證明新權(quán)利要求2中的技術(shù)特征c（即，原權(quán)利要求2中的技術(shù)特征c）被該證據(jù)2公開，而對因合并式修改所引入的新的技術(shù)特征組合c+d+e沒有做出任何說明，針對技術(shù)特征d和e的證據(jù)和理由與請求人提交無效宣告請求時的主張相同。綜上所述，請求人補(bǔ)充的證據(jù)2并不屬于審查指南所規(guī)定的針對合并式修改的權(quán)利要求補(bǔ)充并應(yīng)當(dāng)被接受的情形。

七、結(jié)論

在無效宣告請求審查程序中，無論《專利法實施細(xì)則》還是《審查指南》均對請求人的舉證期限做出了嚴(yán)格限制。即使允許請求人針對專利權(quán)人以合并式修改得到的權(quán)利要求補(bǔ)充證據(jù)，也應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格把握相關(guān)證據(jù)的接受標(biāo)準(zhǔn)。在具體判斷中，應(yīng)當(dāng)重點考慮專利權(quán)人進(jìn)行合并式修改所得到的權(quán)利要求是否落入請求人在舉證期限內(nèi)所依據(jù)證據(jù)的預(yù)期之內(nèi)，并且請求人補(bǔ)充的證據(jù)是否針對合并式修改所引入的新的技術(shù)內(nèi)容提出，而不應(yīng)當(dāng)將《審查指南》中關(guān)于允許請求人針對專利權(quán)人以合并式修改得到的權(quán)利要求補(bǔ)充證據(jù)的情形簡單地理解為程序規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從實體上對該規(guī)定進(jìn)行把握。