美國聯邦巡回上訴法院Rambus案披露義務裁決及其影響

文 / 安佰生 / 商務部世界貿易組織司

美國聯邦巡回上訴法院Rambus案披露義務裁決及其影響

文 / 安佰生 / 商務部世界貿易組織司

美國聯邦巡回上訴法院（CAFC）在2003年Rambus案中關于披露義務的裁決，指出了標準化組織專利政策信息披露相關規定存在的模糊性。該裁決有助于敦促標準化組織完善其政策。但標準化組織成員在專利信息披露實質性問題上的回避做法，使標準化組織未能實質性地改進其專利政策。CAFC的裁決進一步明確了標準化組織專利政策的局限性，使其在實踐中面臨更大的不確定性。不過，從更長遠的角度說，CAFC的裁決有助于各方加深對現行標準化組織專利政策局限性的認識，并積極尋求解決問題的途徑。

標準化組織知識產權政策中的披露義務，是該政策的基礎性規定。相關裁決往往以是否存在和是否違反披露義務為前提。然而，由于標準化組織關于披露義務的規定存在模糊性，給整個政策的執行，以及相關司法裁決帶來了諸多不確定性。美國聯邦巡回上訴法院在Rambus案裁決中明確批評了標準化組織政策關于披露義務規定的模糊性。時至今日，標準化組織等機構仍在探討如何完善披露義務規定。深入研究法院關于披露義務的裁決，對于我們認識該問題的復雜性和重要性，加快完善相關規定的進程，具有積極的意義。

1990和1991年，Rambus就其存儲技術分別向美國專利商標局（USPTO）和世界知識產權組織（WIPO）提交了專利申請。1992年2月，Rambus作為成員正式加入了當時隸屬于美國電子工業協會（EIA）的標準化組織電子器件工程聯合委員會（JEDEC）。1993年3月，JEDEC中的JC42.3委員會投票通過了SDRAM標準。2000年底，Rambus在弗吉尼亞東區法院起訴JEDEC另一成員Infineon侵犯其四項專利中的57項權利要求。Infineon提起反訴，指控Rambus未按照JEDEC的專利政策要求披露其專利信息，構成欺詐。

標準化組織的專利政策關于專利信息披露的規定，是標準化中的知識產權相關訴訟中欺詐認定的第一個要件。專利信息披露也是標準化組織的專利政策的基礎，對于標準化組織的正常運行具有重要意義。對于如此重要的問題，Rambus案中的相關裁決存在重大差異。為此，有必要對Rambus案關于披露義務認定的裁決進行深入的分析，以便澄清各方在專利信息披露問題上的認識，并為改善標準化組織的專利政策提供借鑒。

一、CAFC關于JEDEC專利政策是否構成披露義務的裁決

是否構成欺詐，首先要看是否存在披露義務。弗吉尼亞東區法院2001年的裁決認為，JEDEC專利政策含有要求成員披露其專利信息的內容，該政策本身構成披露義務。聯邦巡回上訴法院的Prost法官在異議裁決中也認同該看法。盡管CAFC也認為JEDEC的專利政策構成披露義務，但其分析卻與弗吉尼亞東區法院及Prost法官的異議裁決有很大不同。CAFC認為，JEDEC專利政策是否構成披露義務，一方面取決于JEDEC專利政策本身的相關文字規定，另一方面取決于JEDEC成員對于這一規定的理解。1. Rambus Inc. v. Infineon Technologies AG, Nos. 01-1449, -1583, -1604, -1641, 02-1174, -1192. Federal Circuit. Jan. 29, 2003 (Fed. Cir., Jan. 29, 2003).

CAFC裁決中引用的JEDEC專利政策相關規定主要為：JEP 21-I:“EIA和JEDEC標準……如需要使用為專利覆蓋的技術，則應格外注意……委員會應保證，除非該專利所有相關技術信息已被知悉，標準化項目中任何標準不得涉及為已知的專利覆蓋的產品……”

單純從出示給成員的文字（即附件E）本身來看，其中的確并未涉及成員的披露義務。但由于JEDEC成員認為附件E是一種披露義務，CAFC亦認為這一聲明構成披露義務。

JEP21-I接下來的內容包括給主席的指示：“主席必須提請所有的參加者注意，告知標準制定會議他們可能知道的、關于可能涉及他們正在開展的工作的所有專利和申請中的專利的信息這一義務。附件E（法律指南小結）提供了應在會議開始使用以滿足該要求的視圖。”

附件E文本為：“JEDEC委員會將不考慮需使用專利、被其覆蓋的技術或程序的標準，除非專利或申請中的專利覆蓋的所有相關技術信息為委員會、分委員會或工作組知悉。”

CAFC掌握的JEDEC會議記錄表明，在JEDEC會議上，出示給成員的“專利政策”只是附件E中的內容。如根據JEDEC會議記錄，在三次會議上以下文字出示給成員：“EIA政策：3.4專利覆蓋的技術或程序 在EIA標準中避免使用專利覆蓋的技術或程序的要求。任何標準項目不得涉及專利覆蓋的技術或程序，除非專利覆蓋的所有技術信息為起草委員會或工作組知悉。”

CAFC認為JEDEC多位成員關于JEDEC專利政策的理解沒有任何實質性的差異。標準化組織的成員均普遍認為JEDEC的專利政策構成成員的專利信息披露義務。綜合以上文字和證詞，CAFC首先認為，JEDEC專利政策本身并未對成員施加披露義務：“這些政策聲明的語言實際上沒有對成員施加任何義務。盡管政策語言建議JEDEC作為一個整體避免‘需要使用’專利的標準，且JEDEC的手冊要求主席提醒成員告知標準制定會議與委員會工作相關的任何專利或專利申請，本院沒有發現任何語言——無論在成員的申請材料中，還是在手冊節選中，表明要求成員披露信息。甚至沒有成員曾在法律上同意披露信息的跡象。”進而，CAFC基于標準化組織成員的證詞，認為JEDEC專利政策本身對成員施加了披露義務：“由于JEDEC成員認為附件E是一種披露義務，本院亦認為這一聲明構成披露義務”。

二、對CAFC上述披露義務裁決的分析

（一）附件E本身不構成披露義務

如果說，“這些政策聲明的語言實際上沒有對成員施加任何義務”中的“這些”僅指附件E，則可以理解。

如果單純從出示給成員的文字（即附件E）本身來看，其中的確并未涉及成員的披露義務。

第一，正如CAFC所指出的，附件E只是要求標準起草委員會或工作組“避免”專利。

第二，“除非專利覆蓋的所有技術信息為起草委員會或工作組知悉”這一文字表述，本身并不能構成成員的專利信息披露義務。這是因為，盡管標準化組織普遍認為，標準制定應知悉相關專利信息，但如何獲得這些信息方面，就現有實踐來看，可以通過激勵法和鼓勵法兩種方式獲得專利信息。如一項標準對于某公司具有特別重要的意義，該公司將建議制定某項標準。為順利完成標準制定，該公司存在對自己以及他人擁有的專利進行檢索和披露的激勵。其他成員出于防止競爭成員在未被知悉的情況下納入標準，也有將其所了解的他人擁有的專利披露給標準化組織的激勵。至于自己所擁有的專利，無論是標準建議者，還是其他成員，都存在隱匿不報的利益，因此只能通過鼓勵的方式要求他們披露自己擁有的專利信息。這樣看來，“知悉”一詞只是提出了標準化工作對于專利信息的一般性要求，并不意味著對成員施加了強制性的披露義務。

（二）專利政策其他部分文字本身是否構成披露義務

至于JEDEC專利政策其他部分文字是否構成披露義務，相關裁決則存在差異。

聯邦巡回上訴法院Prost法官在該案中的異議裁決援引了JEDEC手冊第9.3.1部分“委員會關于知識產權的責任”中類似的語言：“任何JEDEC委員會、分委員會或工作組主席必須提請所有在場的人注意到EIA法律指南含有的要求，并提請所有參與者注意到告知會議任何他們可能有的、可能涉及他們正在開展的工作的任何專利或申請中的專利的信息這一義務（著重號后加）。”Prost法官認為，JEDEC的披露義務是在9.3.1部分，而非附件E中予以表述的。

如果成員將披露普遍理解為一種義務，成員應該把檢索本公司的知識產權狀況作為履行該義務的一項自然和必然的工作，但實際上未必如此。

華盛頓特區聯邦巡回上訴法院在2008年就Rambus訴美國聯邦貿易委員會（FTC）一案做出的裁決，在披露義務問題上也認為，上述文字“最有利于表明JEDEC專利政策構成披露義務”（the most disclosurefriendly）。2. Rambus Inc. v. FTC, No. 07-1086, (D.C. Cir. Apr. 22, 2008).

但是CAFC并未根據該段文字認定JEDEC專利政策本身構成披露義務。一個可能的原因是CAFC認為JEDEC未將含有該字眼的文字出示給成員。CAFC認為，根據CAFC掌握的JEDEC 會議記錄，“只是附件E中的‘專利政策’被出示給成員”，而“記錄未顯示給主席的指示（即要求主席提請成員注意披露專利信息的指示——作者）被告知成員。”因此，CAFC可能認為，成員并不了解給主席的指示，也就不了解其中關于“義務”的字眼，從而從文字本身看不能認定JEDEC專利政策構成披露義務。

但這一原因只是本文的猜測，且CAFC的裁決本身也否定了這一猜測。因為CAFC指出，“本院沒有發現任何語言——無論在成員的申請材料中，還是在手冊節選中，表明要求成員披露信息。” CAFC曾經援引過JEP21-I部分給主席的指示，所以這段文字包括在CAFC所說“任何語言”中。也就是說，CAFC注意到該段文字，但仍不認為JEDEC專利政策構成披露義務。

CAFC的這一裁決從表面上看似乎難以理解。不過，閱畢CAFC對披露義務的進一步分析，就容易理解CAFC這樣裁決的原因了。

就Rambus案而言，JEDEC成員在聽證中普遍將知識產權信息披露理解為一種義務。但從實踐看，情況未必如此。如CAFC發現的，JEDEC內諸多大公司披露的專利及專利申請數量并不多——至于數量不多是否因該標準涉及專利及專利申請不多，CAFC并未做分析。更為重要的是，如果成員將披露普遍理解為一種義務，那么成員應該把檢索本公司的知識產權狀況作為履行該義務的一項自然和必然的工作，但實際上未必如此。

首先，標準化組織在該問題普遍采取了“打擦邊球”的做法：標準化組織一般僅要求“成員”“基于良好意愿做合理檢索”后，由“成員”（member）披露“成員公司”（member company）及其所屬機構（affiliations）擁有、控制或許可的專利。3. 如VITA的專利政策http://www.vita.com/home/VSO/Disclosure2011.html，IEEE專利政策http://standards.ieee.org/develop/policies/bylaws/ sect6-7.html，國際標準化組織ISO、IEC、ITU專利政策則要求“盡最大努力”進行披露http://www.itu.int/ITU-T/dbase/patent/files/ guidelines-patent.pdf，最近訪問2012年2月28日。這一規定存在兩個問題。1、標準化組織的成員主體未就公司成員和個人成員做明確區分，一般而言，成員為個人，但該個人被認為代表公司在標準化問題上的立場。個人的“良好意愿”和“合理檢索”，顯然與公司是不一樣的。對于具有龐大數量專利的公司而言，公司員工個人基于良好意愿的合理檢索效果顯然是與公司的基于良好意愿合理檢索效果具有本質不同。前者可以被理解為基于個人能力和經驗所掌握的信息，而后者則意味著公司專門進行有組織的檢索后獲得的信息。2、“良好意愿”和“合理”均具有不確定性。在第一點規定模糊的情況下，“良好意愿”和“合理”的不確定性進一步被放大，在司法裁決中更難以成為欺詐認定的“堅實基礎”。

其次，很多標準化組織成員公開表示，明確的檢索義務將增加公司參與標準化組織的負擔。如果公司因此不對本公司專利信息進行檢索的話，其在標準化組織內的義務又如何履行？我們可以假定，實際上公司已經對本公司專利信息做了檢索。但這僅是假定。CAFC提及的諸多大公司參與的標準化組織所披露的專利信息是有限的，與其公司規模不相匹配。盡管CAFC以此為證據說明JEDEC的披露義務范圍沒有那么寬，但CAFC也未就JEDEC除Rambus以外的成員是否完全披露其專利信息進行分析。該方面相關研究雖然有限，但已經能夠證明，標準化組織內披露的專利信息與專利許可公司就標準實施列舉的、意欲向標準實施者進行許可的專利差異甚大。4.參見Xuanli and Basheng An, “IPR Misuse: The Core Issue in Standards and Patents”, South Centre Research Paper 21, June 2009http://www. southcentre.org/index.php?option=com_contentamp;task=viewamp;id=1026amp;Itemid=1。也就是說，盡管CAFC指出了JEDEC當時標準化組織專利政策在披露問題上的局限，但時至今日，情況仍未有實質性改善。

標準化組織這一存在缺陷的規定有著內在的主、客觀原因。

首先，標準化組織所要求披露的范圍比較模糊，即便按照CAFC認為的“基于合理判斷可能為實施標準所必需的專利或申請中的專利的權利要求”來界定披露義務，也是如此。“必需”一般被認為是“必要”（essential）專利要求。盡管目前標準化組織對此做了界定，但實踐中某項專利是否“必要”仍缺乏有效的識別標準和手段。CAFC提出的“合理判斷”不必等于需要進行具體的侵權分析。這就意味著，除非在實際訴訟中，無論標準化組織還是專利人都無法準確獲得專利是否落入披露義務范圍的可依賴的信息。

其次，檢索一個規模較大的公司的專利信息是一項龐雜的工作，即便投入大量的專業技術和法律力量，也未必能窮盡本公司需要披露的專利信息。嚴格的披露義務界定對于所有成員都是一把雙刃劍：嚴格的披露要求對于標準化組織了解全面的信息具有極其重要的意義，對成員了解其他成員（同時也是競爭者）的專利信息也有重要意義。但嚴格的披露要求可能致使任何成員均有可能違反披露義務，從而面臨欺詐指控的威脅。在合同的框架下，將檢索本公司專利信息納入披露義務能否為標準化組織成員所接受，是值得認真考慮的一個問題。

基于以上主、客觀原因，在標準化組織成員信息披露問題上存在逃避主義和機會主義選擇的激勵。而標準化組織是成員的結合體，其政策也只是成員間的合同。在成員存在逃避主義和機會主義傾向的情況下，標準化組織自身不可能制定區別于成員選擇的政策。

CAFC裁決意在敦促標準化組織完善其政策。不過，由于存在以上原因，現實并不像CAFC所說的“它可以這么做。它只是沒有這么做”。事實上，美、歐相關機構均意識到標準化組織改善其專利政策的必要性，鼓勵標準化組織大膽探索改善其專利政策的途徑。5.參 見 Majoras, Deborah Platt, Chair of U.S. FTC, quot;Recognizing the Procompetitive Potential of Royalty Discussions in Standard Settingquot;, Stanford University Law School, San Francisco, September 23, 2005 http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/letters.htm，另見Kroes, Neelie, Commissioner of European Commission for Competition, quot;Being open about standardsquot;, Open Forum Europe - Breakfast Seminar, Brussels, 10th June 2008。http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/08/317amp;format=HTMLamp;aged=0amp;language=。但標準化組織大都躑躅不前。標準化組織VITA可以說是在完善專利政策方面走得最為徹底的，但也不是沒有阻力。VITA前段時間完善其專利政策的努力就曾引發摩托羅拉等成員的不滿，以致于摩托羅拉就VITA的專利政策向美國標準學會（ANSI）提出申訴，要求ANSI撤銷VITA標準化組織資格。在ANSI表達了對VITA專利政策的支持后，摩托羅拉退出了VITA。

三、CAFC裁決中對JEDEC專利政策的拓展分析：畫蛇添足？

CAFC就JEDEC專利政策關于披露范圍、披露時間等規定做了“拓展”分析，有敦促標準化組織完善其專利政策之目的。

CAFC在做出JEDEC專利政策基于成員的理解而構成披露義務的裁決后，相關分析并未結束，而是就JEDEC專利政策關于披露范圍、披露時間等規定做了“拓展”分析。

第一，就披露范圍而言，自一開始，CAFC就將“是否應披露”和“披露什么”建立了聯系。如CAFC指出，“在判定Rambus是否在存在披露義務的情況下隱匿關于專利或專利申請的信息時，本院首先需要考察Rambus對JEDEC存在什么義務。”（著重號為作者所加）“JEDEC政策以發明權利要求的范圍——該范圍覆蓋標準并導致標準使用者侵權——為基礎界定披露義務。”（著重號為作者所加）在披露范圍問題上，JEDEC專利政策本身使用了“使用”（call for the use of）、“涉及”（involve）、“覆蓋”（cover）等字眼。“成員則一致同意，JEDEC政策語言要求披露與委員會標準化工作‘相關’（related to）的專利，盡管JEDEC政策沒有使用‘有關’這個詞”。至于對“相關”這個詞的理解， CAFC認為是“基于合理判斷可能為實施標準所必需的專利或申請中的專利的權利要求”。

CAFC認為，“JEDEC專利政策的披露范圍只能按照上述說法理解，否則將使JEDEC的披露政策不具約束力。基于如此不明確的義務下，任何與標準有著含糊關系的專利或申請中的專利都將被披露。”CAFC從JEDEC其他成員、包括Infineon本身的披露說明，JEDEC成員理解的披露范圍并沒有那么寬泛。比如，“記錄中含有一個追溯清單，該清單只顯示了來自一個成員超過五十個以上公司的委員會的五項被披露的申請和六十項專利。這些公司囊括了在存儲技術領域有著大量經營的頂級生廠商，如IBM、東芝、英特爾、AMD、三星、西門子、現代、鎂光、太陽微系統公司、惠普、日立、摩托羅拉、LG、富士等。如果這些成員認為披露義務包括與JEDEC標準有著模糊關系的任何專利或申請，記錄將可能包括一個大得多的專利或申請披露數量。即便Infineon自己的行為也證明披露義務并不是這么寬泛，因為Infineon自己也沒有向JEDEC披露其關于SDRAM標準檢測的一項申請。”

第二，CAFC認為披露時間與法律充分性（legal sufficiency）相關，為此CAFC專門就披露實踐進行了分析。JEDEC專利政策本身沒有就披露時間做出規定。Infineon認為“正式考慮標準之前的討論觸發披露義務”。其它證詞有的認為披露義務發生于就擬議的標準進行正式投票時。也有證詞認為，僅當相關材料被作為正式的擬議標準進行討論時才發生披露義務。CAFC最后認為，“陪審團合理的判斷至多應認為，就標準建議開展正式工作時觸發披露義務”。

第三，關于是否應包括成員“申請專利或修改專利申請的意圖”（intentions to file or amend applications）問題，CAFC的記錄中未發現JEDEC披露義務適用于成員的計劃或意圖，而證詞也都認為披露義務不包括未來計劃。為此，CAFC認為，成員“申請專利或修改專利申請的意圖”未落入披露義務范圍。

最后，CAFC指出，“在本案中，EIA/JEDEC的專利政策在細節規定方面驚人匱乏。……一項沒有就成員披露什么（what）、何時（when）披露、如何（how）披露、向誰（to whom）披露做出清晰規定的政策，不能為欺詐認定所必需的披露義務提供堅實的基礎。”

CAFC在此前已經做出JEDEC雖然字面本身不構成披露義務，但基于成員理解構成披露的情況下，再就此JEDEC政策的細節問題作如此詳細的分析和極具批評意味的結論，從表面上看似無必要。但這一分析卻更為清晰和深入地表達了CAFC對JEDEC專利政策的看法：JEDEC應該而且可以指定更為清晰的專利政策。CAFC在裁決中明確指出：“JEDEC可以這么做。它只是沒有這么做”。

至此，我們應該能夠理解CAFC在Rambus案裁決中的拓展性分析，并非“畫蛇添足”，而是有著敦促標準化組織完善其專利政策之目的。

四、CAFC披露義務裁決的影響：事與愿違？

CAFC在Rambus案中關于JEDEC專利政策是否構成披露義務的裁決，無疑對標準化組織敲響了警鐘：現有的政策并不明確，需要澄清。但是，CAFC并未實現其預期目的，反而還帶來一個其可能意想不到的后果。CAFC的裁決不僅未能達到敦促標準化組織澄清其專利政策的結果，反而把標準化組織專利披露政策之局限暴露無遺：此前，無論標準化組織的政策如何表述，起碼成員還能普遍理解為該政策構成了披露義務；而CAFC的裁決則撕去了這一面紗，使所有相關方均明確地意識到：標準化組織的專利政策未必構成披露義務。有律師已經明確建議其客戶分析標準化組織的專利政策，以確定該政策是否構成披露義務。6.參見Laura Wilkinson and Brianne Kuceik, “Standard-Setting and Antitrust”, The Practical Lawyer, Feb. 2010。應該說，歷經多年的改進，律師所針對的這些政策比1993年JEDEC的政策更為清晰，但卻給人一種是否構成披露義務需就特定標準化組織的專利政策進行具體分析后才能得出結論的認識。在CAFC裁決后，如果再就JEDEC1993年的專利政策、乃至目前已經修改的專利政策是否構成披露義務詢問標準化組織成員，也許將得到與CAFC裁決中不同的結果。

不過，從更長遠的角度說，CAFC揭去標準化組織專利政策這個有“自欺欺人”之嫌的面紗并非壞事。CAFC的警示，以及該警示對完善標準化組織專利政策有限的敦促作用，也許從深層次的角度，揭示了標準化中的知識產權問題基于合同治理的局限，并要求我們拓寬解決標準化中的知識產權問題的思路。

標準中的知識產權問題，是一個通訊和信息產業內久拖不決的老問題、大問題。該問題對于通訊信息領域的公平競爭和健康發展均造成了重大影響。其中，信息披露問題是標準中的知識產權問題的基礎和前提。因此，我們應對信息披露問題給予高度重視，并積極開拓除合同治理模式以外其他的解決途徑。在該方面，盡管合同治理之局限是否將導致除反壟斷和反不正當競爭之外更多公共政策的干預尚存爭議，但起碼說明更多的公共政策干預是一個值得探討的問題。為此，我國主管部門應在制定和完善“事后”的反壟斷/不正當競爭監管的同時，考慮“事先”的、更為直接的公共政策干預問題。考慮到相關問題的敏感性、復雜性和國際性，建議我國相關部門積極參與國際社會對該問題的討論，共同尋求該問題的解決方案。7.經過中方多年工作，中、美政府已經達成一致，在亞太經濟合作組織（APEC）共同舉辦“標準與知識產權”問題的研討。這是中美政府間第一次就該問題公開合作。參見商務部網站“中美將與APEC成員共同籌備“標準化中的知識產權問題”研討會”。http://sms. mofcom.gov.cn/aarticle/cbw/201202/20120207963296.html。

* 文中所述僅為個人觀點，不代表所在單位官方立場。