訴前禁令在知識產權糾紛中的運用研究

羅曉霞

(湖南農業大學人文社會科學學院，長沙410128)

知識產權訴前禁令是人民法院為及時制止正在實施或即將實施的侵犯權利人知識產權或有侵權之可能的行為，根據當事人的申請發布的一種禁止或限制行為人實施某種行為的強制命令。世界知識產權組織《與貿易有關的知識產權協議》(Trips協議)第50條對制止侵權行為的臨時措施進行了具體的規定，為適應Trips協議的要求，我國在加入世界貿易組織前后即2000—2001年之間修訂的《專利法》、《商標法》和《著作權法》增加了關于訴前禁令的規定，稱之為“訴前停止侵權行為”。隨后，最高人民法院于2001年頒布了《關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律若干問題的規定》、《關于訴前停止侵犯商標專用權行為及保全證據運用法律問題的解釋》，這些司法解釋對訴前禁令在知識產權領域中適用的具體規則進行了規定。我國在引入訴前禁令制度以來，這一制度的合理性一直備受爭議。此外，由于具體規則的疏漏，法官對抽象規則理解和把握上的分歧，亦使這一制度在實際運用過程中出現了不少問題，值得在理論上作進一步研究。2008年11月17日，最高人民法院公布了近三十年來100個知識產權典型案例，本文作為主要分析樣本的案例“某集成電路設計有限公司訴某有限公司、東莞市某電子科技有限公司、黃某訴前停止侵犯專利權案”就是其中之一。①陜西省西安市中級人民法院(2007)西立禁字第001號民事判決。該案是一起由專利糾紛引起的有關訴前禁令的典型案例，也是我國在涉外知識產權糾紛中適用訴前禁令的成功范例，意義可謂深遠。

該案的基本案情簡介如下:申請人某集成電路設計有限公司是美國Nasdaq(納斯達克)上市公司，擁有專利號為01145044.4的“可變取樣頻率的過取樣數字類比轉換器”發明專利權，該專利的授權日為2005年5月11日。申請人發現某有限公司向中國境內銷售侵犯申請人發明專利權的STMP35xx系列多媒體播放器主控芯片;東莞市某電子科技有限公司在進口、使用前述侵犯申請人專利權的多媒體播放器主控芯片，并銷售包含這些芯片的MP3播放器等產品;黃某在銷售包含這些芯片的MP3播放器等產品。申請人經對上述芯片產品進行技術分析得知，該產品包含了申請人01145044.4專利的全部技術特征，落入了申請人的專利保護范圍。申請人認為，被申請人未經申請人許可，實施申請人專利，侵犯了申請人專利權。根據我國《專利法》第61條規定，特向西安市中級人民法院提出訴前停止侵犯專利權行為申請并獲支持。本文將以該案為主要分析樣本并結合類似案件，對知識產權糾紛中運用訴前禁令的主要問題進行探討，以求教于同仁。

一、申請訴前禁令的主體資格考察

我國《專利法》第61條規定:專利權人或者利害關系人有證據證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權的行為，如不及時制止將會使其合法權益受到難以彌補的損害的，可以在起訴前向人民法院申請采取責令停止有關行為和財產保全的措施。據此，有權提出專利侵權訴前禁令申請的，一是專利權人，二是利害關系人。其中，利害關系人包括專利實施許可合同的被許可人、專利財產權利的合法繼承人等。在審判實踐中，申請人是否具有申請資格可從兩方面進行把握。

1.審查權利的合法有效性。認定的依據是申請人所提供的相關證據，包括對申請人提交的專利證書、專利年費的繳納憑證、已發表的作品原件、著作權登記證書、商標證書等進行認定。這些證據首先應能證明申請人擁有的權利是經過合法授權獲得，且尚在法律保護期限內;其次，應能證明申請人有權禁止他人使用，如果申請人雖是合法的權利人，但無權禁止他人使用其權利，人民法院不宜作出禁令。如在北京市第二中級人民法院受理的北京某體育經紀有限責任公司提出的涉及“跤王”注冊商標的訴前禁令申請案即反映了這一問題。在這個案件中，雖然申請人是“跤王”文字注冊商標的專用權人，根據我國《商標法》的規定，就該注冊商標所享有的專用權受法律保護。但是被申請人所提供的大量證據，如在“跤王”注冊商標核準注冊之前已出版的竇某所著《一代跤王》的著作，中國摔跤協會的《證明》，全國各地均有以“跤王”為名稱的比賽等足以說明“跤王”二字為人們對高水平摔跤選手的通稱。在這種情況下，雖然北京某體育經紀有限責任公司的“跤王”注冊商標是通過合法途徑獲得，但“跤王”作為一個通用名稱，權利人無權禁止他人對“跤王”這一稱號在其原有含義上的正當使用。因此，法院結合具體案情，最終認為，申請人的訴前禁令申請不符合法律規定的要求，依法駁回了其申請。

2.審查權利的穩定性。專利權和商標權是經過行政授權而產生的權利，授權如有錯誤，權利可能會在事后被宣告無效或撤銷。因此，在決定是否頒發禁令的審查中，應關注該項商標權或專利權是否正處于被申請無效宣告的程序中或處于被申請撤銷的程序中，對于處于上述程序中的專利權或商標權的訴前禁令申請，人民法院不宜作出頒發禁令的決定。在司法實踐中，對于實用新型和外觀設計專利，應要求申請人提供專利檢索報告，以幫助判斷涉案專利的穩定性。此外，對權利的穩定性審查還可結合被申請人所提出的抗辯申請人權利的有效性和穩定性的證據進行，審查是否有與申請人的專利或商標相同或者明顯近似的在先權利的存在。

二、訴前禁令審查標準的把握

對于訴前禁令的審查標準，兩大法系的立法政策寬嚴不一。大陸法系訴前禁令的審查標準較為寬松，賦予了法官較大的自由裁量權，主要審查權利的有效性及被申請人是否構成侵權兩方面。英美法系則對訴前禁令規定了較為嚴格的審查標準。美國法院在決定是否發布臨時禁令時主要參考以下因素:一是具有勝訴的可能性，這種可能性是較大的可能性，而不僅僅是可能性。二是存在難以彌補的損失。從司法實踐看，難以彌補的損失通常包括原告的人格權益受到侵害，原告將要受到難以估計的經濟損失以及原告難以得到足夠的經濟賠償。三是申請人與被申請人利益的平衡。禁令的實施某種程度是以限制被申請人的程序保障利益為代價的，因此在決定是否采用禁令時，法官必須充分考慮它給申請人帶來的損害，衡量的原則是適用禁令給被申請人帶來的不利要小于不適用禁令給申請人帶來的不利。四是公共利益因素。如果對某個專利或某個商標所依存產品的技術加以限制，會對公共利益造成不良影響時，即使構成侵權的初步證據已經具備，法院也不應授予禁令［1］。參照國外的立法經驗，結合我國相關規定和司法實踐，對訴前禁令的審查標準主要從以下方面考量。

1.被申請人正在實施或可能實施的行為是否構成侵權。如何理解“被申請人正在實施或可能實施的行為是否構成侵權”，對此，最高人民法院在2003年通過的對某制藥有限公司與美國某公司專利侵權指定管轄請求案的個案批復中確立了我國司法審查的勝訴可能性標準。根據這一批復的精神，“被申請人正在實施或可能實施的行為是否構成侵權”應理解為申請人是否具有“勝訴的可能性”，而非“勝訴的必然性”，即申請人提供的證據材料及聽證情況，達到了可以證明侵權行為存在合理的可能性的程度。由于訴前禁令對被申請人來說后果相當嚴重，將直接影響被申請人的商業信譽、市場競爭能力，因此法院在審查上應該從嚴把握，采取慎重的態度，對申請人提供的證據的審查不應僅僅停留于表面，而是應作相對實質性的審查，尤其是對被控侵權物與申請人權利保護范圍相同或相似性的對比說明，被申請人提供其抗辯不相似、不相同的對比說明，更要進行重點審查。在認定侵權的標準上，筆者主張法院在審理中應傾向于要求申請人勝訴的可能性更大些。對申請人勝訴可能性的認定從嚴把握可以有效防止申請人濫用訴前禁令給被申請人造成不應有的損害，同時也有效維護了公共利益。

就本案而言，在被申請人正在實施或可能實施的行為是否構成侵權的問題上，申請人某集成電路設計有限公司提供了被控侵權產品以及專利技術與被控侵權產品技術特征對比材料，對于這些材料，除了法院通過表面分析即可初步認定構成侵權的以外，需要作深入技術分析的材料應該請有關專家或專門機構進行鑒定后才能作是否構成勝訴可能性的判斷。

2.不采取禁令是否會給申請人的合法權益造成難以彌補的損害。何謂“難以彌補的損害”，從現有相關規定來看，立法尚缺乏可作為依據的具體標準。周曉冰認為，以下幾種情形可以認定為將造成“難以彌補的損害”:(1)涉及著作人身權內容或者涉及商譽的侵權行為;(2)侵權行為的發生或繼續發生將嚴重搶占權利人的市場份額，影響權利人的重大利益的;(3)侵權行為如不制止將嚴重擴大侵權行為的范圍和損害后果的。申請人應充分舉證證明如不采取措施將使其合法權益遭受難以彌補的損失。申請人可提供其產品的生產、銷售利潤以及市場份額減少的相關證明，或是被控侵權產品的銷售規模，用以初步證明申請人可能遭受的損失或是被申請人可能因侵權獲得的利潤;對于較易認定的實用新型、外觀設計案件，如果通過對申請人提供的初步證據及對比說明文件即可較有力地證明侵權行為存在，那么對申請人提交難以彌補損害的證據的要求可相應放寬;對于較為復雜不易判斷的侵權案件，因其勝訴可能性證明力度較弱，則應要求申請人提供強有力的證據證明不采取禁令措施申請人的損失將無法彌補;對一些經濟利益不十分顯著的專利產品，如果被控侵權行為不會帶給申請人過于嚴重的經濟損失或商譽損失，即使初步判定申請人勝訴的可能性較大，仍應考慮以最終的金錢賠償方式來替代訴前禁令;申請人受到的損害可以用金錢來衡量并可以金錢方式予以賠償，那么這種損害就不是“不可彌補”，訴前禁令也不應作出［2］。因此，申請人應舉證證明其非財產性權益也將遭到嚴重損害，如造成申請人名譽，良好的商業信譽、聲譽的破壞，產品市場份額的減少，這些都是難以彌補損害的輔助性判斷標準。

就本案而言，法官對損害的不可彌補性作出判斷的依據，一是基于知識產品易擴散的特點。被申請人對于專利產品的使用都是處于流通環節中的使用，涉及產品數量巨大，社會影響大，如不及時制止，將導致申請人專利產品價格下滑、信譽受損，使其合法權益受到難以彌補的損害。二是在某種程度上有保護國家利益的考慮。以期通過國內法院發布禁令抗衡美國國際貿易委員會利用337條款對某集成電路設計有限公司產品在美國市場的打擊。維護本國利益是各國法院在進行涉外案件的審理中不得不考慮的因素。如果法院對后者完全不加考慮，我國國內企業可能面臨的困境是可想而知的，可能遭遇的損失也是不可彌補的。

3.申請人是否提供足額擔保。在確定申請人應提供的擔保的數額時，應綜合考慮被申請人的生產規模、銷售情況、銷售收入、利潤情況、訴前禁令可能給被申請人造成的實際損失及訴前禁令可能持續的時間等因素綜合確定。上述實際損失包括直接損失和間接損失，并應考慮合理的倉儲、保管費用及人員工資等合理費用支出。人民法院可以組織聽證程序由雙方當事人協商申請人應提供擔保的具體數額，協商不成的，法院也可依據雙方當事人的陳述綜合確定。

4.所采取的措施是否損害公共利益。在訴前禁令簽發與否的權衡中，公共利益也是法官做出判斷時必須考慮的重要因素。正如羅斯科·龐德所主張的:“立法和判決是平衡利益和進行調解對抗的申訴過程;社會利益是起主導作用，個人利益受到保護的范圍只是為了一項或多項社會利益得到更深一層的保護。”他的這一思想在美國的司法實踐中得到廣泛體現。美國法官在發布訴前禁令時都將公共利益作為一個重要因素予以考慮。

三、申請錯誤的法律后果

2001年最高人民法院《關于對訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第13條規定，申請人不起訴或者申請錯誤造成被申請人損失，被申請人可以向有管轄權的人民法院起訴請求申請人賠償。如上所述，“勝訴可能性”是法院在審查訴前禁令所涉及的案件必須要考察的因素，即便如此，最后簽發的禁令仍有可能出現錯誤。根據司法解釋的規定，申請錯誤的禁令，對于給被申請人造成的損失，應由申請人給予賠償。

目前，學界和司法實踐對“申請錯誤”的理解存在分歧。一種觀點認為，一旦訴前禁令被撤銷或申請人在法定期限內未起訴，或起訴后，案件經過審理申請人敗訴的，申請人的申請即構成申請錯誤，應當承擔申請錯誤的賠償責任。另一種觀點認為，只有在申請人主觀上確有過錯或存在濫用訴權的情況下，才存在申請錯誤。在申請人不存在主觀惡意的情況下，即使訴前禁令被撤銷，也不屬于申請錯誤，申請人不應當對被申請人承擔賠償責任。對此，筆者贊同第一種觀點。理由是:其一，申請人的主觀錯誤難以認定，而申請人的不當申請給被申請人造成的損害卻客觀存在;其二，即便申請人沒有過錯，但被申請人的損失確由申請人的行為引起，如果要求同樣沒有過錯的被申請人來承擔損失有悖公平原則;其三，在這種情況下責任的分擔實際上是一種風險的分擔，申請人在提出申請時應該充分預見到，如果申請不當可能給被申請人造成的損害，因此由申請人對其能夠預見到的由其行為給他人造成的損害承擔責任也是合理的。

基于以上理由，筆者認為，在申請人提出申請后，只要存在申請人在法定期間沒有起訴、申請人撤訴、法院撤銷禁令或申請人在法定期間起訴后敗訴等諸種情形之一，都應視為申請錯誤，由此給被申請人造成的損失，申請人應予賠償。當然，在申請人撤訴的情況下，不排除當事人通過和解就是否賠償達成協議，這時當然應尊重雙方的協議，由雙方自行決定是否賠償及如何賠償。

實踐中爭議較多的還有一種情況，那就是原告申請訴前禁令時，其專利權處于有效狀態，臨時措施啟動后，原告的專利被宣告無效，這種情況申請人是否屬于“申請錯誤”呢?代表性的案例如廣東某玩具實業有限公司與汕頭市某塑膠有限公司財產損害賠償糾紛一案。從這個案件的審理可以看出一、二審法院的態度是:當訴前禁令做出后，專利被宣告無效，申請人的訴前禁令申請是否存在錯誤關鍵是看申請人主觀上有無過錯。筆者認為，當專利權被確認無效后，被申請人能否就該專利權被宣告無效前已經由申請人申請，并被獲準的訴前停止侵犯專利權行為或財產保全而受到的損失要求申請人賠償，這個問題涉及訴訟風險的承擔。出現這種情況應由申請人來承擔對被申請人的賠償責任。首先，專利審查無論是經過實質審查還是形式審查都可能出現錯誤授權，尤其是外觀設計專利和實用新型專利是采取形式審查，權利相對發明專利而言更不穩定，在專利侵權訴訟中其專利性遭遇被告質疑并進而被申請宣告無效是常有的事，對于申請人來說，這是一種可以預見到的訴訟風險，這種風險由申請人來承擔更符合公平原則。其次，專利一旦被宣告無效便被視為自始無效。因此，由申請人來承擔對于一個無效的專利申請訴前禁令而給被申請人造成的損失是符合情理的。

四、訴前禁令在其他知識產權糾紛中的運用

目前，關于專利、商標、著作權領域的訴前禁令，法律和司法解釋都作了明確規定，對于其他一些知識產權案件，如反不正當競爭案件、植物新品種案件能否適用訴前禁令在實踐中有不同的意見。一種意見認為，知識產權訴前禁令應嚴格依法進行，在法律及相關的司法解釋沒有明確規定可以適用訴前禁令的案件不應該適用;另一種意見認為，根據Trips協議的精神，訴前禁令應適用于所有的知識產權案件。

盡管在國外類似判例較多，然而在我國司法實踐中鮮見有將訴前禁令制度運用于其他知識產權的判例。的確如學者所言，在我國，訴前禁令適用于其他知識產權案件有一定的難度，表現在:一是沒有明確的法律依據;二是其他知識產權由于缺乏相應的專門法進行有針對性的調整，往往存在界線模糊、難以認定的特點，如商業秘密。盡管如此，筆者認為，上述理由尚不足以成為在其他知識產權中絕對不適用訴前禁令的依據。Trips協議要求成員國對所有的知識產權權利人給予相同的保護，因此，其他知識產權權利人在其權利受到侵犯時，如確有必要，應有權申請法院實施訴前禁令。同時，鑒于其他知識產權具有界限模糊、難以界定等特征，故筆者認為，對于其他知識產權訴前禁令的適用應該更為謹慎，審查標準的把握應更為嚴格。如反不正當競爭案件的申請人與被申請人是競爭對手的關系，如果措施把握不當可能造成扼制競爭的不良后果。另外，在反不正當競爭案件中，權利人的權利界線相對模糊，在未經實體審理之前，單憑表面證據很難判斷申請人是否享有請求權，例如要認定某一經營信息是否屬于商業秘密，未經各方當事人充分舉證、質證、甚至經過專家鑒定，是難以作出結論的。而按照目前的法律規定，采取訴前禁令措施一般要求在48小時內作出初步判斷，這對于反不正當競爭案件來說，難度是相當大的。因此，在對類似案件作出訴前禁令的決定前，法官對勝訴可能性的把握應該比對專利、商標、著作權糾紛的把握更大些。在嚴格把握的情況下，訴前禁令不應排除適用于其他知識產權。

［1］ 曾育生.淺議在反不正當競爭糾紛中適用訴前禁令制度［J］.廣東科技，2006，(11).

［2］ 韓天嵐.知識產權訴訟中訴前禁令的適用［J］.電子知識產權，2004，(4).