商標共存制度初探

作者 / 薛潔

商標共存制度初探

作者 / 薛潔

隨著市場競爭和貿易的發展，相同或者近似商標的共存現象比比皆是。然而，我國的商標法中對于相同或近似商標的共存在法律上還存在空白，由此也加劇了商標侵權案件的增多和訴訟資源的浪費。在西方國家，對于依據商標先用權產生的商標共存和通過簽訂共存協議達成的協議共存都有立法上的依據。我國可借鑒和參考這一法律制度，根據國情引入商標共存制度，并適度考慮公共利益和反壟斷的限制。

商標共存 在先權利共存 共存協議 公共利益 反壟斷

一、商標共存的含義

根據WIPO的報告，商標共存是指兩個不同的市場主體使用相似或者相同的商標從事商品銷售或服務而不必相互影響自己的商業活動1.WIPO MAGAZINE “IP and Business： Trademark Coexistence” November 2006.。通常有以下幾種情形：一是注冊商標與未注冊商標存在近似，若未注冊商標有先用權，則產生共存問題；二是兩個相似的商標分別在不同類別分別注冊，后來其中某一商標持有人的經營范圍擴大而在其他商品類別上加以使用，造成了與另一商標適用范圍的重疊；三是商標注冊主管機關審核時的疏忽，在同一商品或類似商品核準近似商標；四是不同國家或區域的廠商在同一或類似商品上使用同一或近似商標，當同時進入一國市場進行貿易，此時，在先的商標權利人會提起商標異議或者侵權訴訟；五是聯合商標的單獨轉讓造成的共存[1]。

二、關于商標共存制度的比較法分析

在國外的商標市場上，商標共存是非常普遍的現象。為同類或者相同商品的近似商標留出共存空間，對于鼓勵品牌培育、促進市場競爭以及減少商標侵權訴訟有著積極的意義。英美法系和大陸法系國家對于“商標共存”問題在立法方面有所規定并在司法實踐中也有所體現：

（一）歐盟

在歐盟的共同體商標注冊中，申請人可以向內部市場協調局（以下簡稱OHIM）申請注冊，經核準注冊后可在共同體各成員國受到保護，不需要再向每個國家分別申請。共同體商標申請在共同體內部公告期間，共同體國家的在先權利人可以提出異議，如果國家在先的權利人在知道的情況下容忍在后的共同體商標連續使用五年，則就喪失了提出無效或反對使用的權利，兩個商標共存，在同一地域內將會有兩個不同的商標權人。

對于兩個市場主體簽訂共存協議以實現兩個商標共存的情況，OHIM從最初不考慮共存協議轉變到更為折中的方式，一定限度地參考共存協議的內容。如在OMEGA 案2.Case R 537/2002, Omega SA v Omega Engineering Inc, 28 February 2002 of the Opposition Decision ofthe OHIM & Case R 330/2002-2, Omega SA v Omega Engineering Inc, 10 December 2004 of the second Board of Appeal of OHIM.和COMPARE案3.Case No. 478/1999, CompAir Ltd. v Naber + Co. KG, 10 July 1999 of the Opposition Decision, & Case R590/1999-2, CompAir Ltd. v Naber + Co.KG, 30 July 2002 of the Second Board of Appeal.中，OHIM認為評估是否造成混淆并不能由私有的協議來決定，并且做為私權領域的協議和約定不應凌駕于商標作為對公眾權利的對世權之上。而在SKY案中，OHIM的復審委員會開始關注共存協議中約定的內容。4.Case R 1167/2006-1 British Sky broadcasting Group plc v VORTEX (Sociète Anonyme), 27 November2007.

（二）美國

美國《蘭哈姆法案》第2條規定，在商業中并存合法使用的商標可以準予并存注冊。產生并存注冊的必要條件是，在后申請人對其商標的商業使用必須先于在先注冊申請人或者注冊人在美國專利商標局提出商標申請之日，否則不存在并存注冊。如果有管轄權的法院終審決定一個以上的人有權在商業中使用相同或者相似的商標，可由專利商標局長準予并存注冊，同時規定各商標所有人使用其注冊商標的方式、地點或者有關商品的條件和限制。

美國專利商標局對于商標混淆近似的判定中考量因素中，包括申請者與在先注冊的商標所有人之間的有效同意協議。也就是說在以混淆為由拒絕注冊的法律依據中，除了考慮商標的音形義及其他相關因素以外，同意協議也是一個重要的考慮理由[2]。如果提交了同意協議，審查員將根據該協議以及所有其他記錄證據，來判斷混淆的可能性。同意協議雖然不具有絕對的排除混淆可能性的效力，但是可以作為排除商標混淆可能性的有力證據。5.E. I. du Pont de Nemours & Co.案和“Amalgamated 紐約銀行”案逐步確立了同意協議排除混淆的相對效力。

（三）英國

英國1938年商標法第12條第2款規定，法庭或注冊局長，對于善意地同時使用相同或近似的商標，或其認可的特殊情況下使用，可以準許一個以上的人為同樣或同類商品上的相同或近似的商標辦理注冊。但法庭或注冊局長如果認為適當，可以對此種注冊附加條件或限制。第3款進一步規定，只要在先商標所有人或者在先權利人提供書面同意，商標法不得禁止在后商標的注冊。

英國1994年通過的新商標法中的第7條規定了善意的同時使用情況下提出申請的相對理由。根據該條規定，在申請人能提交證據證明近似商標的其他在先權利時，注冊局長不應以在先商標或其他在先權利拒絕該商標的申請，除非在先商標或其他在先權利所有人在異議程序中提出反對。其中，“善意的同時使用”指由申請人或經其同意的其他人在英國的這種使用，如同以前為1938年《商標法》第12條第2款所述。

（四）日本

日本《商標法》第32條規定，在他人申請注冊商標之前，在日本國內非以不正當競爭為目的就已在該商標注冊申請指定的商品或服務或者類似商品或服務上使用與申請注冊商標相同或者近似的商標，而且作為區分與自己業務有關的商品或服務的標志，至他人提出商標注冊申請時已在消費者中廣為知曉的，該商標使用人有權繼續在前述商品或者服務上使用該商標。

綜上所述，各國對于商標共存的立法和實踐大致可以總結為下面兩點：

（一）法定的共存：

商標法定的共存中明確體現為未注冊商標在先的或同時的善意使用與注冊商標的共存，如英國和日本；或者是在商標審查過程中，在先權利人未對商標申請人提出異議，而是兩個商標同時通過審核注冊，而導致的兩個注冊商標共存，如歐盟。

（二）協議的共存：

在美國蘭哈姆法案和英國商標法中分別明確規定了在“申請者與先前注冊的商標的所有人之間的有效同意協議”或者“按注冊局長認可方式達成協議”的情況下，可以允許相同或近似商標共存。

三、關于商標共存協議

商標共存協議是商標共存制度建立和實施中的重要載體，各國的行政審查機構和司法機關對于共存協議的合法性認定的立場也各不相同。下文對商標共存協議的內容和有效性作初步探討：

(一)商標協議共存制度的理論基礎

從對商標是否具有混淆可能的判斷的準確性來看，是應該以審查員的判斷為準還是以市場主體的判斷為準直接決定了商標共存協議在商標審查中的作用。一般來說，市場主體對于商標在市場上的真實情況，以及對于商標是否會產生混淆的判斷的準確性是高于審查員的推斷的。正如美國1973年關稅及專利上訴法院在E. I. du Pont de Nemours & Co.一案中指出的那樣“如果直接相關的人說不會發生混淆，那么至少是很難保持會發生混淆的主觀看法。如果處于戰斗最前沿的人們所提供的無可辯駁的證據表明不會發生混淆，那么僅僅推論可能發生就很難與之抗衡了。”因此，市場主體對混淆可能性的判斷應該給予充分的尊重和認可。

從私權自由的理念來看，在先商標所有人如果同意商標的注冊和共存，可以看作是對自己所享有的商標專用權的一種自由處分的權利。這是民法私權自由在知識產權領域的延伸，也是市場經濟自由發展的需要。

（二）共存協議的內容和性質

商標共存的主要形式體現為商標的共存協議。國際商標協會（INTA，INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION）將商標共存協議定義為：由兩方以上的主體就近似商標的共存約定條款達成協議使得商標能夠和平共存，對于上述近似商標在相同或近似的商品和服務上的使用予以地域范圍的限制，并不會造成公眾的混淆和誤認[3]。共存協議本質上屬于市場主體之間對于商標所有權及其相關權利的合同約定，由一方向另一方支付一定對價以取得使用商標的權利，并且約定商品和服務的類別、適用的地域范圍等。這是對商標權作為私權的處分行為。

商標共存協議融合了知識產權法、合同法的特點，本質上是對于私權的處分，但實際上又與公共權利密不可分，因此，商標共存協議是商標共存制度中的核心問題，同時也是商標的行政審查和商標的司法審判中的關鍵。

（三）行政程序中共存協議的作用

目前我國商標法律實務中存在以下兩種情況：一為申請人申請注冊的商標，同他人在同一種或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或近似的，商標局駁回申請，不予公告。為此，申請人在復審程序中與引證商標所有人簽訂申請商標與引證商標的“共存協議”，引證商標所有人同意該商標的注冊，并依此請求商標局通過商標的注冊申請。二為在商標異議程序中，被異議商標與注冊商標所有人之間協商簽訂共存協議，并提交給商評委作為駁回異議的依據。

在上述兩種案件中，商評委對“共存協議”的作用給予了一定程度的認可。2007年第24次委務會上，商評委就駁回復審案件中的“共存協議”問題提出，“商標權為私權，申請商標與在先商標之間是否存在沖突主要是私權糾紛，應當由當事人通過法律程序主張，在駁回復審案件中，申請人與引證商標所有人達成共存協議，已經消除了當事人之間的權利沖突。而且，申請人與引證商標所有人簽訂共存協議，表明雙方在實際使用商標時不會相互‘搭車’，并且可以推定其具有相互區分的善意。因此，對當事人之間的共存協議完全不予考慮，不盡合理。”

可見，我國的商標評審實踐中行政機關對于體現在共存協議中的商標私權屬性已經充分尊重和認可。但實踐中由于缺乏明確的法律規定，對于商標共存協議的認可還主要局限于有關聯關系的兩個公司之間，如母子公司之間。這與發達國家如英國和美國，任意市場主體之間的共存協議都能被認可還是有一定的距離，商標審查制度與商標私權自由化息息相關。

（四）對于共存協議的限制

作為商標申請人和引證商標所有人簽訂的共存協議，具有合同的屬性，那么從合同法的角度來看，共存協議的合法性和有效性應如何認定，共存協議應受何種制約和限制，是建立商標共存制度，并兼顧利益平衡原則所需要考慮的問題。各國雖然認定的立場有各有差異和不同，但目前主要考慮的因素有以下兩個方面：

（1）公共利益

商評委2007年第24次委務會上提出，保護消費者利益是《商標法》第28條的立法目的之一，也是我國《商標法》的立法宗旨之一，故在決定是否允許共存時還應考慮雙方商標整體上是否能夠為消費者區分，共存是否容易造成消費者混淆，從而侵害公共利益。如果共存并不會造成消費者混淆而侵害公共利益，那就可以允許兩個商標共存。例如，在全球通GoTone與國美電器Gome的商標審查案件中，全球通在商標駁回復審程序里提出申請復審的商標具有顯著性和區別性，與引證商標（國美電器Gome）的申請人經營范圍相差甚遠，因此兩商標共存并不會造成相關公眾混淆、誤認。申請人是著名的移動通信服務提供商，主營通信，而引證商標的所有人北京國美電器有限公司是知名大型電器連鎖銷售企業，主營電器銷售，經營范圍具有較大差異，以相關公眾一般注意力來看能夠區分商標背后的不同經營主體。最終，商評委認定申請復審商標予以初步審定。

在司法審查中，法院對于共存協議的有效性的認定也應充分考慮到該協議是否對公共利益有所損害，對于商標權作為私權的保護要和對公共利益的維護相平衡，才能最大程度地發揮共存制度對于避免和解決糾紛，促進市場有益競爭的作用。

（2）反壟斷審查

從對于消費者的影響來看，商標共存協議的有效性受到是否造成消費者的混淆和誤認的限制；從對于市場的影響來看，商標共存協議的合法性受到反壟斷法的制約。盡管一些國家的法律鼓勵競爭者達成協議以避免訴訟和糾紛，但是有的共存協議還是有產生非法壟斷的可能。在具有競爭關系的經營者達成的商標共存協議中，如果包含固定價格或者分割市場的條款，就有可能構成我國反壟斷法所禁止的壟斷協議。6.第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十九次會議于2007年8月30日通過《中華人民共和國反壟斷法》第13條。當然，對于商標共存協議的反壟斷的判斷標準并不是絕對的，還要取決于競爭者就相似商標的協議是否導致實質性的壟斷而阻止他人就類似商品進入市場。只有當共存協議導致他人商品無法進入市場時，才違反反壟斷法。

四、建議

（一）完善立法，引入商標共存制度

在我國行政程序和司法實踐中，商標共存現象已經獲得了認可。但在立法上仍無明確規定。例如，對于在他人提出注冊申請之前就善意使用商標并且已經在消費者中廣為知曉的，這在先權利是否可以在適當區分的前提下與注冊商標所有人的專用權共同存在。又如《中華人民共和國商標法》第41條規定了對于已經注冊的商標，違反該法第13條、第15條、第16條、第31條規定的，自商標注冊之日起五年內，商標所有人或者利害關系人可以請求商標評審委員會裁定撤銷該注冊商標。但對于五年后惡意注冊商標效力卻沒有法律規定。我國可借鑒其他國家的經驗，在商標法中明確商標共存制度，便于行政程序和司法審判中有法可依。

（二）協議共存的制度形式

在商標法律制度日益國際化和趨同化的背景下，在立法中明確商標協議共存的形式，有利于完善我國的商標審查制度，也有利于為司法審判提供法律依據。形式一可采取商標權利人單方出具的同意書，經由公證后提交商標審查機關，我國商標評審委員會曾在多件商標駁回復審案件中考慮到在先引證商標所有人出具的同意書，而對在后的申請商標予以初步審定；形式二可采取商標所有人和商標申請人達成共存協議提交商標審查機關進行審查，我國商評委對關聯公司之間的共存協議的采納和認可也有一些實務的先例。

在筆者看來，上述兩種形式即同意書制度與共存協議制度并存能適應日益多元化的市場結構。在商標的行政審批程序中鼓勵提交單方出具同意書，如果提交了共存協議也只對其進行形式審查，這符合我國商標審查的實際和商標審查機關的職能現狀，也不至于過多增添行政審查的負擔或延長審查的周期。在司法審判中，法院則要注重對同意書或者共存協議的實質性審查，包括雙方當事人劃分地域市場、附加區別標記、給予在先權利人補償等實質內容的審查。

同時，我國還可以借鑒美國的商標審查機關僅是將同意書作為判斷商標是否混淆近似的考慮因素之一的模式，同時還要結合其他的要素對于商標是否會構成混淆進行判斷。7.商標同意協議制度在美國商標法中沒有明文規定，而是體現在了美國專利商標局制定的《商標審查程序手冊》中。在我國，商標審查機關或司法機關對于同意書或者共存協議都可采取相對效力模式，因為這更適合我國現階段的國情，并且能較好地實現商標權人和社會公眾消費者的之間的利益平衡。

（三）適度限制，平衡利益

在設定商標共存制度時，具體到對于共存協議制度的構建中，公共利益和反壟斷的限制是必需考慮的因素。對于共存協議，可以由商標局或者法院在共存協議明顯影響公眾利益或者違反反壟斷法時主動進行無效的認定，也可以為公眾消費者或者業內競爭者賦予無效請求權。

（作者單位：上海交通大學法學院）

[1]陳武，論近似商標共存制度 [J]. 知識產權 ，2008(3) ：193.

[2]史新章，美國商標審查中的商標同意協議制度[N]中國知識產權報，2009（9）：18.

[3]Marianna Moss，Trademark“coexistence”agreements： legitimate contracts or tools of consumer deception？[J]. loy. Consumer L . Rev.2005(18)：197.