對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查中導(dǎo)致審查意見不明確的根本原因分析

作者 / 倉公林

對(duì)發(fā)明專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查中導(dǎo)致審查意見不明確的根本原因分析

作者 / 倉公林

針對(duì)目前國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局質(zhì)檢通報(bào)中對(duì)審查意見不明確問題案例,主要是以涉及的法條進(jìn)行歸類，對(duì)問題案例進(jìn)行深層次分析，指出影響審查意見明確性的6大要素，并根據(jù)該6大要素將審查意見不明確的案例進(jìn)行分類，找出薄弱環(huán)節(jié)以便于實(shí)審審查員加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高審查意見通知書的質(zhì)量，更好地為申請(qǐng)人服務(wù)。

審查意見 不明確 根本原因 分析

一、 引言

審查意見的質(zhì)量高低關(guān)系到申請(qǐng)人和公眾的利益。在國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局《發(fā)明專利申請(qǐng)實(shí)質(zhì)審查質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)》中，質(zhì)量問題涉及時(shí)間性和正確性，正確性包括完整性、準(zhǔn)確性和明確性。關(guān)于明確性方面的問題主要是審查意見不明確，審查意見不明確是指，說理不充分、表述不清楚、邏輯不清楚，上述情形未導(dǎo)致結(jié)論錯(cuò)誤。審查意見不明確屬于較輕的質(zhì)量問題，所以往往得不到實(shí)審審查員的重視。

二 、問題的提出

2008年，審查意見不明確問題的案例數(shù)目占出問題案例總數(shù)目的15.38%，僅次于審查意見錯(cuò)誤的18.59%。而在2009年1-11月的國知局質(zhì)檢通報(bào)中，審查意見不明確的案例數(shù)目占出問題案例總數(shù)的20.81%。

以2008年為例，在2008年國知局質(zhì)檢通報(bào)合集中，審查意見不明確的問題案例被分為8個(gè)小類，以涉及的法條為主，參見圖1。

圖1 以涉及的法條為主的審查意見

不明確問題案例的分類

從圖1中我們除審查意見邏輯不清楚外，僅能看出基本上各主要法條都有涉及，并且案例數(shù)目基本持平；即使涉及相同的法條，產(chǎn)生問題的根本原因也可能完全不同。

三、 審查意見不明確的根本原因分析和分類

審查時(shí)，在沒有對(duì)比文件的情況下，準(zhǔn)確理解申請(qǐng)文件，準(zhǔn)確理解和運(yùn)用法條，從而提出明確的審查意見；在檢索到對(duì)比文件的情況下，必須正確地理解對(duì)比文件；此外，需要將本申請(qǐng)與對(duì)比文件有機(jī)關(guān)聯(lián)起來；在此基礎(chǔ)上，更高層次的要求就是審查意見要邏輯清楚，說理充分。參見圖2 。

圖2 影響審查意見明確性的6個(gè)要素

組成的金字塔

基于上述分析，將導(dǎo)致審查意見不明確的根本原因分為以下幾種：1.對(duì)本申請(qǐng)的技術(shù)方案的理解不準(zhǔn)確；2.對(duì)比文件公開的事實(shí)認(rèn)定不準(zhǔn)確；3.法條理解欠準(zhǔn)確 4.未將對(duì)比文件與本申請(qǐng)相關(guān)聯(lián)；5.審查意見邏輯不清楚、前后矛盾；6.說理不充分。

1.對(duì)本申請(qǐng)的技術(shù)方案的理解不準(zhǔn)確

案例1相關(guān)案情：權(quán)利要求1如下：“單扇或雙扇門的驅(qū)動(dòng)裝置，其特征是本裝置包括止動(dòng)器，止動(dòng)器與螺旋絲桿的一端連接，常釋放式附加制動(dòng)器與螺旋絲桿的另一端相接”。

審查員一通中的審查意見為：(1)權(quán)利要求1不符合專利法實(shí)施細(xì)則第21條的規(guī)定,該發(fā)明要解決的技術(shù)問題是無需額外的釋放控制動(dòng)力元件即可釋放制動(dòng)器以實(shí)現(xiàn)門的開閉。為了解決這一技術(shù)問題所采取的技術(shù)手段是通過對(duì)設(shè)在螺旋絲桿一端的止動(dòng)器的結(jié)構(gòu)作了進(jìn)一步的改進(jìn), 所以止動(dòng)器的結(jié)構(gòu)是該發(fā)明解決其技術(shù)問題必不可少的技術(shù)特征。(2)說明書不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。說明書中給出的解決技術(shù)問題的技術(shù)方案是不清楚的。發(fā)明內(nèi)容部分并沒有涉及止動(dòng)器的改進(jìn),而本領(lǐng)域的技術(shù)人員通過該裝置是不能解決其技術(shù)問題的。另外, 說明書的具體實(shí)施方式部分描述也不清楚。

質(zhì)檢意見：第1條審查意見認(rèn)為本申請(qǐng)說明書第2-3頁記載了止動(dòng)器的改進(jìn)結(jié)構(gòu)；第2條審查意見認(rèn)為本申請(qǐng)說明書“沒有涉及其止動(dòng)器的改進(jìn)”、“描述也不清楚”；針對(duì)“止動(dòng)器”的結(jié)構(gòu)是否有記載的意見相矛盾, 導(dǎo)致了審查意見通知書邏輯不清楚。因此, 本案屬于審查意見不明確。

根本原因分析：審查指南第2部分第1章第2節(jié)規(guī)定，申請(qǐng)文件的技術(shù)方案是對(duì)要解決的技術(shù)問題所采取的利用了自然規(guī)律的技術(shù)手段的集合[1]。即技術(shù)方案包括三要素：技術(shù)問題、技術(shù)手段和技術(shù)效果。本案出現(xiàn)問題的根本原因是審查員對(duì)申請(qǐng)文件技術(shù)方案所采用的技術(shù)手段理解不準(zhǔn)確。

2.對(duì)比文件公開的事實(shí)認(rèn)定不準(zhǔn)確

案例2相關(guān)案情： 權(quán)利要求1和3如下：“一種自由基聚合物的制造方法，其特征在于，將自由基聚合物引發(fā)劑和自由基聚合性單體導(dǎo)入內(nèi)徑2mm或以下的反應(yīng)管中。3、根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的自由基聚合物的制造方法，其中反應(yīng)管的內(nèi)徑是1mm或以下”。

一通引用對(duì)比文件1指出權(quán)利要求1-4不具備創(chuàng)造性。在描述對(duì)比文件1公開的內(nèi)容時(shí)未提及反應(yīng)管內(nèi)徑。在評(píng)述權(quán)利要求1的創(chuàng)造性時(shí)認(rèn)為“權(quán)利要求1要求保護(hù)的技術(shù)方案與對(duì)比文件1公開的生產(chǎn)方法的區(qū)別僅在于，后者沒有提到反應(yīng)管的內(nèi)徑”。在評(píng)述權(quán)利要求2-4的創(chuàng)造性時(shí)認(rèn)為：“從屬權(quán)利要求2-4分別對(duì)權(quán)利要求1的技術(shù)方案做了進(jìn)一步限定，其附加技術(shù)特征已經(jīng)在對(duì)比文件1中公開?！?/p>

質(zhì)檢意見：從一通正文的上下文看，關(guān)于對(duì)比文件1是否公開反應(yīng)管內(nèi)徑的認(rèn)定不清楚，導(dǎo)致審查意見不清楚。

根本原因分析：本案例出現(xiàn)問題的根本原因是審查員“關(guān)于對(duì)比文件1是否公開反應(yīng)管內(nèi)徑的認(rèn)定不清楚”，即對(duì)比文件公開的事實(shí)認(rèn)定不準(zhǔn)確。

3.法條理解欠準(zhǔn)確

案例3相關(guān)案情：申請(qǐng)人答復(fù)一通時(shí)刪除了權(quán)利要求1，5的一個(gè)技術(shù)特征, 審查員在二通中的相關(guān)審查意見如下：權(quán)利要求1和5不符合專利法第33條的規(guī)定。新修改的權(quán)利要求1和5刪除了原來所記載的技術(shù)特征“在600℃或者更低的溫度下在氫氣和氨氣氣氛下生長的氮化物基緩沖層”，導(dǎo)致權(quán)利要求1和5的保護(hù)范圍擴(kuò)大，這是不允許的。

質(zhì)檢意見：當(dāng)申請(qǐng)人將權(quán)利要求中的部分技術(shù)特征刪除，判斷上述刪除是否屬于修改超范圍時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮刪除后的技術(shù)方案是否通過原說明書和權(quán)利要求書記載范圍能夠直接地、毫無疑義地確定，而上述審查意見在未考慮原說明書記載范圍的前提下僅根據(jù)技術(shù)特征的刪除導(dǎo)致保護(hù)范圍擴(kuò)大就得出修改超范圍的結(jié)論，存在說理不充分的缺陷，本案屬于涉及專利法第33條的審查意見不明確。

4.未將對(duì)比文件與本申請(qǐng)相關(guān)聯(lián)

(1)技術(shù)特征未關(guān)聯(lián)

案例4相關(guān)案情：權(quán)利要求7的附加技術(shù)特征為：含有60～90質(zhì)量%的 SiC 及10～40質(zhì)量%的 Si3N4。一通中審查意見為：對(duì)比文件1公開了SiC含量為70%，Si3N4含量為24%，因此結(jié)合對(duì)引用的權(quán)利要求的評(píng)述，權(quán)利要求7沒有新穎性。對(duì)比文件1公開的是：SiC含量為70體積%、Si3N4 含量為24體積%。

質(zhì)檢意見：權(quán)利要求7的數(shù)值單位是“質(zhì)量%”，對(duì)比文件1的數(shù)值單位是“體積%”，二者是不同的單位，審查員在評(píng)述權(quán)利要求7時(shí)，未將對(duì)比文件1中的數(shù)值單位進(jìn)行從“體積%”到“質(zhì)量%”的換算，就直接得出權(quán)利要求7不具備新穎性的結(jié)論，缺乏關(guān)鍵的說理過程。

根本原因分析：沒有將對(duì)比文件中公開的技術(shù)特征與本申請(qǐng)中的相關(guān)技術(shù)特征有機(jī)關(guān)聯(lián)起來，導(dǎo)致申請(qǐng)人看了審查意見后，不明確技術(shù)特征是否已經(jīng)被對(duì)比文件公開。

(2)漏評(píng)技術(shù)特征

案例5相關(guān)案情：權(quán)利要求1如下：一種生產(chǎn)印刷品的方法，其中待生產(chǎn)的印刷品在該方法的一個(gè)步驟中以薄膜印刷方法在預(yù)定位置被覆蓋以薄膜，并在該方法的另一個(gè)步驟中以構(gòu)造方法和或壓印方法為其設(shè)置構(gòu)造和或壓印，其中待生產(chǎn)的印刷品連續(xù)經(jīng)歷該方法的各個(gè)步驟而無需中間存儲(chǔ)。

綜上所述，高校導(dǎo)視系統(tǒng)設(shè)計(jì)的注意事項(xiàng)首先涵蓋信息要全面，在實(shí)現(xiàn)其引導(dǎo)、指向之功能時(shí)，運(yùn)用適當(dāng)?shù)恼Z言文字、圖像符號(hào)、局部地圖等，科學(xué)結(jié)合以盡量涵蓋所有信息。其次在選取位置，選用字體、圖形、顏色、材質(zhì)時(shí)，注意與周邊環(huán)境的匹配與融合，避免產(chǎn)生錯(cuò)誤導(dǎo)向、審美疲勞等情況。最后在進(jìn)行高校導(dǎo)視系統(tǒng)的設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)考慮到導(dǎo)視系統(tǒng)與校園環(huán)境、文化的協(xié)調(diào)與一致，使之自然而然地融入校園，成為校園一景。

審查員在一通中指出：權(quán)利要求1不具備新穎性。對(duì)比文件1公開了一種串聯(lián)式卷筒紙?zhí)幚碓O(shè)備及相應(yīng)的處理方法，該設(shè)備包括有壓印器102，用于對(duì)卷筒紙110進(jìn)行壓印，在壓印前，卷筒紙110被覆以透明塑料薄膜層112。

質(zhì)檢意見：上述審查意見未對(duì)技術(shù)特征“其中待生產(chǎn)的印刷品連續(xù)經(jīng)歷該方法的各個(gè)步驟而無需中間存儲(chǔ)”進(jìn)行任何評(píng)述。屬于涉及專利法第22條第2款的審查意見說理不充分。

根本原因分析：本案在申請(qǐng)文件、對(duì)比文件以及法條的理解都準(zhǔn)確的情況下，卻漏評(píng)權(quán)利要求中的部分技術(shù)特征，從而使得申請(qǐng)文件與對(duì)比文件無法有機(jī)關(guān)聯(lián)，最終導(dǎo)致審查意見不明確。

5.審查意見邏輯不清楚、前后矛盾

案例6相關(guān)案情：一通中對(duì)權(quán)利要求4評(píng)述如下：“權(quán)利要求2、3、4的附加技術(shù)特征已經(jīng)被對(duì)比文件1披露，其中對(duì)比文件1中公開的拱形懸掛裝置等分為多個(gè)部分，即該部分延伸具有相等的角度，由此得到三等分時(shí)角度分別為120度是顯而易見的。因此，權(quán)利要求2、3不具有新穎性，權(quán)利要求4不具有創(chuàng)造性”。

質(zhì)檢意見：審查員在通知書中指出權(quán)利要求4的附加技術(shù)特征已經(jīng)被對(duì)比文件1披露，最終卻得出權(quán)利要求4不具有創(chuàng)造性的結(jié)論，理由和結(jié)論前后之間存在表述不清楚，屬于涉及專利法第22條第3款的審查意見不明確。

根本原因分析：理由和結(jié)論前后矛盾，屬于狹義的邏輯不清楚、前后矛盾，與對(duì)申請(qǐng)文件、對(duì)比文件、法條的理解準(zhǔn)確與否以及對(duì)比文件與申請(qǐng)文件是否關(guān)聯(lián)無關(guān)。

6.說理不充分

案例7相關(guān)案情： 一通所針對(duì)的權(quán)利要求8和9如下：

“8、權(quán)利要求5的方法，其中所述源設(shè)備從一個(gè)訪問設(shè)備和一個(gè)媒體播放機(jī)中選擇一個(gè)，和其中所述接收設(shè)備是一個(gè)數(shù)字電視。

9、權(quán)利要求5的方法，為所述源設(shè)備的所述數(shù)據(jù)是保密的以致于不易被所述使用者發(fā)現(xiàn)。”

審查員在一通中指出權(quán)利要求8得不到說明書的支持，同時(shí)指出：“同理，權(quán)利要求9也存在同樣的問題，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定?！?/p>

質(zhì)檢意見：由于權(quán)利要求9中限定的技術(shù)特征與權(quán)利要求8中限定的不同，權(quán)利要求9是否得到說明書支持應(yīng)結(jié)合該權(quán)利要求本身的技術(shù)特征進(jìn)行具體分析，說明理由，而不能采取基于與權(quán)利要求8同理的方式進(jìn)行評(píng)述。因此，針對(duì)權(quán)利要求9的審查意見說理不充分。

根本原因分析：以“同理”、“基于同樣的理由”等得出結(jié)論，未進(jìn)行充分說理，與對(duì)申請(qǐng)文件、對(duì)比文件、法條的理解準(zhǔn)確與否以及對(duì)比文件與申請(qǐng)文件是否關(guān)聯(lián)無關(guān)。

四、 統(tǒng)計(jì)分析

審查意見不明確案例很多，受篇幅限制，不可能列舉局質(zhì)檢通報(bào)中所有的案例，本文中只是給出了部分典型的案例。下面，基于筆者給出的6種分類，統(tǒng)計(jì)每一種占所有審查意見不明確問題案例的比例的情況，如圖3所示：

圖3 以產(chǎn)生問題的根本原因進(jìn)行分類

從圖3可知，法條理解欠準(zhǔn)確、本申請(qǐng)與對(duì)比文件未關(guān)聯(lián)、說理不充分這三種是審查意見不明確的主要原因。因此我們要避免片面地、狹義地理解法條；在本申請(qǐng)的技術(shù)方案、對(duì)比文件的性質(zhì)及內(nèi)容、法條都理解正確的情況下，要將本申請(qǐng)與對(duì)比文件有機(jī)關(guān)聯(lián)起來；而說理不充分可能導(dǎo)致申請(qǐng)人對(duì)審查意見感到疑惑，這是需要著力克服的問題。

五、 結(jié)論

個(gè)案雖然差別可能很大，涉及的法條也不盡相同，但個(gè)案之間可能存在本質(zhì)的共性，要透過現(xiàn)象看本質(zhì)，找出規(guī)律，以指導(dǎo)審查員今后的審查工作。所以筆者嘗試給審查意見不明確的根本原因進(jìn)行分類，從深層次剖析出現(xiàn)審查意見不明確問題出現(xiàn)的根本原因，以便審查員能夠有意識(shí)地提高審查意見的質(zhì)量，從而給申請(qǐng)人一個(gè)明確的審查意見，以節(jié)約程序，提高效率。

(作者單位：國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利審查協(xié)作中心)

[1]中華人民共和國國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局.審查指南[M].北京：知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2006：111,133-134.