論《專利法》第5條的審查要素

樊耀峰 劉 鋒 崔 越/文

一、前言

我國《專利法》第5條第1款（以下簡稱《專利法》第5條）規定：“對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發明創造，不授予專利權。”違反國家法律、社會公德和妨害公共利益的發明創造，違背了專利法的立法目的，不利于推動發明創造的應用，不利于促進科學技術進步和經濟社會發展，法律當然不予保護。為了與TRIPs協議統一，《專利法實施細則》第10條進一步規定：“專利法第五條所稱違反法律的發明創造，不包括僅其實施為法律所禁止的發明創造。”《專利審查指南》第二部分第一章對于“法律”、“社會公德”、“公共利益”均做了詳細的解釋，同時指出：發明創造并沒有違反法律，但是由于其被濫用而違反法律的，不屬于《專利法》第5條規定的情形；如果發明創造因濫用而可能妨害公共利益的，或發明創造在產生積極效果的同時存在某種缺點的，不應認為是妨害公共利益的發明創造[1]。《專利審查指南》還列舉了一些濫用或產生負面效果而不違反《專利法》第5條的例子，如用于醫療的各種毒藥、興奮劑、用于娛樂的棋牌、對人體有某種副作用的藥品……

無效宣告或復審中也存在一些涉及 《專利法》第5條的案例。《專利法》第5條與該發明創造是否屬于職務發明及其權屬問題無關[《無效宣告請求審查決定（第13391號）》，熱聚法石油樹脂合成方法]；與申請專利的行為是否違反民法的誠實信用原則無關[《無效宣告請求審查決定（第12189號）》，包裝袋（花生牛奶）]；與發明創造是否屬于剽竊他人作品無關[《無效宣告請求審查決定（第9659號）》，鋁合金型材（扇中立）]。上述決定主要強調《專利法》第5條所針對的客體是發明創造的內容本身，與其獲得方式無關。《無效宣告請求審查決定 （第11269號）》（環保型節能民用水鍋爐）和《無效宣告請求審查決定（第11270號）》（環保型節能民用水鍋爐）則進一步明確：專利作為抽象的技術方案，并不等同于具體的產品；實際產品的生產、銷售行為也不會導致該專利不符合國家法律的規定。顯然，這里把技術方案與實際產品進行了區分，《專利法》第5條所針對的客體不是實際產品。

關于發明創造是否違反法律，《無效宣告請求審查決定 （第13081號）》（一種祛風除寒藥酒及制備方法）指出：如果僅僅是發明創造的產品的生產、銷售和使用受到國家法律的限制或約束，則該產品及其制造方法本身不屬于違反國家法律的發明創造。《無效宣告請求審查決定 （第9919號）》（鈔幣數碼組合防偽標識物）指出：判斷一件專利申請是否屬于《專利法》第5條規定的不授予專利權的情形，應當從該專利申請的整體出發，主要是考察其發明本身是否違反國家法律。《無效宣告請求審查決定（第11524號）》（可自己發電的臭氧水生成器）則進一步明確：“違反國家法律的發明創造”應當理解為一項發明創造的目的本身是為我國法律明文禁止或者與我國法律相違背的。

從上述無效宣告和復審案例可以看出，盡管合議組針對不同案情對《專利法》第5條的相關闡述都在《專利法》、《專利法實施細則》和《專利審查指南》的框架內，但是側重點和判斷基準有所差異。我國還沒有明確給出究竟哪些因素才是判斷《專利法》第5條不授予專利權客體時需要審查的主要因素。筆者認為，隨著科學技術的飛速進步，發明創造層出不窮，其種類也五花八門，明確適當的審查要素對規范和統一《專利法》第5條的審查標準是有必要的。另外，在判斷一項發明創造是否符合《專利法》第5條時，審查員需要厘清各種關系、考察各種因素，明確適當的審查要素也便于審查員的操作，提高審查效率。

下文將結合其他國家的相關規定與案例對這一問題進行探討，以期完善《專利法》第5條的審查工作。

二、其他國家的相關規定與案例

TRIPs協議作為世界貿易組織的重要協議之一，其第27條第2款和第3款規定：如果為保護公共秩序或公德，包括保護人類、動物或植物的生命與健康，或為避免對環境的嚴重破壞所必需，各成員均可排除某些發明于可獲專利之外，可制止在該成員地域內就這類發明進行商業性使用，只要這種排除并非僅由于該成員的域內法律禁止該發明的使用。顯然，對于涉及社會公德、公共利益的發明創造，TRIPs協議給予各個締約國較大的自主權，只是強調“法律禁止使用”不是違反法律、社會公德或者妨害公共利益的理由。但是，TRIPs協議并未給出在判斷發明創造是否違反法律、社會公德或者妨害公共利益時，需要審查哪些要素。與TRIPs協議的上述規定相近，《歐洲專利公約》第53條（a）規定：歐洲專利權不應當授予其公開和實施與公共秩序或者道德相違背的發明，發明的實施僅僅為部分締約國或所有締約國的法律或法規所禁止，不能認為是違背了公共秩序或者道德。

美國曾經采用“道德實用性”來規范涉及違反社會公德和妨害公共利益的發明1.參見Lowell v.Lewis案件：15 F.Cas.1018，1019（No.8568）（C.C.D.Mass.1817）；Bedford v.Hunt案件：3.F.Cas. 37（No.1217）（C.C.D.Mass.1817）。，但是美國目前的專利法幾乎不涉及上述內容。筆者認為主要原因之一是美國作為判例法國家，認為社會公德、公共利益屬于比較空洞的概念，將發明創造是否違反社會公德、妨害公共利益作為專利審查標準缺乏可操作性。

《日本特許法》第32條規定：“下述發明，不拘第29條的規定不能授予專利權：有害于公共秩序、善良習俗或公共衛生的發明。”《韓國專利法》第32條規定：“不拘第29條第1款至第2款的規定，可能違反公共秩序或道德、有害于公共健康的發明不授予專利權。”《巴西工業產權法》第18條規定：“下列內容不能授予專利權：任何違反社會道德、尊敬標準、公共安全、公共秩序、公共健康的。”《泰國專利法》第9條規定：“下述發明不受專利法保護：違反公共秩序、道德、健康和福利的發明。”《俄羅斯專利法》第4條規定：“下列發明被認為是不授予專利權的發明：其目的違反公共利益、人道主義原則和社會道德的發明。”上述國家或地區的專利法均沒有明確判斷發明創造是否違反法律、社會公德或者妨害公共利益時，需要審查哪些要素。

印度的專利法屬于一個例外。《印度專利法》第3條規定：“下列發明不屬于本法范圍內的發明：本來用途或意欲用途（the primary or intended use）違反法律、道德或妨害公共健康的發明。”由此可見，印度專利法強調，在判斷發明是否違反法律、道德或妨害公共健康時，主要審查“發明的本來用途或意欲用途”。

日本的專利法盡管沒有明確規定具體審查要素，但是我們可以從下面兩個東京高等法院的判決中看出其主要審查發明創造的哪些要素。

（一）東京高級法院1956年12月15日判決[2]

本案原告請求宣告無效的專利是關于冰果游戲裝置的發明，認為這種游戲是靠偶然的勝負來謀取財物，與擲色子賭博行為相似，而且這樣的賭博行為中總會發生許多不正當的手段，故本游戲裝置有破壞《特許法》第3條第4款的公共秩序及善良風俗之虞。東京高級法院認為，必須依照本發明權利要求書的記載來判斷使用這種裝置是否可以進行賭博，以及是否隨之可能產生種種不正當行為。即使這些是明顯的，但本發明裝置本來是以純娛樂為目的，而不是以進行賭博行為和其他不正當行為為目的，這在說明書中已描述清楚。從發明的內容看，該裝置也是統粹娛樂用的，而不是用以進行不正當行為的。所以認為本發明裝置可能用來進行不正當行為，因而是危害社會秩序和善良風俗的發明是不正確的。基于上述理由，東京高級法院駁回了原告的請求。原告上訴于日本最高法院。日本最高法院維持原判，駁回上訴。

目前如何定義慢加急性肝衰竭（ACLF）在國際上存在很大分歧，影響國際間的交流。分歧的核心主要有兩大方面，一是肝臟基礎疾病究竟應該包括哪些；二是急性打擊是否必須有肝臟功能的衰竭，且衰竭的界定標準是什么 [1-2]。世界胃腸病組織（WGO）提出的ACLF概念試圖融合東西方的差異，將不同肝臟基礎疾病全部納入，同時提出分類管理，即A型ACLF-非肝硬化型 （A型）；B型ACLF-肝硬化代償型 （B型）；C型 ACLF-肝硬化失代償型（C型）[3]。我國最常見的是HBV-ACLF[4-5]，本文將探討此分類在我國患者中的應用價值。

（二）東京高級法院2001年7月5日判決2.東京高級法院審判35609號,平成11年10月21日。

本案涉及的實用新型是浴盆，浴盆主體為木制箱型的結構，內側的四個隅角均向下分別凹成長錐形的溝，在這些溝內，密實地打入與該溝匹配的用于防浸水的長錐形角木。原告主張，本設計壟斷了完全應該共有的日本傳統木工技術，因此違反了公序良俗，根據日本《實用新型法》第4條，該實用新型權利應予撤銷。東京高級法院認為，《實用新型法》第4條提到“可能妨害公共秩序、善良風俗或公共衛生的設計”，要考察設計本來用途是否有害于公序良俗。從設計的目的和構成來看，任何人很容易找到以妨害公序良俗為目的使用該設計的可能性，并且可以確定那樣使用的實際危害，然而本設計涉及木制浴盆，明顯不屬于上述規定的設計。原告認為本設計因壟斷了完全應該共有的日本傳統木工技術，故違反了公序良俗。其實，即使本案設計屬于那樣的傳統木工技術，也不能將其作為本案設計妨害公序良俗的理由。基于此，東京高級法院駁回了原告的請求。

由上面兩個案例可以看出，在判斷發明創造是否違反社會公德或者妨害公共利益時，日本主要審查發明創造的根本目的，而不是其實施是否存在違反社會公德或者妨害公共利益的可能性。即使其實施有危害社會公德、公共利益的可能性，如果發明創造的根本目的不在于此，則不能據此認為該發明創造違反社會公德或者妨害公共利益。

三、關于《專利法》第5條審查要素的建議

我國和印度在專利法中均規定違反法律的發明創造不授予專利權，同時規定違反社會公德或者妨害公共利益的發明創造不授予專利權，但歐洲、日本、韓國、巴西等國家或地區的專利法只是規定了后者，并未規定前者。筆者認為，用以確定發明創造是否違反社會公德或者妨害公共利益的審查要素，亦可以用于判斷發明創造“是否違反法律”。

通過研究我國無效宣告或復審案例、日本判例以及印度專利法法條可知，并不是任何形式違反社會公德或者妨害公共利益的發明創造都不能授予專利權。發明創造是否違反社會公德或者妨害公共利益，不僅要考慮客觀因素，更要考慮主觀因素，具體包括本來用途、意欲用途、實施過程（包括制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等）、實施效果等。下面進行具體分析。

如果發明創造本身只是客觀上存在違反社會公德或者妨害公共利益的可能性，而申請人并無主觀惡意，并且從發明創造的目的和構成來看，任何人不是很容易找到以違反社會公德或者妨害公共利益為目的使用該發明創造的可能性，同時可以確定那樣使用的實際危害，此時發明創造本身可能并不違反社會公德或者妨害公共利益。因此，判斷是否違反社會公德或者妨害公共利益，筆者認為主要審查發明創造的根本目的是什么，這樣可能更利于統一標準和便于審查員操作。

那么，什么是發明創造的“根本目的”呢？筆者認為“根本目的”包括兩個層次的內容：第一層次是申請人的本來用途，即申請人做出這項發明創造的目的；第二層次是意欲用途，即任何人根據發明創造的目的和構成“很容易找到”以妨害公序良俗為目的使用該發明創造的可能性，并且可以確定那樣使用的實際危害。這里強調的是“很容易找到”，要結合申請文件的全部內容來審查。正如東京高等法院關于 “冰果”游戲裝置的判決那樣，說明書和權利要求書均是需要考慮的范圍。

在實際審查過程中，首先應當審查發明創造的本來用途（亦稱為本身的目的）。如果其本來用途就違反社會公德或者妨害公共利益，則屬于《專利法》第5條規定的不授權客體，例如賭博工具、吸毒工具、偽幣制造機械等。如果其本來用途不違反上述內容，則審查其意欲用途。如果其意欲用途違反上述內容，則屬于《專利法》第5條不授予專利權的客體。例如使盜竊者雙目失明的防盜裝置，防盜裝置本來用途并不妨害公共利益，但是其意欲用途在于使盜竊者雙目失明，這是妨害公共利益的。如果其本來用途和意欲用途均不違反上述內容，筆者認為該發明創造可能不屬于《專利法》第5條規定的不授予專利權的客體，例如對人體有某種副作用的藥品。

發明創造的實施過程、實施效果則是一個非常復雜的系統，審查員很難知曉發明創造的全過程，所以判斷標準也不容易統一。筆者認為，它們更適合作為判斷發明創造的本來用途和意欲用途的參考，而不宜作為《專利法》第5條的審查要素，這樣有利于統一審查標準、增強可操作性。

四、與現行審查規范的相容性

我國《專利法實施細則》第10條規定了僅其實施為國家法律所禁止的發明創造不屬于《專利法》第5條違反國家法律的不授權客體，但是并沒有規定什么形式的違反社會公德或者妨害公共利益才屬于《專利法》第5條禁止的情形。《專利審查指南》以非窮舉的形式列舉了一些屬于《專利法》第5條不授予專利權的客體，但是并沒有明確給出判斷時應該考慮的主要因素。筆者建議將“根本目的違反法律、社會公德或妨害公共利益的發明創造，不授予專利權”補入《專利法實施細則》或《專利審查指南》。下面分析這一補充規定與現行審查規范是否矛盾。

首先，現行《專利法》第5條并沒有審查要素的相關規定。《專利法實施細則》第10條對《專利法》第5條進行了補充，從不授予專利權的客體中排除了“僅其實施為法律所禁止的”情形。其含義是，如果僅僅是發明創造的產品的生產、銷售或使用受到法律的限制或約束，則該產品本身并不屬于違反法律的發明創造。顯然，這里保留了實施過程違反法律的情形，上述補充規定與之并不矛盾。

其次，《專利審查指南》第二部分第一章中列舉了各種情形，大部分情形與上述補充規定不矛盾。列舉如下：偽造國家貨幣、票據，其根本目的即違反法律；帶有暴力兇殺或者淫穢的圖片或者照片的外觀設計，克隆的人或克隆人的方法，其根本目的即違反社會公德；專利申請的文字或圖案涉及宗教信仰、宣傳封建迷信的，其根本目的即妨害公共利益；麻醉品、鎮靜劑的根本目的是治療疾病或減少病痛，因而它們屬于授予專利權的客體；投幣式彈子游戲機如果沒有拋出紙幣等賭博功能，其屬于純娛樂目的，因而沒有被排除出可授權客體。唯一可能與上述補充規定存在矛盾的是《專利審查指南》的如下規定：“發明創造的實施或使用會嚴重污染環境、嚴重浪費能源或資源、破壞生態平衡、危害公眾健康的，不能被授予專利權”。筆者認為符合上述情形的發明創造，其根本目的通常也是違反法律、社會公德或妨害公共利益的；即使其本來用途是為了達到有益的目的，但是如果沒有消除危害的手段，則其意欲用途違反法律、社會公德或妨害公共利益——當然，如果有消除危害的手段，則這類發明創造不符合上述情形。因此，上述補充規定與《專利審查指南》的這一規定也不矛盾。

五、總結

綜上，通過分析我國無效宣告或復審案例、其他國家專利法以及相關判例，筆者認為判斷發明創造是否符合《專利法》第5條，應主要審查發明創造的根本目的（包括本來用途和意欲用途），發明創造的實施過程、實施效果更適合作為判斷發明創造根本目的的參考。筆者建議將“根本目的違反法律、社會公德或妨害公共利益的發明創造，不授予專利權”補入《專利法實施細則》或《專利審查指南》中，這樣有利于統一專利審查標準，增強可操作性。EIP

[1]中華人民共和國國家知識產權局.專利審查指南 （2010年）[M].北京：知識產權出版社, 2009:120-121.

[2]鴻常夫 等.日本專利判例精選[M].張遵逵,郝慶芬 等，譯.北京:專利文獻出版社出版, 1991:122－126.