以低成本換取高效益之美國專利爭議與訴訟工具

陸 筠/文

以低成本換取高效益之美國專利爭議與訴訟工具

陸 筠/文

美國專利訴訟向來以耗時耗財著稱，當面臨專利爭議時，多數國內企業因考慮到龐大的訴訟費用而采取“以和為貴”的避戰措施，卻遭致更多覬覦與財務上的損失。美國專利訴訟程序歷經兩百多年的演變，于現階段因專利復審的高成功率與“非顯而易見”原則(如KSR)的判例法發展，賦予準被告經濟且有效的工具以制衡專利權人；準被告亦可利用專利法律意見，以較低成本避免加重賠償的潛在威脅；此外，提起確認之訴標準的降低亦為準被告的一項利器，可反守為攻，制敵機先。

美國 專利訴訟 法律意見 專利無效 顯而易見 專利復審

美國專利訴訟向來以耗時耗財著稱，國內企業當面臨專利爭議時，多數因考慮到潛在的龐大的訴訟費用而采取“以和為貴”的避戰措施；然而往往事與愿違，在現今專利、競爭者以及專利流氓多如牛毛的時代里，避戰非但無法贏得長治久安的局勢，反因市場爭奪以及專利爭議與后續和解等做法，遭致更多覬覦與財務上的損失。

美國專利訴訟程序歷經立國至今兩百多年的演變，于現階段因專利復審的高成功率與“非顯而易見”原則(如KSR)的判例法發展，賦予準被告經濟且有效的工具以制衡專利權人；準被告還可利用專利法律意見以較低成本避免加重賠償的潛在威脅；此外，提起確認之訴標準的降低亦為準被告的一項利器，可反守為攻，制敵機先。

一、專利法律意見為第一道訴訟防御

當國內企業或個人獲知己方發展的技術或產品有侵犯對方專利的可能性時，應采取主動姿態，方得以最佳時間與成本效率的方式解決可能面臨的專利紛爭。首先應請在實務中擁有與系爭相關技術豐富經驗之美國專利律師就系爭產品是否侵權、專利是否有效及專利是否可以實施等問題在美國現行專利法規與判例法下進行專業的分析。此項收費與訴訟費用相較約為后者的百分之一，但卻為回報率極高之投資，不僅可及早了解案情以評估勝算幾率與衡量和解金額，并可有效降低法官判決蓄意侵權 (Willful Infringement)而施以倍數計算之加重賠償(Enhanced Damages)的可能性。

（一）專利法律意見之功能

1.可保護產品進入市場并降低和解壓力

實務上常發生專利權人提起專利訴訟后即迅速動議法官頒布初步禁止令(PreliminaryInjunction)或臨時限制令(Temporary Restraining Order，簡稱TRO)欲將對手產品逐出市場之情況。因此項動議中專利權人須證明其有極高的勝訴幾率以說服法官核準該禁止令或限制令[1]，提出動議時專利權人往往已做足了充分準備與分析。而處于被動與被通知狀態的被告卻需于短短數十天內提出有效證據以反駁原告專利權人的論點。被告若無事先之評估與準備，如先前技術檢索與對專利與系爭物或系爭技術之分析(專利無效及無侵權法律意見)，往往輸在這一起跑點上，立即因面對市場進入的壓力而失去或降低談判和解的籌碼，因此而增加的和解金額常是律師費的數百至數千倍。

2.可避免蓄意侵權遭致之加重賠償

廣為專利界所悉，美國現行專利制度下法官可對蓄意侵權的被告施以懲罰性的多至三倍之賠償(Treble Damages)。對于動輒高達數百千萬美金以上賠償金額之專利爭議，加重或三倍賠償常為企業內部法務人員避之不及的首要威脅；一份完整且有效的專利法律意見可于美國現行專利法律下提供法官認定被告系非蓄意侵權之依據，而排除加重或三倍賠償裁決之可能。

（二）何為完整有效之專利法律意見

只有完整有效之法律意見才能排除“蓄意侵權”認定的可能性而避免“加重賠償”的威脅。判斷專利法律意見是否完整有效取決于兩點[2]：一為該法律意見是否納入所有與相關專利法適切的事實的討論，細節探討請看下文；一為提供該意見的人在美國專利法方面的專業性，一般而言，以持有美國專利商標局核準的專利律師執照為客觀的評判標準[3]。

或有讀者存疑是否可以以公司內部法務人員的分析代替外部專利律師的專業意見，答案是否定的。因最終決定因素畢竟在于該分析是否具有相當程度的客觀性，是否能取信于法官與陪審團，令其相信該分析的準備系對所有事實進行了判斷；公司內部法務人員的意見，縱使實質上系從公平的角度分析得出之結果，但形式上亦極難被法官與陪審團認定為是客觀公正、完整有效的專利法律意見。

（三）專利法律意見之分類

泛稱與專利爭議有關之法律意見包含三類：無侵權之法律意見、專利無效之法律意見及專利無法實施之法律意見。可能與大眾印象不同的是，專利法律意見并無所謂正確或不正確之分，畢竟所有的爭議或訴訟事件雙方均各執一詞，強調己方的優勢并攻擊對方的弱點；實際上，當法官判斷被告侵犯專利權的同時，此一結論已與被告準備之“無侵權”之法律意見相左，但該意見(假設符合上述完整且有效的定義)仍足已為法官采信，即被告并非蓄意侵權而可避免加重賠償。

1.專利無侵權之法律意見

（1）定義與注意事項

顧名思義，專利無侵權之法律意見為判斷系爭產品或系爭技術是否有侵權疑慮之法律意見，撰寫時需有效涵蓋美國現行專利法體系所涉及的方面，包含專利條文、聯邦巡回法院判例、聯邦地方法院判例，亦可參考專利商標局的規定和指導方針。

（2）可解除爭議或減少和解金額

專利無侵權之法律意見在與專利權人談判過程中可謂為舉足輕重。姑不論專利是否無效或不可實施，專利權人要求之權利金額度往往取決于其對侵權成立可能性的認定。換言之，若準被告能提出對專利權人侵權論據的有效反駁，專利權人對和解條件的要求可能會大幅降低。尤其在侵權論據薄弱的狀況下，專利權人甚至可能會放棄對準被告的侵權主張。如案件中因被告眾多，專利權人為求利益最大化有可能必須放棄對某些被告的侵權主張，以維持訴訟中對權利要求書請求項解釋的完整與一致性，此時指出這些矛盾的專利無侵權之法律意見往往能讓該被告(們)全身而退。

2.專利無效之法律意見

（1）定義與注意事項

專利無效之法律意見為判斷系爭專利是否無效之法律意見。如同專利無侵權之法律意見，撰寫專利無效意見時需注意所引用的法律是否完整并且為現行適用之美國專利法。

準備專利無效之法律意見通常遠比準備專利無侵權之法律意見繁復，其主因是專利無效的準備包含先前技藝的檢索，先前技藝的范圍不僅囊括美國以及世界所有其它國家公開的專利申請與頒布的專利，公開使用或販賣、日常習知、甚至生意上的提議都包含在內[4]。專利無效的準備視需要亦可能包括非先前技藝的事由，如專利說明書缺乏對請求項或該專利涵蓋的發明可讓尋常技藝者能夠實施該發明的敘述[5]、或專利上所列發明人并非實際構想出該發明概念之人[6]等等。實際撰寫專利無效意見時又因必須討論前述數個先前技藝與非先前技藝的內容，所需時間與花費往往為專利無侵權之意見的數倍。

（2）KSR案大幅降低專利無效之標準

2007年美國最高法院裁決之KSR案[7]后，美國專利法對于專利“非顯而易見”的標準大幅提高，對質疑專利有效性之當事者而言無疑為一大福音。

在KSR案前欲證明合并兩個或更多的先前技藝在發明當時為“顯而易見”之結果，準被告需于先前技藝中找出提供發明當時的尋常技藝人合并那些技藝的動機之“直接證據”，如書面的敘述與直接或間接的建議[8]；不難想象于此標準下，即使最簡單明顯的合并“發明”于先前技藝中也難以找出如此的證據。

KSR案后，準被告僅需提供發明當時的尋常技藝人有合并那些技藝的“間接證據”，如市場有此發明的需要且能解決此問題僅限于數種可能的方式[7]402。換言之，“非顯而易見”的標準從要求“直接證據”放松為“間接證據”，于原本標準下許多因缺乏直接證據可被判定為 “非顯而易見”的“專利發明”于現行的標準下可能實際為無效之專利；如此的“專利發明”包括僅將現代電子裝置加在先前技藝上的設備[9]、僅將原本機械式的開關換為電氣開關的裝置[10]、僅于現有的計算機系統上添加應用程序如網絡瀏覽器的作法[11]、或僅將現有的產品或技術改良得更耐用、經濟、輕巧、快速、高效等[12]，均在聯邦巡回法院獲判為無效的專利。

3.專利不可實施之法律意見

另一常被專利律師所忽略之法律分析為“專利不可實施之法律意見”，若系爭專利的申請人或代表律師(專利申請方)以不正當的手段(Inequitable Conduct)向美國專利商標局取得專利，該專利即使有效，也無法對準被告實施或主張法律上之權利[13]；常見的不正當手段包含:專利申請方明知有可影響專利有效性的關鍵先前技藝卻不向專利商標局揭露、或專利申請方誤導專利審查員對先前技藝的解讀或了解等[13]。

二、先下手為強——提起確認之訴以增加談判與訴訟優勢

對準被告而言，于美國選擇一司法管轄區主動提起確認之訴確實為難以抉擇但卻亦難以避免之事。確認之訴應用于專利訴訟的功能可讓準被告可反客為主，對專利權人主動提出攻擊，促請法院宣告專利無效或不可實施、系爭產品或技術無侵權之事實等審判。準被告藉提起確認之訴可選擇對自己最有利的司法管轄區，如加州中區(C.D.Cal)或加州北區 (N.D.Cal)聯邦地方法院，以提高勝訴幾率并拖延訴訟時間。此舉雖看似宣戰，但實為避戰或增加勝算的作法。

反之，若準被告未于專利權人提訴之前提起確認之訴，專利權人將主導專利訴訟，如選擇傳統上傾向于專利權人的司法管轄區，如德州東區地方法院，或專利權人住所處等，進行訴訟；又或選擇訴訟程序較快的司法管轄區進行攻防，以對被告施加和解談判的壓力。

（一）提起確認之訴的標準明顯降低

關于確認之訴的美國現行判例法自2007年MedImmune[14]案后，準被告需證明其符合提訴條件的標準大幅降低，自原來之“可合理預見之將發生的訴訟”(Reasonable Apprehension of Imminent Suit)轉變至“所有情勢的衡量”(All Circumstances Test)[14]766。雖然語言上存有寬廣的灰色地帶，但專利權人絕大部分針對對準被告主張權利的行為都可能被現行的標準涵蓋，諸如要求權利金、指出被侵權的專利或被控的產品、向準被告提供專利請求項與被控產品的分析、爭論系爭專利的先前技藝之相關議題或對準被告明確表示將采取專利訴訟途徑的意向[14]765-766。

（二）準被告應利用確認之訴為防守之武器

前述關于確認之訴判例法的轉變相當于將訴訟的武器同時交至專利權人與準被告的手里，讓雙方在立足點平等的基礎上進行專利戰爭；放棄此權利如同繳械予專利權人，束手等待對方的攻擊。尤其在有針對性的專利爭議中，如果互為市場競爭對手或涉關龐大的爭訟金額，專利權人鮮少會在主張權利后悄然離去。

三、專利復審為以低成本挑戰專利有效性之訴訟替代方案

專利復審為美國商標專利局重新審查專利以檢驗其有效性的程序，復審結果可能有三:專利完全無效、專利部分無效及專利完全有效。因復審結果為專利完全無效或部分無效的幾率極高，且專利復審所需的律師費僅為訴訟費的約百分之一至十分之一，近年來被廣泛使用為提高準被告訴訟勝率或取代訴訟之方案。

（一）專利復審之核準門坎極低

專利復審的申請須通過美國專利商標局內之中央專利復審單位(Central Reexamination Unit,簡稱CRU)對該專利復審是否有提出“新的重要專利性問題”(Substantial New Question of Patentability)先加以審核以決定是否核準該復審的申請[15]。此門坎極低1.單向專利復審申請的批準率約為95%[16]；雙向專利復審申請的批準率約為92%[17]。，基本上第一次專利審查遺漏的信息都可能構成“新的重要專利性問題”，包含如新發現的先前技藝，甚或是之前已審核過的先前技藝但有未審查到之面向[18]等。

（二）專利復審類型

專利復審有兩種類型:一為單向專利復審；一為雙向專利復審。此兩種類型復審之基本差異為:單向專利復審申請人可以匿名[19]，但其向美國專利商標局提供數據或文書溝通僅限在該局對該專利復審申請審查后的第一個正式書面意見(Office Action)前，后續純為專利權人和專利商標局之間的答辯；如同一般的專利審查程序，專利復審申請人于單向專利復審制度中無法如訴訟程序般對專利權人或專利商標局的意見或論點發表評論或反駁；而雙向專利復審申請人則必須為與專利權人無共同利益關系之第三人[20]，不得匿名申請[21]，申請人可參與專利商標局與專利權人之間的答辯[22]，因此對專利復審申請人而言，雙向專利復審具有訴訟的特性，且結果為專利無效的幾率遠超于訴訟2.專利訴訟中約46%的專利被宣判無效[23]。而于雙向專利復審程序中約60%的專利被宣判為全部無效,35%之專利為部分無效，僅5%的專利為完全有效[17]。。然而須注意的是符合雙向專利復審申請條件的專利僅限于1999年11月29日當天或之后申請的專利[23.單向專利復審平均約需25.4個月的時間[16]，而雙向專利復審耗時更久，平均約需36.1個月的時間[17]。]，且于雙向專利復審程序中審查過的議題與先前技藝不得于后續的訴訟程序中再提出來討論[24]。

（三）專利復審數量與結果的數據統計

圖一為單向專利復審的年度數量統計[16]，顯示近年來單向專利復審的使用率激增，于2007、2008、2009年均有六百多件的申請量。

圖一：單向專利復審的年度數量統計

圖二為雙向專利復審的年度數量統計[17]，顯示穩定成長，而自2007年后申請量陡增，應與KSR案后專利無效的幾率大幅提高相關。

圖二：雙向專利復審的年度數量統計

圖三為單向專利復審核發憑證結果的分析[16]，約有百分之十一被復審的專利被宣告完全無效，另有百分之六十五被復審的專利宣告為部分有效，僅有百分之廿四的專利宣告為完全有效。

圖三：單向專利復審核發憑證結果的分析

圖四為雙向專利復審核發憑證結果的分析[17]，約有百分之六十被復審的專利被宣告完全無效，另有百分之卅五被復審的專利宣告為部分有效，僅有百分之五的專利宣告為完全有效。

圖四 雙向專利復審核發憑證結果的分析

由以上數據可知，專利復審的結果維持原專利完全有效的幾率在單向專利復審中僅不到四分之一，而雙向專利復審中僅百分之五。換言之，于單向專利復審中有四分之三強的幾率，而于雙向專利復審中有百分之九十五的幾率，被復審的專利至少會被部分修正范圍，甚至全然無效。而在專利獲準部分有效的狀況下，被修正更改而成的新專利請求項如果與原對應的請求項有相當程度的差異，之前所控專利侵權的賠償金額都將全部歸零，而自專利復審憑證核發當時起重新計算侵權賠償金[25]。在許多變化日新月異的產業里，準被告可藉專利復審期間3.單向專利復審平均約需25.4個月的時間[16]，而雙向專利復審耗時更久，平均約需36.1個月的時間[17]。重新研發新產品以規避該專利，因此待專利復審憑證核發后，當初被控侵權的產品早已被新的產品替換，即使原產品被判為專利侵權，被告于賠償金額上也近無損失。

（四）美國專利商標局對專利有效性的審核標準高于聯邦法院

無論單向或雙向專利復審之結果之所以有上述表現的根本原因在于，美國專利商標局于復審專利時無須推定專利有效[26]，其無效審核的標準為“證據優勢”(Preponderance of Evidence)[27]；反觀聯邦法院，法官或陪審團則必須受制于推定專利有效的要求，其無效審核的標準為“清楚且有說服 性 的 證 據 ”(Clear and Convincing Evidence)[28]，遠高于專利復審的審核標準[18]377。

此外，美國專利商標局系指派中央專利復審單位的審查員對專利進行復審，該單位的審查員專業經驗豐富，對專利相關的技術十分熟稔；相對于對技術常為一知半解的法官或陪審團，他們多數傾向于相信專利商標局審核通過的專利，資深審查員的判斷自然更為客觀公正，也因他們對相關技術的了解更可能傾向于認為被復審之專利為尋常技術人熟知或不具新穎性或進步性的作法或組合，而判斷專利無效。

（五）雙向專利復審的禁反言效力實際影響幾乎可忽略

前述提到雙向專利復審程序中審查過的議題或先前技藝不得于被復審專利相關的訴訟程序中再提出討論，許多專利律師與學者認為這是提出雙向專利復審的一個致命傷，經常建議當事人將此禁反言效力作為主要考慮，避免提出雙向專利復審的申請。但從上述在專利商標局和法院截然不同的審核標準的討論中應不難推論出，如果于專利商標局這般對專利有效性有如此高要求的機關都能再次讓系爭專利通過有效性的考驗，在法官或陪審團對專利有效性較低標準的判斷下讓專利無效的可能性應該更微乎其微。換言之，所謂的雙向專利復審的禁反言效力雖存在，但影響專利有效審判的實際效果應是幾乎可以忽略的。

（六）專利復審可暫時中止專利訴訟

美國聯邦法院依法有權可以因為專利復審于美國專利商標局正在進行的緣故而命令暫時中止專利訴訟[29]；就美國全國而言約有59%的專利訴訟案因此而暫時休兵。專利訴訟暫時中止對被告有許多好處，諸如可以藉此機會將產品打進市場、重新設計被控侵權的產品而回避專利設計、延緩龐大律師費的支出，并能給專利權人和解的時間壓力等。

美國因各州的民情與教育水平不同，法院對于因專利復審而暫時中止專利訴訟的看法亦大不相同，導致于各州的相關統計數據迥異，詳見下圖:

圖五：因專利復審而暫時中止專利訴訟的統計數據

圖五顯示加州無論北區地方法院(N.D.Cal)、中區地方法院 (C.D.Cal)或南區地方法院(S.D.Cal)法院與喬治亞州的北區地方法院(N.D.GA)暫時中止訴訟程序的通過率都超過百分之八十，尤其加州北區地方法院更接近百分之九十；然而于德州東區地方法院(E.D.Tex)和麻州地方法院(D.Mass)暫時中止訴訟的幾率僅為百分之卅五和百分之四十；維吉尼亞州東區地方法院(E.D.VA)與德拉瓦州地方法院(D.Del)約在平均值百分之五十左右。上述數據顯示在美國不同的司法管轄區對專利訴訟的看法和作法有極大的差異，相同的案件于不同的聯邦地方法院進行訴訟可能會有完全相反的進程與結果。

四、結論

前述關于專利法律意見、提起確認之訴、與專利復審等工具均為美國現行專利制度下能對準被告提供實質保護和降低訴訟成本的利器。專利法律意見之支出僅為在聯邦地方法院訴訟支出的約百分之一，卻能有效避免加重罰款及增加對案情的掌控以提高談判籌碼。單向專利復審的費用約為訴訟費用的百分之一，雙向專利復審的費用約為十分之一，但成功率卻遠超過專利訴訟上的專利無效率。而提起確認之訴看似好戰，實際上卻是“以戰逼和”的作法，選擇一個對自身最有優勢的司法管轄區才能主導專利訴訟，不但增加訴訟勝算，也可因專利復審而成功地暫時中止訴訟程序，使財務與市場壓力獲得緩解。

對于一個明智的準被告而言，了解這些工具并善加使用，在繁復耗時的美國專利訴訟或爭議事件中，可將自身利益最大化，并達到嚇阻其它蠢蠢欲動的專利流氓或市場競爭者的效果。上述建議的作法可以以最低的成本讓國內企業樹立勇敢應戰的形象，非但節省訴訟成本，無形中亦避免了潛在的專利爭議，讓產業能更自信自由地蓬勃發展。EIP

（作者單位：美國得理法律事務所(ADLI LAW GROUP P.C.)）

[1]Winter v.Natural Res.Def.Council,Inc.,129 S.Ct.365,374(2008).

[2]Jurgens v.CBK Ltd.,80 F.3d 1566,1573(Fed.Cir.1996).

[3]Comark Comunications,Inc.v.Harris Corp.,156 F.3d 1182(Fed.Cir.1998);Underwater Devices Inc.v.Morrison-Knudsen Co.,Inc.,717 F.2d 1380(Fed.Cir.1983).

[4]35U.S.C.§102(a)and (b).

[5]35U.S.C.§112.

[6]35U.S.C.§102(f).

[7]KSR Int’l Co.v.Teleflex,Inc.,550 U.S.398(2007).

[8]Winner Int’l Royalty Corp.v.Wang,202 F.3d 1340,1348(Fed.Cir.,2000).

[9]InreComiskey,499F.3d1365(Fed.Cir.2008).

[10]Agrizap v.Woodstream,520 F.3d 1337(Fed.Cir.2008).

[11]Muniauction v.Thomson Corp.,532 F.3d 1318,1326(Fed.Cir.2008).

[12]Dystar Textilfarben GmbH&Co Deutschland KG v.C.H.Patrick Co.,464 F.3d 1356,1368(Fed.Cir.2006).

[13]Digital Control Inc.v.Charles Mach.Works,437 F.3d 1309,1313(Fed.Cir.2006).

[14]MedImmune，Inc.v.Genentech,Inc.,127 S.Ct.764(2007).

[15]35 U.S.C.§303(2006).

[16]UNITED STATES PATENT AND TR ADEMARK OFFICE.Ex Parte Reexamination FilingData[R].（2009-12-31）[2010-03-20].http://www.uspto.gov/patents/stats/ep_quarterly_report_decem ber_31_2009.pdf.

[17]UNITED STATES PATENT AND TRA DEMARK OFFICE.Inter Partes Reexamination Filing Data[R].（2009-12-31）[2010-03-20].http://www.uspto.gov/patents/stats/ip_quarterly_report_dec_31_2009.pdf.

[18]InreSwanson,540F.3d1368(Fed.Cir.2008).

[19]37 C.F.R.§1510(b).

[20]37 C.F.R.§1.913.

[21]37 C.F.R.§§1.913 and 1.915(b)(8).

[22]35 U.S.C.§314.

[23]JOHN R.ALLISON&MARK A.LEM LEY.Empirical Evidence on the Validity of Litigated Patents[J].AIPLA Q.J.,1998,26(3):205.

[24]35 U.S.C.§315(c).

[25]35 U.S.C.§§307(b)and 252.

[26]In re Etter,756 F.2d 852,85(Fed.Cir.1985).

[27]37 C.F.R.§1.555(b)(2)(ii).

[28]35 U.S.C.§282.

[29]Ethicon,Inc.v.Quigg,849 F.3d 1422(Fed.Cir.1988).