從中國企業案例管窺337條款

陳可南/文

從中國企業案例管窺337條款

陳可南/文

中國企業已成為337調查的主要對象。通過對部分中國涉案企業案例的針對性分析，幫助中國企業學習和了解337條款中有關知識產權的不正當貿易行為的定義、337調查針對下游產品救濟的發展趨勢以及違反ITC同意令行為的法律后果及其原因。

337調查 知識產權 貿易行為 下游產品 同意令

近20年以來，中國的經濟增長率一直保持在10%左右[1]。即使在經濟不景氣的當前，中國依然是區域經濟增長和整合的引擎。其中，中國出口貿易的發展更成為全球的翹楚。在中國出口貿易的蓬勃發展中，美國一直是其最主要的市場。

然而，在中國產品不斷涌入美國市場的同時，相應的中國企業也逐漸成為其美國競爭者的打擊對象。競爭者采取的主要手段之一，便是根據美國關稅法337條款的規定，向美國國際貿易委員會（International Trade Commission，下稱ITC）提起337調查請求，以達到限制被申請人發展，進而將之排除出美國市場的目的。

據統計，截至2008年年底，美國已針對中國內地企業發起337調查90起，涉及電子、通信、機械、家電、化工、輕工等多個行業。從2002年開始，中國已連續7年成為337調查的主要對象和最大受害國[2]。而且隨著中國出口貿易額的持續增長以及出口產品技術含量的提高，這種情況將愈演愈烈。

本文將對部分中國企業的案例進行針對性分析，幫助國內企業從中學習和了解337條款的相關內容和發展趨勢，以避免更多無謂的損失。

一、337條款中的貿易行為

根據337條款，ITC有權對進口或進口貨物銷售過程中的不正當貿易行為進行調查并做出裁決[3]。其中所述的貿易行為包括向美國的貨物進口，以進口為目的的銷售，以及所有人、進口商或承銷商將貨物進口到美國后在美國的銷售。

根據判例法，只要將相關貨物帶入美國管轄范圍并有將它們卸下的意圖，就滿足337條款中對“進口”的定義。在337條款下，ITC也以此對“再進口”進行了定義。

“以進口為目的的銷售”則是以假定進口行為尚未發生為前提的。ITC的上訴法院（美國聯邦巡回上訴法院）認為，國會的立法意圖是要給予術語“銷售”以通常的含義，這就意味著只要雙方以某一價格就轉移特定貨物的所有權締結合同，就形成“銷售”行為。“以進口為目的的銷售”并不要求將貨物或者貨物的控制權實際轉移給購買者或其代理人。貨物銷售合同可以以任何形式締結，只要足以表示協議存在即可，包括雙方認可合同存在的行為，即使締結合同的時間尚未確定[3]7，8。因此，在實踐中，雖然很多中國企業并沒有直接向美國出口貨物，只是將產品出售給了從事對美貿易的企業，但由于該行為構成了“以進口為目的的銷售”，仍落入了ITC的管轄范圍，可能成為337調查的被訴人。

此外，ITC對“將貨物進口到美國后在美國的銷售”的解釋也非常寬泛，以至于即使僅有非常少的產品（比如作為樣品銷售的產品）進入美國市場，也允許啟動調查程序[4]。在337調查“中國第一案”——“皮毛大衣案”（337-TA-260） 中，申訴人在中國被訴人于1985年美國國際皮毛交易會設置的展示間內發現了侵犯申訴人專利權的皮毛服裝，此外還發現另一個被訴人為在其美國辦公室內展示的目的而進口了該皮毛服裝的樣品，就據此向ITC宣稱其專利被侵權，申請啟動337調查。ITC的行政法法官認為被訴人的行為違反了337條款，構成了侵權行為，并發布了普遍排除令。所以，中國企業在向美國出口、以出口為目的而銷售以及出口美國后的銷售等各個貿易環節中，無論涉及貨物的數量有多少，都應當對其是否存在侵權風險進行調查。

二、針對下游產品的救濟

在“音頻處理集成電路案”（337-TA-538）中，根據“EPROMs 要素（Factors）”，ITC 裁定適用的救濟為有限排除令1.2007年9月11日，ITC撤銷了該有限排除令。，禁止任何由珠海炬力集成電路設計有限公司及其任何子公司、母公司、被許可方以及其他相關機構制造的侵權音頻處理器未經許可進入美國。同時，該排除令還擴展到所有以被訴人涉案侵權音頻處理器作為零部件的2G或以下的MP3播放器。

此案中，ITC所發布的有限排除令2.在337調查中，ITC有權針對被訴人采取有限排除令、普遍排除令、制止令和沒收令等制裁措施。，不僅針對被訴人的涉案進口產品，還針對包括侵權產品的第三方下游產品。根據337條款的規定，如果ITC認為對下游產品的禁令對于申訴人的救濟是必要的話，那么該排除令不僅可以覆蓋侵權產品本身，也可以覆蓋所謂的下游產品，也就是那些以侵權產品作為原材料、零件或者部件的產品[5]。此類救濟措施加大了被告的損失。

ITC在裁定是否發布下游產品排除令時，主要考慮以下 9 個因素（“EPROMs要素”[6]）：（1）侵權產品與使用該侵權產品的下游產品的價值比較；（2）下游產品的制造者身份，比如下游產品是由被訴人或第三方制造的；（3）下游產品排除令的發布對申訴人的價值增值；（4）下游產品排除令對被訴人的損失增值；（5）由下游產品排除令導致的第三方的負擔；（6）其他不包括侵權產品的可替代下游產品的可得性；（7）下游產品確實包含侵權產品的可能性，以及被排除的可能性；（8）下游產品規避排除令的機會；（9）海關執行該排除令的可行性。

以上因素并不是唯一的，ITC在認為必要時也可以考慮其他因素。這些因素的絕對性也不是機械的，ITC即使在有些因素并不利于發布下游產品排除令的情況下，也會做出這樣的裁定。

此外，在ITC做出排除令的裁定之前，還需要考慮該排除令可能對以下因素產生的影響，比如：（1）公共健康和福利；（2）美國經濟的競爭環境；（3）在美國對類似或直接競爭產品的生產；（4）美國消費者利益。這些因素統稱為“公共利益因素”。如果ITC發現對違反337條款的任何或所有產品發布排除令的后果不利于公共利益，就不會發布下游產品排除令。然而，從歷史上看，相對于公共利益因素，ITC通常更重視以“EPROMs要素”的分析框架來評估是否發布下游產品排除令[7]。

在“Kyocera Wireless Corp v.ITC”（545 F.3d 1340)一案中，美國聯邦巡回上訴法院認為，ITC沒有任何法定授權向申訴人列出的名單以外的非被訴人的下游產品發布有限排除令，有限排除令應僅限于被ITC裁定正在違反337條款的當事人。如果申訴人希望得到對名單以外的非被訴人產品也有效的排除令的話，那么其就應當通過滿足更高的要求來獲得普遍排除令以達到此目的。聯邦巡回上訴法院進一步指出，對發布下游產品救濟的限制不適用于被明確列為被訴人的當事人，而只適用于那些名單以外的非被訴人的下游產品。此案顛覆了ITC關于對下游產品救濟范圍的判例[8]。值得我們警醒的是，此判決將會使申訴人更為重視普遍排除令，以得到對非被訴人產品也有效的排除令。同時，如果無法滿足普遍排除令的要求，申訴人則會更傾向于將下游產品的供應商或生產商明確列為337調查的被訴人，以達到最大的打擊范圍。中國企業也許會因此而更頻繁地被牽扯入337調查之中。

三、違反ITC同意令（Consent Order）

在“釹硼合金磁材料案”（337-TA-372）中，申訴人向ITC控告三環新材料高科技公司（San Huan New Materials High Tech,Inc.）、寧波工業公司 （Ningbo Konit Industries,Inc.）、Tridus International,Inc.（以下統稱“三環”）和其他五個當事人進口美國的貨物侵犯其美國專利。三環聲明不再侵犯申訴人的專利權，以同意令的形式終止了針對他們的337調查。此后，申訴人又提起了執行起訴，控告三環違反同意令繼續進口和銷售侵權貨物。ITC據此裁定三環從違反同意令之日起，每日罰款5萬美元，共計155萬美元。

之后，三環向美國聯邦巡回上訴法院起訴(161 F.3d 1347)，認為ITC無權因違反同意令對他們進行罰款。法院認為，立法歷史明確授予ITC侵權責任裁定權，并對違反其命令的行為評估罰款金額，當事人可向聯邦巡回上訴法院起訴；必要時，ITC可以通過地區法院的民事程序收繳罰款。

三環進一步認為，ITC雖然可以對違反其命令的行為評估并進行罰款，但是不能包括違反同意令的行為，因為337條款中關于民事罰款的條款只適用于禁止令而非同意令。ITC指出，在1988年頒布的 《綜合貿易競爭法》（Omnibus Trade and Competition Act 1988）中，對于 ITC 發布和執行同意令有明確的法律依據。在《綜合貿易競爭法》頒布前后，ITC的規章都規定同意令可以通過民事罰款執行。美國 《聯邦規章法典》§210.21（c）也規定，ITC的調查可以通過同意令終止，并且無需ITC裁定當事人違反337條款；但是，違反同意令則會使被訴人受到民事處罰。法院據此維持了ITC的判決。

可見，通過同意令雖然可以終止337調查，但當事人不應僅將其作為規避337調查的手段，而忽視同意令的效力；否則，當事人違反ITC同意令的行為可能招致更多不必要的損失。

自1986年的“皮毛大衣案”以來，我國企業在20余年來始終沒有擺脫過337調查的陰影，并且重復犯下前人的錯誤，遭受不必要的損失。隨著我國對美出口產品技術含量的不斷增加，可以預計針對中國企業的337調查案件的發生將會更加頻繁。我國企業應當總結經驗教訓，密切關注337條款的發展趨勢，找出應對之策，避免重蹈覆轍。EIP

（作者單位：北京市知識產權局）

[1]OECD Observer.Made in China[EB/OL].[2009-07-22].http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/1957/Made_in_China.html.

[2]國家知識產權局保護協調司.中國企業海外知識產權糾紛典型案例啟示錄 [M].北京：知識產權出版社，2010：113.

[3]Wayne W.Herrington,George W.Thompson.Intellectual Property Rights and United States International Trade Laws[M].N.Y.：Oceana Publications,Inc,2002:10.

[4]Ralph H.Folsom.International Business Transactions[M].Third Edition Volume 2.St.Paul,MN:Thomson West,2008:278.

[5]USITC.In Certain Audio Processing Integrated Circuits and Products Containing Same,Inv.No.337-TA-538,Final Initial and Recommended Determination[EB/OL].(2006-03-20)[2010-04-20].https://edis.usitc.gov/edis3-externnal/362799-299410.pdf:134.

[6]USITC.In Certain Eraseable Programmable Read-only Memories(“EPROMs”),Inv.No.337-TA-276,Modified Order to Cease and Desist[EB/OL].(1989-04-28)[2010-04-20].https://edis.usitc.gov/edis3-external/236460-217183.pdf:124-126.

[7]USITC.In Certain Baseband Processor Chips and Chipsets,Inv.No.337-TA-543,Commission Opinion on Remedy,the Public Interest,and Bonding[EB/OL].(2007-06-19)[2010-04-20].https://edis.usitc.gov/edis3-external/322907-276412.pdf:27-28.

[8]Gary M.Hnath.IP Enforcement Under Section 337-2008 Year-End Review [R/OL].[2010-04-04].http://www.bingham.com/Media.aspx?MediaId=8279.