專利審查檔案對專利權保護范圍的影響
——以韓其華、祝鳳山與洛陽麗銘公司侵犯專利權糾紛一案為視角

路傳亮/文

專利審查檔案對專利權保護范圍的影響
——以韓其華、祝鳳山與洛陽麗銘公司侵犯專利權糾紛一案為視角

路傳亮/文

專利的保護范圍以權利要求書的內容為準。但專利審查程序、專利無效程序中針對該專利所形成的檔案材料，不僅在根據等同原則確定專利權保護范圍時具有禁止反悔的法律效果，而且首要的功能是利于合理地確定專利權利要求所限定的字面范圍。人民法院在審理專利侵權糾紛時，應當以職權調取專利審查檔案材料，以對權利要求的保護范圍作出合理的界定。

專利權 保護范圍 權利要求 解釋 審查檔案

專利權的保護范圍是以權利要求為基礎界定的。專利授權、無效程序中，行政機關力求根據專利對社會的貢獻恰當地劃定專利權的保護范圍，以防“專利權人之手”伸入公有領域，損害社會公眾利益；專利侵權訴訟中，亦需要公平合理地確定專利權的保護范圍，并且專利侵權訴訟中所給予的保護范圍與授權、確權程序中所賦予的保護范圍兩者間的高度一致理應為專利保護的最高訴求。

一、案情概要

韓其華、祝鳳山、耿福明三人于2004年11月5日向國家知識產權局申請了名稱為“電動滾筒混凝土襯砌機”的發明專利，并于2007年5月23日獲得授權，專利號為200410036064.3。該專利權利要求1的內容為：“一種電動滾筒混凝土襯砌機，包括上下端分別帶有行走機構的機架和安裝在機架上的襯砌小車，至少一端的行走機構與導軌配合，行走機構及襯砌小車由電動機驅動，其特征是：機架包括主直架和其兩端的連接件，連接件為直架或上端下彎或下端上彎的變角模塊。”專利權人主張，洛陽麗銘公司、白懷林未經其許可，制造專利產品，并以“洛陽市洛龍區麗明金屬結構廠”名義進行銷售；水電十五局未經其許可，使用專利產品；洛陽麗銘公司未經其許可將襯砌機照片放在宣傳冊中予以宣傳，進行許諾銷售，上述行為均構成侵權。1.參見石家莊市中級人民法院（2007）石民五字第0284號民事判決書。

河北省石家莊市中級人民法院一審認為，被控侵權產品與涉案專利相比，兩者同為混凝土襯砌機，被控侵權產品具備涉案專利獨立權利要求的全部技術特征。涉案專利獨立權利要求中的技術特征“襯砌小車有電動機驅動”是針對公知技術液壓驅動作出的改進，雖然被控侵權產品采用鋼絲繩牽引襯砌小車，但是鋼絲繩的運動依然是由電動機驅動的，因此被控侵權產品的結構與專利記載的必要技術特征并無不同。同時，涉案專利獨立權利要求所述技術特征“連接件為直架或上端下彎或下端上彎的變角模塊”并沒有對連接件上是否設置軌道作出限定。據此認定洛陽麗銘公司、白懷林、水電十五局侵犯涉案專利權。

洛陽麗銘公司、白懷林不服一審判決，向河北省高級人民法院提起上訴稱，專利權利要求保護的產品中，襯砌小車由電動機驅動，而被控侵權產品是由鋼絲繩牽動；專利產品機架包括直架和兩端的連接件，連接件為直架或上端下彎或下端上彎的變角模塊，其作用是實現襯砌小車的轉向，以完成對斜坡及其上下沿的襯砌操作，而涉案產品的機架沒有此技術特征，更不能實現專利產品的功能，因此一審判決認定侵權錯誤。

河北省高級人民法院二審認為，從水電十五局施工現場保全所拍攝的被控侵權產品照片看，其與涉案專利獨立權利要求相比：（1）均為電動機驅動。雖然麗銘公司和白懷林稱其生產、銷售的設備是鋼絲繩牽引，與涉案專利不同，但是鋼絲繩本身是不會產生動力的，其牽引力仍離不開電動機作為動力源，故該技術特征在本質上是相同的。（2）關于連接件作為變角模塊的技術特征，被控侵權產品主支架上有上端下彎的連接件，雖然形式上有稍許差別，但功能、手段、效果基本相同，亦落入了涉案專利獨立權利要求的保護范圍。綜上，被控侵權產品落入了涉案專利獨立權利要求的保護范圍，構成侵權，應承擔侵權的法律責任。2.參見河北省高級人民法院（2008）冀民三終字第00078號民事判決書。

洛陽麗銘公司、白懷林不服二審判決，向最高人民法院申請再審稱，涉案專利中機架上端、下端的連接件是彎角模塊，其功能在于實現襯砌小車的轉向，達到對斜坡坡肩和坡底的襯砌作業，而被控侵權產品機架上端設置的是支撐架，功能在于支撐行走機構和砂漿料斗，使襯砌小車能夠順利行走、料斗穩定安放，且被控侵權產品也無法襯砌坡肩和坡底。專利復審委員會作出的第12229號無效決定也可以證明涉案專利的發明點是通過設置變角模塊實現襯砌小車的轉向，達到對斜坡坡肩和坡底的襯砌作業。

最高人民法院于2009年12月7日作出（2009）民申字第191號民事裁定，指令河北省高級人民法院再審本案。3.參見最高人民法院（2009）民申字第191號民事裁定。

二、法律評析

專利權利要求中自定義詞語的含義通常需要借助專利說明書、其他權利要求以及專利審查檔案中對該特定詞語的描述，并考慮專利說明書所記載的包含該特定詞語的技術特征所解決的技術問題及所能達到的技術效果，綜合確定該特定詞語的含義及其所暗含的、必要的結構等。

在本案專利侵權訴訟期間，洛陽麗銘公司曾兩次就涉案專利向國家知識產權局專利復審委員會提出無效宣告請求。專利復審委員會于2007年12月24日作出第10893號無效宣告請求審查決定，維持涉案專利權有效；2008年9月16日作出第12229號無效決定，宣告涉案專利權利要求1中 “連接件為直架”的技術方案無效。第12229號無效決定在評價涉案專利權利要求1是否缺少必要技術特征時，認定技術方案二所解決的技術問題為“使襯砌機能夠完成對斜坡及其上沿、下沿的襯砌操作”；在評價涉案專利權利要求1中技術方案二的創造性時，認定附件4（US4472089A）中的下端上彎的底架的作用是將機架支撐在渠道的底部，而變角模塊的作用是使襯砌小車可以轉向到達坡肩和坡底以完成對坡肩和坡底的襯砌操作，據此認定現有技術沒有公開變角模塊作為連接件的技術內容。在專利無效程序中，專利復審委員會認定涉案專利權利要求1的技術方案二中的技術特征 “連接件為變角模塊”必須能達到使襯砌小車可以轉向到達坡肩和坡底，完成對坡肩和坡底的襯砌操作的技術效果。換言之，在涉案專利權利要求中未限定“變角模塊”具體結構的情形下，應當引入該部件能夠實現的功能或技術效果來確定專利權的保護范圍，進而排除了名稱相同或近似而功能或效果不同的某些結構特征落入專利權的保護范圍。

另外，涉案專利說明書第3頁記載：連接件也可以是上端上彎或上端下彎的變角模塊，通過這些模塊能夠實現襯砌小車的轉向，從而使本發明能夠同時完成對斜坡及其上下沿的襯砌操作；通過更換兩端變角模塊和增減直架模塊可滿足不同坡長和坡比的斜坡的襯砌。

因此，涉案專利說明書及無效宣告審查決定均對權利要求1中技術術語“變角模塊”的含義進行了解釋或說明,在確定涉案專利權利要求1的技術方案二的保護范圍時，“連接件為變角模塊”的技術特征至少應具有使襯砌小車可以轉向到達坡肩和坡底以完成對坡肩和坡底的襯砌操作的技術效果，且該技術特征也應當包括能達到上述技術效果或解決上述技術問題的相應結構特征。

但是，本案一、二審法院在確定涉案專利權利要求的保護范圍時，并未充分結合專利說明書本身所記載的技術內容，亦未考慮相應的專利無效決定對權利要求保護范圍的限制。一審法院認為，涉案專利獨立權利要求所述技術特征“連接件為直架或上端下彎或上彎的變角模塊”沒有對連接件上是否設置軌道作出限定，涉案專利權利要求“連接件為變角模塊”的技術特征覆蓋了被控侵權產品的相應結構，從而認定侵權行為成立。殊不知“軌道”這一部件恰是實現小車能否在連接件上轉向，到達坡肩、坡底的關鍵，雖然涉案專利權利要求未對“變角模塊”的具體結構特征進行限定，但認定能夠實現上述功能的“變角模塊”落入涉案專利權的保護范圍應是合理的，而應排除無法實現上述功能的“變角模塊”落入涉案專利權的保護范圍，否則將在侵權階段不合理地擴大權利范圍，損害社會公眾的利益。顯然，二審法院在確定專利權的保護范圍時，初步考慮了上述技術特征所能實現的功能和達到的技術效果，但其并未結合被控侵權產品的具體結構分析被控侵權產品是否包括能夠使小車轉向以達到襯砌坡肩、坡底的功能的相應結構。

綜上，本案中，專利說明書記載了其權利要求所限定的技術特征所要解決的技術問題、所能達到的技術效果，無效決定也是基于該技術特征能夠達到特定的技術效果而維持專利權繼續有效，因此判定被控侵權產品是否落入專利權保護范圍的關鍵是被控侵權產品是否具有能夠實現與涉案專利中“變角模塊”基本相同的功能和效果的相應結構，而不是僅僅局限于涉案專利權利要求中所限定的“連接件為變角模塊”的機械的字面含義。

三、其他思考

（一）專利審查檔案的首要功能是利于合理地確定專利權利要求所限定的字面范圍

一般認為，專利審查檔案是指專利授權過程中所形成的材料，即國家知識產權局在對專利申請進行審查的過程中所形成的文件，包括專利權人的意見陳述、專利權人提交的修改文件、各類通知書及所引用的現有技術。但無效宣告審查程序以及隨后的訴訟程序中所形成的材料均涉及影響權利范圍的意見陳述、修改文件，而且在無效宣告審查程序中，專利權人對專利文件的修改手段是有限的，僅限于專利權利要求的刪除、合并或技術方案的刪除。因此，專利權人在無效審查階段的意見陳述以及專利復審委員會作出的無效決定通常更傾向于通過限制專利權的范圍來維持專利權的有效性。例如，涉及《專利法》第26條第4款“權利要求得不到說明書支持”的無效理由時，專利權人有時明確表述限縮權利要求的字面含義以說服審查員權利要求概括的范圍與說明書公開的內容一致，專利復審委員會則通常會在綜合考慮專利說明書公開的內容、專利權人的限制性陳述等因素，在無效決定中對專利權利要求的保護范圍作出一定的限制。因此，專利審查檔案應當具有更廣泛的含義，還應當包括無效審查程序中所形成的文件及隨后的行政訴訟中所形成的材料。

專利審查檔案在確定專利權保護范圍時的首要功能并非限制等同原則的適用，而是科學合理地確定權利要求的字面范圍。根據專利審查檔案對權利要求進行解釋以確定權利要求所限定的字面范圍是判定是否構成專利侵權的第一步。美國聯邦巡回上訴法院在Markman v.Westview Instruments,Inc.一案4.參見www.aipla.org/Content/ContentGroups/Issues_and_Sdvocacy/Smicus-Briefs1/Markman_v_Westview Instruments,_Inc_.htm。中指出：“對權利要求的技術術語進行解釋時，法庭應當考慮專利審查檔案。在專利審查過程中形成的這些‘無可爭辯的公共記錄’，對于理解權利要求具有首位的重要性。專利權利要求不能在專利授權過程中采取一種解釋，而針對被控侵權人又采用另外一種解釋方式”。因此，引入專利審查檔案對權利要求進行解釋是確保權利要求的術語在專利授權、無效程序與專利侵權訴訟程序保持一致的必要前提，亦是統一專利權利要求所限定的字面范圍的基礎。

（二）人民法院在審理專利侵權糾紛案件中應合理利用專利審查檔案

專利審批程序屬于行政機關賦予發明創造以排他性專利權的范疇，而專利侵權訴訟程序是人民法院判斷被控侵權產品或方法是否落入行政授權范圍并作出裁決的程序。這種體制的設置必然導致不同部門對同一專利的保護范圍的界定不盡一致。使兩個程序對權利要求的理解達成一致的可能連接點就是專利審批、無效審查檔案。專利授權、無效與司法程序的時序性天然地決定了司法程序中確定專利權保護范圍時要以行政程序中所形成的相關檔案材料為邏輯起點。

但是在專利侵權訴訟中，人民法院獲取專利審查檔案的方式未有統一的規范。司法實踐中，人民法院通常不會主動調取專利審查檔案材料，一般是專利審查檔案對其有利的一方當事人提交；有時雙方當事人均未提交，而在侵犯同一專利權的另一訴訟中，一方當事人提交了相關的檔案材料，這就極易導致法院審理涉及同一專利權的不同侵權糾紛時對專利權利要求的解釋不一致，損害法院判決的一致性和權威性；另一方面，社會公眾也無法根據法院對權利要求的解釋準確地判斷其行為是否可能侵犯專利權，以及有目的地進行規避設計。

司法實踐中這種由當事人根據意愿提交專利審查檔案的做法，顯然不利于司法機關對專利權利要求作出統一的解釋，也無法保證涉及同一專利權的不同侵權案件所界定的保護范圍的一致性。專利權利要求的解釋是一個與技術事實相關的法律問題，因而在專利侵權訴訟中對權利要求作出合理的解釋應是法院職責。對于解釋專利權利要求所需要的證據，根據《民事訴訟法》第64條的規定：當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據，或者人民法院認為審理案件需要的證據，人民法院應當調查收集。《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第15條的規定：《民事訴訟法》第64條規定的“人民法院認為審理案件需要的證據是指以下情形：（一）涉及可能有損國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的事實……”可見，由于專利權利要求的解釋不僅涉及到專利權人、被控侵權人的利益，而且該解釋一旦作出也會深刻地影響到社會公眾的生產、技術研發活動，因而雖然專利審查檔案屬于社會公眾可以查閱的檔案材料，但在解釋權利要求的活動中理應是人民法院依職權調取的證據。這樣一方面確保了調取證據的真實性，另一方面也減輕了當事人的舉證負擔，避免了根據當事人意愿舉證所造成的困境。EIP

（作者單位：專利復審委員會）

[1]李國光.最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》的理解與適用[M].北京：中國法制出版社.2002:5，515.

[2]程永順.專利侵權判斷實務[M].北京：法律出版社.2002:49-54.