論立體商標的非功能性
——兼談我國《商標法》第12條的完善

凌宗亮/文

論立體商標的非功能性
——兼談我國《商標法》第12條的完善

凌宗亮/文

將非功能性作為立體商標注冊的“安全閥”已經成為各國的立法通例，我國《商標法》第12條亦對非功能性做出了相應的規定。對非功能性制度價值進行了分析，認為商標法不應對實用功能性和美學功能性進行區分，在論證了非功能性判斷的識別論和競爭論的基礎上，指出了《商標法》第12條的不足，并且提出了相關的完善建議，以期為立體商標提供妥當的保護。

非功能性 制度價值 識別論 競爭論 立法完善

與平面商標的限制性條件相比，立體商標最大的不同在于它的“非功能性”。事實上，將非功能性作為立體商標注冊的“安全閥”，已經成為各國立法之通例。歐共體1998年制定的第一號指令在承認立體商標的同時，已通過該指令的第3條第1款e項明確排除純粹由以下外形構成的標記：即商品本身的性質決定的；取得某種技術效果所必需的；賦予商品實質價值的[1]；日本商標法第4條18款規定“屬于商品以及商品的包裝的形狀，僅由為了確保商品以及商品的包裝的功能所不可缺少的立體的形狀構成的商標”不得注冊[2]；我國《商標法》第12條也做出了與歐共體一號指令相似的規定。然而功能性規范內存的正義價值要昭然于外，還有賴于制度價值的昭示、相關概念的釋疑以及理論判準的研析。鑒于我國商標法理論以及司法實踐對非功能性原則的探討尚付闕如，《商標法》第12條亦需進一步完善，筆者不揣淺陋，擬對商標法非功能性相關問題進行探討，以期對商標法的完善以及司法實踐有所裨益。

一、制度價值：捍衛商標法的公共領域

非功能性原則源于對產品外觀特征經由反不正當競爭法獲得保護進行限制的現實需要[3]。商標法將其納入旨在保留基本的公共領域，為市場競爭劃出一片自由的空間，實現自由競爭與公平競爭和諧并存的良性格局。

（一）非功能性原則的緣起

在早期普通法中，產品外觀特征并不被視為“技術性”的商標——那些一經采用即能夠識別產品來源因而值得保護的具有固有顯著性的標志。這些產品特征，不問是否具有獨特性，僅能求諸于第二含義的證明而獲得普通法中的假冒之訴的“庇護”。即便如此，司法實踐仍然認為對產品外觀特征的保護相較于其他的諸如文字、圖形等識別標志會滋生更大的反競爭的后果。例如，禁止競爭者假冒他人的文字商標并不會對其產生任何的實質性影響，侵權者可以隨時變更商標上的文字以避免混淆的發生；然而，當法律保護的對象關涉產品自身的有機組成部分，例如產品的外形或者某個結構要素，而這些特征又是其他競爭者進行有效的市場競爭所不可或缺時，生產者有可能獲得一種排斥其他競爭者利用這些特征生產相似產品的權利。因而，不加限制的保護有可能使反不正當競爭法異化為生產者借以窒息自由競爭、獲取壟斷租的工具，于是非功能性原則應運而生，旨在將那些實質上影響產品用途或者性能的特征排除在外，這些“功能性”的特征應當屬于自由競爭的范疇，任何人都可以模仿，即使他們已經獲得第二含義。

商標法固然以維護公平競爭為己任，但對產品特征或者基于固有顯著性、或者經由第二含義可以獲得商標注冊的認可，使上述鼓勵就有用的產品特征進行自由競爭的政策考量亦隨之植入商標法中。與普通法的做法相仿，法院訴諸非功能性原則阻隔生產者就那些被視為功能性的產品特征獲得獨占的商標權，聲稱即使公眾已經認可這些特征具有識別來源的功能，某個生產者也不能獲得獨占這些功能性特征的商標權。公平競爭禁止競爭者對他人商標的混淆性使用，但如果某個商標是功能性的，自由競爭的利益考量則會使競爭者獲得豁免，不問該商標的識別性或者消費者的混淆與否。“將功能性的設計在商標法的保護對象中排除旨在確保有效的市場競爭，不僅僅就被告而言，而且包括現存的以及潛在的競爭者。”[4]而競爭者進行自由競爭的正當利益訴求促使長期被遮蔽的商標法公共領域浮出水面，確保自由的市場競爭有賴于商標法公共領域的保留。

（二）非功能性與商標法公共領域

公共領域問題在版權法的語境下獲得了廣泛的關注，實際上，版權和公共領域是一同誕生的，只有在公共領域獲得承認的前提下，版權的正當性才能被證立。而如果沒有公共領域的被承認，就沒有版權的正當性可言[5]。然而，商標法的公共領域卻少有人問津，部分緣由在于商標法沒有負載版權法中引發公共領域問題的因素，例如作品的知識品格以及著作權促進文學藝術繁衍的魅力；創造性并不是獲得商標權的前提，商標法律制度也不以諸如文學藝術的繁衍等崇高的使命為依歸，而是創生于世俗的商業和貿易之中。盡管如此，商標法律制度仍然為社會公眾預留了一塊“公共領地”，通用名稱、描述性標記以及行政區劃名稱等等都是其中的重要元素。如果說著作權法通過公共領域的不斷富足而為著作權提供正當性，商標法則試圖保留起碼的“公共領地”而為自由的市場競爭提供滋養。英國早在1913年的W.&G.案中就認識到了商標法公共領域的存在，提出了 “英語語言公地（English language common）”的概念，在該案中，申請人打算將自己公司的首字母組合“W.&G.”注冊為商標，英國上議院最終駁回了該申請，“是否準許申請人注冊很大程度上取決于其他商家在正常的商業往來中是否有可能需要在自己的商品上善意地使用相同或者相似的標記。毫無疑問任何人或者企業都有一種正當的訴求在正常的商業往來中將自身名字的首字母組合使用在其商品上”，1.W&G.du Cros Ld’s Application(1913)30 RPC 661.轉引自 Jepemy Phillips:Trade Mark Use,Oxford University Press,2005.因此，即使擬申請的標志獲得了顯著性，商標法也不允許其注冊。赫伯特隨后在駁回就描述性詞匯“完美（Perfection）”在香皂上的注冊申請時，指出：“富裕的商家都有一種圈占語言公地的沖動，以此阻止當下以及未來的社會公眾進入自己圈占的范圍。”雖然公共領域的觀念與商標法并不禁止從人類共有資源中掘取材料的做法略顯突兀，但英國司法實踐仍然劃定了商標法公共領域的疆界，這是一塊受到保護的“自留地”，許多不同的、相互競爭的團體對其都有著平等、確當的利益訴求，其中包括申請者、其他的競爭者以及一般的社會公眾，而對“自留地”的圈占會造成事實上的壟斷，不僅會抑制自由競爭，而且會剝奪一般社會公眾使用有限的符號資源的自由。歐盟法院也認為基于公共利益的需要，現在以及以后都應當保留某些標記由社會公眾自由使用[6]。實際上，授予商標權的正當性也取決于對公共領域的承認，“除非與之相對的公共領域也得到承認，否則，不應賦予任何新的財產權利”[7]。

作為新的商標構成要素，立體商標保護的正當性也離不開對相對的公共領域的承認，非功能性原則很好地扮演了商標法公共領域 “安全閥”的角色。由于特定的外形同包裝以及商品本身通常難以分離，一旦允許某人獨占商品或者其包裝的外形，其他人將不能在該商品上使用該外形，從而造成對該外形事實上的壟斷。通過將功能性的產品外觀特征隔離在商標法保護之外，非功能性原則使立體商標獲得保護的同時，也能夠為“他人在公有領域中留下同樣多同樣好的部分”；有效地杜絕商標法的本旨由防止消費者混淆異化為阻礙競爭者同商標權人進行自由競爭的工具——因為其他競爭者無法通過有效的替代選擇而生產具有同樣技術效果或者功能特征的產品。例如在產品外形本身是實現某種技術效果所必須或者為達到某種技術效果所必要時，準許其注冊為商標將會造成長期的壟斷，極大地限制競爭者與商標權人進行競爭的能力，他們或者放棄生產該類產品，或者選取其他不能同樣好地實現上述技術效果的外形；而商標保護也會成為一種比專利和版權保護還強的保護，從而背離專利和版權保護的宗旨。因此，這些產品特征必須保留在公共領域之中，即使它們獲得了顯著性也不應準許其注冊。在可口可樂案中，雖然可口可樂瓶外形實際上獲得了顯著性，英國上議院仍然駁回了商標注冊的申請，并且聲稱該申請“是擴大知識產權疆界的又一次嘗試，試圖將商標法異化為制造壟斷的源泉”。2.Coca Cola Trade Marks[1986]RPC 426.轉引自Jepemy Phillips:Trade Mark Use,Oxford University Press,2005.歐洲的立法者也正是意識到過分強調對顯著性的保護可能造成永久性獨占的問題，才決定在顯著性與功能性發生沖突時優先考慮功能性[1]。由此，商標法將功能性的產品外觀特征保留在公共領域之中，拒絕任何人圈占其中資源的企圖，證明立體商標權正當性的同時，勾勒出了正當競爭與自由競爭相互哺育的理想圖景。

二、概念釋疑：實用功能性和美感功能性的一體化解讀

在早期的司法實踐中功能性原則主要經由實用性界定，在1930年的一次判決中法院認為“具有實用性的產品外型是不應獲得商標法保護的”。3.See In re Dennison Mfg.Co.,17 CCPA 987,988,39 F.2d 720,721(1930).1938年《侵權法重述》742條規定：“如果產品的某一特征影響了產品的目的、操作或使用，或者促進了對產品的加工、操作或使用，或者節省了加工、操作或使用的費用，該特征就是功能性的。”4.Restatement of Torts§742(1938).雖然大多數法院的判決都引證了《侵權法重述》的規定，但他們大都要求“某個特征應當主要或者實質上基于功能性或實用性的考慮才能視為功能性的”，5.See,e.g.,In re Hollaender Mfg.Co.,511 F.2d 1186,1187-89(C.C.P.A.1975).轉引自 J.Krieger,The Broad Sweep of Aesthetic Functionality:A Threat to Trademark Protection of Aesthetic Protection Features,51 Fordham L.Rev.345(1982).這就意味著僅僅具備有用的功能并不足以排除獲得保護的可能性。法院在認定功能性時主要權衡找尋其他替代選擇的難度、某個產品特征是否是實現產品功能的重要元素以及如果準許注冊是否會對自由競爭存在潛在的不利影響。在1982年的莫頓-諾威奇案中，美國關稅與專利上訴法院對功能性進行了更深入的探討，法院在判決中指出功能性是由實用性決定的，而實用性又是由設計的主導性決定。功能性所賴以建立的基礎是有效競爭之必要性，其目的在于排除他人以商標權的方式專有產品的功能性或實用性要素，從而妨礙正常的競爭。6.See In re Morton-Norwich,67 F.2d 1332,213 USPQ 13(CCPA,1982).

大多數早期適用非功能性原則的案件主要涉及產品的機械或實用特征，美感性元素對產品的用途或性能被視為無關緊要的，但功能性原則很快擴張到在機械構造意義上非實用性的外觀特征，即美感功能性。有關1938年《侵權法重述》的評論首次提及美感功能性的問題，“產品對消費者的吸引力如果主要在于美感價值，由于產品的外觀特征明顯助益于上述價值進而促動產品吸引力的實現，它們應當是功能性的……判定這些特征功能性與否取決于這樣的事實，即禁止他人模仿是否會剝奪他們的某些利益訴求進而實質性妨礙市場競爭”[8]。第九巡回上訴法院在1952年帕格黎若案中首次適用了美感功能性原則，法院在該案中認定瓷器上的花紋具有美感功能性因而不予保護，“如果有關圖案是商品取得商業成功的重要因素，在沒有專利或版權保護的情況下，出于自由競爭的需要，應當準許模仿；另一方面，這些圖案，或者外觀設計若僅僅是任意性的修飾，作為產品外觀主要起到區別和個性化的作用，因而與消費者對產品本身的基本需求無涉，那么在存在第二含義的情形下模仿將被禁止”。7.See Pagliero v.Wallace China Co.,Ltd.,198 F.2d 343(9th Cir.1952).作為適用美感功能性的標志性案件，“商業成功重要因素”的標準卻因過于寬泛而飽受非議。據此將會得出荒謬的結論，被用作區別商品或服務的外觀特征越與眾不同，在商業上愈是成功，卻越不可能得到商標法的保護。這是與通常的商業實踐背離的，也會極大地抑制生產者在美化產品時的創造性和想象力。事實上，商家正是看中了產品外觀的獨特吸引力以及潛在的商業價值才將其用作商標，因為在當下的市場環境下，商標除了傳統的識別和區分功能，還具備了一定的廣告功能，從而事實上促進商品的銷售，而這些外觀特征的商標法保護并不必然妨礙他人經由其他的獨特外觀進行自由的市場競爭。為此，美國大多數法院都表示拒絕適用上述標準[8]，美感功能性的命運充滿了變數。由此形成的實用功能性和美感功能性二元劃分的格局也不無疑問。

首先，實用功能性和美感功能性的劃分是立基于錯誤的理念之上，錯置了功能性的宗旨。實用功能性關涉產品特征的有用性，試圖確保這些實用性的產品特征僅僅能夠獲得實用新型專利的保護；而美感功能性則主要關照富有美感的外觀特征，力爭將其納入外觀設計專利保護中[9]，從而有效地將商標法和專利法區隔開，維護知識產權體系“三足鼎立”的格局。然而，如上文所述，功能性原則旨在保留商標法的公共領域，從而維護自由市場競爭的底線，商標法、專利法和著作權法并非界限分明，同一產品特征完全有可能同時得到多種法律的保護，實用功能性和美感功能性的區分實屬蛇足。

其次，二者的區分必須以產品特征的實用性和美感性相互分離為前提，但是產品的外形等特征可以集實用性、美感性以及識別性于一體的事實已經得到司法實踐以及學者的肯認。8.See W.T.Rogers Co.v.Keene,778 F.2d 334,340(7th Cir.1985).例如表面上看來主要起裝飾作用的座椅形狀，也會因為特殊的結構外形而提高椅子的舒適性。此時，對同一外形可以同時適用實用功能性和美感功能性的標準，這將極大地影響法律適用的確定性，不同法院的裁判很容易相互沖突，從而使申請者無法形成穩定的預期。

此外，某些美感性特征和特定產品的結合往往會產生實用性或者其他具有某種競爭優勢的效果。例如由于“心形”是愛情的表征，巧克力的心形外觀不僅僅具有美化效果，而且會對巧克力的用途產生實質性的影響。在布朗茲維克案中，美國第三巡回上訴法院維持商標委員會不準許黑色外觀馬達注冊為商標的決定，認為船舶馬達的黑色外觀雖然在技術性以及美學性方面都不是功能性的，但是“由于黑色和整個船身的顏色相協調，而且黑色的馬達相較于其他更淡或者更明亮的顏色看起來體積更小”，9.See Brunswick Corp.v.British Seagull Ltd.35 F.3d 1527(Fed.Cir.1994).因而更加符合消費者對船舶馬達的要求，若準許注冊，將會對其他競爭者造成不利的影響。

綜上，在分析產品特征是否具有功能性時，探究其表現為實用性或者美感性的做法是舍本逐末，關鍵在于這些特征的專有是否會阻斷其他競爭者進入市場的通道，從而窒息自由的市場競爭,與其糾纏于實用性與美感性的二元劃分，不如為功能性統一選取妥適的標準，從而對功能性進行一體化的判斷。

三、理論判準：非功能性判斷的識別論與競爭論研析

功能性的判斷，并無清晰的范式可循，可以說，功能性是最不易理解的知識產權概念，在美國有多少個巡回法院就可能有多少種關于功能性的定義[10]。探究諸種判準背后的理論支撐，可以將其統領在兩大概念框架之下，即識別論（The Identification Theory）和競爭論（The Competition Theory）。

（一）識別論及其判準

識別論認為應由商標標識來源的特質理解功能性，據此，商標法僅僅保護十分有限的立體標志，只有產品外觀特征的主要功能在于識別商品或服務的來源時，商標法才給以保護。如果有關產品特征除了識別來源或者表征某種贊助關系，還具有裝飾效果從而增強產品的吸引力或者提高產品的性能等功能，那么其就是功能性的。識別論試圖將商標法的保護限于那些僅僅作為“商標”的產品特征，從而確保立體商標法律保護不與商標法的主要宗旨抵牾。司法實踐中發展了多種具體的標準用以評判論爭的產品形狀或者其他特征是否具有識別性以外的其他功能。

“實際利益說（Actual Benefit Test）”探究有關產品特征除了內存產品來源或者產品間相互關系的信息，是否還承載了諸如機械實用性或者美學吸引力等其他功能。10.See,e.g.,Vuitton et Fils S.A.v.J.Young Enters.,644 F.2d 769,774(9th Cir.1981).如果某特征具有識別性之外的價值，它就被視為具有功能性因而不受商標法的保護；反之則可以獲得商標注冊。實際利益說旨在避免有用的知識創造經由商標法演變為“永久的壟斷”。11.See Fabrication Enters.v.Hygenic Corp.,64 F.3d 53,58(2d Cir.1995).

“消費動機說(Consumer Motivation Test)”求助于分析產品特征是否基于商譽以外的其他原因而吸引消費者購買某個產品。12.See 774 F.2d 1116(Fed Cir.1985).如果有關特征在產品的商譽之外燃起了消費者的欲望，其將因為功能性不能獲準注冊為商標；另一方面，該特征若對消費者不會產生上述效果，則是非功能性的，將會獲得商標法的保護。該標準事實上是通過間接的方式獲知相關產品特征對消費者需求產生的與識別來源無涉的影響。據此，某個特征在產品商譽之外影響市場需求的因素不應經由商標法獲得“壟斷”性保護。

（二）競爭論及其判準

競爭論對功能性判斷的識別論提出了有力的批判，“將非功能性界定為主要用來識別來源是錯誤的，這意味著某個外觀設計若同時具有兩種同等重要的功能，即吸引消費者和識別來源，它將被視為功能性的。但是某個商標，特別是當其作為產品的有機組成時，并不僅僅作為品牌名稱或者符號，之所以被選用，部分原因也在于其吸引消費者眼球的美感性；因此上述功能性的界定會使某些設計特征游離在商標法之外……外觀設計特征具有吸引力的事實并不能將其阻隔在商標法之外。如果禁止使用該外觀并不影響有效的市場競爭，其不應被視為具有功能性”。14.See W.T.Rogers Co.v.Keene,778 F.2d 334,341(7 th Cir.1985).因此，競爭論認為如果準許某個產品特征注冊為商標會使商標權人獲得某種阻止其他競爭者與其進行自由競爭的優勢，此時該特征是功能性的。相較于識別論，競爭論根植于商標法促進競爭的制度土壤，準許更廣泛的產品特征注冊為商標。換言之，競爭論認為功能性限制的旨趣在于捍衛自由的市場競爭，任何商標只要不與上述旨趣相異，就不應被視為具有功能性，因而可以獲得商標法的保護。依此，競爭論者從不同的切入點提出了相應的判準。

“相當替代選擇說(Comparable Alternatives Test)”試圖確定某些特征的商標法保護是否留有大量相當的替代選擇以使競爭者在市場上能夠與商標權人進行競爭。美國第三巡回法院在高爾夫聯合會案中適用了該標準，15.See 749 F.2d at 1030.如果存在相當的可替代選擇，相關特征就不具有功能性。當然，可替代選擇的數量沒有明確的標準，但不能僅僅是一種或者少量的，而應當確保可供競爭者自由的選擇。依循該標準的邏輯，如果對產品某種外觀特征的保護會阻礙競爭者生產同樣的產品，自由的市場競爭便會受到不正當的影響；反之則不會抑制正當的市場競爭。因此，該標準恰當地消弭掉橫亙在自由市場中的障礙，可以說是競爭論的“概念靈魂（Conceptual Soul）”。

有論者從制造成本的角度提出了“易于制造說(Ease of Manufacture Test)”，探尋若準許某特征的商標注冊，其他競爭者是否會以同樣的成本或者較低的成本實現同樣的效果。16.See Warner Bros.Inc.v.Gay Toys,Inc.,724 F.2d 327,331(2d Cie.1983).在史密斯案中，法院拒絕保護某種藥品的圓形外觀，因為圓形可以節約生產成本。17.See Smith,Kline&French Lab.v.Clark&Clark,157 F.2d 725,730(3d Cir.1946).

在莫頓-諾威奇案中，美國聯邦法院提出在判斷立體商標法律保護是否會對有效的市場競爭造成不當影響時，要區分法律功能性和事實功能性，認為：“功能性概念具有雙重含義。一方面，在一般情形下使用表明其直接與產品功能之運作有關；另一方面，它則意指法律上的推斷，即某產品特征不能受到保護……如果功能性概念是在法律推斷意義上使用，我們應當區分事實功能性和法律功能性。”18.See In re Morton-Norwich,67 F.2d 1337,213 USPQ 13(CCPA,1982).因此，產品的外形、包裝或者其他特征使產品獲得某種實用性，這些特征即具有事實功能性；然而這并不意味著商標法必然不對其提供保護，相關產品特征僅僅在下述情形下才具有法律功能性從而不能獲得商標法的保護，即某個產品特征如果優于其他的替代選擇，因而使商標權人獲得抑制市場競爭的優勢。例如熱水壺的把手對熱水壺來說是不可或缺的，如果缺少了把手，那么就不構成完整的熱水壺了，因此把手這個特征本身就具有事實功能性，但是由于把手可以有各種不同的形狀和設計，而且都可以滿足把手的基本功能，因此其不具有法律功能性，可以獲得商標法的保護。

（三）比較研析：識別論與競爭論之間

識別論僅保護那些具有單一識別功能的外觀特征，競爭論則以市場為參照將與市場自由競爭息息相關的特征排除在外。兩相比較，競爭論抓住了功能性判斷的要旨，有效地平衡了其間的諸種利益關聯；而過于嚴苛的識別論致使大量契合商標法價值的產品外觀特征游離在法律保護之外，與商業實踐的背離滋生了過高的制度成本。

首先，識別論者沒有給予商業實踐應有的關照。在商業實踐中，很多的產品外觀特征兼具實用性、美感性以及識別性，而立體商標的識別性往往得益于產品外觀與眾不同的美感或者獨特的技術效果，要求立體商標必須具有單一的識別功能，無疑在事實上否定了產品外觀等特征的可商標注冊性。我們也無從探知消費者在購物時究竟是源于商標的識別性還是對產品美感性的青睞，實際上，生產者往往同時借助實用性、美感性以及識別性多種因素吸引消費者的眼球，消費者在購物時沒有理由也不會對這些要素進行區分，他們僅僅選擇自己喜歡的產品[12]。

其次，識別論沒有把握住功能性判斷中的利益平衡點，存在消費者利益和權利人利益無從保障的制度成本。功能性的限制涉及多種不同的利益考量，包括權利人的利益、消費者防止混淆的利益以及競爭者自由競爭的利益。因此，在判斷是否具有功能性時，我們應當往返于不同的利益之間，找尋可以兼顧各方利益的平衡點。識別論對同時具有顯著性又能有助于實現產品技術或美感功能的產品特征不予保護，實際上使利益的天平偏向于自由競爭。一方面，權利人利益得不到正當的保護，精心培育的商譽不得不“裸露”在激烈的市場競爭之中，誘使競爭者爭相模仿、假冒，嚴重破壞了市場的公平競爭秩序。另一方面，消費者面對良莠不齊的商品而無從區分，先前的購物體驗無法使消費者買到同樣質量的商品，公然的仿冒使消費者防止混淆的利益訴求失去了商標法的保障。

由于挽郎的選任比較嚴苛，必須選公卿四品以上子弟，且對選人的年齡、儀容和歌喉等也有嚴格的規定，因此挽郎中的假蔭較少。針對挽郎中假蔭的史料至今還未發現。只有在文宗時期由于門蔭入仕人數眾多，為了緩解選人多，官闕少的局面，減少守選人數，挽郎的選取從“前弘文、崇文館生及已考滿太廟齋郎充，如人數不足，兼取前明經充”，〔2〕(p7292)挽郎不再單獨選拔。 有關挽郎的史料孫俊學者在《隋唐門蔭制度研究》中將挽郎的史料收集，也可以看出文宗以后沒有挽郎的選拔。因此，挽郎中有通過假蔭入仕的應是十分稀少的。但也不能排除兩館生或齋郎中有通過假蔭入仕的，之后又被充任為挽郎的情況存在。

最后，識別論者實際上混淆了商標法功能性和實用性間的關系。商標法中功能性并不是從一般意義而言的實用性，而是意旨實用性的程度；商標法并不一般地禁止保護具有實用性的產品特征，而是設定了法律保護的紅線，即產品特征的實用性只有達到了影響其他競爭者自由競爭的利益之程度時，商標法才拒絕其注冊為商標；商標法也并不關心有關的產品特征在識別性之外究竟同時具備了多少功能，市場競爭是否會受到不當影響才是商標法功能性判斷的內核。對此，商標法的非功能性要求和專利法中的實用性要件不同，某個產品的外觀能夠提高產品的性能，專利法認為其具有實用性，其他條件滿足時可以獲得實用新型專利；但如果該技術效果通過其他的替代方案同樣可以實現，而且不會影響產品的生產成本，那么商標法并不認為其是功能性的。

競爭論立足于功能性判斷的本旨，恰當地找尋到了公平競爭與自由競爭的平衡點，實現商標法維護立體商標權利人利益以及防止消費者混淆之制度目標的同時，并沒有觸及市場自由競爭的底線，消弭了識別論可能產生的制度成本，因此是分析商標法功能性原則的可欲選擇。事實上，競爭論也是美國司法實踐中分析功能性原則時得到廣泛認可的理論，19.See Sicilia Di R.Biebow&Co.v.Cox,732 F.2d 426(5 th Cir).并且得到了《反不正當競爭法重述（第三版）》的支持，其第17條規定：“設計特征是功能性的……如果該設計對于相關產品或服務的制造、銷售或者用途而言，負載了某種與識別商品來源無關的利益，這些利益會對其他競爭者進行有效的市場競爭產生重要的影響，而且不能實際上經由其他替代設計獲得。”20.See Restatement(Third)of Unfair Competition§17(1995).

盡管如此，利益平衡點的把握也并非不證自明，有論者已經開始擔憂基于競爭論的功能性分析有可能使商標法對產品設計特征提供過于寬泛的保護。21.很多論者都表示了這種擔憂。See,e.g.,Mark A.Lemley,The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense,108 Yale L.J.1687,1700-01(1999);J.Thomas McCarthy,Lanham Act s 43(a):The Sleeping Giant is Now Wide Awake,59 Law&Contemp.Probs.45,63-64(1996).因此，非功能性原則的準確適用還有賴于對競爭論的進一步界定。司法實踐主要借助對替代選擇的數量以及質量的強調試圖最大限度地消除人們對競爭論可能存在的誤解。一方面，競爭論主要關注其他替代選擇的數量，而不是對產品性能或用途的實質性影響。競爭論要求只有存在相當數量的可替代選擇，而不是只要存在其他選擇或者僅僅存在很少的替代選擇時，才可以被視為非功能性的。對可替代選擇數量的要求，可以有效避免競爭論異化為將實質上所有產品特征認定為非功能性的“保護傘”。而某個特征并不是只有在對產品的運作或者暢銷具有實質性影響時才具有功能性，也不是只要對產品的運作或者暢銷具有實質性影響時就可以認定為功能性，兩種絕對化的競爭論都是不妥當的。因此，歐洲法院在飛利浦案中的做法，即只要產品特征能夠實質上實現產品的技術效果，而不問同樣的技術效果是否可以在不增加任何成本的情形下，經由其他替代選擇實現，22.See Koninklijke Philips Electronics NV v.Remington Consumer Products Ltd.,[2002]E.C.R.是與競爭論相悖的。

另一方面，可替代選擇的質量也是進行功能性分析時必須予以考慮的。首先，可替代選擇不能僅僅停留在理論上的可能性，必須是競爭者實際上可以獲得的；其次，這些替代原則在效果上必須是相當的，并且不會不適當地增加競爭者的生產成本。美國第九巡回上訴法院在袖珍型救生設備案中，恰當地指出：“雖然探究可能的替代選擇對于功能性的分析是妥當的，但本案中提交的證據明顯表明這些可替代選擇都無法實現與論爭的產品特征相同的功能。因此，原告無權就市場中某個具體的領域排斥其他人的競爭。”23

綜上，功能性分析的競爭論適當地把握住功能性分析的內涵，經由對可替代選擇數量以及質量的強調，可以有效地確保利益天平的平衡，實現商標法的宗旨和目標。反觀我國商標法，有關功能性的列舉式規定過于僵化，法條內蘊的理論判準模糊不清，不能適應社會變遷的要求，也不能為司法實踐提供一以貫之的指導。

四、立法完善：我國《商標法》非功能性的本真樣態

雖然我國《商標法》第12條對立體商標的功能性做出了規定：“以三維標志申請注冊商標的，僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的形狀或者使商品具有實質性價值的形狀，不得注冊。”但該規定存在的諸多不足嚴重影響了非功能性制度價值的實現。

商標法采用列舉的方式對功能性進行了周延性的界定，對此，人們不得不產生疑問，實踐中除了商標法列舉的三種情形，是否還有其他？立法者的理性是否能夠將變化莫測的功能性分析化約為上述三種情形？實際上，放諸四海而皆準的法律既不可能，也不可欲，法律必須因應社會的變遷而演進，因此，法律規范應當體現一定的彈性，以包容變動不居之社會。而功能性內涵的缺失，“不但容易使人只知其規定之文義為何，而且喪失培養認知其所以如此規定之理由的機會，以致不能發現不同之法律規定間之價值關聯；然后在必要時，從這些在價值上互相關聯的規定導出其所共同之法律原則（價值），并以之為基礎將之類推適用到其他具有共同特征而為法律所未規定的案型”[13]。

此外，《商標法》列舉的三種有關功能性的情形依據的理論判準亦模糊不清。依據我國《商標注冊審查標準》關于立體商標審查的相關規定，“僅由商品自身的性質產生的形狀”是指為實現商品固有的功能和用途所必須采用的或者通常采用的形狀；“為獲得技術效果而需有的形狀”指為使商品具備特定的功能，或者使商品固有的功能更容易地實現所必須使用的形狀。“必需的”或“通常的”表明幾乎不存在其他的相當替代選擇，其間的政策考量可以歸于競爭論；而《商標注冊審查標準》關于“使商品具有實質性價值的形狀”的規定則模棱兩可，通常認為該規定主要適用于具有美學價值的外觀和造型。例如用在瓷器裝飾品的三維標志，由于它屬于藝術品，人們購買它主要是看中它的形狀，這個形狀影響到了商品的價值，而不認為它是一個商標[14]。這明顯落入識別論的泥沼，在識別性之外，如果相關形狀還具有美感價值，其就是功能性的。理論判準的不統一嚴重影響了法律的適用，對于賦予商品實質性價值的形狀，據法國工業產權局的人員介紹，他們也捉摸不透，一直拿不準[15]。

綜上，我們應當統一功能性的理論判準，以競爭論為依歸，采用內涵加外延的定義方式，對商標法有關功能性的規定進行重構，具體建議如下：“申請注冊的三維標志是相關商品必須采用或通常采用的形狀，為市場競爭所必需時，不得注冊，包括僅由商品自身的性質產生的形狀、為獲得技術效果而需有的商品形狀以及其他不能通過相當替代選擇實現的形狀。”EIP

（作者單位：上海市黃浦區人民法院）

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