海信請(qǐng)求注銷(xiāo)“ＨｉＳｅｎｓｅ”商標(biāo)的法律障礙及應(yīng)對(duì)方案

牛寶輝

近來(lái)，有關(guān)海信早期商標(biāo)“HiSense”被某公司在德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)一事引起了熱烈討論，筆者由于工作關(guān)系對(duì)此事也比較關(guān)注。針對(duì)本案中的法律問(wèn)題，尤其是海信請(qǐng)求注銷(xiāo)“HiSense”商標(biāo)存在的法律障礙，筆者提出一些粗淺的看法。

本案的基本事實(shí)

海信（因筆者不清楚涉案商標(biāo)法律上的持有人是誰(shuí)，所以凡涉及到該商標(biāo)持有人時(shí)均以海信代表）于1993年向中國(guó)工商行政管理局商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)了 “HiSense”商標(biāo)，該商標(biāo)于1999年被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。2000年海信申請(qǐng)將該商標(biāo)變更為“Hisense”并獲批準(zhǔn)。1999年，博世－西門(mén)子公司（BSH）在德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)了“HiSense”商標(biāo)。2002年，海信欲進(jìn)軍德國(guó)市場(chǎng)遂向德國(guó)專(zhuān)利局（德國(guó)商標(biāo)管理機(jī)關(guān)，筆者注）申請(qǐng)注冊(cè)“Hisense”商標(biāo)。由于“Hisense”商標(biāo)與BSH在先申請(qǐng)注冊(cè)的“HiSense”商標(biāo)相似，德國(guó)專(zhuān)利局駁回了海信的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。海信為此與BSH進(jìn)行了接觸，擬購(gòu)買(mǎi)BSH在德國(guó)注冊(cè)的“HiSense”商標(biāo)，但由于對(duì)方要價(jià)太高而未果。海信遂在歐盟啟用了備用的“Hsense”商標(biāo)。目前尚不清楚BSH與海信申請(qǐng)注冊(cè)的涉案商標(biāo)核定的商品類(lèi)別。

海信向德國(guó)法院請(qǐng)求注銷(xiāo)“HiSense”商標(biāo)的依據(jù)

在先商標(biāo)

《德國(guó)商標(biāo)法》第9條規(guī)定，商標(biāo)的注冊(cè)如果存在如下三種情況可以被注銷(xiāo)：

(一)、該商標(biāo)與一個(gè)在時(shí)間順序上在先的商標(biāo)相同，并且該商標(biāo)所為之注冊(cè)的商品或服務(wù)與在時(shí)間順序上在先的那個(gè)商標(biāo)所注冊(cè)或申報(bào)的商品或服務(wù)相同；

(二)、由于該商標(biāo)與一個(gè)在時(shí)間順序上在先的已申報(bào)或已注冊(cè)的商標(biāo)相同或近似，包括易于令人對(duì)這兩個(gè)商標(biāo)產(chǎn)生聯(lián)想的危險(xiǎn)；

(三)、該商標(biāo)與一個(gè)在時(shí)間順序上在先的商標(biāo)相同或者與之近似，而其所為之注冊(cè)的商品或服務(wù)與在時(shí)間順序上在先的商標(biāo)所申報(bào)或注冊(cè)的商品或服務(wù)并不近似，但是在時(shí)間順序上在先的商標(biāo)是一個(gè)國(guó)內(nèi)的知名商標(biāo)，而對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)的使用將會(huì)是無(wú)充分理由的對(duì)知名商標(biāo)的顯著特征或信譽(yù)的不正當(dāng)?shù)睦没驌p害。

該條實(shí)際上繼承了《歐洲共同體商標(biāo)條例》（1993年12月20日第（EC）40/94號(hào)令）第8條（駁回注冊(cè)的相對(duì)理由）第1款的規(guī)定，規(guī)定在先商標(biāo)所有權(quán)人可以對(duì)在后申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)提出異議。由于《德國(guó)商標(biāo)法》并未對(duì)何種商標(biāo)屬于在先商標(biāo)進(jìn)行界定，所以在這一問(wèn)題上我們參考《歐洲共同體商標(biāo)條例》第8條第2款的規(guī)定是有意義的。按照該款，下述商標(biāo)屬于在先商標(biāo)：

（a）下列幾種商標(biāo)，其申請(qǐng)注冊(cè)日早于申請(qǐng)注冊(cè)共同體商標(biāo)的日期，如有必要，應(yīng)考慮這幾種商標(biāo)的優(yōu)先權(quán)請(qǐng)求：

（i）共同體商標(biāo)；

（ii）在成員國(guó)注冊(cè)的商標(biāo)，或者就比利時(shí)、荷蘭、盧森堡而言在比、荷、盧商標(biāo)局注冊(cè)的商標(biāo)；

（iii）在成員國(guó)有效的國(guó)際注冊(cè)的商標(biāo)；

（b）以上（a）所指的商標(biāo)申請(qǐng)，但最后應(yīng)核準(zhǔn)注冊(cè)；

（c）在申請(qǐng)注冊(cè)共同體商標(biāo)之日，或者在提出申請(qǐng)注冊(cè)共同體商標(biāo)優(yōu)先權(quán)之日，在巴黎公約第六條之二意義上在聯(lián)盟成員國(guó)已馳名的商標(biāo)。

《德國(guó)商標(biāo)法》第9條以及《歐洲共同體商標(biāo)條例》第8條實(shí)際上重申了《巴黎公約》確立的商標(biāo)保護(hù)的地域性原則，非上述意義上的在先商標(biāo)不能得到《德國(guó)商標(biāo)法》的保護(hù)。從現(xiàn)在筆者掌握的情況來(lái)看，海信并未在BSH向德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)“HiSense”商標(biāo)之前在該國(guó)進(jìn)行商標(biāo)的國(guó)際注冊(cè)。所以，海信的“Hisense”商標(biāo)不能得到《德國(guó)商標(biāo)法》的保護(hù)。尤其應(yīng)當(dāng)注意的是《德國(guó)商標(biāo)法》第9條第1款第3項(xiàng)，海信的“HiSense”商標(biāo)如果在1999年之前在德國(guó)是知名商標(biāo)，則可以得到《德國(guó)商標(biāo)法》的保護(hù)，依據(jù)該法第51條第1款的規(guī)定，BSH的“HiSense”商標(biāo)可經(jīng)無(wú)效之訴而注銷(xiāo)。現(xiàn)有證據(jù)表明，海信在中國(guó)注冊(cè)的“HiSense”商標(biāo)在BSH在德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)前在德國(guó)域內(nèi)的使用并不廣泛，相關(guān)公眾對(duì)該商標(biāo)的知曉程度有限。所以該商標(biāo)不屬于在德國(guó)的知名商標(biāo)，不能得到《德國(guó)商標(biāo)法》第9條第1款第3項(xiàng)的保護(hù)。

馳名商標(biāo)

《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（1967年斯德哥爾摩文本，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《巴黎公約》）第六條之二［商標(biāo)：馳名商標(biāo)］和《德國(guó)商標(biāo)法》第10條第1款確實(shí)對(duì)馳名商標(biāo)提供了某種程度的保護(hù)，但對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)是否突破了商標(biāo)國(guó)際保護(hù)的地域性原則則是有疑問(wèn)的。《巴黎公約》）第六條之二第（一）項(xiàng)明確規(guī)定了一項(xiàng)商標(biāo)在“該國(guó)”已成為馳名商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)國(guó)或使用國(guó)主管機(jī)關(guān)才可拒絕或取消侵權(quán)商標(biāo)的注冊(cè)并禁止使用。《德國(guó)商標(biāo)法》第10條第1款也規(guī)定，“如果一個(gè)商標(biāo)與一個(gè)‘國(guó)內(nèi)的在時(shí)間順序上在先的《巴黎公約》第6bis條規(guī)定的馳名商標(biāo)相同或者與之近似，并且本法第9條第1款第1項(xiàng)、第2項(xiàng)或第3項(xiàng)的其他前提也成就，則該商標(biāo)不得注冊(cè)。”可見(jiàn)，《巴黎公約》第6條之2和《德國(guó)商標(biāo)法》第10條第1款均未在馳名商標(biāo)的保護(hù)上突破地域性保護(hù)原則。海信的“HiSense”商標(biāo)雖然在1999年成為了中華人民共和國(guó)領(lǐng)域內(nèi)的馳名商標(biāo)，但由于該商標(biāo)未在德國(guó)成為馳名商標(biāo)，所以，“HiSense”商標(biāo)不能在德國(guó)享受馳名商標(biāo)的待遇。

有人認(rèn)為，按照《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定》（Trips）第16條的規(guī)定，海信在中國(guó)的馳名商標(biāo)可以在包括德國(guó)在內(nèi)的WTO成員國(guó)國(guó)內(nèi)受到保護(hù)。筆者認(rèn)為，從該款并不能必然得出這個(gè)結(jié)論。因?yàn)門(mén)rips第2條兩款均規(guī)定，協(xié)定中關(guān)于商標(biāo)的規(guī)定，各成員方應(yīng)遵守《巴黎公約》（1967）第1至第12條和第19條的規(guī)定，成員方不應(yīng)背離在《巴黎公約》中所相互承擔(dān)的義務(wù)。《巴黎公約》第六條之二的內(nèi)容即是關(guān)于馳名商標(biāo)的保護(hù)的。所以，Trips并未在馳名商標(biāo)國(guó)際保護(hù)問(wèn)題上規(guī)定較《巴黎公約》更高的保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。

在德國(guó)認(rèn)定“HiSense”商標(biāo)是否為馳名商標(biāo)時(shí)，有一條標(biāo)準(zhǔn)就是該商標(biāo)在“相關(guān)公眾”中的知曉程度。這個(gè)“相關(guān)公眾”指的是德國(guó)的相關(guān)公眾還是已認(rèn)定該商標(biāo)為馳名商標(biāo)的國(guó)家的相關(guān)公眾卻未可知，韓國(guó)的一個(gè)判決可以佐證Trips第16條第2款的“公眾”一詞并不一定就指已認(rèn)定該商標(biāo)為馳名商標(biāo)的國(guó)家的相關(guān)公眾。在1993年韓國(guó)最高法院受理的認(rèn)定美國(guó)“吉普”商標(biāo)為馳名商標(biāo)一案中，韓國(guó)最高法院認(rèn)為，雖然“吉普”商標(biāo)所有人出示了“吉普”商標(biāo)在一系列國(guó)家作廣告及取得注冊(cè)的憑證，但“吉普”在國(guó)外馳名的事實(shí)并不導(dǎo)致韓國(guó)一定要確認(rèn)其為馳名商標(biāo)。實(shí)際上，韓國(guó)最高法院在判斷商標(biāo)馳名與否時(shí)，指出了“公眾”僅指本國(guó)公眾，而未擴(kuò)大到本國(guó)之外的公眾。可見(jiàn)，一國(guó)法院將“公眾”一詞僅解釋為法院所在國(guó)的公眾也是不違反Trips 的。

《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第13條也有助于支持以上論斷。該條只在一定條件下保護(hù)其他國(guó)家已經(jīng)認(rèn)定的馳名商標(biāo)，而沒(méi)有規(guī)定凡是由其他國(guó)家有關(guān)機(jī)構(gòu)認(rèn)定的馳名商標(biāo)即使未在中國(guó)注冊(cè)或者未在中國(guó)馳名也同樣無(wú)條件地能夠在中國(guó)境內(nèi)享受馳名商標(biāo)的待遇，一如按照中國(guó)法律認(rèn)定某商標(biāo)為馳名商標(biāo)那樣。按照那些認(rèn)為按照Trips第16條的規(guī)定，海信在中國(guó)的馳名商標(biāo)可以在包括德國(guó)在內(nèi)的WTO成員國(guó)國(guó)內(nèi)受到保護(hù)的人的觀點(diǎn)，中國(guó)商標(biāo)法第13條的規(guī)定應(yīng)認(rèn)定為違反了Trips。為了履行入世承諾，中國(guó)有義務(wù)修改其商標(biāo)法，使之與Trips相符。但至今為止，尚未有任何WTO成員以此向中國(guó)發(fā)難，WTO關(guān)于中國(guó)入世年度審議報(bào)告也沒(méi)有認(rèn)為中國(guó)關(guān)于商標(biāo)法中與馳名商標(biāo)相關(guān)的規(guī)定違反了Trips。

同理，“Hisense”商標(biāo)在亞洲、非洲、大洋洲等近40個(gè)國(guó)家和地區(qū)獲準(zhǔn)注冊(cè)的事實(shí)本身不足以使德國(guó)法院認(rèn)定其在德國(guó)也屬馳名商標(biāo)。所以，“Hisense”商標(biāo)在德國(guó)是否為馳名商標(biāo)，還要看該商標(biāo)是否具備德國(guó)商標(biāo)法認(rèn)定馳名商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，如該商標(biāo)在德國(guó)使用的歷史，在德國(guó)相關(guān)公眾中的知曉程度，在德國(guó)為推廣該商標(biāo)而花費(fèi)的廣告費(fèi)用等。 那種認(rèn)為凡是屬于《巴黎公約》或Trips成員國(guó)，在一成員國(guó)內(nèi)馳名的商標(biāo)必定在其他成員國(guó)成為馳名商標(biāo)的理解是不準(zhǔn)確的。

依據(jù)《巴黎公約》第六條之五的規(guī)定，凡原屬?lài)?guó)予以注冊(cè)的商標(biāo)，同盟其他成員國(guó)也應(yīng)同樣接受申請(qǐng)注冊(cè)和保護(hù)，但該款作了保留。保留之一就是原所屬?lài)?guó)的商標(biāo)若在其他國(guó)家申請(qǐng)注冊(cè)，不得侵犯被請(qǐng)求給予保護(hù)的國(guó)家中第三人的既得權(quán)利。海信向德國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)的“Hisense”商標(biāo)因與BSH的在德國(guó)先申請(qǐng)注冊(cè)的“HiSense”商標(biāo)相似，所以屬于“侵犯被請(qǐng)求給予保護(hù)的國(guó)家中第三人既得權(quán)的性質(zhì)的商標(biāo)”，德國(guó)有權(quán)對(duì)海信的“Hisense”商標(biāo)不給予注冊(cè)和保護(hù)。

商號(hào)權(quán)

商號(hào)有廣義和狹義之分，廣義的商號(hào)指廠商名稱(chēng)，狹義的商號(hào)指廠商名稱(chēng)中的字號(hào)。依照《德國(guó)商法典》第17條規(guī)定，德國(guó)法律中的商號(hào)是指商人（個(gè)體商人、合伙或公司）在商事活動(dòng)中使用的名稱(chēng)。可以認(rèn)為，德國(guó)商法上的商號(hào)與廠商名稱(chēng)類(lèi)似。而海信的商號(hào)應(yīng)為“海信**公司”或“海信”，“Hisense”在德語(yǔ)語(yǔ)境下不能稱(chēng)之為商號(hào)，所以不能斷定BSH的HiSense商標(biāo)侵犯了海信的商號(hào)權(quán)。

著作權(quán)

以在先商標(biāo)、馳名商標(biāo)和商號(hào)為理由請(qǐng)求注銷(xiāo)BSH的“HiSense”商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)巨大，能否考慮利用其他在先權(quán)利如著作權(quán)作為申請(qǐng)注銷(xiāo)的理由？筆者認(rèn)為是可以的。在理論上說(shuō)，一個(gè)標(biāo)識(shí)，如果具有獨(dú)創(chuàng)性可以受到著作權(quán)法的保護(hù)；如果該標(biāo)識(shí)附在商品上又具有識(shí)別性或顯著性，則它又符合作為商標(biāo)的條件，從而獲得著作權(quán)法和商標(biāo)法的雙重保護(hù)。依據(jù)《德國(guó)商標(biāo)法》第13條的規(guī)定，若一項(xiàng)注冊(cè)商標(biāo)侵犯了他人的優(yōu)先權(quán)，則該商標(biāo)可以被注銷(xiāo)。該條第2款規(guī)定，優(yōu)先權(quán)是指姓名權(quán)、本人照片權(quán)、著作權(quán)、物種標(biāo)識(shí)、地理產(chǎn)地標(biāo)注和其他受保護(hù)的工業(yè)產(chǎn)權(quán)。“HiSense”若被法院認(rèn)定具有獨(dú)創(chuàng)性，著作權(quán)人則可依據(jù)《保護(hù)文學(xué)和藝術(shù)作品伯爾尼公約》（1971年巴黎文本，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《伯爾尼公約》）和德國(guó)商標(biāo)法第13條向德國(guó)法院請(qǐng)求注銷(xiāo)BSH的“HiSense”商標(biāo)。因?yàn)锽SH未經(jīng)“HiSense”的著作權(quán)人許可，擅自用作商業(yè)目的使用，侵犯了“HiSense”的著作權(quán)人的著作權(quán)。《伯爾尼公約》實(shí)行自動(dòng)保護(hù)原則（《伯爾尼公約》第三條第一款和第二款），即著作權(quán)自作品創(chuàng)作完成之日起即受保護(hù)，只要該作品的國(guó)籍或作品作者的國(guó)籍屬于《伯爾尼公約》成員即可。1993年，中國(guó)國(guó)家商標(biāo)局核準(zhǔn)注冊(cè)了“HiSense”商標(biāo)，可以成為“HiSense”發(fā)表的證據(jù)。同時(shí)，除非有相反證據(jù)表明在“HiSense”作者創(chuàng)作完成該作品前有其他人已設(shè)計(jì)出了相同作品，否則該作品可以認(rèn)為具有原創(chuàng)性。可以舉出如下證據(jù)證明“HiSense”具有原創(chuàng)性：海信與“HiSense”設(shè)計(jì)人的委托設(shè)計(jì)合同，海信向“HiSense”設(shè)計(jì)人的付費(fèi)單據(jù)，海信在向中國(guó)國(guó)家商標(biāo)局提交的申請(qǐng)注冊(cè)文件中表明“HiSense”作者的文件，以及“HiSense”作者的創(chuàng)作過(guò)程資料等材料。在訴訟過(guò)程中，如果BSH不能反駁“HiSense”的獨(dú)創(chuàng)性，則基本可以認(rèn)定BSH有抄襲“HiSense”著作權(quán)人的作品的嫌疑（畢竟，BSH的控股股東所屬關(guān)聯(lián)企業(yè)在1999年前已進(jìn)入了中國(guó)市場(chǎng)，完全有能力監(jiān)控中國(guó)的商標(biāo)），侵犯了他人的著作權(quán)，法院就應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)BSH 的“HiSense”商標(biāo)。

另外，以侵犯著作權(quán)作為訴訟理由還有保護(hù)期限上的好處。著作權(quán)的保護(hù)時(shí)間在頒布著作權(quán)的國(guó)家規(guī)定得都很長(zhǎng)，依照《伯爾尼公約》第7條第1款的規(guī)定，該公約成員國(guó)給予作品的保護(hù)期限至少為作者終生及其死后50年。

如上所述，在在先商標(biāo)、馳名商標(biāo)、商號(hào)和著作權(quán)四大訴由之中，以侵犯著作權(quán)為理由請(qǐng)求注銷(xiāo)BSH的“HiSense”商標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)最小，可以作為主要方案考慮。但無(wú)論采用何種方案，均受時(shí)效的限制。依《德國(guó)民法典》第195條的規(guī)定，德國(guó)普通消滅時(shí)效期間為3年。第203條規(guī)定，在磋商的情況下消滅時(shí)效停止。消滅時(shí)效最早在停止的狀況結(jié)束后3個(gè)月完成。海信就商標(biāo)問(wèn)題還在與外方談判，不知何時(shí)終結(jié)。如果等到消滅時(shí)效期間屆滿(mǎn)，那真的意味著“Hisense”商標(biāo)在德國(guó)法律上的死亡。