如何快速有效地答復審查意見

趙令令

（國家知識產權局專利檢索咨詢中心，北京 100083）

1 研究背景

《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》） 第22 條第1 款規定：授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。《專利法》第22 條第2 款和第3 款則分別對發明專利或實用新型專利新穎性和創造性的含義進行了明確規定。新穎性和創造性審查一直以來都是發明創造（發明專利或實用新型專利） 在實質審查階段的工作重心，此處，需要說明的是目前我國在實用新型專利審查階段采用初步審查制，不需要經過實質審查，但是專利權人或利害關系人可以在實用新型獲得授權后，提交專利權評價報告請求，以進行實質審查，獲得相應的新穎性和創造性評價意見。因此，為保證專利權的穩定性以及權利人和公眾的利益平衡，無論是審查員還是申請人都應當客觀評價發明創造的新穎性和創造性，代理人應當起到幫助申請人解讀審查意見并進行有效答復的目的。

審查員在審查發明或實用新型是否具有新穎性時，均以技術方案作為最小的單位進行認定，一個權利要求可以包括一個或多個技術方案，而對于具有多個技術方案的權利要求，也需要采用技術方案單獨對比原則。而一件發明專利申請是否具備創造性，只有在該發明具有新穎性的條件下才予以考慮，與新穎性“單獨對比”的審查原則不同，審查創造性時，需要將一份或者多份現有技術中的不同的技術內容組合在一起對要求保護的發明進行評價。目前的專利審查部門一般采用“三步法”的審查策略，一是確定最接近的現有技術；二是確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；三是判斷權利要求保護的發明對本領域技術人員來說是否顯而易見[1]。因此，申請人或專利權人在答復審查意見時，若要進行快速有效的溝通，也最好基于以上幾個方面進行答復。

2 關于新穎性審查意見

關于新穎性的審查意見，在進行意見陳述時一般從以下3 個方面進行答復。

1） 看對比文件公開的日期，是否在本專利或本申請的申請日之前或優先權日之前。如果是在日期之前，可以作為現有技術；如果公開日期沒有在本專利或本申請的申請日或優先權日之前，那么看對比文件的申請日是否在申請專利的申請日之前，如果對比文件的申請日在申請專利的申請日之前，但是公開日在申請專利的申請日之后，則對比文件只能作為抵觸申請評價申請專利的新穎性（抵觸申請只能用于評價新穎性而不能用于評價創造性）；如果對比文件的申請日在申請專利的申請日之后，則對比文件不能作為現有技術用于評價申請專利的新穎性。

2） 看審查意見是否對權利要求的全部技術特征與對比文件進行了特征對比，每一個技術特征的特征比對是否準確。如果審查員漏評了技術特征或技術特征認定的內容不準確，則對比文件不能用于評價權利要求的新穎性；此外，也要看對比文件公開的內容是否在文字或附圖中明確記載，如果沒有明確記載，則也需要通過對比文件的文字或附圖直接地毫無意義確定。

3） 看是否采用的單獨對比原則。即，應當將發明或實用新型專利申請的各項權利要求分別與每一項現有技術或抵觸申請的相關內容單獨地進行比較，不得將其與幾項現有技術或抵觸申請的內容的組合、或者一份對比文件中的多項技術方案的組合進行對比。

3 關于創造性審查意見

3.1 現有技術及技術特征的認定

先要看確定的最接近的現有技術是否合理，是否是技術領域相同或相近的現有技術（申請日或優先權日之前公開的技術），也可以是雖然技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術，也就是與發明構思最為接近的現有技術。確定的現有技術沒有問題，即可以作為本發明的對比文件1。

下一步就看確定的對比文件1 與發明的特征對比、事實認定是否正確，在這里，值得一提的是，申請人或代理人沒有必要挑一些審查意見的形式問題（如錯別字、語句不通順、特征對比位置等），審查意見不會因此而改變，而是主要要看審查意見的實質含義，對比文件的內容是否真正公開本申請或本專利的某一或部分技術特征，并且在特征對比時，要根據每個權利要求限定的具體特征來進行對比，不要混淆權利要求限定的范圍，例如，爭辯權利要求1 的創造性理由，實際上確是權利要求3 限定的內容，這對權利要求1 的創造性爭辯就沒有任何意義了，僅可以作為權利要求3 的爭辯理由。

如何看事實認定是否準確，要看對比文件中的某一技術特征與本專利或本申請的某一技術特征是否實質相同，主要看以下3 個方面。一是該特征在裝置或部件中的使用或安裝位置二者是否相同；二是在方法中對應步驟的前后設置是否相同；三是該對應特征在整個技術方案起到的作用，以及所帶來的技術效果是否相同。這里作用和效果的認定不一定是對比文件書面公開的，還要看他是否起到了本專利或本申請相應的效果或作用，如果聲稱解決的技術問題不同，但實質客觀上起到相同的技術效果或作用，審查員一般也是可以認定為相同特征的。

案例1

專利號：ZL202220671871.6

發明創造名稱：一種新型可調節松緊的鞋帶裝置

圖1 為案例1 附圖。圖2 為案例1 對比文件1附圖。

圖1 案例1 附圖

圖2 案例1 對比文件1 附圖

權利要求1.一種新型可調節松緊的鞋帶裝置，其特征在于：包括弧形底座（1）、旋轉扣蓋（2）以及連接套筒（3）。所述連接套筒（3） 底部一側設有對稱設有穿繩孔（4），所述連接套筒（3） 內側上部設有第一斜齒圈（5），所述連接套筒（3）內下部同軸轉動設有繞繩器（6），所述繞繩器（6）下部為與穿繩孔（4） 相連通的卷繩槽體（7），所述卷繩槽體（7） 上兩側對稱設有繞線通孔（8），所述繞繩器（6） 上端內側設有第一嚙合齒圈（9）。所述繞繩器（6） 上設有位于連接套筒（3） 內的聯動件（10），所述聯動件（10） 下部設有與第一嚙合齒圈（9） 配合的第二嚙合齒圈（11），所述聯動件（10） 外側周向設有與第一斜齒圈（5） 配合的第二斜齒圈（12）。所述連接套筒（3） 底端與弧形底座（1） 卡接，所述弧形底座（1） 內設有導向件(13)，所述導向件（13） 穿過繞繩器(6)、聯動件（10） 且與聯動件（10） 卡接。所述旋轉扣蓋（2）與連接套筒（3） 卡接且與連接套筒（3） 轉動連接，所述旋轉扣蓋（2） 內設有驅動部，用于驅使所述聯動件（10） 沿收繩方向轉動。

專利權評價報告中指出，對比文件1（CN211-129912U） 公開了一種鞋帶松緊扣，并具體公開了以下技術特征：包括安裝座（相當于弧形底座）、上蓋和擰蓋（整體相當于旋轉扣蓋） 以及外套筒（相當于連接套筒）……

專利權人提出了復核請求，并認為對比文件1中旋轉扣蓋是由兩部分組成：上蓋5 和上蓋5 外部設置有起到摩擦作用的開設有節料槽的擰蓋6，上蓋5 和擰蓋6 的兩層結構，在實際使用時容易造成擰蓋6 脫落，單獨采用上蓋5 實現鞋帶系緊比較吃力，為此，本專利將原有的兩層結構，改變成一體成型的旋轉扣蓋，兩者蓋體結構有明顯差別[2-3]。

對于本專利的“旋轉扣蓋”這一特征是否被對比文件1 公開，由圖1 和圖2 可知，本專利中的旋轉扣蓋是由一個部件獨立構成，而對比文件1 中的上蓋5 和擰蓋6 則是兩個部件，貌似不是相同的部件，但是權利要求1 中并沒有限定旋轉扣蓋是整體設置，也不能排除由兩部分組成的扣蓋形式，并且基于對比文件1 公開的內容以及公知的使用方式，上蓋5 和擰蓋6 是組合在一起使用的，也就是說兩者是作為一個部件進行使用的，兩者共同構成一個旋轉扣蓋，可以相當于本專利中旋轉扣蓋這一技術特征。復核組也給出了相同的意見。

但如果作用或效果不同，在裝置中的位置或在方法中的步驟不同，并解決了一定的技術問題，那么該內容便可以作為本專利或本申請具有新創性的理由。

3.2 結合啟示的認定

對于不同技術方案相結合進行評述的創造性意見，主要看不同技術方案間是否具有結合啟示。

這里的不同技術方案可以位于一篇對比文件內，也可以位于不同的對比文件之間，這里以位于不同的對比文件之間進行說明。第二篇對比文件（即對比文件2） 的引入，主要是基于要保護的發明與最接近的現有技術（即對比文件1） 之間的區別技術特征。其首先要看，對比文件2 中公開的內容是否使得本領域技術人員有動機對對比文件1 中的技術方案進行改進，如果對比文件2 公開的內容與評價的區別技術特征作用相同，那么就有改進的動機，說明兩者之間可以結合，但如果作用不同，甚至具有相反的作用，那么就不具有結合的動機，也就無法結合，也就說通常所說的不具有結合啟示。此外，由于發明和實用新型其創造性標準不同，因此，在評價實用新型專利時，往往需要對比文件2給出比較明確或直接的啟示，而對于發明，則允許在對比文件1 結合對比文件2 的基礎上做一些適應性的改進，這些改進對于本領域技術人員而言是容易想到的。

案例2

專利號：ZL201821393253.X

發明創造名稱：一種光學測距裝置

圖3 為案例2 附圖。圖4 為案例2 對比文件2附圖。

圖3 案例2 附圖

圖4 案例2 對比文件2 附圖

權利要求1.一種光學測距裝置，其特征在于，包括：發射模塊、接收模塊和計算模塊，發射光束自所述發射模塊發出，至少部分發射光束經測試目標反射后作為反射光束進入接收模塊，所述計算模塊根據接收模塊所傳輸的信號計算出所述光學測距裝置與測距目標的測量距離或測量光強。

所述發射光束在光線測距裝置內通過發射光腔射出，所述反射光束在光線測距裝置內通過接收光腔射入，所述發射光束和反射光束在光線測距裝置內隔開；所述發射模塊和接收模塊設置在同一個PCB 板上，所述發射光束在發射光腔和所述PCB 板連接處與外界光隔開，接收光束在接收光腔和所述PCB 板連接處與外界光隔開。

專利權評價報告中指出，對比文件1（CN206-223977U） 公開了一種激光測距裝置、攝像裝置以及終端，并公開權利要求1 的大部分技術特征，權利要求1 與對比文件1 相比，其區別技術特征包括：……發射光束在發射光腔和PCB 板連接處于外界光隔開，接收光束在接收光腔和PCB 板連接處于外界光隔開。對比文件2（CN106896367A） 公開了一種光學測距裝置及光學測距系統，并具體公開了如下技術特征：包括外殼、底蓋以及電路板，為了增強光學測距裝置的密閉性，在外殼與底蓋之間還設置有密封圈。在優選的實施例中，密封圈由硅膠制作。參見圖4 可知該密封圈也位于發射光腔、PCB 板和底蓋連接處，其作用也為設置適當的結構，增強設備密封結構，防止雜光進入設備引起串擾。即對比文件2 給出了為激光測距裝置設置殼體，并在殼體和電路板連接處設置密封圈，從而隔絕外界光的技術啟示……

專利權人提出復核請求，并認為：對比文件2的密封圈6 實際上是位于外殼和底蓋的連接處，而不是位于發射光腔、PCB 板和蓋板連接處，進一步地，密封圈6 的作用是“為了增強光學測距裝置的密閉性”。也就是說，密封圈6 的作用是防水，而非遮光。尤其硅膠一般而言不具有遮光功能。此外，網絡上查詢“硅膠密封圈”的百科詞條，詞條中也并未提及硅膠密封圈有遮光功能。可見，無論是從硅膠密封圈的一般含義而言，還是其在對比文件2 的作用而言，設置硅膠密封圈都不能實現遮光的效果。因此對比文件2 的密封圈6 或硅膠密封圈均無法實現涉案專利的遮光效果[2-3]。

那么對比文件2 是否給出了可以對對比文件1 進行改進的技術啟示呢？答案是否定的。首先，對比文件2 中明確說了密封圈的作用是用于增強激光測距裝置的密閉性，這也是本領域技術人員對于密封圈作用的公知認識，但整篇專利申請文件都沒有公開其具有遮光的功能；其次，密封圈位于底蓋2 和電路板5 之間，并不是位于發射光腔或接收光腔與電路板的連接處，密封圈的位置與需要隔光的位置也不同，因此對比文件2 沒有公開權利要求1 中相應的技術特征，也就是說相應的技術特征不同，作用也不同，當然也不會給出對對比文件1 進行改進的技術啟示。復核組也認為該篇對比文件2 不可使用。

此外，對于這種技術方案結合評述創造性時，有些審查員會容易犯“事后諸葛亮”的錯誤，容易在看到本申請或本專利的基礎上去拼湊本申請或本專利的技術方案，如何判斷是否存在這種錯誤，就要在站位于本領域技術人員的前提下，提出三個問題：一是對比文件1 是否存在相同的技術問題，即是否存在改進的動機；二是對對比文件1 的改進是否可行，即與其對比文件1 原有技術特征的結合是否存在矛盾之處；三是對比文件2 的相應技術特征給出的技術啟示是否足夠促使本領域技術人員對對比文件1 進行改進，即是否有明確或隱含的指引使得本領域技術人員能夠進行改進。如果三個答案都是肯定的，那么兩個對比文件的結合基本是沒有問題的，如果存在任何一種否定的情況，則可以針對否定的地方提出質疑。

3.3 關于發明點的證據

對于一個專利或專利申請，審查員在給出審查意見時，對于發明點的審查意見一般是需要證據支持的，除非這個發明點是一般生活常見的，司空見慣的常識，證據就是各種現有技術，包括但不限于：專利或專利申請，期刊文獻，書籍，視頻，網頁等形式。審查員給出的證據一般基于對比文件的內容的進行評述，但對于公知常識的部分，有可能在提供的一些參考文獻中也有涉及，所以在對公知常識部分提出質疑時，有時可以先瀏覽一下檢索報告中給出的A 類文獻，從而對公知常識和發明點的認定有一個更客觀的認識。如果審查意見中的確沒有提供針對發明點的證據，對比文件或參考文獻中也沒有給出相應的技術啟示，可以提出質疑。

4 結束語

審查意見的答復是有一定技巧可循的，對于不同的申請或專利，采用不同的方式和側重點，提出意見陳述。在與審查員的溝通過程中，不做無謂的爭論，以事實為依據，做有效的溝通，確定合理的專利權范圍，才能起到專利權保護的真正意義。本文通過案例以及理論從分別從新穎性和創造性兩種審查意見出發，找到每種審查意見中可以作為答復意見的關鍵點，期望能給讀者一些啟示。