法國立體商標糾紛案啟示

李遼

編者按：

在推進全面依法治國不斷深入的大背景下，企業法治建設持續發展。對關鍵領域和核心技術的知識產權保護不斷加強，對有再生希望的企業進行破產重組，為推動依法合規治企提供指導和借鑒。本刊邀請法學專家、法律學者、專業律師等，針對一些典型案例進行解析，以期對企業法治建設與合規管理、風險防控、高質量可持續發展提供參考。

隨著商品經濟發展，世界各國和地區商標注冊范圍不斷擴大，商標種類也不斷增加。其中，立體商標作為新型商標，比普通商標更具有視覺沖擊力，能使消費者更好識別商品或服務來源。

與普通平面商標不同，立體商標以具有長、寬、高的立體物質形態出現，通常包括商品形狀、包裝或裝飾。2001 年，我國商標法正式將立體商標作為商標可視性標志的一種，由此，立體商標被列入商標法保護范圍。但目前，立體商標注冊申請是一個難點，我國對于立體商標注冊條件以及通過使用獲得顯著性的證明方式，尚未有統一標準。

克里斯蒂昂迪奧爾香料公司（下稱“迪奧爾公司”）的立體商標國際注冊行政糾紛案，是關于立體商標注冊申請的著名案例，也是 2018 年中國法院十大知識產權案件。

該案申請商標的申請人為迪奧爾公司，申請商標的原屬國為法國，核準注冊時間為 2014 年 4 月 16 日，國際注冊日期為 2014 年 8 月 8 日，國際注冊所有人為迪奧爾公司，指定使用商品為香水、濃香水等。

該申請商標完成國際注冊后，迪奧爾公司根據《商標國際注冊馬德里協定》（下稱“馬德里協定”）及《商標國際注冊馬德里協定有關議定書》（下稱“有關議定書”）有關規定，通過世界知識產權組織國際局（下稱“國際局”），向澳大利亞、丹麥、芬蘭、英國和中國等提出領土延伸保護申請。

2015 年 7 月 13 日，原國家工商行政管理總局商標局（下稱“商標局”，2018 年 3 月改稱“國家知識產權局商標局”）向國際局發出申請商標的駁回通知書，以申請商標缺乏顯著性為由，駁回全部指定商品在中國的領土延伸保護申請。之后，迪奧爾公司向原國家工商行政管理總局商標評審委員會（下稱“商標評審委員會”）提出復審申請。商標評審委員會認為，該申請商標難以起到區別商品來源的作用，缺乏商標應有的顯著性，駁回了該申請商標在中國的領土延伸保護申請。迪奧爾公司不服，提起行政訴訟，認為該申請商標為指定顏色的三維立體商標，公司已經向商標評審委員會提交申請商標的三面視圖，但商標評審委員會卻將申請商標作為普通商標進行審查，決定作出的事實基礎有誤。迪奧爾公司還認為，該申請商標設計獨特，并通過公司長期宣傳推廣，具有較強顯著性，其領土延伸保護申請應當獲得支持。

之后，北京知識產權法院及北京市高級人民法院均未支持迪奧爾公司訴訟主張。其理由為：迪奧爾公司并未在國際局國際注冊簿登記之日起 3 個月內向商標局聲明申請商標為三維標志并提交至少包含三面視圖的商標圖樣，而是直至駁回復審階段在第一次補充理由書中才明確提出申請商標為三維標志并提交了三面視圖。在這種情況下，商標局將申請商標作為普通圖形商標進行審查，并無不當。商標局在商標檔案中對該申請商標指定顏色、商標形式等信息是否存在登記錯誤，并非本案審理范圍，迪奧爾公司可通過其他途徑尋求救濟。迪奧爾公司不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院裁定提審，并判決撤銷一審、二審判決及被訴決定，判令商標評審委員會重新作出復審決定。

【專家點評】

優化注冊程序，保護境外當事人合法權益

四大爭議焦點

第一，被訴決定依據的事實基礎是否有誤。

迪奧爾公司主張，申請商標為“三維立體商標”，而商標局檔案信息中將其記載為“普通商標”，被訴決定作出的事實依據明顯有誤。商標評審委員會認為，申請人迪奧爾公司自國際通知日起 3 個月內未提交證明該申請商標是三維立體商標的證據，商標局將商標描述成普通圖形商標進行審查，并無不當。最高人民法院認為，該申請商標國際注冊信息中明確記載，申請商標指定的商標類型為“三維立體商標”，且其三維形式被具體描述為：商標如同精致拉長的數字“8”，上部是一個小的圓球，底部為橢圓形狀，瓶身裝飾為金色。在無相反證據情況下，申請商標國際注冊信息中關于商標具體類型的記載，應當視為迪奧爾公司關于該申請商標為三維標志的聲明形式。也可合理推定，在該申請商標指定中國進行領土延伸保護過程中，國際局向商標局轉送的申請信息與之相符，商標局應知曉上述信息。因國際注冊商標的申請人無需在指定國家再次提出注冊申請，故由國際局向商標局轉送的申請商標信息，應當是商標局對申請商標指定中國領土延伸保護進行審查的事實依據。但是，被訴決定將該申請商標作為圖形商標進行審查，其認定的商標類型與迪奧爾公司請求保護的商標類型明顯不符，其決定依據事實基礎有誤。

第二，被訴決定是否違反法定程序。

迪奧爾公司認為，既然公司已經在評審程序中提出申請商標為指定顏色的三維立體商標，并補充了三面視圖，而商標評審委員會遺漏迪奧爾公司該主張，并以“普通商標”為基礎作出決定的行為違反了法定程序。但商標評審委員會認為，商標局和商標評審委員會審查員知曉申請商標是三維立體商標，但再審申請人未及時提交相關證據存在一定過錯，因此被申請人不存在任何失誤。最高人民法院認為，迪奧爾公司已經在評審程序中明確了申請商標的具體類型為三維立體商標，并通過補充三面視圖的方式提出了補正要求，商標評審委員會既未在被訴決定中予以如實記載，也未針對迪奧爾公司上述主張對商標局駁回決定依據的相關事實是否有誤予以核實，仍將申請商標作為“圖形商標”進行審查，并駁回了迪奧爾公司復審申請，違反法定程序，并可能損害行政相對人合法利益。商標評審委員會應當根據復審程序規定，以三維立體商標為基礎，重新對申請商標是否具備顯著特征等問題予以審查。

第三，申請商標是否具備顯著性。

迪奧爾公司認為，申請商標是公司為真我香水設計、獨特且具有顯著性的三維立體商標，并提出申請人已在商標分類表第 3 類商品上注冊第 7505828 號商標，該商標與本案申請商標外觀完全相同。商標評審委員會認為，商品包裝和容器天然缺乏顯著性，相關消費者看到玻璃瓶想到的是一個容器，很少有人能通過瓶子識別出這是一個商標。

第四，申請商標是否通過使用獲得顯著性。

迪奧爾公司認為，經過近 20 年長期穩定推廣，申請商標的知名度和顯著性穩步提高，申請商標與申請人之間產生了一一對應關系，申請商標已經起到識別商品來源的作用。但商標評審委員會認為，涉案商標設計的瓶底帶有文字“Jadore”，其所有使用證據均附有文字說明，無法證明單純是由三維標志起到的識別作用，而不是文字起到的識別作用。

關于商標顯著性的兩個焦點問題，最高人民法院未給出明確結論，而是認為，商標局、商標評審委員會在重新審查認定中應重點考量如下因素：一是申請商標的顯著性與經過使用取得的顯著性，特別是申請商標進入中國市場的時間、能夠證明其實際使用與宣傳推廣情況的證據，以及申請商標因此而產生識別商品來源功能的可能性。二是審查標準一致性的原則。商標評審及司法審查程序雖然要考慮個案情況，但審查的基本依據均為商標法及其相關行政法規規定，不能以個案審查為由忽視執法標準統一性。

本案典型意義

本案中，迪奧爾公司國際注冊的商標是三維立體商標，但指定中國領土延伸保護時，中國商標局按圖形商標進行審查，其原因在于國際局對立體商標申請注冊文件的要求與中國法律規定不一致。

根據國際局要求，三維立體商標在申請國際注冊時，只需向國際局提交該申請商標的正面視圖，但根據我國商標法規定，以三維標志申請商標注冊的，應當在申請書中予以聲明，說明商標的使用方式，并提交能夠確定三維形狀的圖樣，且提交的商標圖樣應當至少包含三面視圖。同時，指定中國領土延伸保護的申請人，要求將三維標志作為商標保護的，自該商標在國際局國際注冊簿登記之日起 3 個月內，應當通過依法設立的商標代理機構向商標局提交規定的材料。未在期限內提交相關材料的，商標局將駁回該領土延伸保護的申請。

迪奧爾公司未在上訴期限內向商標局聲明申請商標為三維標志并提交至少包含三面視圖的商標圖樣。因此，商標評審委員會認為，商標局將該申請商標作為普通圖形商標進行審查，并無不當。

最高人民法院表示，馬德里協定及有關議定書制定的主要目的是通過建立國際合作機制，確立和完善商標國際注冊程序，減少和簡化注冊手續，方便申請人以最低成本在所需國家獲得商標保護。申請商標若進行了指定中國領土延伸保護的馬德里商標國際注冊申請，有關申請材料應當以國際局向商標局轉送的內容為準。現有證據可以合理推定，迪奧爾公司已經在商標國際注冊程序中對申請商標為三維立體商標這一事實作出了聲明，說明了申請商標具體使用方式，并提供了申請商標的一面視圖。基于上述事實，迪奧爾公司已經根據馬德里協定及其議定書規定，完成了申請商標的國際注冊程序以及我國商標法實施條例第十三條規定的“聲明與說明”義務，應當屬于申請手續基本齊備的情形。在申請材料僅欠缺商標法實施條例規定的部分視圖等形式要件下，商標行政機關應當秉承積極履行國際公約義務的精神，給予申請人合理補正機會，平等、充分保障包括迪奧爾公司在內的國際注冊申請人合法利益。

給國際商標申請人的建議

在國際注冊商標指定中國領土延伸保護時，商標申請人除了要知曉和遵守國際商標注冊規定以外，也要知曉和遵守中國法律。本案商標申請人在其國際注冊商標指定中國領土延伸保護時，如果能夠知曉中國商標法規定，并按照規定委托中國商標代理機構在規定時限內向中國商標局補充提交三面視圖，可能有利于商標局全面了解其申請注冊商標類型，給予更精準審查。

（責編惠寧寧）