“在先著作權”與商標權的關系研究

鄭東興

浙江剛誠律師事務所，浙江 江山 324100

在當前的知識產權發展中，“在先著作權”與商標權實際所顯現出的矛盾沖突較為激烈，提升了商標糾紛案件的處理難度。基于此，需要深化對商標糾紛案件中“在先著作權”的分析與探討，實現對司法公正與社會安定性的更好維護。

一、商標與“在先著作權”糾紛產生的主要原因分析

伴隨當代社會經濟的飛速發展，知識產權在各個領域中逐漸顯現出極其重要的作用和價值。據了解，“在先著作權”和商標權作為知識產權發展中矛盾沖突相對比較激烈和凸顯的部分，兩者的設計目標并不完全相同，前者主要是為了進一步激發創作人員的內在活力，針對其智力勞動成果提供密切關注與有效保障，對于文化事業的優化發展起到良好的促進作用；而后者則通常被應用于識別某一商品的基本來源，核心隸屬于工業產權范圍，幫助消費者可以更好地了解和判斷產品真偽，進而為消費市場的總體秩序提供可靠保障。而造成雙方產生激烈沖突的主要原因在于，兩者的客體存在部分重合的現象，當客體一致但主體不同的狀態下，便會造成兩者的矛盾激化。一些商標注冊人員為了獲取到更加全面的保護和保障，因此會在注冊商標的同時，完成對“在先著作權”的申請與保護，從而針對雙重保護問題引發激烈爭論，加上目前司法實踐對于兩者糾紛的相關案件缺乏實際性的可靠認定與評判標準，導致權利人的個人權益無法得到科學預期，不僅損害司法的總體穩定性，同時還會對知識產權的發展造成不同程度的制約與阻礙。

二、商標侵犯“在先著作權”構成要件認定標準分析

（一）“在先作品”能否獲得法律保護

針對“由于使用在先標識目的為‘搭便車’，而并不是使用作品，因此不構成侵權”的這一抗辯，筆者認為不成立，具體而言，被異議人進行商標標識的主要使用目標為“搭便車”，依托對先作品知名度的利用而調動消費者的消費欲望，從本質上來看，這一行為可以理解為對先著作權人的智力成果的不當利用。因此，基于“搭便車”為目的在先標識使用這一行為，應當被判定為構成侵權。

現階段，應當正視商標版權化的發展趨勢，不應當對侵權認定標準進行提高，而應當回歸到《中華人民共和國著作權法》（以下簡稱《著作權法》）規定的侵權判定基礎層面。司法實踐中對于商標版權化方面的問題存在較大爭議，主要原因在于，部分人員擔心在商標版權化的大趨勢下，商標注冊與使用等方面的規則會受到規避。事實上，商標版權化并不會對現行商標制度造成較為明顯的負面影響，反之，可以對商標以類別為保護要件而難以遏制的惡意搶注問題進行有效的彌補。同時，如果想要促使商標獲取到《著作權法》的保護，就必須保證所設計的商標滿足《著作權法》的相關要求、侵權標準，著作權人還要證明實質性相似、接觸可能性等問題，限制了權利人妨礙公共利益行為、濫用權利行為的產生，平衡了權利人利益與公眾權益。

（二）“在先作品”創作高度認定標準

在實際認定著作權獨創性時，應當避免提出過高要求，只需要相比于通常表達擁有一定的區別，需要注意的是，這一要求僅適用于“原初性”或者是“初創性”作品，針對演繹作品，只有在其具備的獨創性價值不低于原作品的條件下，才能夠將其作為作品而受到保護。在實際認定商標標識的獨創性期間，應當綜合考量歷史淵源、各方的智力貢獻程度、當事人的惡意、商標知名度等內容，形成綜合性更強的判斷［1］。同時，在展開獨創性認定實踐中，還需要針對相應作品是否在保護范圍內落實精準識別，一般情況下，若是作品屬于公共領域的內容，那么權利人則不能主張其享有相應作品的著作權。

（三）著作權權屬認定標準

從著作權登記證書的角度來看，其中載明的權屬為相應作品的創作者，所包含著的作品完成時間、作品發布時間一般由作者口述，有著較強的主觀性，所以普遍難以作為證據認定著作權的權屬。從商標注冊證的角度來看，其可以對商標權的權屬進行證實，但是無法認定相應標識為商標權人所有，難以證明著作權的權屬，普遍要搭配其他證據（如著作權許可使用合同）使用。從著作權登記證書與商標注冊證相結合的角度來看，商標注冊證可以初步證明著作權權屬，主要對作品完成時間進行證實，而著作權登記證書則被應用于對標識的歸屬落實證明。

（四）實質性相似認定標準

在進行實質性相似的判定期間，應當綜合考量接觸可能性形成判定結果。從理論層面來看，結合“反比規則”能夠了解到，在接觸可能性呈現出較高水平的條件下，對于實質性相似的要求就會隨之下降。從事實層面來看，若是要認定相應作品為作者獨立完成，普遍需要提供大量、充足的證據證實，搭建起完整的證據鏈。但是，著作權創作的私密程度相對較高，一般很少會留下除委托合同以外的證據，所以在實踐中認定雙方均為獨立創作的難度相對較高。

（五）接觸可能性認定標準

進行接觸可能性的判定期間，需要綜合考量以下幾方面內容：作品的獨創性，對于獨創性較高的作品，被異議人難以創作出相似、相同作品，可以做出“后商標注冊人接觸過該作品”的判斷，轉移舉證責任；作品知名度與使用情況；在先著作權人與被異議人之間所存在著的關聯性，包括商業合作、業務往來、合同與發票中是否使用過相應圖案，著作權許可使用合同的簽訂情況等等［2］。

（六）“在先著作權”保護時效問題

依據《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）中的規定，在商標注冊后的5 年內，在先權利人、利害關系人可以提出商標撤銷的主張，如果馳名商標受到惡意注冊，商標所有權人在行使商標撤銷權時則可以不受到5 年的時間限制。該規定具有一定的合理性，在《商標法》中所提出的5 年時間限制，主要維護了現有的商業秩序。如果商標長時間保持在穩定性偏低的水平，不僅會給消費者帶來更多不便，還會阻礙商標權人對商業信譽的積累。同時，對于因為某方使用而積累一定信譽的商標，若是著作權人將其自行使用，或是將相應商標的許可交給另一方繼續使用，則本質上可以理解為對在先商標權人勞動成果的不當利用，會增加商標權人的損失，也會對消費者的產品選擇行為產生一定程度的負面影響。

三、商標糾紛案件中的“在先著作權”認定制度完善建議探究

（一）完善“在先著作權”認定的司法建議

第一，回歸到《著作權法》規定的侵權判定基礎。從本質上來看，不論先作品是否屬于商標標識，商標侵犯在先作品著作權的行為均包含在侵害先權利人著作權的范疇內，所以需要回歸到《著作權法》的侵權判定基礎層面。實踐中，需要落實對作品是否屬于《著作權法》意義上的作品的判斷，若是作品并不能視為《著作權法》意義上的作品，那么就不需要對實質性相似、接觸可能性等問題落實繼續性認定。需要注意的是，應當避免使用過高的認定標準判斷獨創性，只要能夠將其與常規設計相區分就可以［3］。同時，還要進一步認定權利主張人是否適格。在此基礎上，切實判斷侵權判定要件是否存在實質性相似、接觸可能性等情況。通常在對是否構成實質性相似展開認定期間，雖然涉及的是兩商標之間的糾紛，但是應當避免使用判定商標近似的標準完成相應認定工作。對于商標侵權而言，其本質屬于造成混淆，這主要是因為我國現行《商標法》主要對商標所代表著的商譽進行保護，而不是對商標這一標識實施保護［4］。而對于《著作權法》而言，其中所闡述的相似性主要以獨創性為依據，若是兩作品相同但是均為獨立創作，那么《著作權法》就能夠為其提供保護。

第二，加大對商標惡意搶注行為的打擊力度。為了有效遏制商標惡意搶注行為，應當切實參考國家知識產權局2021 年3 月印發的《打擊商標惡意搶注行為專項行動方案》的要求，定期組織展開區域打擊商標惡意搶注行為專項行動，及時安排部署，制定行動方案，成立專項行動工作專班。在此過程中，可以從區域特色優勢產業入手，創新商標監管機制、方式和手段，嚴厲打擊嚴重違反誠實信用原則、違背公序良俗、擾亂商標注冊管理秩序，以及易造成嚴重不良社會影響的典型商標惡意搶注行為，整頓規范商標注冊使用管理秩序，促進商標申請數量平穩、質量提升。針對商標注冊人、商標代理機構、商標授權使用企業在申請、使用過程中出現的違法違規行動及時干預，持續強化對于不以使用為目的的商標搶注行為的打擊。同時，還要加強統籌協調，及時曝光典型案例、違法個人、企業和代理機構，對情形惡劣者及時移交地方執法部門進行懲戒，為各類市場主體公平競爭、開展創新和自覺抵制商標惡意搶注行為營造良好的知識產權法治環境、市場環境和社會環境。在后續的發展與實踐中，要進一步突出知識產權高質量創造導向，積極應對商標惡意搶注行為的新趨勢、新特點，集中開展打擊商標惡意搶注行為，引導全社會持續樹立正確的商標注冊意識，推動知識產權事業高質量發展，助力營造良好創新環境和營商環境。

（二）“在先著作權”制度的具體完善建議

第一，權利人應采取商標版權化知識產權戰略。現階段，商標注冊人在注冊商標的同時普遍會申請著作權保護，以此避免其他商品上注冊相應商標，從而導致品牌價值被稀釋。但是，獲取到著作權登記證書并不能夠說明商標構成《著作權法》意義上的作品，只有相應商標滿足《著作權法》中所提出的創作高度要求，才能夠被認定為《著作權法》意義上的作品。如果商標由單純的字母構成，或是由簡單的線條排列構成，則很難被認定為“作品”。基于此，在設計商標期間，應當引入元素選擇、排列結構等方式，或是引入具有設計特性的字母，或是提升字母排列的獨創性。對于在先權利人而言，在進行商標圖案的設計實踐中，需要重視對設計底稿、著作權許可合同、委托設計證明、時間戳等一系列能夠證明商標圖案創作過程材料的留存。同時還要保留相應商標使用的有關資料，以此實現對商業上合作關系的有效證明，也能夠為后續接觸可能性等問題的處理提供充足證據。在實際起訴階段，在先著作權利人應當將侵權類型標識在起訴書內，以此確保商標委員會、法院在實際的審理過程中，能夠主動將在先權利轉化為著作權，降低駁回起訴結果的發生概率。

第二，積極借助多元化糾紛解決機制解決糾紛。相比于傳統的糾紛解決機制，多元化糾紛解決機制的應用能夠為糾紛處理提供更為多樣、豐富的解決方法與思路，包括和解、調解、仲裁等等。在商標與“在先著作權”產生糾紛的情況下，可先依托協商方法的應用落實糾紛處理，盡可能使得雙方在先作品的使用方面形成統一認知，以此降低訴訟時間與成本，推動爭議雙方的利益達到最大化水平。對于商標權人而言，一旦更換商標圖案或是文字，則意味著其在前期宣傳方面所投入的人力、財力等均會付諸東流，已經生產的商品也無法繼續在市場上銷售，產生的資金與資源浪費更為明顯，消費者對于相應品牌的認可程度也有可能隨之下降［5］。對于著作權人而言，若是與商標權人協商后達成一致意見，不僅能夠收獲可觀的許可費用，還能夠促使相應作品更為廣泛地傳播，實現與商標權人的共贏。

第三，設置并推行強制許可制度。例如，爭議人擁有“在先著作權”；設置合適的許可使用費；不涉及著作權人的人身利益；除非涉及公共利益，否則允許在先作者提出抗辯；可以通過列舉等形式限定強制許可的使用情形，只有符合以上條件，才能夠在商標與“在先著作權”的糾紛案件中落實對強制許可的利用。

綜上所述，通過回歸到依據《著作權法》侵權判定基礎、加大對商標惡意搶注行為的打擊力度、采取商標版權化知識產權戰略、借助多元化糾紛解決機制解決糾紛、設置并推行強制許可制度等策略的落實，健全了商標糾紛案件中的“在先著作權”認定制度，為商標糾紛案件的處理提供了更好地支持。