關于專利創(chuàng)造性判斷中的事實認定剖析

郭 珩 王小峰

（國家知識產權局專利局專利審查協(xié)作河南中心，河南 鄭州 450046）

1 專利法中關于創(chuàng)造性的相關規(guī)定

專利法的立法宗旨在于以公開換保護，鼓勵技術創(chuàng)新的應用與發(fā)展，專利法賦予的專利權屬于獨占權。專利權的授予過程中一方面要保護發(fā)明人在付出智力勞動后獲得的技術貢獻性的成果，另一方面要平衡公眾利益。為了避免實質上不公正的“平庸專利”，需要對專利申請進行謹慎且可靠的審查，相應地需要對技術方案的創(chuàng)造性標準做出合理的要求［1］。創(chuàng)造性審查是評判專利申請的貢獻度的途徑。

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第四章第3 節(jié)規(guī)定：“要從最接近的現(xiàn)有技術和發(fā)明實際解決的技術問題出發(fā)，判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近的現(xiàn)有技術以解決其存在的技術問題（即發(fā)明實際解決的技術問題）的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。如果現(xiàn)有技術存在這種技術啟示，則發(fā)明是顯而易見的，不具有突出的實質性特點?！保?］盡管這些技術語言已經不同于事實概念，但是這些法律規(guī)則中的術語或概念乃至規(guī)則結構上，例如“本領域技術人員”“技術效果”“技術功能”“技術問題”“技術啟示”，與現(xiàn)實中技術人員的技術語言雖并不完全一致但十分類似。雖然這些術語本身是法律規(guī)則賦予法律含義的法律語言，有著特定含義，已并非技術領域或技術事實領域中的事實推理、判斷或分析［3］，但是這些法律判斷中又與屬于事實范疇的技術推理無法清晰剝離。所謂“技術性與法律性高度統(tǒng)一”，事實與法律問題密不可分或難于區(qū)分是適法者對于專利制度的基本認識。其本質原因在于法律判斷的對象是技術本身，技術事實與法律要件事實高度擬合。

具體而言，對發(fā)明的創(chuàng)造性評價是由發(fā)明所屬技術領域的技術人員依據(jù)申請日以前的現(xiàn)有技術與發(fā)明進行比較而做出的，以減少和避免主觀因素的影響。在創(chuàng)造性判斷的三步法中，無論第一步的確定最接近的現(xiàn)有技術，或是后續(xù)確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題，都涉及對于法律上認可的事實的認定。只有在準確事實認定的基礎上，才能做出正確的創(chuàng)造性判斷。

2 創(chuàng)造性判斷過程中常見事實認定判斷的探討

創(chuàng)造性判斷過程中主要存在的難點包括：公知常識、事實認定和結合啟示三大類。在事實認定過程中須結合說明書的整體技術方案，因為權利要求是申請人在說明書整體技術方案的基礎上，凝練出的要求保護的技術方案內容的具體體現(xiàn)，因此事實認定的首要任務是力求準確地認定權利要求的事實，包括正確理解其技術方案，準確確定其保護范圍。同時，不但要做好權利要求的事實認定，做好對比文件的事實認定也同樣重要。下面結合實際案例分析創(chuàng)造性判斷事實認定過程中的注意事項。

2.1 隱含公開

在認定對比文件公開的內容時，不僅應當考慮明確記載在對比文件中的內容，還應當考慮對于所屬領域技術人員來說未明確記載、但可直接且毫無疑義地確定的技術內容，即對比文件隱含公開的技術內容。判斷對比文件隱含公開的技術內容，要以所屬領域技術人員為主體，結合對比文件的整體內容，考慮技術上的要求和內在關聯(lián)。只有那些能夠直接且毫無疑義地確定的、必然存在于對比文件中的內容，才可以作為對比文件隱含公開的技術內容。

案例1 請求保護一種灰度圖像的保存方法，其特征在于，包括：按一定的方式將所述灰度圖像的像素值截取成幾段，分別存儲在R、G、B或R、G、B、A的各個通道里。最接近的現(xiàn)有技術對比文件1 中公開了一種將像素值截取為幾段然后分別存儲在RGB或RGBA 通道里，且可以存儲任何一種顏色編碼的像素值同樣也可以用RGB通道來存儲。

有觀點認為，本申請與對比文件1 的區(qū)別技術特征為“用于保存灰度圖像”，可以結合對比文件2和公知常識評述了權利要求的創(chuàng)造性。經過分析發(fā)現(xiàn)，根據(jù)對比文件1 的記載“在顏色編碼程序中，將像素顏色編輯成RGB 的格式，在使用時用一個字讀出該像素顏色，在字中各位的意義為高字節(jié)→低字節(jié)；可以組合使用屏蔽字和移位操作來得到RGB 各分量的值。RGB32 使用32 位來表示一個像素，RGB分量各用去8 位，剩下的8 位用作Alpha 通道或者不用”，顯然上述程序在操作中涉及讀的操作，而在讀取之前需要先存儲，即需要將RGB 各分量的值進行截取后對應進行存儲保存。且在上述本申請的請求保護的技術方案及對比文件1 中均公開了將在RGB圖像的RGB 通道中存儲灰度圖像的方案，實現(xiàn)的技術效果相同，因此可以毫無疑問地確定對比文件1隱含公開了“用于保存灰度圖像”的技術特征。同時，對于申請人在意見陳述中提到的灰度圖像儲存位數(shù)的技術效果，在權利要求中并未體現(xiàn)相關技術特征，相關陳述不能作為權利要求具備創(chuàng)造性的理由。

2.2 客觀認定特征的限定作用

產品性能取決于產品材料本身的組成和結構并且是可以通過簡單的測試試驗加以驗證的，具體應用中的產品必然要求具有一定的性能要求，需要站位本領域技術人員基于申請文件客觀呈現(xiàn)的技術內容，客觀分析功能性能參數(shù)限定對于產品的組成和結構的影響是否會帶來技術效果。

案例2請求保護一種用于電子器件的基片，該基片包含無堿的、無定形無機組合物，其中，所述基片的厚度約小于250 μm，所述基片具有以下性質中的至少一種：脆性比約小于9.5（μm）-1/2，或者斷裂韌度至少約為0.75 MPa?（m）1/2，并且所述基片的彎曲半徑約小于30 cm；所述基片是鋁-硼硅酸鹽玻璃。但是權利要求中除了記載“基片為無堿鋁-硼硅酸鹽玻璃”及“基片的厚度約小于250 μm”外，記載的其他技術特征均是性能參數(shù)的限定。而上述性能參數(shù)取決于材料本身的組成和結構并且是可以通過簡單的測試試驗加以驗證的，本領域技術人員為了滿足實際需要在對比文件公開相同類型玻璃的基礎上，可以在現(xiàn)有技術條件下，通過常規(guī)技術手段選擇無堿鋁硼硅酸鹽玻璃或調整玻璃的組成和結構以滿足預期性能要求，即獲得權利要求所述脆性比或斷裂韌度等參數(shù)，由于上述性能參數(shù)限定對于基片的性能產生了影響，該特征對于權利要求具有限定作用。但是，由于其對應的技術效果是可以通過常規(guī)技術手段獲得的，因此并不能構成權利要求具備創(chuàng)造性的充分條件。

2.3 特征之間的關聯(lián)性

對于技術特征之間的關聯(lián)性以及協(xié)同作用，同樣要從技術方案整體出發(fā)進行考量，應當準確把握發(fā)明構思，對具有協(xié)調配合關系的技術內容的技術特征準確確定，進而精確界定技術特征與發(fā)明解決技術問題采用的發(fā)明構思以及產生的技術效果之間的關系。從而，一方面要避免特征割裂導致的事實認定錯誤，另一方面要準確把握技術特征與技術效果之間的關聯(lián)程度，避免影響創(chuàng)造性的判斷。在面對紛繁復雜的申請和證據(jù)時，需要考慮申請人的意見，但是為了保證客觀性應當充分站位本領域技術人員并考慮技術方案的整體性。

案例3 涉及一種安全電解液及制得的金屬-硫電池，要解決的技術問題是現(xiàn)有鋰硫電池存在的安全問題和多硫化鋰穿梭問題。采用的技術手段是在電解液中采用如結構式Ⅰ所示的脲類化合物（組分A）和如結構式Ⅱ所示的硫醚類化合物（組分B）。其中，組分A實現(xiàn)作用1：降低電解液可燃性，提高電解液安全性，同時高介電常數(shù)，提高硫活性物質的反應活性，提高電池容量；組分B實現(xiàn)作用2：抑制多硫化鋰穿梭效應，保護鋰金屬負極；A 與B 協(xié)同實現(xiàn)作用3：組分A 介電常數(shù)高，組分B 介電常數(shù)低，兩者互補使電解液離子電導率較高，包含A+B 組分的電解液相對單組分A 或B 的電解液循環(huán)性能、放電比容量更好。根據(jù)本申請，組分A 的作用是提高電解液安全性和容量（作用1），組分B 的作用是抑制穿梭效應，提高循環(huán)性能（作用2），而循環(huán)性能好、放電容量高（作用3）本質上還是作用1+作用2，并未出現(xiàn)不同于作用1 和作用2 的新的作用。本申請雖然提到了組分A 和組分B 的“協(xié)同作用”，但從說明書記載的試驗數(shù)據(jù)來看，在電解液中，組分A 和組分B 仍然是各自實現(xiàn)相應的作用，從而實現(xiàn)電解液性能的提升?！敖M分A 介電常數(shù)高，組分B 介電常數(shù)低，兩者互補使電解液離子電導率較高”本質上是利用組分A介電常數(shù)高的特性來提高離子導電率。也就是說，本申請的組分A 和組分B 二者之間并沒有相互作用以產生新的技術效果。在對比文件2 公開了組分B及其作用的情況下，本領域技術人員能夠在對比文件1 公開了組分A 的基礎上結合對比文件2，得到本申請權利要求1的電解液，從而權利要求1不具備創(chuàng)造性。對于申請人爭辯的“協(xié)同作用”，應從本領域技術人員的角度出發(fā)，把握技術方案的實質，對創(chuàng)造性進行評判，不能一概而論。即使不同技術特征的協(xié)同能產生新作用，但該新作用是本領域技術人員基于現(xiàn)有技術能夠預期的，此時也不能輕易得出權利要求具備創(chuàng)造性的結論。

2.4 準確理解技術方案

對技術方案的理解應該著眼于發(fā)明要解決的技術問題、采取的技術方案、獲得的技術效果三個方面。在認定權利要求事實的過程中，應結合說明書準確理解權利要求的技術方案，考慮說明書所表達的發(fā)明要解決的技術問題、技術方案的具體實施方式及達到的技術效果，整體地理解發(fā)明。在分析的過程中，要注意拋開本申請的影響，避免出現(xiàn)“事后諸葛亮”的問題，同時，也要在對比文件的基礎上進行準確、客觀的事實認定，不能將對比文件中的事實進行夸大、縮小或無中生有，避免事實認定錯誤。

案例4 請求保護一種利用廣告插件投放在線媒體廣告的方法，包括以下步驟：所述廣告插件獲得與媒體播放器相關的播放器事件和/或與用戶相關的用戶屬性數(shù)據(jù)，并將所述播放器事件和/或用戶屬性數(shù)據(jù)報告給廣告投放管理系統(tǒng)，以請求廣告內容；并且所述廣告投放管理系統(tǒng)基于所保存的預先設定的廣告投放策略，根據(jù)廣告插件所報告的播放器事件和/或用戶屬性數(shù)據(jù)選擇廣告內容，并將所選擇的廣告內容返回給所述廣告插件；當所述廣告投放管理系統(tǒng)將廣告內容返回給所述廣告插件后，由所述廣告插件播放該廣告內容。

而最近接的現(xiàn)有技術對比文件1 中公開了獲取與所述用戶信息以及媒體信息所對應的廣告流，從廣告策略模塊中查詢到URL 后提供廣告流，將所述廣告流下發(fā)給所述用戶進行播放。

有觀點認為本申請通過在廣告投放管理系統(tǒng)和媒體播放器之間設置廣告插件裝置，實現(xiàn)播/控分離，而對比文件1 是在廣告專用流媒體服務器和終端播放器之間設置流媒體代理。因此，對比文件1公開了本申請的系統(tǒng)架構，二者之間的區(qū)別僅在于控制方是在客戶端還是服務器端。經過分析發(fā)現(xiàn)，對比文件1是在運營商側設置流媒體代理，通過提供相應的流媒體或廣告流，可以控制終端播放器播放流媒體或廣告，權利要求1的技術方案是在用戶終端設置廣告插件，由廣告插件來播放廣告投放管理系統(tǒng)發(fā)送的廣告內容，二者的應用場景存在較大差異。顯然對比文件1和本申請是在不同的技術構思下，采用不同的方法來實現(xiàn)廣告的投放，二者的技術方案的出發(fā)點即技術問題不同，進而導致采用的技術手段和獲得技術效果均有所差異。因此，本領域技術人員在對比文件1的基礎上缺乏動機對對比文件1的技術方案予以改進以實現(xiàn)本申請權利要求1的技術方案。

3 結論

權利要求是申請人在說明書整體技術方案的基礎上，凝練出的要求保護的技術方案內容的具體體現(xiàn)，事實認定的首要任務是力求準確地認定權利要求的事實，但是若不能準確理解專利申請的整體發(fā)明構思，從技術問題、技術手段和技術效果三個方面整體理解發(fā)明構思，必然會影響權利要求特征認定的準確性，因此，事實認定過程應當以專利申請說明書的整體技術構思為基礎。本文從隱含公開、客觀認定特征的限定作用、特征之間的關聯(lián)性等方面結合案例對如何準確進行事實認定進行分析，結合具體的案例分析可以發(fā)現(xiàn)事實認定是創(chuàng)造性判斷的基礎，只有準確進行事實認定，創(chuàng)造性判斷中的說理才能更為充分、更容易令人信服。因此，需要不斷提升事實認定能力，從而為提高創(chuàng)造性判斷的準確性提供保障。