數字通信時代專利權利用盡的危機與應對

文 / 林威

我國現行《專利法》第75條僅規定專利產品和依照專利方法直接獲得的產品的權利用盡，專利權人無權限制這些產品的后續流通和使用。近期，最高法院亦在案例中重申權利用盡的適用對象限于專利產品或依照專利方法直接獲得的產品。1. 最高人民法院（2020）最高法知民終1687號民事判決書。這一限制系基于專利法文本所規定的權利范圍。而專利權利范圍早已超出專利法文本之外，在間接侵權規則下，“僅具有實施專利技術用途”的產品亦可間接落入專利范圍。這種擴張后的專利權利范圍與權利用盡之范圍并不協調，專利權人存在重復獲利的空間。數字通信時代的到來使得這一問題凸顯，專利權利用盡面臨失靈的困境。

一、專利權利用盡的失能危機

自21世紀以來，數字通信技術得到迅猛發展和廣泛應用。據2021年一季度中國經濟數據顯示：通信行業，整體發展狀況良好，業務收入增速明顯提升，達到較高水平。2. 李元麗：《除了18.3%，我們還有哪些亮點》，載《人民政協報》2021年4月20日第007版。數字通信技術及產品滲透到公眾生產生活的方方面面，目前社會已經進入了數字通信時代。在這一背景下，建立在傳統產業模型基礎之上的專利權利用盡面臨系統性失靈的危機。

數字通信技術沖擊著專利制度，傳統專利制度下的方法和產品的二元界分開始模糊。由于數字通信技術的應用，電子設備呈現明顯的計算機化特征－－功能的實現通過代碼或者計算機程序執行相關指令或者步驟以驅動硬件。這些計算機程序通過“燒錄”的方式被固化在電子設備中進入流通市場。設備制造商往往將計算機程序的執行流程申請為方法專利。最高法院亦認識到此點，并在案例中指出：“網絡通信領域具有互聯互通、信息共享、多方協作、持續創新等特點，這就決定了該領域中的絕大多數發明創造的類型為方法專利，而這些方法專利在實際應用中，往往都是以軟件的形式安裝在某一硬件設備中，并通過硬件設備的銷售，最終由終端用戶實施這一方法?！?. 最高人民法院（2019）最高法知民終147號民事判決書。在這種產業背景下，那些專利方法隨著產品一并進行銷售。此時產品和方法之間的界限已無區分。這些承載有計算機程序的設備既非專利產品，又非依照專利方法直接獲得的產品，無法適用權利用盡。出于獲取高額利潤的目的，專利權利人可肆意通過專利權制止售出設備的后續流通。傳統產業模式下以專利產品為中心的權利用盡模型面臨失能的危機。

數字通信產品的技術集成性和交易復雜性則進一步激化了權利用盡的危機。一方面，數字通信產品的技術密集性極為凸顯。數字通信產品通常由眾多相互獨立的技術模塊組合而成。4. 參見劉宇：《智能手機領域的專利叢林演進研究》，大連理工大學2017年碩士學位論文，第26頁。以日常所用的智能手機和平板電腦等移動設備為例，其兼具眾多功能，這種多功能的便攜式集成機器取代了過去的眾多單功能的設備。5. Ronald A. Cass, Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigations, Patent Quality, and Software. The Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2015, 16(1):12.這些移動設備將大量的技術、組件和操作流程聚合于狹小的物理空間中。6. Ibid, p.13.僅智能手機涉及的技術領域便橫跨液晶顯示屏、天線、無線網絡標準、電池技術、音視頻編解碼技術以及集成電路、存儲芯片、發光二極體之類的半導體技術。7. 劉宇：《智能手機領域的專利叢林演進研究》，大連理工大學2017年碩士學位論文，第8頁。相關學者認為單個移動設備包含的專利不會低于數萬個，甚至可能不低于數十萬個。8. Ronald A. Cass, Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigations, Patent Quality, and Software. The Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2015, 16(1):16.而各個領域的相關專利技術往往由多個相互競爭的企業掌握造成通信領域存在技術高度集中而專利權屬極為分散的現象。9. 參見劉宇：《智能手機領域的專利叢林演進研究》，大連理工大學2017年碩士學位論文，第24-25頁。另一方面，這種多領域的技術高度聚集導致數字通信產品的產業鏈極為復雜。國內的相關學者指出：數字通信產品通常建立在集成眾多硬件設備的基礎之上，系統制造商必須從眾多零部件制造商那里獲得硬件設備，再進一步組裝為半成品或者成品。10. 張韜略、張偉君：《零部件銷售導致組合物專利權利用盡研究 ——以美國、德國判例為視角》，載《知識產權》2017年第10期，第98頁。最終，這些硬件設備通過多個組裝、流通環節才能以成品的方式到達最終用戶。美國學者亦指出，移動設備及其輸入已成為國際貿易的主要組成部分，許多設備將美國研發的技術與世界不同地區生產的組件相結合，生產和組裝主要集中在亞洲，產品銷往全球。11. Ronald A. Cass, Lessons from the Smartphone Wars: Patent Litigations, Patent Quality, and Software. The Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2015, 16(1):14.

技術高度集中而專利權屬極度分散的特征加之生產鏈極為復雜的情況導致了專利叢林現象的產生。由于美國引領了通信技術的發展，因而這種現象始于美國21 世紀初期的通信產業。12. 劉宇：《智能手機領域的專利叢林演進研究》，大連理工大學2017年碩士學位論文，第24頁。而專利叢林是一個自我繁殖強化的系統，許多企業出于進行交叉許可談判或以反訴應對的侵權訴訟的目的，不得不申請盡量多的專利。13. 馬大明、杜曉君、宋寶全、羅猷韜：《專利叢林問題研究——產生與發展、經濟影響及度量》，載《產業經濟評論》2012年第1期，第20頁。為了搶占技術制高點，企業開始大規模地開展專利備賽，專利叢林呈現愈演愈烈之勢，這集中于計算機、通訊以及半導體等數字通信技術的支柱領域。14. 參見劉宇：《智能手機領域的專利叢林演進研究》，大連理工大學2017年碩士學位論文，第24頁。這種情況加劇了專利侵權訴訟的可能性。相關學者也指出智能手機具有多種功能、集中多項技術標準，涉及的專利幾乎涵蓋其構成的所有軟硬件技術，復雜的產業鏈和龐大的專利數量導致產生專利糾紛的風險增加。15. 參見劉宇：《智能手機領域的專利叢林演進研究》，大連理工大學 2017 年碩士學位論文，第17頁。此外，任何一個專利都可能通過禁令來阻斷整個通信產品的產業鏈，在這種的威脅之下，他們可以勒索遠遠超過其專利價值的和解條件。16. Mark A. Lemley, Ignoring Patents. Michigan State Law Review, 2008, 19(1):20.巨額的利益滋生了尋租的空間。中國信息通信研究院的研究表明專利非實施實體（NPE）的專利侵權訴訟集中在通信領域。17. 參見閆坤、張會麗、錢玲瓏、趙麗彤：《中美歐NPE訴訟趨勢研究》，載《信息通信技術與政策》2018年第10期，第35-39頁。

當然，開放式創新思想極大地疏解了通信領域的專利風險，該領域存在大量的構建專利池、并且基于專利池交叉許可的現象，全球信息通訊產業得以迅速發展。18. 劉宇：《智能手機領域的專利叢林演進研究》，大連理工大學2017年碩士學位論文，第50頁。雖然這種批量交叉許可的做法極大地緩解了專利叢林的負面效應，但是這種模式并未直接解決下游企業的困境。在巨額利益的激勵下，專利權人極可能伸長權利的觸角，設置專利陷阱，攻擊產業鏈下游的企業，以極其微小的支點阻斷通信產品產業鏈。這一點已經在美國通信產業的案例中所體現，在Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案中，LGE公司和Inter公司存在交叉許可協議，但是LGE公司仍然起訴了Inter公司的客戶Quanta公司（Quanta公司從Inter公司購進了涉案芯片用于其成品電腦中）。19. Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625-26 (2008).在專利權利用盡失能的情況下，通信產業猶如免疫缺陷的人體，輕微的疾癥均有性命之憂。在后續流通、交易環節中的硬件設備合法購買者容易受到專利權人侵權訴訟的威脅。換言之，如果這些專用于實現完整產品功能的硬件設備的授權銷售不能觸發專利的權利用盡，硬件設備的合法購買者將無法獲得這些硬件設備的完整使用權和銷售權，必然阻礙完整產品的后續流通和正常交易，進而落入上游企業的專利陷阱，巨大的投入付之東流。在當前通信產業的競爭日趨激烈的情況下，系統制造商開始面臨專利技術專用零部件或設備市場利益的爭奪，權利用盡問題推到臺前。20. 參見張耕、陳瑜：《美國專利默示許可與間接侵權:沖突中的平衡》，載《政法論叢》2016年5期，第71頁。

目前，國內外涉及這一問題的專利侵權案例均產生于通信產業，且案值極大、牽涉面較廣。在索尼移動通信公司與西電捷通無線網絡通信公司侵害發明專利權糾紛中，西電捷通無線網絡公司認為索尼移動通信公司侵犯了其名為“一種無線局域網移動設備安全接入及數據保密通信的方法”的專利，以要求立即停止生產、銷售使用涉案專利的手機產品，并且賠償33,361,373元。在該案中，索尼移動通信公司委托代理商購買了西電捷通無線網絡通信公司生產銷售的IWNA2410設備，該設備系實施涉案專利的專用設備，北京市高級人民法院認為：“由于西電捷通無線網絡通信公司出售的IWNA2410設備系實施涉案專利方法的專用設備，現有證據不能證明該設備本身系專利產品或其產品制備方法專利直接獲得的產品，不涉及專利權用盡的問題”。最終，法院支持了停止侵權的請求，并且判賠九百萬余元。21. 北京市高級人民法院（2017）京民終454號民事判決書。這一案例無疑是權利用盡在通信時代失靈的體現。

專利權利用盡在數字通信領域的失能，造成了專利權人與公眾的利益傾斜。發達國家的司法實踐紛紛明確對專利權利用盡的擴張以應對數字通信時代的系統性危機。在2008年的Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案中，美國聯邦最高法院糾正了下級法院的長期以來的觀點，重申六十多年前的先例對專利權利用盡的擴張。22. Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625-26 (2008).自Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案之后，各國均對權利用盡原則的適用范圍進行了擴張。在2013年，德國杜塞爾多夫地方法院在網絡通信領域的“Datenübertragungssystem”專利侵權案中明確了擴張專利權利用盡的可行性。23. LG Düsseldorf, Datenübertragungssystem, Urteil vom 12.12.2013 - 4b O 88/12 U.2019年，韓國最高法院同樣明確將權利用盡的范圍擴張到“僅具有實施專利技術用途”且“包含專利的所有實質性要素”的產品。24. ??? 2019. 1. 31. ?? 2017?289903 ?? [????(?)][?2019?,622].比較法的這些發展無疑闡釋了專利權利用盡的當下危機和解決當前危機的必要性，并且提供了解決思路。

二、專利權利用盡的緣起與制度機理

專利制度配套于產業模式，致力于保障經濟的發展。新技術帶來了產業模式的轉變，進而對原有的專利制度產生沖擊。技術的沖擊雖然導致了原有制度的失靈，但法律制度背后的運作機理和利益平衡機制仍然不變，僅僅是適用場景發生變化導致了利益傾斜。因而，對于專利權利用盡的失靈問題，首先應當明確傳統產業模式下專利權利用盡的制度機理。

（一）專利權利用盡的緣起

權利用盡著眼于解決實體財產權和知識產權之間的內在沖突。主流司法觀點認為權利用盡原則源于普通法禁止對動產轉讓施加限制的理論。25. Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U.S. 519, 538, 133 S.Ct. 1351, 185 L.Ed.2d 392 (2013).17世紀初，柯克勛爵解釋了普通法拒絕限制動產轉讓的原因，即如果一個人擁有一匹馬或任何其他動產，并將其基于這些動產的全部利益轉讓，條件是受贈人或買受人不得轉讓給其他人，這種約定在法律上是無效的，因為他已經不享有、也不能恢復動產的全部利益，而且這種約定也不利于貿易開展和產品流通以及后續的交易。26. Ibid.澳大利亞的Griffi th大法官曾將這一動產規則稱之為“個人財產法的基本原則”，即：“動產的所有者擁有絕對的權利按他們所青睞的方式使用和處理其動產”。27. National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck (1908) 7 CLR 481 at 510.這一原則為合法售出的專利產品的自由流動提供了依據，明確了專利產品的實體財產權優先于專利權的規則。

1853年的Bloomer v. McQuewan案明確了專利權利用盡的基本內容。在該案中，美國聯邦最高法院指出，專利產品使用人的權利并不來自國會或者任何專利權人所授予的許可，當產品被賣到使用人手中后，它就不再在壟斷權的限制之內了，專利產品此時成為了使用人的私有財產，不再受聯邦法律保護，而是由各州按照有形財產權的法律進行保護。28. 張曉：《論美國專利法下“首次銷售規則”理論基礎之演變》，載《網絡法律評論》2016年第2期，第246頁。這種實體財產權優先的理論實際上將專利權止于銷售，間接地劃定了專利權的界限。

隨后專利權范圍之界定開始擺脫對實體財產權的依賴，權利用盡的話語體系逐漸轉入功利主義，從專利權的角度直接限定權利范圍。在Bloomer v. Millinger案中，美國聯邦最高法院指出：“專利權人制造、出售一件或者數件專利物品給他人使用時，已經放棄專有權。他們對一臺專利機器只享有一份專利權使用費，因此，當專利權人自己建造并出售該機器，或授權他人建造和出售該機器，…并已就該權利向他支付對價時，他便在該等程度轉讓了他的壟斷權，并不再就此產品的出售或者使用有任何利益關系。”29. Bloomer v. Millinger, 68 U.S. 340(1863).在1873年的Adams v. Burke案，美國聯邦最高法院亦明確采用了功利主義哲學的論證，即“專利權人或他的受讓人通過銷售收到他所要求的在特定產品中使用他的發明的全部許可費或對價，購買者可以任意使用不受專利權人的進一步壟斷限制?！?0. Adams v. Burke, 84 U.S. 17 Wall. 453 453 (1873).現代的專利制度以及專利權利用盡正是以功利主義哲學為邏輯原點。功利主義哲學主張通過授予發明者有限的壟斷權來促進科學的進步，其以“公共福利”為最終目標，鼓勵知識溢出。按照這種哲學，專利權人一旦出售專利產品獲取壟斷利益或者特殊報酬，專利法的激勵目的便已經實現，專利產品的后續流通不再受制于專利權人。換言之，以功利主義為內核的專利權利范圍止于首次銷售，首次銷售行為將專利產品置于專利權人壟斷權利范圍以外，專利產品成為購買者的個人財產，購買者擁有完整的所有權。因而，學界亦將權利用盡稱為首次銷售。

美國司法實踐通過權利用盡限定了專利權的范圍，以防止專利權人重復獲利。后期歐盟法院所亦采用了這一規則，并以此保護內部市場的貨物自由流動。31. See David T. Keeling, Intellectual Property Rights in EU Law, Oxford University Press, Vol.1, 2003, p.81-82.

（二）我國立法邏輯的檢視

我國對權利用盡的立法邏輯正是建立在功利主義哲學之上。這主要體現在權利用盡的適用范圍根據專利權的范圍進行相應調整的立法歷程。從這種調整來看，我國在立法上存在協調專利權利范圍和權利用盡范圍的意識，通過擴張權利用盡的適用范圍，適當限縮專利權，以扼殺專利權人重復獲利的空間，具體如下表1所示：

表1 《專利法》文本對比

1984年，我國制定了第一部《專利法（1984）》，專利權的保護范圍僅限于專利產品的制造、銷售、使用以及專利方法的使用。對于專利方法而言，因其權利范圍不及于任何產品，故不存在對產品的“合法售出”，更不存在實體財產權和專利權之間的沖突，因而沒有必要規定對專利方法的權利用盡。《專利法（1984）》也是按照上述思路將權利用盡限于專利產品的銷售和使用。在1992年，我國對《專利法》進行了第一次修改，其在第11條中規定了對依照專利方法直接獲得的產品保護，禁止擅自對此類產品的銷售和使用。然而，此次并未對權利用盡的法條修訂。2000年，我國對專利法進行了第二次修訂，其對11條在細節上進行了修改，將許諾銷售、進口專利產品和依照專利方法直接獲得的產品的行為納入禁止范圍。特別是，在這次修改中，權利用盡的法條進行了相應的修訂，許諾銷售專利產品以及使用、許諾銷售或者銷售依照專利方法直接獲得的產品行為也被賦予權利用盡抗辯。不過，此次對權利用盡規定的修改并未提及進口行為僅將使用和銷售相關行為納入其中，相當于是對《專利法（1992）》漏洞的彌補，具有明顯的滯后性。2008年，我國對專利法進行了第三次修改。此次修改并未對第11條的禁止行為部分做出實質性的改動，但正式將進口行為納入權利用盡的適用范圍。通過此次修改，基本上在法律表述層面將禁止行為的范圍和權利用盡的范圍調整成一致，權利人一方面既享有相關產品的獨占進口權，可禁止侵權產品的進口，同時，另一方面對于經其授權出售的產品的進口應當適用權利用盡，直接明確了權利用盡在平行進口產品上的適用。

從我國的立法歷程可以看出，隨著專利保護范圍的逐步擴張，專利權利用盡的范圍也做了相應擴張，以適度限縮專利權利范圍，但從發展歷史上來看，權利用盡條款的修改仍然存在一定的滯后性。這種滯后性實際上貫穿了整個專利權利用盡的發展史?？傊?，比較明確的是，我國存在將權利范圍和權利用盡的范圍保持一致以適度限縮專利權的意識，進而扼殺專利權人利用售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品重復獲利的空間。

三、權利用盡的擴張與間接侵權規則

如前所述，專利權利用盡的制度機理在于適度限縮專利權利范圍，避免重復獲利。權利用盡擴張的必要性必定源于專利權利范圍的擴張。早期專利權利用盡的案例產生于傳統產業模型之下，專利法所直接保護的產品系市場交易的內容和專利訴訟所涉及的客體。而間接侵權規則的出現導致非專利法所直接保護的產品亦可間接納入專利的保護范圍，專利權利范圍被擴張。由此，出現專利權利范圍大于權利用盡范圍的情況，產生重復獲利的空間，進而觸發權利用盡擴張的必要性。

在傳統產業背景下，市場交易基本以專利產品為中心，專利權利用盡擴張的必要性并未被完全激發。不過，反壟斷法的興起滋生了明確界定專利權利范圍的需要，進而激勵了關于權利用盡的討論。這種現象在比較法上深有體現，為本文的分析提供了路徑。由于早期的美、德兩國司法實踐對于此問題采取了截然相反的態度，故本章節基于這兩國各自的視角進行正反對比分析。

（一）正面視角-以美國法為例

20世紀上半葉，美國資本主義自由市場機制出現大面積的失靈，引發了經濟蕭條，而占據市場優勢地位的專利權人卻長期濫用其權利。這種專利濫用的現象引發了公共的強烈不滿，反壟斷趁勢而起。32. 參見林威：《論專利間接侵權規則的移植——以權利限制為視角》，載《科技與法律(中英文)》2021年第1期，第55頁。這種背景引發了明確界定專利權利范圍的必要性。在這一界定的過程中，美國司法實踐擴張了專利權利用盡的適用范圍。

美國反壟斷的司法實踐對權利用盡的擴張始于United States V. Univis Lens Co.案。33. 在Ethyl Gasoline Corp. v. United States（1940年）案中，美國聯邦最高法院首次在結果上認可專利權利用盡的適用可以突破全面覆蓋原則，非專利產品的銷售也可以觸發產品專利和方法專利的權利用盡。不過，美國聯邦最高法院在該案中并沒有對此突破做出論證，也沒有確立任何標準。參見宋建寶：《美國專利權窮竭原則研究》，載《知識產權》2017年第1期，第110頁。其案情簡略如下：“被告Univis公司擁有關于多焦點眼鏡片的多項專利。Univis公司許可其制造商制造鏡片毛坯，鏡片毛坯是粗糙的不透明玻璃片，具有特定的尺寸、設計和成分，在磨光和拋光后，用作眼鏡中的多焦鏡片。這些鏡片毛坯體現了專利技術的所有實質性特征，僅僅是在研磨和拋光之前沒有實用價值。根據許可合同安排，制造商將所造毛坯以規定價格賣給Univis公司授權的批發商。這些授權的批發商將鏡片毛坯進行打磨和拋光，再根據許可合同安排以規定的價格銷售給Univis公司授權的零售商，零售商同樣以合同約定的固定價格投入市場?！泵绹摪钫J為Univis公司的許可策略違反謝爾曼法，而Univis公司則以正當行使專利權進行抗辯。

地區法院在該案中雖然認為對零售商銷售成品鏡片的價格控制不在專利權的壟斷范圍內，屬于違背反壟斷法的行為，但表示涉案專利明確地限定專利產品為成品鏡片，因此，批發商在每一個鏡片毛坯的研磨和拋光中，部分地實施了專利。故而，地區法院認為，如果沒有授權，批發商完成鏡片的最后一步將侵犯專利權，基于此，被告可以在要求批發商維持規定銷售價格的前提下出具許可。

1942年，美國聯邦最高法院糾正了這種認定。因為這些鏡片毛坯，唯一的用途和銷售目的是使該毛坯研磨和拋光，以作為成品鏡片供用戶使用，美國聯邦最高法院基于鏡片毛坯的這種性質假設了一種情形：未經許可的制造商將鏡片毛坯出售給未經許可的批發商使其制作成品，屬于間接侵權中的幫助侵權行為。34. United States V. Univis Lens Co.，316 U.S. 241 (U.S. 1942).可見，與地區法院的著眼點不同，美國聯邦最高法院明確指出鏡片毛坯本身已經間接落入了專利的保護范圍。

美國聯邦最高法院在此基礎上強調了這個規則：購買任何物品的事實，無論是專利物品還是非專利物品，都是讓購買者具有使用和出售該物品的權利，而根據以往的慣例，只可用于實施專利技術的物品的授權銷售，是對所售物品的相關專利壟斷權的放棄。35. Ibid.美國聯邦最高法院還指出：出售該種物品會用盡該物品上的壟斷權，此后專利權人不得憑借其專利控制該物品的后續使用或處置，當專利權人通過出售某一特定物品而獲得使用其發明的報酬時，該物品即已實現專利法的目的，一旦實現了這一目的，就沒有任何專利法上的依據來限制所售物品的使用和銷售。36. Ibid.換言之，對于僅用于實施專利技術的產品銷售，是對產品本身的所有權的轉讓，而后續利用該產品實施專利技術亦是所有權的“當然之義”，銷售價格便是支付給專利權人的對價，專利權人在獲得這個對價之后，便實現了專利法設置的激勵，因而，不能再限制特定產品的轉售和使用，以禁止專利權人“雙重獲利”。法院無疑是以功利主義哲學為基點，主要考慮到了專利制度的目的，即在這種情況下專利權人已經可以基于專利保護范圍內的產品獲取充足的回報，實現了專利法對權利人的激勵。最后，美國聯邦最高法院在此案中確立了這一規則：“如果一個人出售了一件未完成的物品，而該物品由于‘（1）包含了其發明專利的所有實質性要素（essential features），因而該物品在專利保護范圍內；（2）且該物品將按照專利權利要求的方式完成’，因此，他放棄了對其主張專利壟斷的權利，不再有權控制未完成或完成形態的專利產品的銷售價格?！?7. Ibid.

綜上，從法院的論述來看，其之所以對權利用盡原則進行擴張，是因為那些“僅具有實施專利技術用途”的產品間接落入了專利的保護范圍，權利人本身已經能對這些產品享受壟斷權，有機會基于專利權獲得充分的回報，從而實現專利法的激勵目的。而那些僅具有實施專利技術用途的產品之所以能落入了專利的保護范圍，實際上是基于間接侵權規則。因此，可以看出，間接侵權規則導致了專利權的擴張，而專利權的擴張又導致了權利用盡的擴張。

（二）反面視角-以德國法為例

與美國司法實踐不同，德國采取了完全不同的路徑。20世紀初德國就以判例形式確立了專利權利用盡，但由于在傳統工業時代并無機會觸及專用于實施專利技術的產品的銷售問題，早期這一原則在判例中的適用并沒有超出全面覆蓋原則。38. 張韜略、張偉君：《零部件銷售導致組合物專利權利用盡研究 ——以美國、德國判例為視角》，載《知識產權》2017年第10期，第102-103頁。.直到1979年，在“Fullplast Process”案中，被告方提出了反壟斷法意義上的抗辯，德國法院得以有機會對該問題進行討論。

在“Fullplast Process”案中，原告是幾項關于塑料滑雪板生產工藝的方法專利權人。原告向被告出售了滑雪板生產裝置，同時，原告與被告簽訂了實施該滑雪板的生產工藝的許可合同。由于被告后期拒絕支付許可費用，原告向其主張違約，被告則主張許可合同限制了市場競爭。德國聯邦上訴法院認為涉案滑雪板生產裝置系專用于實施專利方法的設備，所以專利保護也擴張到該種設備，而被告本應支付許可費的涉案專利已經由于銷售該種設備而獲得報酬導致權利用盡。故而，德國聯邦上訴法院認為許可合同違反了《禁止限制競爭行為法》，因此無效。

德國聯邦最高法院則否定了這種認定，其認為專利權人將本身不受保護，但僅能實施專利方法或生產專利產品的設備投入流通時，并不能觸發權利用盡。39. Federal Supreme Court (Bundesgerichtshof), September 24, 1979, Case: KZR 14 /78, “Fullplast Process”. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 1980, 505-507.德國聯邦最高法院的核心理由在于：“如果方法專利權利用盡的話，銷售不被專利保護的設備的銷售者，若同時擁有方法專利權而該方法專利又能被前述設備所實施，將不能通過許可的方式實施該專利，而未出售實施方法專利的設備的權利人則可以不受限制地實施其專利。這意味著，購買者是否必須為使用方法專利支付許可費的問題將完全取決于他從誰那里獲得實施方法專利的設備。被告支付的許可費，并不是基于使用可能已經進入公有領域的設備，而是根據許可合同的約定基于使用該工藝而支付的許可費?！?0. Ibid.可以看出，德國法院的邏輯起點與美國法院在United States V. Univis Lens Co.案中的起點類似，均是首先從侵權或者專利權的保護范圍角度考慮問題，不過二者的區別在于，德國聯邦最高法院認為此種“僅具有實施專利技術用途”的設備或者產品不受專利權保護，而美國聯邦最高法院認為此種產品受專利權的保護。德國聯邦最高法院和德國聯邦上訴法院意見相左的原因也在于此。

實際上，在該案中，僅僅依靠權利人出售的涉案設備便能實施涉案方法專利。因此，該設備實際上必然包含涉案方法專利的所有的實質性要素，其和美國的United States V. Univis Lens Co.案的案情實質相同，但是結論卻相反。究其原因也無外乎兩國在專利保護范圍上的差異。

在“Fullplast Process”案的裁判時期，德國根本沒有專利間接侵權制度。德國法院曾經處理過相關糾紛，但當時適用的是其民法典中關于輔助侵權的規定。41. 卜元石：《德國專利間接侵權制度與判決解析》，載《知識產權》2018年第10期，第89頁。由于在實踐中難以證明輔助人的主觀故意，導致無法適用民法典上的規定來追究侵權責任。42. 范長軍：《德國專利法研究》，科學出版社 2010 年版，第 115 頁。直到該案之后的1981年，德國因加入了《歐共體專利協定》而對《德國專利法》作出相應修改。德國以《歐共體專利協定》第30條為模板起草了《德國專利法》第10條，建立了間接侵權規則。因此，德國聯邦最高法院在“Fullplast Process”案中強調這種僅能實施方法專利的設備不受專利法的保護有其時代背景。進而，德國聯邦最高法院對權利用盡的結論有其相應的歷史局限性。

此后，這一有歷史局限性的判決基本上成為類似案件的裁判規則。甚至到2008年，德國實務界的人士仍然認為，根據德國聯邦最高法院判例規則，只有被許可銷售的產品完全被所許可的專利權利要求所覆蓋，專利權才會用盡。43. Wolfgang von Meibom and Matthias Meyer, Licensing and Patent Exhaustion: a Comparison of German and US Case Law, Licensing In the Boardroom, 2008(1):30.不過，美國聯邦最高法院的意見最終對德國司法實踐產生了影響。21世紀，美國數字通信產業的發展得以在專利侵權框架下對這一問題的進行討論，最終在2008年的Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案重申了United States V. Univis Lens Co.案的規則，還明確方法專利也可以適用這一規則。44. Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625-26 (2008).該判決對德國產生了重大影響，德國學術界也開始認識到權利用盡原則擴張的可行性，其主要有兩派觀點，一種觀點認為：如果該設備體現發明的一項實質性要素，并且其是由專利權人許可的前提下進入流通市場的，那么該專利權利用盡，因為在該設備的首次銷售時，專利權人便已經同意將其用于的預期用途。45. Haft/von Samson-Himmelstjerna, FS Reimann 2009, S. 175.另一種觀點認為，若專利權人將包含專利所有實質性要素的設備售出，只要該設備的唯一有意義的用途是實施專利技術，并且在利用該設備實施專利技術只需要采用通用的步驟或者手段，那么，該專利權用盡。46. Von Meibom/Meyer, FS Mes, 2009, S. 255.

這種擴張的可行性最終體現在德國數字通信產業的案例中。在2013年，德國杜塞爾多夫地方法院在“Datenübertragungssystem”專利侵權案中，雖然認為對權利用盡原則的適用范圍進行擴張將不利于法律確定性的要求，但是認可了在設備僅缺少專利產品中的“通用成分”時適用的可能性。47. LG Düsseldorf, Datenübertragungssystem, Urteil vom 12.12.2013 - 4b O 88/12 U.

由此可見，歷史上德國法院之所以限制權利用盡原則的擴張，在于間接侵權制度的缺失，其保護范圍并不及于那些“僅具有實施專利技術用途”的產品，因此，從邏輯上講，既然這些產品本身不受專利權的保護，那么其根本不存在適用權利用盡原則的必要，但是隨著間接侵權規則的建立，專利保護范圍的擴張，加之通信產業之需要，德國學術界和司法實踐界逐漸接納了權利用盡原則擴張的可能性。

總之，無論從正面視角還是反面視角，我們都可以看出，權利用盡原則擴張的原因在于專利權保護范圍因間接侵權規則的建立而被間接擴張。而反壟斷法的興起為權利用盡的擴張提供了歷史預演的平臺。

四、擴張不足的現象、原因與彌補

在傳統產業模型下，對專利權利用盡之擴張的討論并非直接以侵權法為框架，而是借助反壟斷法平臺的歷史預演。專利權利用盡的擴張難免存在歷史性的不足，各國司法實踐引入了新的理論來彌補這種不足。

（一）擴張不足的現象

一批學者認為美國司法實踐將權利用盡的適用范圍擴大到“僅具有實施專利技術用途”的產品上，使其和間接侵權中的幫助侵權的標準相協調。48. “美國專利權窮竭原則的演變Quanta案把專利窮竭的前提擴大到“未完成產品”的首次銷售，對“未完成產品”的判斷依照“無合理非侵權用途”標準，因而在與幫助侵權近乎同等的程度上限制了專利權。兩相抵消，平衡了專利權人的利益，增進了專利制度體系的合理性?！眳⒁姾陀龞|：《美國專利權窮竭原則的演變——兼評美最高法院對Quanta v. LG Electronics案的判決》，載《電子知識產權》2008年第9期，第51頁。“2008年，最高法院在Quanta中再次確認了這一點：如果經專利權人同意而售出的商品沒有合理的非侵權用途，則該商品會使相關專利窮竭，并且明確該方法專利也會發生窮竭?！眳⒁姀垥裕骸墩撁绹鴮＠ㄏ隆笆状武N售規則”理論基礎之演變》，載《網絡法律評論》2016年第2期，第259頁。又參見：張曉、張莉：《論專利權用盡規則區別適用理論》，載《河北法學》2019年第2期，第75-87頁。對此筆者認為這些觀點實際上是對相關判例的過分解讀。恰恰相反，與幫助侵權的標準相比，權利用盡原則的擴張顯得“極為不足”。

具而言之，根據美國《專利法》271條（c）規定，要滿足間接侵權中的幫助侵權的標準，產品在客觀性質上需要滿足兩個條件：（1）構成發明的某個實質性部分；（2）并非具有實質性非侵權用途的通用商品。要構成實質性的部分，則必然至少包含一個實質性的要素或技術特征。美國司法實踐對實質性要素的概念已經做出了明確，即其屬于非通用性，具有創造性的要素。49. Quanta Comput., Inc. v. LG Elecs., Inc., 553 U.S. 617, 625-26 (2008)；United States V. Univis Lens Co.，316 U.S. 241 (U.S. 1942).德國司法實踐界也認為實質性要素必須對實現技術方案所要解決的問題產生貢獻，日本法中也要求“物品為解決發明的目的必不可少”。50. 參見卜元石：《德國專利間接侵權制度與判決解析》，載《知識產權》2018年第10期，第91頁。僅僅由通用性要素構成的物品，本身便屬于通用產品，無法落入專利權的保護范圍，不能滿足“無合理非侵權用途”，或者說“僅具有實施專利技術用途”的條件。換言之，“僅具有實施專利技術用途”的產品必然會包含發明的某個實質性的要素。實際上，條件“構成發明的某個實質性部分”為正面規定，而條件“無實質性非侵權用途”則是反面規定，二者合為一體即為“僅具有實施專利技術用途”。

在United States V. Univis Lens Co.案中，美國聯邦最高法院雖然在大部分的論述中傾向于認為權利用盡的適用范圍及于“僅具有實施專利技術用途”的物品，但在結論部分對權利用盡的適用要求抬高了一個層次，即要求：（1）產品因為包含專利的所有實質性要素而落入專利權的保護范圍；（2）僅能用于實施專利。51. United States V. Univis Lens Co.，316 U.S. 241 (U.S. 1942).后來的Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案雖然是專利侵權案件，并且在侵權法框架下展開的討論，但由于United States V. Univis Lens Co.案的影響沿襲了這種矛盾。

顯而易見，對于權利用盡中的條件“該設備包含發明的所有實質性的要素”要高于條件“產品包含發明的某個實質性要素”或者“構成發明的某個實質性部分”。因此，美國司法實踐根本未將權利用盡的適用范圍擴大到所有的“僅具有實施專利技術用途”的產品。實際上“僅具有實施專利技術用途”的產品并不一定滿足“包含發明的所有實質性要素（essential features）”條件。這種情況主要體現在專利技術的實施涉及兩個甚至多個專用品的案例之中，即每個專用品都包含一部分實質性要素，而專利技術的整體實施需要建立在所有專用品組合的基礎之上。

同時，回顧United States V. Univis Lens Co.案的結論，可以發現，其之所以要求滿足“所有實質性要素”之條件，是因為其可以借此落入專利的保護范圍。那些產品雖然滿足“所有的實質性要素”的條件，但是其并未包含專利的所有要素或者必要技術特征，并不滿足全面覆蓋原則。這種產品是根據間接侵權理論而落入專利的權利范圍。然而，包含專利的所有實質性要素并非是落入專利保護范圍的必要條件?！皟H具有實施專利技術用途”但未“包含專利的所有實質性要素”的產品同樣可以基于間接侵權理論落入專利權的保護范圍。而這類產品卻無法適用權利用盡。這便是所稱的“擴張不足”的現象。

（二）擴張不足的原因分析

這種擴張不足的現象與間接侵權規則的歷史形態不無關系。20世紀上半葉恰好位于大變革、大動蕩的歷史周期。在這種背景下，專利間接侵權的司法實踐也出現劇變。

在20世紀之前，美國司法實踐中雖有專利間接侵權的案例，但是專利間接侵權規則仍然處于“波動期”。專利間接侵權的界限仍然比較模糊，幫助侵權的成立并不以涉案產品滿足“僅具有實施專利技術用途”為前提條件，提供通用品的行為亦可能構成幫助侵權。52. 參見林威：《論專利間接侵權規則的移植——以權利限制為視角》，載《科技與法律(中英文)》2021年第1期，第55頁。正因為此，一些專利權人意識到可以通過間接侵權責任實現專利產品與通用品的搭售，其便在合同中約定，僅在捆綁由權利人指定的通用品前提下許可對專利產品的銷售和使用。53. Adams C W, A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement. Santa Clara High Technology Law Journal, 2006, 22(3): 376.按照此時期盛行的形式主義法學的機械推理邏輯，違反捆綁銷售的合同義務的行為，屬于未經“許可”銷售或者使用專利產品，構成專利侵權，而那些未經權利人授權提供被搭售的通用品的經營者則構成間接侵權。54. 比如在Heaton-Peninsular Button-Fastener Co.v. Eureka Specialty Co.案中，原告擁有一項專利，該專利產品為一種使用緊固件將扣子系在鞋子上的機器，原告通過合同禁止在使用該機器時采用其他公司的緊固件。雖然緊固件本身沒有專利，但是在競爭對手開始制造和銷售前述緊固件時，原告便起訴其構成間接侵權。參見Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co., 77 F. 288 (1896).奉行形式主義法學的美國法院很快接受了專利權人的這種主張，追究了提供通用品的第三方的間接侵權責任。55. See Grow Nathanial, Resolving the Divided Patent Infringement Dilemma. University of Michigan Journal of Law Reform, 2016, 50(1): 2-7.比如在1912年的Henry V. A.B.DickCo.案中，美國聯邦最高法院的大法官Lurton認為，構成間接侵權的產品，不僅包括只用于實施該專利技術，除此之外別無他用的產品，還包括那些具有其他商業用途的產品。56. 熊文聰：《被誤讀的專利間接侵權規則——以美國法的變遷為線索》，載《東方法學》2011年第1期，第152頁。

在這一大變革的時代，拘泥于邏輯推理的形式主義法學觀開始難以跟上經濟和社會變化的節奏。形式主義法學走向歷史終點。美國司法轉而強調法律規則背后的社會政策。這點也開始反映在專利案件中，美國聯邦最高法院先后在MOTION PICTURE PATENTS COMPANY V. UNIVERSAL FILM MANUFACTURING COMPANY案、Carbice Corp.of America V. American Patents Development Corp案57. Carbice Corp.of America v.American Patents Development Corp.,283U.S.27,29—30 (1931).中拒絕將專利的保護范圍擴張到法律授權的范圍之外，并且指出這種試圖擴張專利保護范圍的捆綁銷售的合同條款在專利侵權訴訟中不具有執行力。58. Feldman R, The Insuffi ciency of Antitrust Analysis for Patent Misuse. The Hastings law journal, 2004, 55(2): 406.

這些案例對于間接侵權規則進行了適當的限縮，但是20世紀30年代的經濟大蕭條的出現卻導致了“矯枉過正”的現象。經濟危機的教訓增加了美國各界對于壟斷行為的敵視，美國政府加強了反托拉斯法對市場的規制。59. 和育東：《美國專利權窮竭原則的演變——兼評美最高法院對Quanta v. LG Electronics案的判決》，載《電子知識產權》2008年第9期，第49頁。被視為壟斷形式之一的專利權開始被嚴格控制。1942年，美國聯邦最高法院在Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.案中創造出“專利濫用”的概念對專利權人的搭售策略以進行打擊。60. Morton Salt Company v. The G.S. Suppiger Company,314U.S.488(1942).凡是超出權利要求范圍主張專利權的行為均被視為“專利濫用”。這一概念的出現導致間接侵權理論的整體合法性受到波及。61. 林威：《論專利間接侵權規則的移植——以權利限制為視角》，載《科技與法律(中英文)》2021年第1期，第56頁。

1944年，在Mercoid Corp. v.Mid-Continent Investment Co.案62. Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co, 320 U.S. 661 64 S.Ct. 268(1944).中，盡管被控的侵權產品系專利產品的零部件，且僅具有實施專利技術的用途，但是美國聯邦最高法院卻認為專利權人通過要求競爭對手對銷售零部件的行為承擔間接侵權的連帶責任構成“專利濫用”。63. 林威：《論專利間接侵權規則的移植——以權利限制為視角》，載《科技與法律(中英文)》2021年第1期，第56頁。而這正是United States V. Univis Lens Co.案裁判的當年。

因此，美國最高法院在United States V. Univis Lens Co.案中的最終結論與其論證內容存在矛盾便毫不奇怪，因為此時期，“僅具有實施專利技術用途”但未“包含專利的所有實質性要素”的產品未必能通過間接侵權規則納入專利權的保護范圍。在這之后不久，間接侵權便成為成文法，但是美國聯邦最高法院在這一特定歷史背景下確立的權利用盡規則仍然一直延續。

（三）擴張不足的彌補---默示許可

如前所述，對于“僅具有實施專利技術用途”但未“包含發明的所有實質性要素”的產品同樣能夠通過間接侵權規則落入專利的保護范圍，專利權人同樣有機會對這些產品獲取壟斷利益。然而，由于那些特定歷史條件下的先例的影響，這些產品在司法實踐中不能適用權利用盡原則。各國在司法實踐出于維護實質公平的目的，引入了默示許可規則以消化擴張不足的不良效應，緩和對專利權人的利益傾斜。

1.美國法

1984年，美國聯邦巡回法院在Bandag, Inc. V. Al Bolser's Tire Stores, Inc.案中明確了適用默示許可的條件：1）銷售的產品僅具有實施專利技術的用途；2）銷售的具體情形清楚地表明或能夠推斷出默示許可的存在。64. 康添雄、田曉玲：《美國專利間接侵權的判定與抗辯》，載《知識產權》2006年第6期，第89頁。

1986年，在Met-Coil Systems Corporation V. Korners Unlimited, Inc.案中，默示許可規則開始正式適用于涉及多個專業品的情形。該案案情概要如下：Met-Coil公司擁有一項專利，其為一種用于連接供暖和空調系統中所用金屬管道的裝置和方法，根據該發明，金屬管道各部分的末端將彎曲成完整的凸緣，并與特殊形狀的角件咬合，然后被固定在一起。Met-Coil公司制造并出售將金屬管道末端彎曲成凸緣的軋輥成型機以及配套的角件。Korners公司也出售這種配套的角件以供Met-Coil公司的客戶使用，但由于這種角件并沒有其他的非侵權用途而被Met-Coil公司起訴間接侵權。在該案中，Korners公司提出了默示許可抗辯。

Met-Coil公司雖然承認其銷售的軋輥成型機僅僅具有實施專利的目的，但是認為銷售的具體情形不能推出默示許可的存在，因為其曾對客戶就從未經許可的來源購買角件的行為做出過通知。美國聯邦上訴巡回法院指出：“由于該等通知并未在銷售之時做出，此時早已形成默示許可，并且專利權人未附條件的銷售僅用于執行專利方法或者制造專利產品的機器“清晰地表明許可應當被推定”。65. Met-Coil Systems Corp. v. Korners Unlimited, Inc.United States Court of Appeals, Federal Circuit.October 8, 1986803 F.2d 684.在此案中，銷售的具體情形條件，被提煉為權利人在銷售時是否對產品的轉售和使用做出了明確的限制。

自此，Bandag, Inc. v. Al Bolser's Tire Stores, Inc案和Met-Coil Systems Corporation V. Korners Unlimited, Inc.案確立了美國司法實踐中對于涉及多個專用品的案件的處理規則。66. 朱雪忠、李闖豪：《美國專利間接侵權默示許可抗辯的反思與借鑒》，載《法律科學：西北政法學院學報》2018 年第 2 期，第182頁。

2.德國法

德國法院也在實踐中面臨這種問題，其解決思路和美國類似。在2007年的Pipe Welding Process專利侵權案中，德國法院也討論了這一規則。此案與Fullplast Process案不同的地方在于，Fullplast Process案中所售的設備包含了專利的所有實質性要素，而Pipe Welding Process案僅僅包含部分實質性要素，其專利的實施涉及兩個專用品：含有加熱控制卡的電子設備、焊接設備。

Pipe Welding Process案涉及一種通過機器自動控制部件溫度來實現自動焊接的方法專利。該方法實質是向一種加熱控制卡中輸入與溫度監測有關的機器可讀的預設數據，然后這些數據被機器讀取，以形成反饋來控制部件在焊接過程中的溫度。原告及其許可人銷售了包含這種加熱控制卡的電子設備，并且這種設備是實施涉案方法專利所必須的，而被告則銷售焊接設備，這種焊接設備包含了讀取加熱控制卡中數據的模塊以及實現控制溫度的模塊，被告的絕大部分客戶將被告的設備和原告的設備組合使用，以實施方法專利?；诖?，原告依據間接侵權規則起訴被告，并且認為默示許可抗辯并不適用于本案。

德國聯邦最高法院指出67. 對于少部分未從原告處購買設備的被告的客戶，由于上訴法院并沒有查明，其是否從第三方購買了帶有數據卡的電子設備，因此，德國聯邦最高法院將此部分侵權及賠償的認定發回重審。：“由于原告銷售的設備是實施涉案專利必不可少的部件，在沒有合同做相反約定的情況下，這種銷售行為構成了默示許可。原告及其許可人雖然在銷售自己的焊接設備方面有商業利益，但是這一事實不能被視為‘對于原告銷售的電子設備的使用的明確限制協議’。因此，在被告的客戶有權使用涉案專利的情況下，被告并不構成間接侵權?！?8. Federal Supreme Court ( Bundesgerichtshof) , July 27, 2007, Case: XZR 113 /03，“Pipe Welding Process”. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2008，111．

3.中國法

我國也存在類似的路徑。2016年5月，國家知識產權局在《專利侵權行為認定指南（試行）》中規定：專利權人銷售的商品只是構成專利產品的零部件且該零部件只能用于制作專利產品，或者該商品只是用于實施專利方法時，若出售時專利權人或者其許可人沒有明確限制條件，此時應當認定購買者獲得了專利的默示許可。該規定也參考了美國司法實踐，并規定了適用默示許可理論的兩個條件：（1）銷售的商品只能用于實施專利技術；（2）專利權人或者被許可人在出售時，未明確提出限制條件。2019年12月26日，國家知識產權局又將該規則納入《專利侵權糾紛行政裁決辦案指南》中。

我國司法實踐也曾觸及相關問題。最高法院曾在江蘇省微生物研究所有限責任公司與福州海王福藥制藥有限公司、遼寧省知識產權局、遼寧民生中一藥業有限公司、常州方圓制藥有限公司專利侵權糾紛處理決定再審審查行政裁定書中指出：如果硫酸依替米星原料藥唯一合理的商業用途就是用于制造本案專利產品，那么專利權人自己建立的企業或者經專利權人許可的第三人銷售該原料藥的行為本身就意味著默示許可他人實施專利。69. 最高人民法院（2011）知行字第99號民事判決書.值得注意的是，前文提到的西電捷通無線網絡通信公司訴索尼移動通信公司侵犯發明專利權糾紛案也是涉及到多個專用品的情況，但是在這個案例中，被告并未提出默示許可抗辯，故法院也未就此問題進行討論。不過，相關實務界人士指出“默示許可”理論是該案更好的抗辯路徑。70. ZY Partners. “Patent Exhaustion, Implied License and Contributory Infringement - Taking the Iwncomm v. Sonycase as an illustration”, availible at http://www.zypartners.com/home/publication/case_study_detail/id/408.

4.小結

需要明確的是，由于德國法院直到2013年的“Datenübertragungssystem”案中才對權利用盡的適用進行擴張，而在這之前法院為了維持實質正義，對于“僅具有實施專利技術用途”且“包含專利的所有實質性要素”的產品也同樣適用默示許可規則。71. “Fullplast Process”案確立了適用默示許可規則的先例。參見:Federal Supreme Court ( Bundesgerichtshof), September 24, 1979, Case: KZR 14 /78, “Fullplast Process”. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 1980, 505-507.而我國至今未對權利用盡規則的適用進行擴張，無論是“僅具有實施專利技術用途”但未“包含發明的所有實質性要素”的產品還是“僅具有實施專利技術用途”且“包含專利的所有實質性要素”的產品，均屬于“僅具有實施專利技術用途”的產品，其同樣存在適用默示許可規則的必然性。

綜上，在美國司法實踐中，權利用盡原則的擴張正好發生在間接侵權正式確立之前，專利權的保護范圍能否擴張到“僅具有實施專利技術用途”的產品還比較模糊，此時確立的權利用盡的標準總體上要求體現發明的所有實質性的要素。這種司法裁判確立的規則大大壓縮了權利用盡適用的空間，對于“僅具有實施專利技術用途”的產品，若不體現發明的所有實質性要素，則很難適用權利用盡理論。在立法正式明確間接侵權制度后，由于司法上的在先規則并不能由間接侵權的立法所直接推翻，出于合理性的考慮，法院不得不引入默示許可理論來紓解困境。而德國由于在早期不存在間接侵權規則，故其并未在判決中對權利用盡及時進行擴張，在其長期的司法實踐中默示許可規則適用范圍相較更廣。我國則由于將權利用盡原則的適用限于法律的明文規定，故也一并通過默示許可規則應對專利權范圍的擴張。

五、默示許可應對新危機的可行性質疑

如前所述，在傳統工業時代，權利用盡擴張的必要性并未被完全激發，而默示許可的引入進一步緩解了這種必要性。在司法實踐中，法院均是出于解決知識產權與所有權的沖突之目的適用默示許可規則和權利用盡原則，并且價值取向頗為接近，即對于專利權人銷售的“僅具有實施專利技術用途”的產品，不應當再受專利權人的控制。在傳統工業時代，默示許可確實在一定程度上疏解了權利用盡擴張的必要性。不過，默示許可和權利用盡的理論根基差異過大，導致仍然會產生失能的情況，而這種失能在數字通信時代被進一步放大。

（一）默示許可規則的內在缺陷

1. 默示許可規則的整體缺陷

默示許可規則源于英國法上的默示合同理論與禁反言原則，其基本功能在于保護合同相對人信賴利益。72. 參見陳瑜：《專利默示許可與權利窮竭的比較分析——以社會政策背景為視角》，載《西南政法大學學報》2016年第2期：第95-96頁。默示許可規則在專利侵權領域的適用可以追溯到1871年英國法院審理的Betts v Willmott案。在該案中，Hatherley勛爵表示“當一個人購買一產品時，他必然希望能享有其的控制權”，因而，購買者可以說是通過默示的許可獲得專利產品的使用權。73. Betts v Willmott, 6 Ch. App. 239 (1871)．這一理論最終在1911年的National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck案中被英國樞密院所采納，并因此受到英聯邦國家（包括澳大利亞、加拿大等）的遵從。74. National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck (1911) 12 CLR 15 at 28.這些國家長期用默示許可代替專利權利用盡的概念。這一理論暗含的前提是專利權人對專利產品的壟斷權在首次銷售后仍然存在，或者說專利權的內容本身便包括對已售出的專利產品使用和轉售施加限制。75. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.英國法院便曾在Incandescent Gas Light Co Ltd v Cantelo案76. (1895) 12 RPC 262 at 264.中明確表示，專利權人可以對授予購買者的許可附加條件或限制，這項權利并非源于合同法，而是源于專利本身。澳大利亞的Gageler大法官也指出：如果專利權人阻止他人使用和銷售專利產品的權利延伸到專利產品的二次流通和使用，那么專利權人就不需要其他依據來對任何下游所有者行使這一權利，相反，下游所有者必須積極尋找一些理論以限制專利權人。77. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.而默示許可理論正是以廣泛的專利權為前提，利用合同法限制專利權?？梢?，不同于以功利主義哲學為基礎的權利用盡原則，整個默示許可規則背后的邏輯具有很強的自然財產權的哲學色彩，明顯傾向于專利權人對其發明享有絕對的權利。

事實上，知識產權的擴張史，總體上說是功利主義戰勝自然權利理論、功利主義抑制知識產權的自然權利式擴張沖動的歷史。78. 參見和育東：《從權利到功利:知識產權擴張的邏輯轉換》，載《知識產權》2014年第5期，第11-16頁。這種默示許可規則折射的哲學價值完全違背了現代專利制度的初衷與法權邏輯。美國和歐盟法院紛紛指出維持產品銷售后的專利權不利于市場上商品的自由流動。79. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.默示許可規則只能部分符合普通法的基本原則，而且只有在第一次銷售時顯然沒有施加任何限制的時候。80. Ibid.其與普通法的動產原則格格不入。盡管默示許可規則積極推動向專利產品的購買者提供完全的所有權，但它會產生了不確定性，法院至少需要判斷如下問題：（1）專利權人是否施加了限制；（2）購買者是否在第一次交易時便知悉了這些限制；（3）許可的范圍如何確定；（4）若消費者接受這種限制，其是否能通過公平交易法的檢測。81. Ibid.事實上，商貿活動和市場中的消費者均對確定性存在較強的要求，而這種確定性建立在承認所有權人對動產的使用和處置擁有充分的權利的基礎上。82. Ibid.美國聯邦最高法院的Robert大法官便指出如果每一家生產數以千計汽車零部件的公司能夠在第一次銷售后保留專利權，當前興盛的二手車交易和維修市場將無法運行。83. Impression Products Inc v Lexmark International Inc (2017) 137 S Ct 1523 at 1532.澳大利亞最高法院的Gageler大法官也表示：英國樞密院在National Phonograph Co of Australia Ltd v Menck案中并沒有探討適用默示許可原則對下游企業所帶來的任何困難，他們對此其實立場并不明確。84. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.

相反，權利用盡更為簡潔、邏輯性較強，并符合普通法關于動產的基本原則，同時，它并不妨礙專利權人對專利產品在銷售后的使用施加限制和條件，而只是要求以通常的方式通過談判獲得這些限制和條件，并按照合同法執行。85. Ibid.權利用盡極大控制了專利權人的施加的限制條件對下游產業鏈的影響。這一性質也在美國的司法實踐中得到澄清，2017年，美國聯邦最高法院在Impression Products, Inc. v. Lexmark Intern., Inc.案中明確排除了合同的限制性條款以及境外銷售對權利用盡理論適用的影響，肯定了權利用盡的絕對適用。86. Impression Products Inc v Lexmark International Inc (2017) 137 S Ct 1523 at 1532.正是由于這些原因，澳大利亞高等法院于2020年開始正式放棄“默示許可”原則，轉而采用權利用盡原則。87. Calidad v Seiko Epson Corporation - [2020] HCA 41.“默示許可”的法域范圍朝不保夕。

2. 適用默示許可的具體缺陷

除了整體缺陷外，適用默示許可彌補權利用盡擴張的不足同樣存在具體性缺陷。隨著專利權的保護范圍實際上已經通過間接侵權規則擴張到“僅具有實施專利技術用途”的產品之上，默示許可規則與間接侵權規則之間的沖突便已經不可調和。這種沖突已經在司法實踐中產生。

默示許可完全是一種事實上的許可合同。對于那些需要多個專用品才能實施的專利，如果購買者僅僅從權利人處購買了一個專用品，按照默示許可規則，購買者對涉案專利的使用是獲得權利人授權的，那么，對于提供其余專用品的第三方將不存在任何間接侵權責任的基礎，因為專利的直接實施人有權實施專利技術。這實際上將會導致第三方可以合法地提供受間接侵權規則保護的產品，侵蝕專利權人的核心利益，甚至會瓦解間接侵權規則。相關學者也指出，在Met-Coil Systems Corporation V. Korners Unlimited, Inc.案后，美國法院傾向于采納默示許可作為專利間接侵權的抗辯，在默示許可的對抗之下，專利間接侵權的作用在很大程度上被消解，其價值遭受嚴重沖擊。88. 陳瑜：《專利默示許可研究》，西南政法大學2017年博士學位論文,第95頁.1994年，在Universal Electronics Inc. V. Zenith Electronics Corp.案中，美國法院同樣采用了默示許可來消解間接侵權的指控。89. Universal Electronics, Inc. v. Zenith Electronics Corp. United States District Court, N.D. Illinois, Eastern Division. February 23, 1994 846 F.Supp. 641 1994 WL 79692.相關學者認為該案的觀點會使國會通過間接侵權制度保護專利權人的意圖落空。90. Michael J. Swope, Recent Developments in Patent Law: Implied License - An Emerging Threat to Contributory Infringement Protection. Temple Law Review, 1995, 68(1): 300-301.

考慮到前述情況，Jay Dratle甚至主張，應設定默示許可的第三項要求：對所有專用品的銷售都必須經由專利權人進行明示或默示許可。91. ［美］德雷特勒 ：《知識產權許可（上）》，王春燕等譯，清華大學出版社2003年版，第197頁。這一要求雖然強行解決了間接侵權的問題，但是卻使得單獨專用品的授權銷售毫無意義。顯而易見，這些局部的“針對性”措施并未觸及根本問題，并且難謂正當。

另一方面，因為默示許可理論的本意在于保護相對人的信賴利益，因此，“默示許可”規則的適用還需要滿足“銷售的具體情形”這一要求，這一要求并不取決于產品的性質而且是取決于銷售時的行為，精明的專利權人完全可以通過在銷售時設置限制條件來排除默示許可的適用。在市場經濟興起之初，這種限制條件的合同條款在交易的雙方間尚能保障合同法意義上的公平。然而在當前的經濟環境之下，近代民法基礎的兩個基本判斷即平等性和互換性已經喪失，形式自由和實質自由背道而馳。92. 馮玉軍、柯華慶：《法經濟學》，中國人民大學出版社2013年版, 第199頁。權利人設置的條件并不代表直接交易的雙方達成合意，更不可能咨詢下游產業鏈企業的意見，設備的購買者無法根據權利人設置的條件形成合同法意義上的信賴。專利權人完全可以基于設備獲得壟斷利益，并且就專利再收取許可費，實現雙重獲利。比如1996年的Elkay Manufactur- ing Company V. Ebco Manufacturing Company案中，Elkay公司擁有一種衛生液體分配系統的專利，該專利系統是包括安裝裝置、進料管、帶易碎連接的瓶蓋和用于容納這些元件的裝置的組合。93. Elkay Mfg. Co.v. Ebco Mfg. Co.，42 U. S. P. Q.2D (BNA)1555(Fed. Cir. Oct.29，1996).Elkay公司獨家許可Blackhawk公司生產、使用和銷售這種帶易碎連接的瓶蓋，用于裝在衛生液體分配系統之中。Elkay公司則制造并銷售衛生液體分配系統，在這種系統中可以放置Blackhawk公司的瓶蓋，以實施專利發明。從該案的許可方式可以看出，專利權人既可以通過專用部件“瓶蓋”的許可實現專利權，同時還可以通過銷售時設置條件來再次實現專利權。顯而易見，專利權人完全可以或者說至少有機會通過僅具有實施專利技術用途的產品的銷售來獲得壟斷利益，其是否利用這個機會并不妨礙專利制度的基本目的。如果通過默示許可的思路調整此類案件，專利權人既可以通過銷售僅具有實施專利技術用途的產品獲取壟斷利益，又可以通過許可協議獲得許可費，這無疑會使專利權人獲得雙重收益，違背功利主義法權下的專利制度對權利人的內在限制。同時，如前所述，這種默示許可制度將挖空專利間接侵權規則，但是專利權人完全還可以通過銷售條件，保留向其產品的合法購買者收取許可費的權利，唯一的后果便是產品的合法購買者承擔了第三方間接侵權的成本，這無疑違背專利制度的公平。

（二）數字通信時代對默示許可缺陷的增益

數字通信時代的到來使得法院在適用默示許可時面臨更為棘手的困境。日趨復雜的交易結構導致默示許可的適用困難。這一點已經在比較法上凸顯。在德國的Pipe Welding Process案中，法院需要明確在被控間接侵權人的客戶中有多少人購買了專利權人的設備。這種調查的復雜程度較大，會導致訴訟難以進行，法院不得不將案例的一部分發回重審。94. Federal Supreme Court ( Bundesgerichtshof) , July 27, 2007, Case: XZR 113 /03，“Pipe Welding Process”. International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2008，111．針對此種情況，美國法院不得不發揮自由裁量的空間，避免默示許可的適用，使其難以彌補專利權利用盡的失靈。比如在2013年的Norgren Automation Solutions, Inc. V. K＆A Tool Co.案中，被告制造和銷售適配器，這種適配器將和原告銷售的接收器組合操作，來實施原告的專利技術。原告基于間接侵權起訴被告，被告則提出了默示許可抗辯，美國密歇根州東部地區法院也承認被告的主張比較有力，但是認為被告沒有提供證據證明它的適配器是賣給購買原告接收器的顧客，因為被告僅僅是銷售鏈中的中間經銷商，其常常將產品賣給零售商，然后賣給最終用戶，從而簡單地拒絕適用默示許可抗辯。95. Norgren Automation Solutions, Inc.v. K & A Tool Co.，2013 U. S. Dist. LEXIS 41854(E. D. Mich. Mar.26，2013).

同時，合同具有相對性，合同的權利義務的轉移需要雙方的同意，加之，這種默示許可規則允許對于產品的進一步地使用或者轉售進行限制，對于流通環節眾多的通信產業將不堪重負。此外，默示許可僅解決了產品的使用問題，而默示許可一旦成立，隨之而來的問題后續各個流通環節就是這種許可是有償還是無償。對此，美國的司法實踐并未給出統一的回答，我國理論和實務界也認識不一。96. 陳瑜：《專利默示許可研究》，西南政法大學2017年博士學位論文，第185頁.而通信產業鏈條的每個下游環節都會將這種缺陷信號放大。

總之，這種默示許可理論難以契合于建立在功利主義邏輯基礎上的現代專利制度，無法避免雙重獲利。默示許可規則的適用無法應對數字通信時代的危機，難以消解專利權利用盡擴張的必要性。

六、我國的應對

我國雖然一直就間接侵權規則的必要性及其條款設計存在很大的爭議，但是無論是北京市高級人民法院發布的《關于專利侵權判定若干問題的意見（試行）》及其后續的《專利侵權判定指南（2013）》和《專利侵權判定指南（2017）》，還是最高人民法院發布的《關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》，均將“僅具有實施專利技術用途”的產品間接的納入專利的保護范圍，僅僅是這些規則在采用“間接侵權”抑或“共同侵權”的稱謂上存在區別。司法實務界的人士也認為現有法律框架足能夠達到間接侵權規則下的保護標準。97. 參見楊萌、鄭志柱：《專利間接侵權與專利侵權判定原則》，載《知識產權》2011年第4期，第55-58頁。

故而，“僅具有實施專利技術用途”的產品已經間接地落入了專利的保護范圍。在此情況下，默示許可規則的適用會受到動搖，產生前述相關的問題。而通信時代的到來則激勵了擴張權利用盡的必要性。同時，權利用盡原則被規定在不視為侵權行為的部分，其并不是基于權利人“合同行為”產生的授權而使用專利，并不會影響間接侵權的成立。北京市高級人民法院曾在《專利侵權判定若干問題的意見（試行）》第79條指出，發生因權利用盡而不視為侵犯專利權的情況，也可以直接追究間接侵權行為人的侵權責任。因此，筆者認為，對于我國而言，解決問題的方式應當是擴張專利權利用盡，在司法實踐中應當明確將權利用盡的范圍擴張到“僅具有實施專利技術用途”的產品，使其和專利權的保護范圍相契合。

事實上，我國司法實踐曾考慮到權利用盡在新的產業時代的失靈情況。北京市高級人民法院出臺的《專利侵權判定指南》2013年版和2017年版均規定經權利人授權出售的專利產品的專用部件、專門用于實施其專利方法的設備也可以觸發權利用盡抗辯。這一規定雖然在實際審判中并未予引用，但為解決權利用盡的失靈問題提供了路徑和可行性依據。