基于3GPP涉標案件的無效案件談優先權的審查

潘小丹 李韌

國家知識產權局專利局專利審查協作北京中心 北京 100160

引言

3GPP涉標案件是伴隨著3GPP標準相關技術主題的預研、討論而產生的，其技術方案具有較好的延續性，具備了利用優先權這一制度的基礎，而隨著3GPP標準相關技術主題的討論的進行，標準中所傾向于采用的方案也在不斷修改、細化，最后寫入標準的方案與上述已提交的專利申請存在諸多不同，為了能夠享有相同的相關日，申請人傾向于利用優先權制度，提交在后申請時將請求保護的方案修改為與標準相對應[1]。

1 通信領域無效案件基本情況

選取通信領域中授權公告日在2010年以后以無效決定全部關鍵性證據均未在實審檢索報告中引用的158件案件以及部分關鍵性證據未在實審檢索報告中引用過的28件案件所構成的186件案件為基礎，其中涉及3GPP案件專利為62件。在上述62件3GPP涉標案件中，55件要求了本國或外國優先權。由此可見，3GPP涉標案件中要求優先權的比例較高。

2 實際案例分析

以下結合具體案例來說明。

案例：2010105232844

優先權日：2007年08月13日，2007年08月23日

申請日：2007年11月29日

2.1 技術問題

如何減少EPC存儲空間消耗。

2.2 實審階段

檢索報告中將3GPP提案R3-071463列為PX類文獻，在一通中僅指出分案申請超范圍的缺陷，申請人修改克服該缺陷后，審查員予以授權。授權權利要求如下：一種演進網絡中切換過程中非接入層消息的處理方法，其特征在于，該方法包括：源演進基站S-eNB接收演進分組核心EPC中的移動管理實體MME發送的直傳消息，所述直傳消息中攜帶所述EPC中的MME發給用戶設備UE的非接入層NAS消息；所述S-eNB向所述EPC中的MME發送直傳失敗消息或直傳響應消息，所述直傳失敗消息或直傳響應消息中攜帶原因值和從所述EPC中的MME接收到的未向所述UE發送成功的NAS消息，所述直傳失敗消息或直傳響應消息中攜帶的原因值包括UE正在發生切換。

2.3 無效階段

核實了本申請要求享有的最早優先權不成立，從而實審檢索報告中列出的PX成為X類文獻，采用該文獻評述了上述方案不具備創造性。具體的，合議組認為：優先權申請所要解決的問題是在演進網絡中切換失敗時EPC如何能正確將NAS消息發送到UE，其并不涉及本專利所述的如何減少EPC存儲空間消耗的問題。從所采用的技術方案和實現的技術效果來看，第一個優先權申請是在切換失敗時由S-eNB向EPC發送包括UE當前位置的消息，即告知UE已返回S-eNB服務區域，使EPC在切換失敗時能正確獲知UE的位置，在需要向UE發送NAS消息時，可以通過S-eNB向UE發送NAS消息，從而實現切換失敗時向UE正確發送NAS消息的目的；而本專利則是通過在S-eNB向EPC中的MME發送的直傳失敗消息或直傳響應消息中攜帶從所述EPC中的MME接收到的未向所述UE發送成功的NAS消息，使得EPC只需要在NAS消息傳送失敗時才需要緩存該NAS消息，從而實現減少EPC存儲空間消耗的目的。此外，雖然第一個優先權申請圖7的步驟704中記載了“EPC接收到直傳失敗消息或直傳響應消息后，緩存發送NAS消息”，然而根據第一個優先權申請記載的整體技術方案可以理解，這里“緩存”的是即將發送的NAS消息，而不是已經發出的未發送成功的NAS消息，也即第一個優先權申請中沒有公開或者暗示通過直傳失敗消息或直傳響應消息攜帶未發送成功的NAS消息，因此本領域技術人員不能直接地、毫無疑義地確定出通過直傳失敗或直傳響應消息將EPC中的MME已經發出的未發送成功的NAS消息返回給EPC中的MME。

2.4 案件啟示

審查員針對方案在3GPP數據庫進行了充分檢索，獲得了能夠影響本案創造性的PX類文獻，但未能準確把握優先權核實的原則，錯誤認定優先權成立，導致了不當授權。如果專利或專利申請的優先權成立，則評價其是否具備新穎性、創造性的現有技術的時間節點將前移到所述優先權日；反之，應當以申請日作為界定現有技術的時間節點。優先權是否成立的判斷難點在于：在先申請中的相關記載是否是籠統或者含糊的、是否僅僅只有暗示，從在先申請的相關記載是否能夠直接和毫無疑義地得出當前申請的方案。應當區分優先權是否成立的判斷和新穎性的判斷。在核對優先權時，應當區分優先權中“相同主題的發明創造”與新穎性判斷中的“同樣的發明或實用新型”的，即同樣都要采用單獨對比的方式進行四個方面的整體判斷，但“相同主題”的判斷卻更為嚴格。針對優先權核實，專利審查指南第二部分第八章第4.6.2節規定了一般原則，即判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件中。如果在先申請對上述技術方案中某一或者某些技術特征只做了籠統或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優先權的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，以至于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優先權的基礎。

3 結束語

由于3GPP涉標案件的特殊性，相較于通信領域其他案件，優先權不成立的概率較高，因此，在審查中，應當更加關注對P類文獻的檢索。在檢索到PX文件后，應當針對優先權是否成立進行核實，尤其是針對要求了多個優先權且為3GPP涉標申請的情況，更應當仔細核對最早優先權是否成立，即應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求所述的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。