優先權應用中的陷阱

王春偉

一、前言

1883 年簽訂的《保護工業產權巴黎公約》第4條規定了優先權的概念，即已經在本聯盟的一個國家正式提出專利、實用新型申請的任何人或其權利繼承人，為了在其他國家提出申請，在十二個月的期間內應享有優先權。1985 年3 月19 日，中國正式加入《保護工業產權巴黎公約》，成為該公約的成員國。自此，中國申請人能夠在《保護工業產權巴黎公約》的所有成員國提交專利申請時享有優先權。

對于優先權，《專利法》第29 條有更加詳細的規定，即“發明人自發明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優先權的原則，可以享有優先權。申請人自發明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優先權。”

根據《專利法》的上述規定，優先權在中國分為兩類，一類是外國優先權，適用于發明、實用新型和外觀設計；另一類是本國優先權，僅僅適用于發明和實用新型。本文主要探討國內優先權應用時可能存在的陷阱。

二、案例分析

目前基本上所有的專利國家都采用先申請制，即發明專利會授予最先申請的申請人。另外，在判斷一件專利申請的新穎性和創造性時，界定現有技術的時間節點也是申請日，即申請日之前的所有公開都是現有技術。因此，申請人為了獲得盡量早的申請日，往往會在發明人在取得了階段性研究成果時，就會先提交一件在先專利申請，以獲得盡量早的申請日。然后，利用上述一年的優先權期限，來進一步完善發明，并在一年內通過要求該在先申請的優先權來提交在后申請。

在上述情況下，在后申請中要求保護的技術方案往往會不同于首次申請中記載的技術方案，例如技術方案的擴展或限縮。這種情況下，應該怎么要求優先權呢，會存在什么樣的風險呢？

回答這個問題之前，首先看一下是否能夠享有優先權的實質性判斷基準。目前，全球常見的判斷基準有如下兩種：

1.以實際的范圍來享有優先權，即只要在后申請的一項權利要求所保護的范圍中的任意一部分在在先申請中有明確的記載，那么該部分就能夠享有在先申請的優先權，其它部分則不能享有優先權。筆者將這種判斷基準稱為優先權的范圍重疊判斷法，即在后申請的范圍與在先申請的范圍重疊的部分都能享有優先權。例如歐洲專利局擴大上訴委員會于2016 年作出的判例G 1/15 中明確地解釋了這種優先權的范圍重疊判斷法。圖1 示出了范圍重疊判斷優先權的情況。

圖1 優先權示意圖

如上圖所示，在后申請B 要求保護的范圍B 中包含了在先申請A 中記載的范圍A。根據范圍重疊判斷法，在后申請B 中所要求保護的范圍中所包括的范圍A 能夠享有優先權，在后申請B 中的除了A 之外的范圍則不能夠享有優先權。也有人將這種情況稱為投影優先權判斷法。這種優先權判斷法對于申請人是非常有利的，即無論在后申請如何撰寫，只要其中所涵蓋的范圍在優先權申請中有相應的記載，那么這部分保護范圍就能夠享有優先權。例如，優先權申請中記載的是溫度為5-10℃的技術方案。后來，發明人發現1-20℃的溫度范圍內都能夠實施其發明。在這種情況下，在后的正式申請就可以直接要求保護1-20℃的技術方案，其中5-10℃能夠享有優先權，除此之外的范圍不能享有優先權。

2.以完整的技術方案作為判斷基準，即如果在后申請要求保護的技術方案本身沒有完整地記載于在先申請中，則無論在后申請的范圍是否包含了在先申請的范圍，都不能享有優先權。根據該判斷標注，在如上圖所示的情況下，由于在后申請B 要求保護的范圍B 本身在在先申請A 中沒有相應的記載，則在后申請要求保護的整個范圍B 都不能享有優先權。當然，如果在后申請B 中有一項權利要求保護了范圍A，或者在一項權利要求中以并列的方式要求保護了范圍A的方案，那么該項權利要求或者該項權利要求中的范圍A 的方案還是能夠享有優先權的。

根據《專利審查指南》2021 版（以下簡稱“審查指南”）第二部分第三章4.1.2、4.1.4 和4.2.4 的規定，目前中國專利局是以技術方案本身作為優先權的判斷基準的，即采用的是上述第2 種判斷基準。在這種情況下，不能妥善要求優先權的話就會導致非常嚴重的問題，例如導致不能要求優先權，甚至會導致喪失新穎性。以下就要求優先權的不同情況進行探討。

（1）在后申請相對于在先申請存在方案的擴展

這種情況是實踐中最常見的情況，即發明人在優先權期限內又發現了其它的類似技術方案同樣能夠實現發明的構思。在這種情況下，在后申請的技術方案往往會涵蓋并大于在先申請。

舉例來說，在先申請采用特征a1 解決了技術問題W，后來在優先權期間發明人發現類似的特征a2同樣能夠解決技術問題W。

此時，如果在后申請在撰寫時直接將a1 和a2 概括成A，并在之后的正式申請中要求保護A，那么由于在先申請中并沒有記載技術方案A，因此會直接導致A 并不能享有在先申請的優先權。這種情況下會導致A 中的a1 實際上也不能享有優先權。如果從屬權利要求中也沒有a1 的具體技術方案，就會導致優先權的全部喪失。

另外，如果優先權提前公開的話，由于A 不能享有優先權，所以在先申請就變成了A 的現有技術。由于在先申請中公開了下位概念a1，所以會直接導致A 沒有新穎性。

另一種情況下，即使在先申請沒有提前公開，如果基于在后申請提交了分案申請會發生什么情況呢？接下來我們探討一下這種情況。

假設，在后申請中基于下位概念a1 分別概括了兩個技術方案A 和A’。在基于在后申請（稱為母案，其保護技術方案A）提出的分案申請（稱為分案，其保護技術方案A’）公開后，就存在母案和分案兩個獨立的申請。這兩件申請雖然形式上都要求了在先申請的優先權，但是對于母案和分案而言，其中所記載的技術方案a1 由于記載于在先的優先權申請中，因此能夠享有優先權，其申請日是優先權日。而對于母案和分案中所記載的技術方案A 和A’，由于都沒有記載于在先的優先權申請中，所以技術方案A 和A’都不能享有優先權，其申請日都是在后申請的實際申請日。

在這種情況下，母案和分案之間會不會 產生抵觸申請的問題呢？首先，根據《審查指南》第二部分第三章2.2 項的規定“在發明或者實用新型新穎性平的判斷中，由任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向專利局提出并且在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性……成為抵觸申請”。

根據《審查指南》的上述規定，分案申請中關于技術方案a1 所公開的內容的申請日是優先權日，其早于母案的申請日但晚于母案的公開日。對于母案申請中的技術方案A，由于與分案申請中a1 的內容構成了抵觸申請，會導致作為母案中的技術方案A 不具有新穎性（這種情況下的分案申請，就成為有害分案申請）。

舉個簡單的虛擬案例，某發明人發明了一種抗癌藥M-R，M 為母核結構（具體結構省略），R 為取代基。如下圖2 所示，在發明人初步發現了R 為C1-C3 烷基能夠具有治療效果時，就提交了在先申請1。之后發明人發現R 為C4 烷基和C5 烷基時都能夠具有治療效果。此時，如果要求優先權提交后續申請2，并且在申請2 中要求保護M-R，R 為C1-C5 烷基，那么由于在先申請沒有記載C1-C5 烷基的技術方案，所以后續申請2 并不能享有優先權。

圖2 提前公開與優先權的關系

此時，如果在先申請1 已經提前公開，則提前公開的在先申請1 會成為申請2 中的技術方案C1-C5的現有技術。顯然，在先申請1 會使得申請2 不具有新穎性。

另外，如果在先申請1 沒有提前公開，即使在后申請B 中的技術方案C1-C5 不能享有優先權，在先申請1 也不會對在后申請中的技術方案C1-C5 造成任何實質性影響（注：根據《審查指南》第二部分第三章4.2.1 最后一段，要求本國優先權時，在先申請1 會被視為撤回，不會再公開了）。但是，如果在申請2 的基礎上再提交一件分案申請的話，會產生什么問題呢？下面分析一下。

事實上，提交了分案申請之后，所提交的分案申請和原申請之間會相互構成抵觸申請。以下，參考下圖3 進行詳細討論。

圖3 優先權與抵觸申請關系

假設母案申請中，權利要求1 要求保護的是C1-C5，權利要求2 要求保護的是C1-C3。分案申請中，權利要求1 要求保護的C1-C4（假設母案的說明書中記載了C1-C4），權利要求2 要求保護的是C1-C3。根據《審查指南》第二部分第三章4.2.4（2）和（3）的規定，母案申請和分案申請中的權利要求2 要求保護的技術方案C1-C3 烷基（包括說明書中記載的該方案）明確記載于在先申請中，所以母案和分案的權利要求2 中的技術方案C1-C3 烷基都能夠享有優先權，其申請日是優先權日。對于母案中權利要求1 的技術方案C1-C5 以及分案中權利要求1 的技術方案C1-C4，其都未記載于在先申請中，因此不能現有優先權，其申請日是母案的實際申請日。

此時，由于分案申請中的權利要求2 的技術方案C1-C3 的申請日為優先權日，其早于母案權利要求1中技術方案C1-C5 的申請日（即母案的實際申請日），并且其公開日是分案申請的公開日，晚于母案的實際申請日，所以其屬于母案申請權利要求1 的技術方案C1-C5 的抵觸申請，能夠導致其喪失新穎性。同理，母案申請的權利要求2 中記載的技術方案C1-C3的申請日也為優先權日，其同樣早于分案申請的權利要求1 中C1-C4 的申請日（由于是分案申請，所以該分案的申請日為母案的實際申請日），并且公開日晚于分案申請的權利要求1 中C1-C4 的申請日，所以母案中權利要求2 的方案C1-C3 也會構成分案申請權利要求1 的技術方案C1-C5 的抵觸申請，導致其不具有新穎性。這樣，因為分案申請的提交，就會導致母案中的技術方案C1-C5 和分案中的技術方案C1-C4 都不具有新穎性，無法獲得授權。

為了避免上述問題，通常申請人應該盡量避免請求在先申請的提前公開，另外，對于新增加的技術方案應盡量用“或”的方式寫成在先申請中所記載技術方案的并列方案。例如，對于以上抗癌藥發明M-R的情況下，如果在后申請在要求保護的時候，將獨立權利要求寫成，其中R 為C1-C3 的烷基或者C4-C5的烷基，或者甚至是寫成兩個獨立權利要求以分別保護C1-C3 的烷基和C4-C5 的烷基這兩個方案，那么無論如何，技術方案C1-C3 都能夠享有優先權，不會因在先申請導致任何問題。對于技術方案C4-C5，無論如何在先申請中記載的技術方案C1-C3 都不會導致其喪失新穎性，所以技術方案C4-C5 本身肯定不會存在新穎性的風險。即使在在先申請提前公開成為現有技術的極端情況下，如果在后申請中記載了技術方案C4-C5 能夠相對于C1-C3 在任何方面具有更好的效果，則其創造性也是能夠有機會獲得認可的。

事實上，筆者認為，從立法本意上講，優先權本身就是為了鼓勵申請人能夠盡量早地提交專利申請的，因此對于優先權的實質性判斷標準，中國專利局是否也可以考慮借鑒EPO 的現行做法，引入類似于判例G 1/15 中所指出的標準來判斷優先權呢？

（2）在后申請相對于在先申請存在方案的限縮

這種情況比較少見。通常是發明人在取得階段性進展后即提交優先權申請，但是在之后的研發過程中又發現了解決其發明的技術問題的新的必要技術特征X。因此，為了滿足公開充分的要求，在后申請中需要增加特征X。此時，相對于在先申請中的技術方案A，在后申請中的技術方案就變成了A+X。根據《審查指南》第4.1.4（2）項的規定，由于在先申請中并沒有記載A+X 的技術方案，因此在后申請并不能享有在先申請的優先權。

在這種情況下，如果在先申請沒有提前公開，雖然在后申請實質上不能享有在先申請的優先權，但是在先申請并不會對在后申請本身造成實質性影響。但是，如果在先申請提前公開的的話，那么提前公開的在先申請就會變成在后申請的現有技術。此時，相對于在先申請，在后申請的區別僅僅在于特征X。由于在先申請中通常都會記載發明的基本構思，所解決的技術問題和所實現的技術效果，所以如果在先申請成為現有技術，則在后申請往往會因為不具備創造性而最終被駁回。另外，如果在先申請的具體實施例中實際上采用了特征X 的具體下位概念，則會導致在后申請不具有新穎性。為了避免這種風險，需要申請人不能請求在先申請的提前公開。

3.在后申請相對于在先申請增加了實施例

對此情況，《審查指南》第二部分第三章4.2.4 章節的第（2）和（3）項有明確的規定，即在后申請中新增的實施例不能享有優先權。例如，在先申請中記載了技術方案A 和實施例a1，在后申請中記載了技術方案A 和實施例a1 和a2。此時，只有技術方案A和實施例a1 能夠享有在先申請的優先權，實施例a2并不能享有在先申請的優先權。

盡管如此，《審查指南》還明確規定了，“本款情形在技術方案A 要求保護的范圍僅靠實施例a1 支持是不夠的時候，申請人為了使方案A 得到支持，可以補充實施例a2。但是，如果a2 在中國在后申請提出時已經是現有技術，則應當刪除a2，并將A 限制在由a1 支持的范圍內”。因此，根據《審查指南》的上述規定，申請人在優先權期間發現新的實施例時，可以積極利用上述規定，通過要求優先權將新的實施例補充到在后申請的申請文件中，以避免技術方案A在之后可能會產生支持性問題。

三、結語

綜上所述，申請人在應用優先權時，尤其是在應用國內優先權時，一定要注意避免以上所述的優先權陷阱，以免因為優先權的使用失誤而導致無法享有優先權，或者甚至導致因在先申請本身而使得正式申請無法授權，造成不可挽回的損失。