論局部外觀設計制度下的侵權認定規則

羅雨佳

【摘? 要】2020年10月17日，第十三屆全國人大常委第二十二次會議通過了關于修改專利法的決定，標志著我國對《專利法》第四次修訂活動的完成。本次修改進一步完善了外觀設計相關制度、專利開放許可制度、調整專利侵權法定賠償額上限等內容。其中的第二條第四款明確地規定了將產品的局部外觀設計作為我國專利保護的客體。這意味著我國正式地以立法形式確立了局部外觀設計制度，同時，這一制度的建立也將給專利侵權訴訟中的侵權認定規則帶來改變。

【關鍵詞】專利法修改;局部外觀設計;侵權認定規則

1.問題的提出

何謂局部外觀設計？根據《專利法》的定義，指的是對產品的局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感并適于工業應用的新設計。①與產品的整部相較而言，其最大的特點在于“局部性”。從狹義理解來看，即與產品構成不可分割關系的部分（如鞋底、杯把、壺嘴等）。事實上，隨著行業不斷地精細化發展，像以往那樣能夠讓人眼前一亮或是能夠撼動整個行業的顛覆性發明已并不多見。目前，大多數常見產品已進入行業發展成熟期，因傳統和成熟產品的形狀趨于固定、可創新設計的空間已非常之小，實踐中發明人與生產廠家傾向于通過對局部設計進行改進以提升產品的市場競爭力，若對這種局部創新不加以保護，不僅會給局部設計的剽竊者帶來可趁之機，更是不利于產品的創新和產業的發展。

我國并非首先確立局部外觀設計保護制度的國家。目前與我國長期進行貿易往來的世界主要知識產權國家和地區在三四十年前已確立了該制度。美國最早對局部外觀設計進行保護，其通過In re Zahn vs. USPTO（美國專利商標局）一案②修改了專利審查手冊中關于“外觀設計”的定義③，開啟了世界對局部外觀設計保護的先例。1999年日本修改其《外觀設計法》，確認了局部外觀設計能夠得到保護。④隨后，韓國也將局部外觀設計納入了外觀設計專利的保護范圍。2001年12月，歐盟理事會通過了《共同體外觀設計保護條例》，確認了部分外觀設計可受專利保護的地位。雖然各國關于“局部”的定義不盡相同，具體的規定上也存在著細微的差別。但不可否認的是，我國確立了局部外觀設計保護制度后，不僅能打擊剽竊局部設計的行為、提高我國企業的市場競爭力，還能鼓勵產品的局部創新，促進產業的蓬勃發展，更有利于與國際社會接軌、提高我國知識產權的保護水平及國際競爭力。

2.我國法律框架下外觀設計的侵權認定標準

我國通過先后頒布《專利法》、《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《司法解釋一》）、《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》（以下簡稱《司法解釋二》）以及《專利審查指南》等法規和文件，對外觀設計專利的侵權認定規則作出規定。

我國長期以來的司法實踐，法院對外觀設計侵權進行判斷強調的是對“整體視覺效果進行綜合判斷”⑤，即所謂的“整體觀察，綜合判斷”原則⑥。這種注重整體效果的侵權認定方法對于局部外觀設計的保護來說是有限的。局部外觀設計與產品整體外觀設計最大的區別就在于，局部外觀設計是應用在產品外觀的“某一部分”或是“某一局部”，是對產品某個部分作出的設計。若依舊按照原有的保護思路，只有將局部的外觀設計創新融入產品中，才能從而獲得間接的保護，那么將會給剽竊者抄襲局部外觀設計留下了可能性空間。

因此，筆者認為對局部外觀設計專利侵權的認定規則進行重構是十分有必要的。

3.局部外觀設計制度對侵權認定規則的影響及構建

新修訂的專利法將局部外觀設計制度納入法律保護體系之舉是順應國際社會潮流、同國際知識產權制度接軌的必然要求。

以立法的形式對局部外觀設計給予保護后，就會涉及局部外觀設計專利的侵權認定問題。當權利人將這類糾紛訴諸法院時，首先需要我們厘清局部外觀設計專利的侵權認定規則、認定主體及其他等問題。

3.1局部外觀設計專利侵權認定的主體標準或將改變

長期以來，對于外觀設計專利侵權案件中，相同或者近似外觀設計的判斷主體，《專利法》和《專利法實施細則》都沒有明確。最高人民法院通過《司法解釋一》明確，人民法院應當以“一般消費者”的知識水平和認知能力來判斷外觀設計是否相同或近似。理論界關于外觀設計的侵權認定主體問題一直爭論紛紛，多數學者都認同《司法解釋一》和《專利審查指南》中的有關規定，認為判斷主體應當為“一般消費者”。然而，局部外觀設計制度的確立，意味著侵權認定主體除了要對產品整體的設計進行分析、比較，更要對產品的局部設計部分以及該局部對整體所起到的作用進行分析和比較，這就對“一般消費者”的知識水平提出了更高的要求，原有的標準未必能完全滿足這一要求。因此，筆者認為在確立了局部外觀設計保護制度后，我國外觀設計專利侵權認定的主體標準或將改變。

美國外觀專利的侵權認定以“一般觀察者”作為認定主體，該“一般觀察者”需要具有相關領域的一般涉及知識，其在知識水平和辨別方面的能力要高于產品的一般消費者。⑦日本外觀設計專利的侵權認定主體為“一般觀察者”，對其要求是具備一定的設計知識。歐盟外觀專利侵權判定的主體是“見多識廣的用戶”，這種“見多識廣的用戶”的知識水平和辨別能力高于“一般消費者”，但是要低于本領域的“普通設計人員”。

引了局部外觀設計保護制度后，在侵權認定時，需要對涉案外觀設計與局部外觀設計專利在產品中所處的位置及所占比例、該局部外觀設計本身的形狀、大小比例等因素進行綜合考慮。這一規定對原有“一般消費者”的認知能力和認知水平提出了更高的要求，更傾向于本領域設計人員的水平。綜合其他學者觀點來看，筆者認為局部外觀設計侵權認定模式可以分為兩個步驟，首先，是否相同的認定比較簡單，只需要通過直接比對的方式即可確認，對認定主體的知識水平要求也較低，所以先由一般消費者對涉案外觀設計與受保護的局部外觀設計進行比對是否相同。其次，在確認不相同的基礎上，由產品相關領域的普通設計人員來對二者是否相似進行判斷，因為這種判定極可能需要對相關產品的現有設計、外觀設計手法的運用、創造過程及可創造空間等方面知識，這已遠遠超出對一般消費者的認知能力要求。

3.2“整體觀察、綜合判斷”的規則將會受到沖擊

我國立法明確規定，外觀設計專利侵權認定分為兩步，首先需要判定被控侵權的產品與外觀設計專利所對應的產品是否屬于相同或相近種類;其次，在確認產品相同或類似后，需要判定被控侵權的外觀設計與授權的外觀設計是否相同或近似。那么在引入了局部外觀設計制度后，不僅要考慮該局部設計所運用在的產品類別，還需要考慮該局部設計所處的位置，以及對產品外觀效果的影響。

因此，需要在堅持原有的“整體觀察、綜合判斷”規制的基礎上，近一步進行細化。

（1）重視局部外觀設計在產品整體外觀中所處的地位及效果。具體來說，首先要破除以往在外觀設計侵權案件中，忽略局部設計相對產品上其他特征而言重要性的判斷理念。

（2）正確理解局部外觀設計的概念和地位，在侵權判斷時，不能將被訴侵權的外觀設計整體與授權的局部外觀設計專利進行對比。在我國的司法實踐中，法院一般將產品正常使用狀態下的可視整體外觀作為比對對象。⑧即在侵權案件審理過程中，只將含有局部外觀設計的整體設計作為“整體觀察、綜合判斷”的對象，這樣實際上忽略了局部設計的改進和創新，弱化其創新設計在產品整體外觀中的地位。

（3）應將被訴侵權外觀設計中相應的部分與局部外觀設計專利進行比對。即對局部外觀設計的比對側重局部的設計特征區別。產品整體的不同部分設計所產生的效果及在整體的作用是不一樣的，因此在判斷被訴侵權外觀設計和局部外觀設計專利是否相同或相似時，應當將前者相應的部分（即涉案部分）與專利內容進行比對，兩者若相同或相似則構成侵權，反之不構成侵權。

（4）在原有“整體觀察、綜合判斷”判斷規則的基礎上進行延伸。在正確認識了比對對象后，“整體觀察”指的是將案涉外觀設計中被主張侵權的部分所在整體與局部外觀設計專利的整體進行對比，判斷二者是否相同或近似，不能僅用兩者的其中某個或某些要求進行比較。“綜合判斷”指的是在整體觀察的步驟結束后，側重對比局部的設計特征區別，如該局部在整體中所處的位置、所占比例起到的作用、運用的設計手法、設計要素及視覺效果后得出綜合性的判斷結果。

4.結語

隨著我國經濟的蓬勃發展，各類型的產業也隨之進步。專利法的權利客體范圍也應不斷做出新的變化來適應。局部外觀設計制度的誕生標志著我國專利法體系的進一步發展與完善。目前，距離新專利法的正式實施還有一段時間，為了應對在局部外觀設計的侵權審理過程中可能出現的問題，對我國的探索局部外觀專利保護的新路徑、總結建立局部外觀設計專利侵權認定的新標準提出了更高水平的要求。

注釋

①《專利法》第二條第四款。

②In re Zahn，617 F.2d 261，204 USPQ 988（CCPA1980）.

③MPEP 1502 Definition of a Design[R-2]： In a design patent application， the subject matter which is claimed is the design embodied in or applied to an article of manufacture（or portion thereof） and not the article itself.

④日本國會制定：《日本專利法》，杜穎譯，經濟科學出版社 2009年第2版。

⑤《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第11條。

⑥《專利審查指南（2010）》第四部分第五章5.2.4。

⑦李明德：《美國知識產權法（第二版）》，法律出版社2014年版。

⑧李青文：《規則與方法：局部外觀設計的專利保護路徑》，載《電子知識產權》2020年第3期。

參考文獻

[1]崔國斌：專利法：案例與原理（第二版）.北京大學出版社，2016.

[2]尹新天：中國專利法詳解（縮編版）.知識產權出版社，2014.

[3]杜穎譯：日本專利法.經濟科學出版社，2009.

[4]管育鷹：局部外觀設計保護中的幾個問題.知識產權，2018（04）：11-25.

[5]李青文：規則與方法：局部外觀設計的專利保護路徑.電子知識產權，2020（03）：51-60.

[6]張璞：世界主要國家“部分外觀設計”保護概況及對我國的啟示.中國發明與專利，2015（03）：109-115.

[7]胡充寒：外觀設計侵權判斷“一般消費者”標準的反思與修正.法學雜志2013（12）：54-60.

華東政法大學? ? 上海? ? 200042