以使用意圖的認定為視角的商標囤積行為的法律規(guī)制

（華東政法大學,上海 201620）

1 問題的提出

市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展促使市場經(jīng)營者對商標的重視度日益提升，我國在近幾年也躍升為商標注冊申請量大國，但隨著申請量的增加，“未使用”商標的數(shù)量也在不斷增加，商標的惡意囤積現(xiàn)象屢禁不止。在《中華人民共和國商標法》（以下簡稱《商標法》）第四次修改前，實踐中囤積商標注冊被歸類為第四十四條“以不正當手段”取得的商標注冊，但僅僅在無效宣告階段規(guī)定“以不正當手段”取得注冊的無效宣告制度與撤銷制度中規(guī)定“連續(xù)三年不使用商標”的可撤銷，而沒有在申請階段明確注冊商標申請的“使用”，致使我國無法在申請階段就遏制惡意囤積商標的出現(xiàn)，造成商標資源的浪費和在先權(quán)利人權(quán)益的損害。

在最高人民法院審理的“優(yōu)衣庫”侵犯商標權(quán)案中，最高人民法院指出，惡意取得商標并利用其謀取不正當利益的行為不受法律保護。本案經(jīng)過三級法院的審理，歷時5年最終塵埃落定，在這5年期間不僅雙方的權(quán)利狀態(tài)不確定，該案更是耗費了審查與審理資源。最高人民法院秉持激活商標、促進商標使用的原則，將兩原告的涉案商標認定為“以其他不正當手段取得注冊”的情形，駁回了兩原告的訴訟請求。從法律規(guī)定和相關(guān)的案例中可以看到，我國目前將囤積商標注冊歸為《商標法》第四十四條規(guī)定的“以其他不正當手段取得注冊”來進行規(guī)制，但商標囤積行為并未采取偽造申請文件等欺騙手段申請商標注冊，也未采取與欺騙性質(zhì)相類似的不正當手段申請商標注冊，實施商標囤積的行為人經(jīng)過正當程序獲得注冊商標專用權(quán)，手段是合法的，適用第四十四條來規(guī)制有失公允。

商標囤積的有害性在于行為人不以使用為目的而申請商標的主觀惡意，真實想要使用的個人無法申請，導致公共利益嚴重受損，而非使用不正當手段獲得商標注冊。第四十一條位于《商標法》第五章注冊商標的無效宣告部分，只有在商標獲得核準注冊后才可適用。商標的生命來源于使用，對于無使用意圖的商標注冊申請，不僅不正當?shù)卣加昧斯操Y源，而且加重了審查人員的負擔，雖然《商標法》第七條規(guī)定了申請與使用的誠實信用條款，但原則性條款對公眾來說缺乏穩(wěn)定的可預見性，適用的非一致性與非明確性也為審查階段帶來了困難。除無效宣告程序可以對囤積的商標進行注冊后的規(guī)制以外，若囤積的商標無正當理由連續(xù)三年不使用，任何單位或者個人均可以向商標局申請撤銷該注冊商標。由于撤銷程序和無效宣告程序均發(fā)生在核準注冊后，訴訟與行政程序的冗雜以及行政處理結(jié)果與司法審判結(jié)果的非當然一致性，往往難以有效率規(guī)制商標的囤積注冊，加之一年內(nèi)不允許以相同或相似的商標提出注冊申請，我國大量的商標資源嚴重浪費。商標囤積帶來的市場收益衍生出許多專門做商標囤積的公司，如上文提到的“優(yōu)衣庫”案中，指南針公司、中唯公司分別持有注冊商標2 600余個。這類公司自己申請或從別處轉(zhuǎn)讓取得商標專用權(quán)，通過進行大量的侵權(quán)訴訟來索取高額賠償，或者將囤積商標作為與在先權(quán)利人談判的籌碼，嚴重損害市場經(jīng)濟。若能夠在核準注冊時就將無使用意圖的商標注冊申請予以駁回，可以大幅度減少商標囤積的數(shù)量，有利于維護在先權(quán)利人的利益。

2 《商標法》第四次修改對商標囤積的規(guī)制帶來的影響

第四次修改后的《商標法》為在申請階段就將囤積商標的申請予以駁回提供了依據(jù)，第四條明確規(guī)定，“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應(yīng)當予以駁回”，審查員在審查過程中如若發(fā)現(xiàn)有非以使用為目的的商標注冊申請，可直接予以駁回，這能夠使得許多非以使用為目的的商標注冊申請在審查階段就被拒之門外，而不用等到授權(quán)后再進行撤銷，大大減少了維權(quán)成本。同時，《商標法》第四條的規(guī)定不僅可以用于規(guī)制商標代理機構(gòu)（《商標法》第十九條、第六十八條第一款）和申請人（《商標法》第六十八條第四款），還可以作為商標異議（《商標法》第三十三條）和商標無效宣告（《商標法》第四十四條）的依據(jù)之一。將商標囤積申請納入商標異議的理由之一，也是考慮到了法律施行中的效率因素。概括來講，對于違反商標法第四條規(guī)定的，在審查階段商標局可直接引用第四條予以駁回。在公告階段，相關(guān)權(quán)利人或公眾可引用第三十三條提出異議。對于已經(jīng)核準注冊的商標，商標局可直接引用第四十四條宣告無效，相關(guān)權(quán)利人也可引用第四十四條請求宣告該注冊商標無效。在行政執(zhí)法與司法階段，對違反商標法第四條的，由工商行政管理部門責令限期改正，給予警告并處以一定數(shù)額的罰款，若商標代理機構(gòu)進行了商標囤積等行為的，則由工商行政管理部門記入信用檔案，情節(jié)嚴重的責令停辦并予以公告。對惡意提起訴訟的，人民法院還可依法給予處罰。至此，《商標法》對商標囤積行為的規(guī)制絕不僅僅是停留在第七條的誠實信用原則，已經(jīng)在商標注冊申請的整個階段形成了全方位、多層次的保護。

3 在商標注冊申請階段要求“使用意圖”的合理性

有學者認為，在商標注冊環(huán)節(jié)就對搶注等商標惡意注冊行為進行規(guī)制，是濫用行政權(quán)的結(jié)果。但我國對商標管理實行的是司法與行政相結(jié)合的管理體制，由于人口基數(shù)大，商標申請連續(xù)多年全球排名前列，如果只設(shè)置司法環(huán)節(jié)，大量的訴訟案件會使得法院吃不消，加入行政管理是中國特色的選擇。我國商標權(quán)采用注冊取得主義，與采用使用取得主義的國家不同，商標只有注冊，才能夠享有專用權(quán)，即商標專用權(quán)源于注冊。在注冊取得制度下，商標搶注與商標囤積等行為的發(fā)生是不可避免的，而只有在申請階段就對商標申請進行規(guī)制，才能夠糾正商標申請的“異化”，引導社會公眾對商標申請正確的認識。《商標法》第一條明確指出，商標法維護的是商標所承載的信譽，而信譽是在商標的使用過程中積累起來的。我們應(yīng)當明確，“注冊”只是商標權(quán)取得的形式要件，注冊的目的在于方便商標的行政管理，商標的價值來源于使用，而非注冊。從《商標法》第四條第一款的前半段可以看出，并非所有的主體都可以向商標局申請商標注冊，只有在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對所經(jīng)營的商品或服務(wù)有取得商標專用權(quán)的“需要”，才應(yīng)當向商標局提交商標注冊的申請，《商標法》第四條的修改相當于對“需要”的確認。這不僅是對申請主體的限制，也是對注冊行為正當性的限制。商標只有使用，才能使商標與商品或服務(wù)建立聯(lián)系。在商標侵權(quán)訴訟中，只有當被控侵權(quán)人破壞了商標與商品或服務(wù)之間的聯(lián)系，才會造成相關(guān)公眾的混淆，若沒有使用商標的行為，就不會存在商譽，也就不會有損害賠償。在2015年的廣州好萊客創(chuàng)意家居股份有限公司訴國家商標評審委員會一案中，再審審理階段最高人民法院也確認了這一點。

4 在商標注冊申請的審查階段對“使用意圖”審查的探究

《商標法》第四次修改規(guī)定了商標審查階段中非以使用為目的的商標注冊申請的駁回，但并未規(guī)定應(yīng)當如何審查申請人具有真實的使用意圖。2019年2月12日頒布的《關(guān)于規(guī)范商標申請注冊行為的若干規(guī)定》（征求意見稿）中，也未提及申請人應(yīng)當如何證明自己具有真實使用意圖。從商標審查制度出發(fā)，我們可以發(fā)現(xiàn)美國對于“意圖使用”（Intentto-Use）商標注冊類型的審查情形與我國商標注冊所要求的“真實使用意圖”具有相似性。與注冊取得主義相吻合，我國的審查制度采全面審查，異議后置制。對符合注冊條件的商標，予以初步公告，給予三個月的異議期，異議期滿或異議期內(nèi)無異議的，予以核準注冊。在其他大陸法系國家與英美法系國家中，德國采取絕對審查，異議后置制度，此種制度也被稱為最激進的維持效率的制度，而日本和臺灣采取全面審查，異議后置程序。美國與我國相同，采取全面審查，異議前置制度，由此可見，在不改變現(xiàn)有商標審查制度的前提下，美國對商標注冊審查過程中使用意圖的規(guī)定對我國的借鑒價值不言而喻。

4.1 美國對于“意圖使用”商標注冊類型的審查簡述

美國聯(lián)邦商標制度采用使用取得主義，美國的聯(lián)邦商標法和各州的普通法都承認，商標權(quán)作為財產(chǎn)權(quán)之一，是通過商標在商業(yè)活動中使用而獲得的。美國的商標注冊并非享有商標權(quán)的前提，但由于基于使用產(chǎn)生的商標權(quán)容易產(chǎn)生權(quán)利沖突，為了便于管理，加強權(quán)利的穩(wěn)定性，美國商標局也規(guī)定了商標注冊制度，《蘭哈姆法》規(guī)定，注冊證書僅僅是享有商標權(quán)的表面證據(jù)，商標權(quán)的真正權(quán)利歸屬還是以使用為準，但注冊商標還是享有一系列未注冊商標所不具有的優(yōu)勢，例如聯(lián)邦商標注冊具有推定權(quán)利在全國范圍內(nèi)存在和推定已經(jīng)在全國范圍內(nèi)使用的效力。

為了解決《蘭哈姆法》在商標取得方面的“超國民待遇”問題，在已使用商標的注冊申請之外，《蘭哈姆法》在1988年的修改草案中增加了基于“意圖使用”（Intent-to-Use）的商標注冊類型。在規(guī)定“意圖使用”的注冊時，有人認為“意圖使用”會導致大量注而不用的標記的囤積，然而在了解“意圖使用”的注冊程序之后，我們恰恰會得到相反的結(jié)論，“意圖使用”能夠有效地規(guī)制商標囤積。根據(jù)《蘭哈姆法》的規(guī)定，意圖使用商標的注冊申請主要過程如下。

（1）申請人提交商標注冊申請，審查員審查該申請是否屬于聯(lián)邦法規(guī)允許注冊的商標。

（2）如果申請被駁回，或需要補充文件的，由審查員發(fā)出審查意見書（Office Action），申請人進行充分解釋并提交答辯意見。如果申請未被駁回或不需要進行補充或申請人成功答辯的，申請標識會在官方公報（Official Gazette）上公開，并進入長為30天的異議期。任何人如果認為標志注冊將會損害其利益，可以向?qū)＠c商標局繳納必要的費用并提交異議書，說明異議理由。

（3）標識在官方公報公開之后的2個月內(nèi)，專利與商標局發(fā)給申請人《核準通知書》（Notice of Allowance）。核準通知書并不是注冊證書，只是表明USPTO在收到符合要求的《使用聲明》（Statement of Use）后，標識將被批準注冊。

（4）在收到USPTO簽發(fā)的核準通知書的6個月內(nèi)，申請人須及時提交商標使用聲明（SOU），申請人可以提交延期請求，每次延期請求可以將期限延長6個月，最多可提出5次延期請求。若申請人未及時提交SOU或延期請求，被視為放棄申請。

（5）若SOU被認可，在SOU被批準之日后2個月內(nèi)，USPTO將頒發(fā)注冊證書。若SOU不被認可，審查員會發(fā)出審查意見書，如果SOU存在的問題最終未被解決，申請將被放棄。

（6）商標注冊日后第6年年末之前或者第6年到期后的6個月寬限期內(nèi)，注冊商標所有人必須依據(jù)《蘭哈姆法》第1508條的規(guī)定提交商標的《使用聲明》或者《未使用的合理理由聲明》，未提交的將導致商標被撤銷。

從上述申請程序可以看出，意圖使用商標的申請仍然要求“使用”，只不過將申請前的使用寬限為申請后的使用，一旦申請人無法證明自己收到核準通知書后在商業(yè)活動中真實使用了申請的標識，或無法說明未使用的合理理由，將導致商標被放棄，此處的用語是放棄而不是駁回的原因為申請注冊的標識已經(jīng)滿足了作為商標注冊的要件，行政主管機關(guān)認可標識作為商標注冊的合法性。然而申請人怠于將標識使用在商業(yè)活動中，放棄權(quán)利并導致標識無法成為注冊商標的后果，但仍可以依據(jù)自己的意愿使用，通過使用取得商標權(quán)。

4.2 我國商標申請“真實使用意圖”的適用探究

新修訂的《商標法》規(guī)定了非以使用為目的的商標注冊申請應(yīng)當予以駁回，但申請階段“真實使用意圖”尚需進一步明確，具體審查可以參照美國對使用意圖的制度設(shè)計，對在審查過程中符合注冊的絕對理由與相對理由的，首先進行公告并規(guī)定異議期，沒有異議的，發(fā)給準予注冊通知書，要求申請人自收到通知書之日起6個月內(nèi)提交使用商標的聲明，如有特殊情形，經(jīng)申請人提出，商標局認為合理的可以準予延遲6個月。如果經(jīng)審查，商標確實進行了使用，則予以公告，發(fā)給注冊證書。如果申請注冊的標識中包含有一定影響力的商標的組成部分，且非權(quán)利人本人提出，當推定為惡意，不予注冊。同時，在明確了商標申請的目的在于使用之后，申請人為使商標承載越來越高的商譽，必然會逐步投入較多的資源來提升自己商標的知名度，除卻經(jīng)營不當?shù)惹樾危瑢ι虡说摹笆褂谩币髴?yīng)當隨著時間的推移不斷提高，不能多年過后，還將商標僅僅使用在廣告宣傳中。《商標法》規(guī)定的“三年”期限，已經(jīng)為權(quán)利人向市場投放注冊商標提供了充分的緩沖。如果權(quán)利人在申請商標注冊時就具有真實使用意圖，那么合理期限內(nèi)，權(quán)利人可以也應(yīng)當將商標與所核準商品或服務(wù)投入市場充分激活商標。《商標法》的立法目的在于鼓勵商標的使用，保證商品的品質(zhì)，識別商品的來源，而非將商標注冊作為不正當牟利的手段。因此，要不斷提高商標“使用”的要求，保持良好的商標管理秩序。

5 結(jié)語

商標作為企業(yè)在市場中身份的象征，具有不可替代的作用。對于消費者而言，商標能夠降低購物過程中的搜索成本，指示商品或者服務(wù)的來源，使得認牌購物成為可能。對于企業(yè)而言，商標不僅能夠反映出商譽，還具有廣告宣傳的功能。然而商標注冊制度的不完善，使得近幾年出現(xiàn)大批量商標囤積，導致許多企業(yè)無法在進入消費市場時選取合適的標識，商標的“注而不用”造成商標標識公共資源的大量浪費，違背商標保護的本質(zhì)。在現(xiàn)有的商標制度框架下，適當借鑒美國的意圖使用商標的注冊申請程序，逐步提升商標在權(quán)利人經(jīng)營過程中的“使用”要求，有利于促進市場經(jīng)濟的健康發(fā)展。