企業(yè)科技項目知識產(chǎn)權(quán)管理常見法律風(fēng)險及應(yīng)對分析

郭欣遇

深圳供電局有限公司，廣東 深圳 518035

技術(shù)的應(yīng)用離不開前期的技術(shù)研發(fā)，本文所稱企業(yè)科技項目，是指以科學(xué)研究和技術(shù)研發(fā)為內(nèi)容立項的項目。許多企業(yè)在科研方面多采用合作開發(fā)的模式，因此，企業(yè)一方面需關(guān)注自身科研成果的知識產(chǎn)權(quán)保護，另一方面需防范合作單位的侵權(quán)風(fēng)險。本文將科技項目進展劃分六個階段，闡述知識產(chǎn)權(quán)保護常見法律風(fēng)險及應(yīng)對措施：

一、立項階段

科技項目立項需考察項目的可行性和科研價值。此階段易出現(xiàn)的問題是審批通過的項目其相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域存在大量在先專利，致使重復(fù)開發(fā)，缺乏科研價值，以及落入他人已有專利保護范圍，導(dǎo)致成果無法實施。由于研發(fā)成果帶有未經(jīng)權(quán)利人允許使用的在先專利，侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)，從而使企業(yè)可能承擔(dān)停止侵權(quán)、銷毀產(chǎn)品、賠償損失等法律責(zé)任。

對此，企業(yè)一是要完善立項文件，增加相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)檢索報告，明確各關(guān)鍵技術(shù)的專利數(shù)量、地域分布和專利權(quán)人信息等。二是要完善審核程序，對已存在大量在先專利的項目，不予批準(zhǔn)立項。

二、采購階段

本文所稱科技項目采購，是指需要選擇外協(xié)單位共同完成科研項目的情況。此階段需注意將外協(xié)單位知識產(chǎn)權(quán)管理情況作為考核項。否則，一方面可能因外協(xié)單位使用了未經(jīng)授權(quán)的在先專利，導(dǎo)致合作開發(fā)過程中或研發(fā)成果侵犯第三方知識產(chǎn)權(quán)，企業(yè)為此承擔(dān)停止侵權(quán)、銷毀產(chǎn)品、賠償損失等民事責(zé)任；另一方面可能因外協(xié)單位對合作開發(fā)過程或成果的保密措施不夠完善，導(dǎo)致研發(fā)成果被違約泄露，失去商業(yè)價值。

對此，企業(yè)一是要完善采購文件，要求外協(xié)單位提供知識產(chǎn)權(quán)管理狀況調(diào)查表。二是完善采購評價標(biāo)準(zhǔn)，可在評價標(biāo)準(zhǔn)中設(shè)置“知識產(chǎn)權(quán)管理狀況”作為評分考核項，審查外協(xié)單位擬在合作開發(fā)項目中使用的知識產(chǎn)權(quán)情況，包括基礎(chǔ)技術(shù)、研發(fā)工具、研發(fā)設(shè)備、采用的保密措施、防范知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)風(fēng)險措施等，以及外協(xié)單位的知識產(chǎn)權(quán)糾紛情況。若有侵權(quán)風(fēng)險、采取措施不當(dāng)或糾紛頻發(fā)，則考慮不與該外協(xié)單位合作。

三、合同起草與簽訂階段

（一）合同起草

在合同起草階段需重點關(guān)注研發(fā)成果的歸屬和收益分配這兩個核心問題。

1.研發(fā)成果的歸屬

關(guān)于研發(fā)成果的歸屬約定，常見問題一是合作開發(fā)合同中研發(fā)成果描述不清楚、成果范圍界定不當(dāng)。若發(fā)生糾紛，則無法確定哪些技術(shù)內(nèi)容屬于合同范圍，導(dǎo)致本應(yīng)受合同約束并由企業(yè)單獨享有或雙方共享的研發(fā)成果被當(dāng)作與合同無關(guān)的成果，使企業(yè)利益受損。二是合作開發(fā)合同中只約定了專利權(quán)歸屬，未約定其他專有技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)歸屬。此舉容易導(dǎo)致研發(fā)成果泄露，以及發(fā)生糾紛時無法證明研發(fā)成果的具體內(nèi)容。三是合作開發(fā)合同中僅簡單約定研發(fā)成果歸研發(fā)者享有，而非具體明確知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人。由此一來，外協(xié)單位可能根據(jù)法律規(guī)定主張全部開發(fā)工作由其完成而享有全部知識產(chǎn)權(quán)。

對此，企業(yè)應(yīng)完善合同條款，對研發(fā)成果的權(quán)利歸屬做出明確具體的約定，避免不確定性。包括：在合同中增加對除專利以外的其他知識產(chǎn)權(quán)的權(quán)屬約定，例如其他未申請專利的專有技術(shù)；約定全部知識產(chǎn)權(quán)由企業(yè)單獨享有，確有必要時可約定知識產(chǎn)權(quán)由企業(yè)和外協(xié)單位共同享有，并避免出現(xiàn)“誰研發(fā)，誰享有”含義的條款。研發(fā)合同簽訂后，企業(yè)應(yīng)定期關(guān)注外協(xié)單位經(jīng)營動態(tài)，發(fā)現(xiàn)外協(xié)單位擅自利用研發(fā)成果獲利時，及時取證并采取警告、發(fā)送律師函、列入黑名單、起訴等措施。

2.研發(fā)成果的收益分配

關(guān)于研發(fā)成果的收益分配，常見問題一是外協(xié)單位向企業(yè)隱瞞其所獲取的共享研發(fā)成果的實際收益。二是合作開發(fā)合同中未約定知識產(chǎn)權(quán)收益分配方案，外協(xié)單位擅自分配收益時，企業(yè)無法有效要求其對收益進行分配并追究其違約責(zé)任。

對此，企業(yè)應(yīng)在合作開發(fā)合同中約定具體收益分配方案，如不能提前確認(rèn)具體收益分配方案的，后續(xù)應(yīng)通過補充協(xié)議進行約定。此外，合同中還應(yīng)約定許可他人實施研發(fā)成果的收益分配，并約定外協(xié)單位應(yīng)主動向企業(yè)披露研發(fā)成果收益情況，包括許可他人使用的收益情況。對于未及時披露的，外協(xié)單位應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。

（二）合同簽訂

在合同簽訂階段易忽視的問題是外協(xié)單位參與項目研發(fā)的人員并非其正式員工。若參與項目研發(fā)的人員非企業(yè)或外協(xié)單位正式員工，其主張對研發(fā)成果享有權(quán)利，容易引發(fā)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬糾紛。

對此，企業(yè)一是在合作開發(fā)合同簽署及履行過程中應(yīng)審核外協(xié)單位參與項目的研發(fā)人員是否為外協(xié)單位員工、是否受合作開發(fā)合同有關(guān)義務(wù)約束。二是在合作開發(fā)合同中約定外協(xié)單位參與本項目的研發(fā)人員必須是正式員工及其違約責(zé)任，并附研發(fā)團隊成員名單、專業(yè)資質(zhì)及知識產(chǎn)權(quán)承諾書，以及外協(xié)單位必須及時將項目研發(fā)人員變動情況向企業(yè)報備。

四、研發(fā)實施階段

在該階段，企業(yè)自身存在的法律風(fēng)險主要是研發(fā)過程中所使用的基礎(chǔ)技術(shù)、研發(fā)工具或設(shè)備未取得必要許可，導(dǎo)致成果轉(zhuǎn)化無法完成或無法正常使用轉(zhuǎn)化成果，還可能因侵犯他人知識產(chǎn)權(quán)，承擔(dān)停止侵權(quán)、銷毀產(chǎn)品、賠償損失等法律責(zé)任。對此，企業(yè)應(yīng)加強自查，發(fā)現(xiàn)存在他人知識產(chǎn)權(quán)時及時取得許可。

此外，企業(yè)還應(yīng)重點關(guān)注外協(xié)單位未遵守合作開發(fā)合同約定，擅自將研發(fā)項目轉(zhuǎn)包或分包給第三方的問題。此舉將影響企業(yè)對轉(zhuǎn)化成果的應(yīng)用和再開發(fā)規(guī)劃，妨礙企業(yè)對轉(zhuǎn)化成果的保護，損害企業(yè)的商業(yè)利益。對此，企業(yè)應(yīng)在合作開發(fā)合同中完善禁止轉(zhuǎn)包及分包的約定，增加相應(yīng)的具體違約責(zé)任，并定期對外協(xié)單位是否存在轉(zhuǎn)包和分包行為進行審查，切實維護自身利益。

五、研發(fā)成果驗收階段

科技項目研發(fā)成果驗收常見問題是驗收過程未形成書面文件、驗收文件缺少合同當(dāng)事人簽字或蓋章、未記載實際成果與立項時預(yù)期成果的偏離，以及驗收后未將成果及項目資料存檔或入庫保存。上述不規(guī)范的驗收管理，易導(dǎo)致研發(fā)成果是否完成驗收出現(xiàn)爭議，以及發(fā)生爭議時無法證明研發(fā)成果的存在和具體內(nèi)容。

對此，企業(yè)應(yīng)完善成果驗收制度，在驗收過程中制作記載包括實際成果與立項時預(yù)期成果偏離的內(nèi)容和結(jié)論的書面文件，并由企業(yè)和外協(xié)單位派代表簽署，在可能的情況下要求外協(xié)單位在驗收文件上加蓋公章。完善成果物和檔案管理制度，指定專人負(fù)責(zé)在成果驗收后將成果物及相關(guān)檔案進行存檔或入庫保存。

六、研發(fā)成果保護階段

企業(yè)應(yīng)有區(qū)別地考慮研發(fā)成果的保護策略。若未甄別研發(fā)成果適合專利保護還是商業(yè)秘密保護，將不適合專利保護的成果申請專利，或?qū)o法實際保守秘密的成果作為商業(yè)秘密保護，將導(dǎo)致無法有效保護研發(fā)成果。其中，對于適合申請專利的研發(fā)成果未及時申請專利的，若外協(xié)單位違反合同約定擅自搶先申請研發(fā)成果相關(guān)專利或被其他人搶先申請專利，則剝奪了企業(yè)的專利申請權(quán)，企業(yè)無法實施研發(fā)成果。

對此，企業(yè)一是應(yīng)提高判斷研發(fā)成果適合專利保護還是商業(yè)秘密保護的能力。通常的判斷方式是，市場上容易獲取或破解的技術(shù)建議通過申請專利進行保護；技術(shù)難度較高以及市場上還未出現(xiàn)的技術(shù)，建議通過商業(yè)秘密進行保護。二是成果驗收前應(yīng)列出項目適合申請專利的內(nèi)容列表，并將實際提交大部分專利申請作為驗收條件。

此外，企業(yè)還應(yīng)關(guān)注研發(fā)成果的許可使用問題。若合作開發(fā)合同約定研發(fā)成果由企業(yè)單獨享有，則外協(xié)單位自行實施研發(fā)成果或?qū)⒀邪l(fā)成果許可他人使用，將造成企業(yè)權(quán)益受損。對此，企業(yè)一是在合作開發(fā)合同中明確約定外協(xié)單位使用或許可第三方使用研發(fā)成果應(yīng)經(jīng)企業(yè)許可授權(quán)。未經(jīng)許可授權(quán)而使用或許可第三方使用研發(fā)成果，企業(yè)有權(quán)要求外協(xié)單位支付違約金，并在合同中約定違約金計算標(biāo)準(zhǔn)。此外，還應(yīng)定期關(guān)注外協(xié)單位經(jīng)營動態(tài)，發(fā)現(xiàn)外協(xié)單位擅自利用研發(fā)成果獲利時，及時取證并采取警告、發(fā)送律師函、列入黑名單、起訴等措施。

七、結(jié)語

知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險管理逐漸成為國內(nèi)外企業(yè)占據(jù)競爭市場份額的重要戰(zhàn)略舉措。各企業(yè)應(yīng)從自身實際出發(fā)，制定知識產(chǎn)權(quán)管理法律風(fēng)險管控模式和管理制度，從制度流程、法律文件、關(guān)鍵權(quán)益約定、保護策略、人員能力等方面多管齊下，切實增強知識產(chǎn)權(quán)保護能力和市場競爭力，為企業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展保駕護航。