OEM中的商標侵權問題研究

王美魯

山東女子學院，山東 濟南 250352

在OEM的典型案例中，很多都涉及與侵犯注冊商標專用權有關的問題。隨著商業貿易的進一步全球化，許多經濟貿易與過去有了很大的不同，在加工制造業領域，其經濟發展模式也發生了很大的變化，過去往往是一國國內的廠商自己在國家境內生產制造已經在國家境內授權商標權的商品，現在很多境外廠商為了追求經濟利益最大化，會考慮將投資轉向另一個國家國內加工制造企業來加工制造產品，然后在境外出售。如果有國外廠商在國外已經取得商標專用權，后授權一國國內加工制造企業生產已在國內享有注冊商標專用權的商品，然后把再此商品出口至境外銷售，這個0EM的過程將會涉及怎樣的專有權利呢？對于此問題，我們將通過下文一起進行分析。

首先，設想一個國內仿造某知名運動品牌（以下簡稱該知名運動品牌為“A”）的商品制假廠，如果此商品制假廠商還沒有投入市場進行銷售，能否認為其之前的生產該A商品的行為因為沒有進入商品流通領域，所以不構成商標使用，進一步認為其不侵權呢？其生產的該A商品的行為是侵權行為，這毋庸置疑。但問題是若制造該A相關商品的加工制造者得到了國外商標權人的授權，且沒有投入我國市場流通領域，也沒有在我國國家境內進行銷售，它的行為會是違法侵權嗎？為了更好根據仿造者的侵權行為定性去推斷定牌加工者的行為性質，我們將會從兩個關系去分析：一是OEM是否構成商標性使用；二是OEM是否構成商標侵權。

一、OEM構成商標性使用

首先，確定商標性使用存在的階段。有人認為，根據《商標法》第48條，商標使用強調商標標識功能的實現，而商標在產品進入流通階段或者說進行銷售之前，并不具有識別功能，那么就應該把商標性使用局限在流通領域，若不進入我國市場流通，就不構成使用。如若這樣判斷，則前述國內仿造A商品的制假廠也不會構成侵權，可是這樣的結論，顯然不合理，與現行的法律規定也不相符。換句話說，將商標性使用僅僅局限在流通領域之內，這種觀點是不對的。確切的說法應該是進入流通領域是與商標性使用存在一定聯系的行為，包括尚未進入流通領域之前的準備階段或已經進入流通領域的階段，從這個角度看，商標性使用存在于流通領域階段和為流通領域做準備的兩個階段。

接下來，從法律目的來看，是否構成商標使用。根據《商標法》48條規定，“本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業活動中，用于識別商品來源的行為。”［1］通過法律條文，我們可以看到，商標使用的目的是為了識別商品的來源，因此，只有在上述兩個階段中，如若能夠識別商品來源則構成商標使用，如若不能不識別商品來源則不構成商標使用。

所以，單純通過是否進入流通領域或者單純地看是否已經進行銷售去判定是否構成商標性使用是不正確的，正確的看法應該是，已經進入流通領域階段或者為進入流通流域做準備的階段，只要其行為在區分商品來源上具有可能性，其行為就應該被認為是商標性使用”。前述仿造A的制假廠和貼牌加工者，不管它是否已經進入流通領域，都是對區分商品來源做準備的行為，都可以認定為商標法所述的商標性使用。

二、OEM構成侵權

根據“混淆可能性”是否是OEM商標侵權的構成要件，可以進行以下分類。

（一）不需要考慮混淆的情況

首先，關于商標法第57條第1款，沒有規定商標侵權以“混淆”為要件”。其次，學者孔祥俊認為，當相同的商品上使用相同商標，商標侵權不再以混淆為要件。這就說明，OEM如果使用的是國內原告已經注冊的商標，其受委托加工制造的商品也同樣與國內原告的注冊商標使用的商品一致時，那么，就不用考慮這種行為是否會造成相關公眾的“混淆”。換句話說，“混淆”不能成為貼牌加工過程中商標侵權的一般組成部分。

（二）需要考慮混淆的情況

關于商標法57條第2款，我們可以看到的是，其將“容易導致混淆”為構成要件。接下來我們將證明貼牌加工者的行為“容易導致混淆”，即可證明其行為是構成侵權的。而“容易混淆”將基于一個前提，即商標性使用。其原因及理由如下：商標目的是使商標被消費者用來區別商品來源。而消費者識別商品來源往往通過商家的商標性使用從而才能實現。因此，商家通過商標性使用，才可能會導致消費者混淆。即混淆可能性與商標性使用可參照結果和手段的關系，商標性使用是手段，混淆可能性則是結果［2］。

上文中，我們已經證明了，貼牌加工者構成對商標的使用，也就是我們的“容易造成混淆”的前提。那么，接下來只需證明貼牌加工者的行為容易導致混淆，就可以說明貼牌加工者屬于第五十七條第二款的侵權類型。

在國內仿造A的商品制假廠的情況下，其商品銷售的對象是我國境內的銷售市場，自然會導致我國相關公眾混淆，這無可厚非，商品制假廠的行為也是因為導致相關公眾混淆而被判定為侵權。可是OEM商品并不被國內相關公眾直接接觸，那么還會發生前述同A的商品制假廠一樣的混淆嗎？如若有混淆的可能，那么容易受混淆的相關公眾在司法解釋中又有哪些規定呢？

2002年商標法的司法解釋并沒有對“相關公眾”做出地域限制。筆者認為，判定混淆的相關公眾范圍應限于貼牌加工者所在國的消費者及其相關經營者。基于商標權的地域性，國內商標權人的權利，就只在該國境域內受保護，所以，OEM是否侵犯到國內商標權，應當是以其是否可能會在國內構成相關經營者和消費者混淆為基礎。換句話說，判定混淆的相關公眾的范圍應以貼牌加工者所在國，即請求保護專有商標權的原告所在國家的相關經營者和消費者為界。

在確定國內相關公眾的條件下，那么國內相關公眾應該包括哪幾部分呢？在許多判例中，非侵權的理由是，出口目標是境外，所以國內相關消費者不會混淆。典型判例中，“PRETUL”案二審法院持此觀點。司法解釋規定“相關公眾”，是指與商標所標示的某類商品或服務有關的消費者和與前述商品或服務的營銷有密切關系的其他經營者［3］。這樣我們可以看到，相關公眾包括兩部分，一部分是最終消費者；另一種是由分銷渠道的銷售商和其他經營者所組成，自然也就包括國內商品生產加工者，即貼牌加工者。

商標法57條第2款規定的“容易導致混淆”一詞，意味著相關公眾接觸侵權商品之后可能發生混淆，并不要求侵權商品被相關公眾實際接觸，也不要求混淆的事實百分百出現。在明確此含義的條件下，我們可以看到“PRETUL“的二審判定是有問題的，因為此判決在“不導致國內消費者的混淆”和“不侵犯原告商標權”之間建立起因果聯系。沒有考慮出口商品在國內返銷的可能性以及中國消費者出國旅游的可能性，引起國內相關公眾最終消費者的混淆，同時也沒有考慮到相關公眾的第二種情況，例如，運輸環節的運營商可能會接觸貼牌商品等情況，這些都將造成混淆的可能性。正確的觀點應該是，因為考慮到出口商品返銷國內以及中國消費者出國旅游的可能性，以及與商品接觸的其他經營者有混淆的可能性，故而，OEM具有造成混淆相關公眾的可能性，OEM應仍定為商標侵權行為。

三、結語

首先，商品或服務已經進入流通領域階段或者處在為進入流通流域做準備的階段，如果能夠識別商品或服務的來源，則是商標法的商標使用。即便OEM商品未在中國銷售，其行為構成仍然商標使用。其次，確定OEM商品的混淆可能性的因素，相關公眾的范圍是消費者及其他相關經營者。同時，混淆可能性并不是構成OEM商標侵權的必備條件，而只是在商品類似或者商標近似等兩種情形下的商標侵權的構成要件，在相同商品上使用相同商標的情況下，并不以混淆可能為構成要件。本文是以商標侵權為角度，研究OEM中商標侵權行為，OEM屬于構成侵犯商標專用權的行為