發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題在創(chuàng)造性審查中的考量

徐輝 馮曉娜

摘要：“三步法”是我國(guó)創(chuàng)造性審查的重要方法，能否準(zhǔn)確把握創(chuàng)造性的審查的標(biāo)準(zhǔn)和思路和標(biāo)準(zhǔn)，直接在平衡社會(huì)公眾與之專利權(quán)人之間的利益關(guān)系到以及在專利法立法宗旨的體現(xiàn)上起到關(guān)鍵性作用，關(guān)系到專利權(quán)人與社會(huì)公眾之間的利益平衡。發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題客觀反映了發(fā)明人認(rèn)識(shí)現(xiàn)有技術(shù)存在的問題并據(jù)此改造現(xiàn)有技術(shù)的思路，體現(xiàn)發(fā)明人對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)?！叭椒ā钡牡诙绞谴_定區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是“三步法”的第二步，在創(chuàng)造性顯而易見性判斷中具有起到承上啟下的關(guān)鍵作用，能否客觀準(zhǔn)確的認(rèn)定發(fā)明實(shí)際解決的的技術(shù)問題的認(rèn)定是否客觀準(zhǔn)確，對(duì)是創(chuàng)造性結(jié)論的判斷具有至關(guān)正確與否的重要的影響影響因素。本文結(jié)合兩個(gè)實(shí)際案例討論了客觀確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題對(duì)于客觀評(píng)價(jià)發(fā)明創(chuàng)造性的重要性。

關(guān)鍵詞：創(chuàng)造性;區(qū)別技術(shù)特征;發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題;整體原則

中圖分類號(hào)：D923.42 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1003-5168（2020）03-0078-03

1 引言

判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，就是要判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，《專利審查指南2010》[1]給出了判斷發(fā)明是否具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)的一般性方法“三步法”，即：第一步，確定最接近的現(xiàn)有技術(shù);第二步，確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題;第三步，判斷要求保護(hù)的發(fā)明對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來(lái)說是否顯而易見?！叭椒ā睂?shí)質(zhì)上是站位本領(lǐng)域技術(shù)人員還原發(fā)明的過程，也即回到申請(qǐng)日以前，基于最接近現(xiàn)有技術(shù)，站位本領(lǐng)域普通技術(shù)人員，分析最接近現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)缺陷，以此為基礎(chǔ)提出發(fā)明實(shí)際要解決的技術(shù)問題，進(jìn)而再看現(xiàn)有技術(shù)是否整體上給出了采用與發(fā)明相同的技術(shù)手段以解決其技術(shù)問題的技術(shù)啟示?！叭椒ā钡呐袛鄻?biāo)準(zhǔn)與思路適用于絕大多數(shù)發(fā)明的創(chuàng)造性審查過程，正確的運(yùn)用“三步法”，有助于保證審查意見的內(nèi)在邏輯性以及審查意見的準(zhǔn)確性[2]。

2 基于“三步法”全過程確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題

“三步法”中的第一步，在事實(shí)、證據(jù)清楚的前提下，客觀性相對(duì)較高，而第二步中發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，由于不同人對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)知識(shí)的掌握與理解存在差異，因此，對(duì)于發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定存在主觀性偏差，一旦發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定不夠準(zhǔn)確，便會(huì)使第三步顯而易見性判斷失去基礎(chǔ)。

《專利審查指南2010》中關(guān)于如何確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題作出如下解釋：“在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分析并確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題。為此，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護(hù)的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)別特征，然后根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”，同時(shí)還指出，“作為一個(gè)原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請(qǐng)的說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可?！睂彶閷?shí)踐中，“發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題”的確定，是在對(duì)發(fā)明與最接近現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)領(lǐng)域、方案構(gòu)成、技術(shù)效果等進(jìn)行綜合評(píng)判之后進(jìn)行的，因此，較易出現(xiàn)主觀判斷的偏差。

審查實(shí)踐中，區(qū)別技術(shù)特征所帶來(lái)的技術(shù)效果可能不止一個(gè)，所以其重新確定的技術(shù)問題也不止一個(gè)，但原則是本領(lǐng)域技術(shù)人員從該申請(qǐng)文件中所記載的內(nèi)容能夠獲知該技術(shù)效果。若本領(lǐng)域技術(shù)人員面對(duì)現(xiàn)有技術(shù)有多種選擇，某一選擇獲得了不同于常規(guī)效果的額外的技術(shù)效果，并且該效果對(duì)于解決發(fā)明的技術(shù)問題至關(guān)重要，是確定解決客觀存在技術(shù)問題的基礎(chǔ)，則發(fā)明依托于這種額外的技術(shù)效果而具備創(chuàng)造性。

例如，在“鹽酸奧洛他定制劑”案中，本申請(qǐng)要求保護(hù)一種濃度為0.22%的高濃度奧洛他定滴眼液，其中主要由聚乙烯吡咯烷酮組成的能增強(qiáng)溶液的物理穩(wěn)定性的足夠量的聚合的物理穩(wěn)定增強(qiáng)成份。對(duì)比文件1公開了一種奧洛他定滴眼液，奧洛他定濃度為0.0001-5%，優(yōu)選0.001-0.2%，最優(yōu)選約0.1%，還公開了制備滴眼劑時(shí)如果可以根據(jù)需要加入防腐劑、穩(wěn)定劑、粘性載體等，并列舉了聚乙烯醇、聚乙烯吡咯烷酮、聚丙烯酸等可以作為粘性載體。本申請(qǐng)與對(duì)比文件1的主要區(qū)別在于聚乙烯吡咯烷酮作為物理穩(wěn)定增強(qiáng)成分，明確限定其含量為1.5-2%（w/v）。另外公知常識(shí)證據(jù)證明了聚乙烯吡咯烷酮在滴眼劑中作增稠劑?；谏鲜鰠^(qū)別，如何確定爭(zhēng)議發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是評(píng)判其創(chuàng)造性的關(guān)鍵。

對(duì)比文件1公開了在滴眼液制備過程中可以根據(jù)需要加入聚乙烯吡咯烷酮，而公知常識(shí)證據(jù)公開了滴眼劑中加入聚乙烯吡咯烷酮作為增稠劑屬于公知常識(shí)，如果將其實(shí)際解決的技術(shù)問題確定為如何增強(qiáng)滴眼液的稠度，很容易得出爭(zhēng)議發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。然而，對(duì)比文件1僅僅記載了濃度優(yōu)選0.1%的奧洛他定滴眼液，未實(shí)施更高濃度（高于0.1%）的奧洛他定滴眼液，聚乙烯吡咯烷酮作為粘性載體，并未提及其穩(wěn)定作用，也并未意識(shí)到高濃度奧洛他定滴眼液存在物理穩(wěn)定性的問題。公知常識(shí)證據(jù)僅公開了聚乙烯吡咯烷酮在滴眼劑中作增稠劑的作用，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員難以認(rèn)識(shí)到在高濃度奧洛他定滴眼液存在物理穩(wěn)定性問題。本申請(qǐng)實(shí)施例通過多個(gè)對(duì)比例證明聚乙烯吡咯烷酮的加入與否、加入濃度均會(huì)直接影響滴眼液的物理穩(wěn)定性，并通過調(diào)節(jié)聚乙烯吡咯烷酮濃度達(dá)到提高滴眼液物理穩(wěn)定的技術(shù)效果?？梢?，將“如何增強(qiáng)高濃度奧洛他定滴眼液的物理穩(wěn)定性”確定為實(shí)際解決技術(shù)問題更能準(zhǔn)確體現(xiàn)本申請(qǐng)的智慧貢獻(xiàn)，避免“事后諸葛亮”型判斷。

3 基于整體原則確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題

《專利審查指南2010》中規(guī)定作為確定重新確定技術(shù)問題基礎(chǔ)的技術(shù)效果，應(yīng)該遵循整體原則，對(duì)于功能上相互支持、存在相互依存關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)從整體上考慮存在依存的技術(shù)特征以及這些之間的關(guān)系在請(qǐng)求求保護(hù)的發(fā)明中所起到的技術(shù)效果。在“三步法”的第三步判斷顯而易見性時(shí)，首先要判斷現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)是否整體上給出將該區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近現(xiàn)有技術(shù)以解決其客觀存在的技術(shù)問題的啟示。這里的“整體”至少包括兩層含義：一是最接近的現(xiàn)有技術(shù)中客觀存在技術(shù)問題，二是技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)上存在解決該技術(shù)問題的需要。

對(duì)于審查實(shí)踐中如何準(zhǔn)確把握“整體”原則，不少學(xué)者進(jìn)行了分析。候?yàn)t瀟指出“特征覆蓋式”評(píng)價(jià)方法的弊端，該評(píng)述僅關(guān)注單個(gè)的技術(shù)特征而割裂了發(fā)明，未考慮區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明整體中所起的作用[3]。熊婷提出“非對(duì)應(yīng)技術(shù)特征”概念，指出將本申請(qǐng)權(quán)利要求與最接近的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行比對(duì)時(shí)，如若忽略最接近現(xiàn)有技術(shù)中未參與比對(duì)的其他“非對(duì)應(yīng)技術(shù)特征”（即權(quán)利要求中不涉及的技術(shù)特征），容易導(dǎo)致割裂技術(shù)方案的整體性[4]。

作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，要使本領(lǐng)域技術(shù)人員在獲知它時(shí)會(huì)產(chǎn)生朝著要求保護(hù)的發(fā)明的方向改進(jìn)它的動(dòng)機(jī)，需要滿足的首要條件是該最接近的現(xiàn)有技術(shù)存在朝著要求保護(hù)的發(fā)明的方向進(jìn)行改進(jìn)的技術(shù)需求，從而使得本領(lǐng)域技術(shù)人員會(huì)將該最接近的現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合起來(lái)以滿足這種技術(shù)上的需求，進(jìn)而得到要求保護(hù)的發(fā)明。當(dāng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)不存在此種技術(shù)需求時(shí)，本領(lǐng)域技術(shù)人員也就不會(huì)產(chǎn)生將最接近現(xiàn)有技術(shù)與區(qū)別技術(shù)特征進(jìn)行結(jié)合的動(dòng)機(jī)，也就不能認(rèn)為該最接近現(xiàn)有技術(shù)給出了解決該技術(shù)問題的相應(yīng)的技術(shù)啟示。當(dāng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)在功能上排斥區(qū)別技術(shù)特征在本申請(qǐng)中實(shí)際所起的作用時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該最接近現(xiàn)有技術(shù)中不存在這種改進(jìn)需求。

例如，在“封袋機(jī)”案中，本申請(qǐng)的切割機(jī)上設(shè)有第一加熱組件，用來(lái)對(duì)卷筒塑料袋進(jìn)行切割，使得封袋機(jī)體積相對(duì)于采用切割刀片更為精巧。對(duì)比文件1公開的封袋機(jī)未公開切割機(jī)，而基于該區(qū)別特征似乎可以確定實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何縮小封袋機(jī)體積。然而縱觀對(duì)比文件1公開的全部?jī)?nèi)容，對(duì)比文件1說明書記載了裝袋機(jī)構(gòu)中包含一個(gè)個(gè)已切割好的單獨(dú)的塑料袋，可見，對(duì)比文件1的封袋機(jī)不存在切割塑料袋卷筒以形成塑料袋的技術(shù)需要，上述技術(shù)問題的認(rèn)定也是不妥的。

當(dāng)采用多篇證據(jù)結(jié)合評(píng)述發(fā)明的創(chuàng)造性時(shí)，其他證據(jù)與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間是否存在結(jié)合動(dòng)機(jī)連同結(jié)合后存在的改造難度都是影響判斷結(jié)論的重要因素，最近現(xiàn)有技術(shù)的選擇不是一個(gè)孤立的過程，需要放在三步法中去考慮，需要考慮和分析其他證據(jù)與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間是否存在結(jié)合動(dòng)機(jī)以及結(jié)合后的改進(jìn)難度，聚焦在發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題上，其他證據(jù)是否給出充分的指引和教導(dǎo)使得本領(lǐng)域技術(shù)人員將其公開的技術(shù)手段平滑順利地結(jié)合到最接近的現(xiàn)有技術(shù)中，并且這種順利的結(jié)合符合本領(lǐng)域技術(shù)人員常規(guī)的思維邏輯和常規(guī)技術(shù)改進(jìn)路徑，從而給予發(fā)明創(chuàng)造客觀、公正的判斷。

4 小結(jié)

最接近的現(xiàn)有技術(shù)有時(shí)候不同于說明書描述的背景技術(shù)，在分析區(qū)別技術(shù)特征在發(fā)明中起到作用亦或是發(fā)明達(dá)到的效果的基礎(chǔ)上，還需要進(jìn)一步判斷最接近現(xiàn)有技術(shù)是否客觀上存在本申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題。否則，脫離最接近現(xiàn)有技術(shù)確定其實(shí)際解決的技術(shù)問題，難以從最接近的現(xiàn)有技術(shù)以及技術(shù)問題出發(fā)來(lái)評(píng)價(jià)本發(fā)明的顯而易見性。

尤其在判斷某技術(shù)手段是否為公知常識(shí)時(shí)，應(yīng)結(jié)合其在本申請(qǐng)中實(shí)際解決的技術(shù)問題、達(dá)到的技術(shù)效果以及應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域等綜合權(quán)衡判定，從本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度整體把握發(fā)明構(gòu)思，客觀、公正、準(zhǔn)確地作出判斷。

參考文獻(xiàn)：

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