回歸與重構
——在立法宗旨中探究專利創造性評判方式的優化

李小童，徐 菲

（1.國家知識產權局專利局專利審查協作河南中心，鄭州470018；2.鄭州輕工業大學，鄭州470002）

引言

中國科技創新能力近年來逐步提高，專利申請量和授權量隨之快速增長。2018年，國家知識產權局共受理發明專利申請154.2萬件，同比增長11.6%，連續八年位居世界首位。

與此同時，低質量發明也大量涌現，其負面效應日益明顯[1]。社會輿論對我國專利質量的批評不絕于耳，諸如垃圾專利和泡沫專利的說法不時充斥于報端[2]。現行專利創造性評判方式面對低質量發明逐漸表現出應對乏力的弊端，低質量發明浪費了巨大社會資源和行政資源，加劇了專利審查周期的延長，必然阻滯高價值專利的培育和知識產權強國戰略的實施。因此，有必要從立法宗旨出發，優化發明專利創造性評判方式，避免低質量專利申請輕易獲得授權[3]。

一、創造性的定義和評判方式

世界主要知識產權國家對發明專利均具有創造性的要求，美國專利法第103條規定，一項發明如果申請專利的主題與現有技術之間的差異是這樣的微小，以致在做出發明時，該主題整體對其所屬技術領域普通技術人員而言是顯而易見的，則不得授予專利權。歐洲專利公約第56條規定，如果一件發明，與現有技術相比，對于所屬領域技術人員而言是非顯而易見的，那么此發明應該被認為有創造性。日本專利法第29條規定，申請專利之前，具備該發明所屬技術領域的普通知識者根據前款各項中的發明能容易做出發明的，不能獲得專利權。韓國專利法第29條規定，發明在專利申請日前可以由所屬領域的普通技術人員容易地做出，該發明不能授予專利權[4]，如表1所示。

表1 主要國家創造性定義對比表

分析上述國家的要求可以發現，美國和歐洲對創造性的定義直接等價于非顯而易見，而同屬東亞文化圈的日本和韓國則采用了耐人尋味的“不容易地做出發明”這一概念。這兩個術語之間既高度相似又具有微妙的區別，前者側重于發明技術方案的最終狀態，后者則一定程度上體現了發明技術方案形成的過程，但是二者都沒有對發明的技術效果提出直接要求。

中國專利法在立法之時，借鑒和移植了世界主流國家的既有成果，并進行了一定程度上的改造和創新，最終在第22稿中將創造性明確為具有突出的實質性特點和顯著的進步[5]。發明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發明相對于現有技術是非顯而易見的；顯著的進步，是指發明與現有技術相比能夠產生有益的技術效果[6]。

中國《專利審查指南》（以下簡稱“審查指南”）力求將專利法的法定要求通俗化和客觀化，將突出的實質性特點演化為具備非顯而易見性，并且推薦三步法來判斷是否顯而易見，以便在審查實踐中易于操作。具體過程是，首先確定最接近的現有技術，然后分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比具有哪些區別技術特征，并確定發明實際解決的技術問題，最后判斷要求保護的發明對本領域技術人員而言是否顯而易見，而最終判斷是否顯而易見的核心判據在于現有技術中是否存在技術啟示。該方法得到了廣泛的應用，目前絕大多數發明創造性的評判都按照三步法進行，而即將討論的問題也因此產生。

二、新形勢下創造性評判面臨的困局

（一）技術特征數量異常的發明

近年來逐漸增多的低質量發明有多種表現形式，既有單篇技術特征異常的發明或者單篇包含非常規技術手段的發明，也有技術方案雷同的大量系列發明。技術特征數量異常的發明，是指發明人為了滿足專利法第22條第3款對創造性的要求，在發明的技術方案中，增加了大量的零部件或組分特征，并且對零部件連接關系或組分含量進行限定，有時還增加制備方法或生產工藝的詳細參數限定，形成一個權利要求超長、技術特征繁多、保護范圍極小的技術方案。例如，在一個有關電纜的發明案例中，發明人使用聚四氟乙烯等6種聚合物、兒茶酚等8種助劑、氟化鈣等6種填料共計20種組分制備電纜，輔以各種組分的用量范圍以及電纜料的制備方法①國家知識產權局業務指導意見.化指字[2016]第04號。。

對于此類發明，如果按照審查指南的要求，使用三步法評判創造性，會出現一定的困難。此類發明提交專利申請的唯一目的是獲得專利權本身，而不在乎其技術方案是否可行或者保護范圍大小是否合理，其技術方案與產業上實際使用的生產和研發內容差異較大，無法通過正常的文獻檢索獲得與其相似的現有技術，更無法在一篇對比文件中公開其全部技術特征。因此，在第二步進行技術特征比對時，必然出現大量區別技術特征，進而導致第三步尋找技術啟示成為幾乎不可能完成的任務。

如何判斷是否存在技術啟示，審查指南給出了三種選擇。最優的方案是通過1～2篇對比文件能夠披露全部的相關技術手段，并且披露的技術手段在對比文件中所起的作用與本發明中所起的作用相同。第二種選擇是退而求其次，選擇多篇對比文件與最接近的現有技術進行結合，但是對比文件數量不宜過多。正如之前的研究指出[7]，如果對允許組合的現有技術在數量上沒有限制、只要拼湊在一起覆蓋一項權利要求的所有技術特征，就能認定其不具備創造性的話，那么世上將沒有幾件專利申請能夠獲得授權。因此，在區別技術特征較多的情況下，可用于多篇結合的對比文件的數量事實上會受到一定限制，區別技術特征多至一定程度，法官和審查員通常會轉而認可發明的創造性。當然還有第三種選擇，為了避免使用的對比文件篇數過多導致說服力下降，也可以將多數區別技術特征認定為公知常識，從而依據審查指南做出不具備創造性的結論。但是，這樣會違背證據優先的原則，導致判斷過程和判斷結果蘊含的主觀性大大增加。更重要地是，如果發明人對公知常識的使用不予認可，則評判者很難完成對公知常識舉證的責任。因此，技術特征數量異常的發明，無論其是否真的做出了技術貢獻，在使用三步法時都很容易被認定為具備創造性。

（二）使用非常規技術手段的發明

使用非常規技術手段的發明，是指發明人為了進一步增加獲得授權的概率，在專利申請文件中，采用現有技術中不曾用過的、根據本領域技術人員的一般認知通常也不會想到使用的非常規技術手段，經過組合形成新技術方案，一個典型的案例是在輪胎中添加蜂蜜的發明，申請人聲稱通過添加蜂蜜達到延長存儲時間、防止橡膠老化的技術效果。

對于此類發明，采用三步法評判創造性同樣面臨若干困難。第一步應當按照公開技術特征最多或者發明構思最為接近的原則，尋找最接近的現有技術；第二步通過將發明的技術方案與最接近的現有技術進行對比，確定區別特征和發明實際解決的技術問題，上述發明相對于現有技術的主要區別就是在輪胎中加入蜂蜜，其實際要解決的技術問題是通過不同組分的復配延長輪胎存儲時間、防止橡膠老化；第三步在以上基礎上，判斷要求保護的發明對本領域技術人員而言是否顯而易見，即判斷現有技術是否整體上存在技術啟示，其判據在于是否有對比文件公開這一區別特征。

然而，申請人既然有意在權利要求中加入非常規技術手段，目的就在于避免該技術手段被現有技術所公開。而非常規技術手段的名稱和含義，也已經決定了基本上不會在產業上得到實際應用，更不會屬于公知常識。沿用三步法評判至此，大概率會得出發明具備創造性的結論。然而，這樣的發明并不是以創新為目的，如果認可其創造性并授予專利權，非但不能達到促進科技進步的目的，還會損害公眾利益，浪費行政資源[8]，違背專利法立法宗旨。

（三）技術方案雷同的大量系列發明

除了前述兩種情況之外，還存在一類技術方案雷同的大量系列發明，是指發明人為了獲得盡可能多的專利授權證書，所提交的一系列發明專利申請，它們通常擁有相同的申請日，技術方案非常接近，甚至說明書中的實驗數據也非常接近乃至完全雷同。但是，這些系列發明的權利要求書又具有微小差別，因此不能以專利法第9條為依據予以駁回；同時又由于申請日相同，互不構成現有技術或抵觸申請，無法以專利法第22條第2款為依據予以駁回。

對于此類發明，如果按照三步法進行創造性評判，雖然評判的結果和過程本身不存在過多困難，但是如果每一件專利申請都進行全面的文獻檢索、繁瑣的特征對比、冗長的通知書撰寫和往返多次的意見陳述及答復，會浪費有限的社會資源，提高審查成本[9]。囿于現行專利法規和審查指南的束縛，缺乏對大量低質量系列發明快速高效審查的法律依據和行政手段。在發明專利平均審查周期還不能滿足社會需求的背景下，所有低質量發明消耗的審查資源，都相應地會導致正常發明審查周期的延長。此外，由于三步法對技術啟示判斷的主觀性，不同的判斷主體會給出不同判斷結果，導致存在實質審查結論不同的情況[10]。這種審查結論的不同，容易導致專利制度公信力的損傷。綜上，目前大量出現的低質量發明對現有的創造性評判方式提出了挑戰。

三、現行創造性評判方式的內在缺陷

（一）突出的實質性特點與非顯而易見機械等同

審查指南將創造性定義中的重要概念“突出的實質性特點”解釋為“發明相對于現有技術是顯而易見的”，產生了巨大的影響，導致二者易于被機械等同。實際上，無論字面意思，還是其內涵和外延，二者含義都有著明顯的、確定的、不容置疑的區別。尹新天認為[7]，突出的實質性特點是指發明與申請日以前已有的技術相比，在技術方案的構成上具有實質性的區別，不是在已有技術基礎上，通過邏輯分析、推理或者簡單實驗能夠自然而然得出的結果，而是必須經過創造性思維活動才能獲得結果?？梢娡怀龅膶嵸|性特點是發明本身固有屬性，側重于發明創造自身內在特征和發明形成過程，其核心內涵不僅在于技術方案具有實質性區別，更重要的是發明形成過程必須經過創造性思維活動，概念的外延是具有新的不同的發明構思。非顯而易見的概念則本身就體現了一種比較和對照的思維方式，側重點在于發明最終的結果，核心內涵在于技術方案表面的區別，忽略了發明創造本身形成的過程和自身內在實質特點，其判斷方式最終體現在是否存在技術啟示，如表2所示。

表2 “突出的實質性特點”與“非顯而易見”概念辨析

直接使用非顯而易見代替突出的實質性特點，將二者機械等同會帶來深遠的負面影響。一是過于關注發明技術方案本身，使得那些技術特征數量異常、技術方案繁瑣的發明易于被認定為具備創造性，導致中國專利的權利要求普遍較長，保護范圍普遍偏窄；二是忽略發明的形成過程，既無法有效遏制那些拼湊技術方案、包含非常規技術特征的發明，也無法有效識別和保護具備較大創新高度的發明。最終導致低質量發明獲得不當授權，而高價值專利卻因撰寫冗長降低了專利價值度。已有學者指出這不能體現專利法的立法宗旨，不能體現對發明創造的鼓勵、對科學技術進步和經濟社會發展的促進作用[11]。

（二）三步法的過度使用背離立法宗旨

作為創造性評判的主要方法和幾乎唯一方法，三步法有著明顯的內在局限性。一是最接近現有技術的選取存在較大偶然性，不同的判斷主體會選擇不同的對比文件作為最接近的現有技術，進而會給出不同的判斷結果；二是區別技術特征的比對結果具有多變性，選擇不同的對比文件自然會得出不同的區別技術特征；三是技術問題的認定具有不確定性，審查指南要求根據區別技術特征重新確定發明實際解決的技術問題，亦即如果選擇不同的對比文件，則認定的發明解決的技術問題也在不斷變動；但在發明創造完成之后，其本來所要解決的技術問題在客觀上是已經發生的，應當是固定不變的。即使選擇相同的對比文件，不同的審查員也會對技術問題給出不同的認定[12]；四是核心判據過于單一，最后的判斷結果主要依賴于是否有對比文件公開區別技術特征，導致容易對低質量發明做出錯誤的判斷結果。如果最接近的對比文件選擇有失準確，或者區別特征判斷錯誤，或者技術問題認定錯誤，都會導致最終判斷結果錯誤。

基于上述特征，三步法有著特定的適用范圍，其適宜于評判那些技術問題較為清晰和明確的改進型發明。此類發明的特征是，發明人首先發現現有技術存在某種不足，然后針對不足提出了改進的技術手段，并且解決了技術問題。但是，三步法并非對所有的發明都適用，開拓型發明就不需要使用三步法去評判創造性，因此在開拓型發明占主流的十九世紀，三步法并沒有得到廣泛應用。三步法對低質量發明也并不適用，因為低質量發明的申請目的異化[13]，其發明形成過程與正常發明完全不同，正常的發明創造形成過程，通常是發明人基于某一技術領域存在的技術問題，經過富有創造性的設計和實驗，提出了解決問題的技術方案，并且取得了良好的技術效果，然后才會去提交專利申請。而低質量發明的形成過程則相反，發明人首先確立了獲得專利權的目標，然后為了這一目標去拼湊技術方案，同時人為編造技術問題并杜撰技術效果，從而使得發明的創造性能得到認可，如圖1所示。由于三步法本身并不適合于低質量發明，大量的低質量發明仍然使用三步法去評判并得出錯誤的結論，顯然背離了立法宗旨。

圖1 正常發明與低質量發明形成過程對比圖

各級人民法院對創造性評判方式也做了很多創新和嘗試，也有部分判決沒有按照三步法進行。有判例指出應當主要考慮產品的形狀、結構、部件的連接關系的區別以及由此帶來的技術效果，如果體現了不同技術構思，同時也取得了更好的技術效果，則應當認為具備創造性②北京市高級人民法院(2009)高行終字第1447號行政判決書。。也有判例指出，如果本領域技術人員不需要經過創造性勞動即可得到權利要求的技術方案，亦能解決相應的技術問題和產生相應的技術效果，則不具備創造性③北京市高級人民法院(2006)高行終字第451號行政判決書。。但是，囿于現行審查指南的束縛，在審查實踐中三步法仍然占據絕對統治地位，不能滿足進一步提高審查效率、縮短審查周期的需要。

（三）顯著的進步被有意弱化

在中國專利法的條文中，突出的實質性特點和顯著的進步二者同時并列存在，意味著一項發明必須同時滿足上述兩個要求，才能被認定為具備專利法意義上的創造性。表面上看，審查指南在遵循專利法的前提下確定了創造性的審查原則，規定了“同時還應當審查發明是否具有顯著的進步”。但是，審查指南對于如何判斷顯而易見，以明顯較長的篇幅進行了詳細闡述；而對于顯著的進步，則僅僅簡單列舉了幾種被認為具備顯著的進步的通常情況，卻未明示何種情況屬于不具備顯著的進步。一方面清楚地傳遞出了對顯著的進步這一要求予以弱化的傾向，另一方面對技術進步的程度做了進一步的放松，降低了對技術效果的要求。更重要的是，由于審查指南未給出反向示例，導致審查實踐中適用該條款時缺乏依據和尺度，限制了該條款的使用。

從審查指南的現行規定來看，只要發明提供了一種技術方案，并且滿足新穎性的要求，與現有技術中已有的技術方案不同，則無論其技術效果與現有技術持平還是劣于現有技術，均可以被認定為具備顯著的進步。以一種真空集蓄熱管發明為例，審查員發現該發明和現有技術的區別在于使用密封帽密封傳熱截止充注嘴，現有技術中不存在技術啟示，因此很難按照審查指南的規定給出發明顯而易見的結論，從而不得不認可其創造性；但是，其密封方式的技術效果要明顯劣于現有技術的密封方式，以致于嚴重影響熱管的正常工作[14]。

由于審查指南的導向性規定，再加上有觀點認為在判斷顯而易見的過程中已經解決了能否產生有益技術效果的問題[15]，審查員和發明人都傾向于只關注突出的實質性特點而忽略顯著的進步，導致該要求形同虛設[16]，甚至有學者建議在立法層面取消該要求[17]。而在司法程序中，經過對2002年以來所有專利行政案件判決書的梳理，絕大多數判決都沒有單獨分析涉案專利是否具備顯著的進步，即使有單獨的分析也往往一筆帶過[18]。無論是在審查環節還是司法環節，顯著的進步都被有意弱化。

四、判斷原則的回歸與重構

（一）創造性評判結果必須契合立法宗旨

專利法第一條開宗明義地指出，其立法宗旨是為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展。專利審查的最終結果應當服從和服務于這一立法宗旨，創造性的評判也不宜例外。

在專利制度設立初期，科學技術發展的速度相對較慢，人類科技文獻的積累量相對較少，因而容易出現全新的開拓型發明，此時創造性概念尚未得到重視。然而，隨著技術的發展，在現有技術基礎上進行細微改進的發明成為主流，美國第三任總統和曾經的專利審查員托馬斯杰斐遜被過多的細微專利所困擾，因此建議改變立法，拒絕對那些并不重要和顯而易見的發明授予專利權。美國聯邦最高法院在1850年的Hotchkiss案中的判決意見被證明是開創性決定，在該決定中法院考慮了基于現有技術的超越新穎性的專利性要求[19]，被認為是美國創造性的雛形。至1952年，美國正式確立了專利創造性的要求。中國專利法中對創造性設置的目的，就是為了在一般性技術進步中識別真正的發明，將單純的技藝與具有一定高度的發明創造區別開，進而保持專利權人利益和社會公眾利益之間的平衡[20]。

基于專利法的立法宗旨和創造性設置初衷，創造性的評判過程和評判結果都必須符合立法宗旨。無論采用何種評判方法或何種理論學說，如果最終對低質量發明大量授予專利權，或者在低質量發明中花費過多行政資源，則都違背了專利法的初衷。這就要求，第一，將立法宗旨作為創造性評判的最終標準，必須要考慮做出授權的結論是否能夠起到鼓勵發明創造、促進科學技術進步和社會發展的目的，如果答案是否定的，那么創造性的評判結果應重新審視；第二，將立法宗旨作為創造性評判方式如何選擇的最終依據，針對三步法以及審查指南中列舉的眾多輔助性評判方式，優先選擇能夠體現和貫徹立法宗旨的方式，不必對所有的發明均機械套用三步法；第三，將立法宗旨作為專利法律法規制定和修改的指導原則，充分發揮法律的指引作用、評價作用、教育作用、預測作用和強制作用，通過使用適當的創造性評判方式，通過對低質量發明的有效攔截，為其他發明人提供參考標準，便于發明人可以在一定程度上預期和評價自己的發明所能獲得的評判結果，對自己的行為作出合理的安排。同時也傳遞出遏制低質量發明的信號，從而引導發明人減少低質量發明的產生，鼓勵高價值專利的培育。

（二）顯著的進步這一法定要求必須得到滿足

顯著的進步是現行中國專利法明文規定的要件，是發明專利申請獲得專利權必須滿足的法定要求，其與非顯而易見性屬于并列關系，處于同一地位層級，前者從技術效果方面對發明提出要求，后者則主要從技術方案角度予以對比和評價，二者不應等同或替代。專利法中對顯著的進步提出要求，目的在于防止出現那些雖然在技術特征上有其所長、但就其技術實質而言卻是倒退的、或者是對科學技術無意義的發明（例如變劣發明或者改惡發明等），使得具有技術進步的發明專利成為整個申請的主流[21]，因此，對發明進行創造性評判時必須考慮是否具備顯著的進步。

在涉及低質量發明的創造性評判時，要求其具備顯著的進步顯得尤為重要。專利是市場經濟的產物，申請專利的初始目的應當是為了獲得市場的壟斷權，然后通過壟斷權獲得利潤。在理想狀態下，對于變劣發明或者改劣發明，由于其技術的落后性必然會被市場淘汰。在歐洲和美國等高度市場化國家，完全可以通過市場的調節來淘汰落后技術，較少出現低質量發明，因此沒有必要設置技術進步性的標準。但目前中國的專利申請具有較多的行政干預色彩，專利一方面可以用于保護創新成果，另一方面也能為專利權人帶來間接的、潛在的、隱形的某種積極效果[22]，甚至直接通過獲得政府資助而獲利，從而背離了市場規律。在此背景下，對顯著的進步加強審查具有必要的現實意義[23]。既保證發明沿著技術進步的方向前進，又能在一定程度上減少以非市場為目的的非正常申請，使其回歸市場的道路[24]。

事實上，多數發明人對顯著的進步這一要求并非全然不知，相當數量的發明都會在其申請文件中敘述其技術方案能夠取得良好的效果，很少有發明會自認其不具備顯著的進步。一種情況是，說明書中會籠統的記載技術效果，通常涉及產品性能的改善、生產成本的降低、生產效率的提升、環境污染的降低、毒副作用的減輕等，尤其以產品性能的改善居多，但是缺乏翔實的實驗數據支撐其結論。此種情況下，發明所聲稱的有益效果通常很難被認可，除非僅僅依據技術方案本身確實可以推理出來。另一種常見的情形是，為了增加其聲稱技術效果的可信度，說明書中會給出實施例和對比例，通過將發明的技術方案與現有技術進行對比，列出雙方的性能參數，利用性能參數證明獲得了相應的技術效果，從而證明其解決了技術問題。然而，也存在發明人編造、隱瞞真實實驗數據的情形，專利審查機關僅僅依據發明人提供的書面材料來對發明的創造性進行書面審查，無法對發明的實驗數據真實性進行檢驗核實，審查員通常只能以常規檢索手段在常見數據庫中收集案件信息[25]，從而會使得非善意申請人有可乘之機④國家知識產權局審查標準執行一致案例匯編2014。?，F行專利制度的設計也從未考慮對實驗數據在審查階段進行驗證，導致在面對編造實驗數據的情況下應對乏力。

因此，為了滿足顯著的進步這一要求，發明還應當在必要時記載翔實的實驗數據以證明技術效果；并且在說明書中清楚的描述其技術方案的工作原理、反應機理，從而使得本領域技術人員能夠分析判斷其實驗數據的真實性，進而對是否具有顯著的進步給出判斷結果。

五、結論和建議

1.對審查指南第二部分第四章第3.2.1節進行修訂，保留“如果要求保護的發明相對于現有技術是顯而易見的，則不具有突出的實質性特點”，刪除“反之，如果對比的結果表明要求保護的發明相對于現有技術是非顯而易見的，則具有突出的實質性特點”，從而理順二者關系，避免大量不符合立法宗旨的低質量發明被認定為具備創造性。

2.對審查指南第二部分第四章第3.2.1.1節進行修訂，賦予三步法合理的推薦程度，明確三步法僅僅是判斷是否顯而易見的方法之一，而非通常方法和必須方法，避免三步法被機械套用。

3.對審查指南第二部分第四章第3.2.2節進行修訂，增加“以下情形通常應當認為發明不具有有益的技術效果，不具有顯著的進步：（1）發明屬于技術方案的簡單拼湊，無法確定其解決技術問題的關鍵技術手段；（2）發明采用非常規技術手段，并且無法確定其具有符合科學規律的發明原理；（3）同一申請人在同一申請日提交多篇技術方案雷同的專利申請”。

4.對專利法實施細則第53條進行修訂，在“經實質審查應當予以駁回的情形”中增加專利法第1條的情形，從而將專利法第1條設置為駁回條款。對于不以發明創造為目的、不利于促進科學技術進步和經濟社會發展的非正常申請和低質量發明，不再采用低效的方式逐一評判其創造性，而以其不符合專利法立法宗旨、不符合專利法第1條規定為由，依據專利法實施細則第53條之規定，予以駁回。從而回歸立法宗旨，從根本上破解現行創造性評判的困局，提高工作效率，將更多的時間和精力用于高價值專利申請的評判，推動中國專利實現從數量增長到質量提升的關鍵轉變。