標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露與過度聲明現(xiàn)象研究

王亮亮 王軍雷

（中國汽車技術(shù)研究中心有限公司 天津 300300）

主題詞：標(biāo)準(zhǔn)必要專利 FRAND原則 專利披露 過度聲明 “自上而下”

縮略語

SEP Standards Essential Patent（標(biāo)準(zhǔn)必要專利）

ANSI American National Standards Institute（美國國家標(biāo)準(zhǔn)學(xué)會）

ETSI European Telecommunications Standards Institute（歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會）

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers（電氣和電子工程師協(xié)會）

ITU/ISO/IEC 國際電信聯(lián)盟/國際標(biāo)準(zhǔn)化組織/國際電工委員會

TIA Telecommunications Industry Association（美國通信工業(yè)協(xié)會）

CEN/CENELEC 歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會/歐洲電工委員會

JISC Japanese Industrial Standards Committee（日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)委員會）

KATS Korea Agency for Technology and Standards（韓國技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)署）

LTE Long Term Evolution(長期演進(jìn)技術(shù)，為4G通信標(biāo)準(zhǔn)的一種)

1 引言

標(biāo)準(zhǔn)必要專利問題近年來日益引起法律和學(xué)者的關(guān)注，一方面，專利與標(biāo)準(zhǔn)的錨定使得專利的推廣大大加速，在許可談判中容易產(chǎn)生不平等地位，引發(fā)標(biāo)準(zhǔn)必要專利劫持現(xiàn)象；另一方面，隨著技術(shù)專利化、專利標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展趨勢，越來越多的持有專利的企業(yè)會將參與標(biāo)準(zhǔn)化活動和專利申請聯(lián)系起來，從而可以最大化自身利益。在當(dāng)前的標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判中，由于雙方信息的不對稱和歷史許可信息的不透明等因素，時常導(dǎo)致雙方談判陷入僵局甚至走向訴訟，而在這背后，標(biāo)準(zhǔn)必要專利的披露以及由此產(chǎn)生的過度聲明問題也是重要原因之一，本文將聚集標(biāo)準(zhǔn)必要專利的過度聲明現(xiàn)象，更加深層次揭示標(biāo)準(zhǔn)必要專利背后的利益與博弈。

在標(biāo)準(zhǔn)化制定組織的知識產(chǎn)權(quán)政策中，一般都會涉及到知識產(chǎn)權(quán)披露或?qū)＠兜南嚓P(guān)條款，由于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的特殊性，其與標(biāo)準(zhǔn)的相互錨定會使得其推廣效果大大增加，隨著智能網(wǎng)聯(lián)和5G通信技術(shù)對于汽車的重要性日益增加，以目前在歐洲引起很大爭議的Avanci許可模式為代表，雖然已經(jīng)有部分車企獲得了其標(biāo)準(zhǔn)必要專利的授權(quán)，但是以戴姆勒及其供應(yīng)商大陸集團(tuán)等為代表，同Avanci及其成員公司在歐美多地發(fā)生了反壟斷訴訟和專利糾紛，截止到2020年4月，Avanci平臺已經(jīng)在歐洲向?qū)汃R集團(tuán)、大眾集團(tuán)、沃爾沃汽車等眾多整車廠商進(jìn)行了通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可，預(yù)計在未來，跨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可的問題也會波及到亞洲和國內(nèi)的汽車行業(yè)企業(yè)。

然而，在標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可糾紛中，涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露的爭議是雙方主要爭議焦點(diǎn)之一，圍繞披露的真實(shí)性、披露義務(wù)的程度、披露專利的必要性等問題常常成為雙方在許可談判以及法庭訴訟中的焦點(diǎn)問題，因此有必要對標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露相關(guān)問題進(jìn)行系統(tǒng)研究與分析。

2 標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露

2.1 標(biāo)準(zhǔn)化組織知識產(chǎn)權(quán)政策

談及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的披露，就必然要從標(biāo)準(zhǔn)化組織的披露數(shù)據(jù)庫入手，目前多數(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)化組織的SEP披露和查詢較為不便（表1），且更新不夠及時，但其中ETSI數(shù)據(jù)庫更新和數(shù)據(jù)查詢十分便捷，因此也是進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露研究的主要對象。以ETSI為例，截止到2019年11月22日，共有294家公司進(jìn)行專利披露，涉及ETSI項目485項、標(biāo)準(zhǔn)12 161項，聲明次數(shù)為3 050次，共披露專利284 922條。可見，在通信領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露活動十分活躍，且涉及的專利數(shù)量巨大，這也是直接引發(fā)了很多問題的發(fā)生，包括過度聲明的問題。

表1 主要國際和國外標(biāo)準(zhǔn)化組織的專利披露政策[1]

同時，以公司作為入口，對通信領(lǐng)域主要專利權(quán)人的專利披露的累積數(shù)據(jù)進(jìn)行下載與分析如表2（數(shù)據(jù)來源https://ipr.etsi.org，數(shù)據(jù)截止2019年10月31日）。

表2 主要通信公司在ETSI進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)必要專利聲明總量

根據(jù)IPLytics公司的研究報告，目前在歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會ETSI網(wǎng)站上進(jìn)行的SEP披露數(shù)量約占到全球范圍內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露總量的70.0%，其披露網(wǎng)站建設(shè)比較規(guī)范，數(shù)據(jù)庫含有包括申請人、地域、權(quán)利人、專利、標(biāo)準(zhǔn)等多種查詢條目，對其數(shù)據(jù)中的專利披露數(shù)據(jù)進(jìn)行研究具備較好的代表性和可信度。

從表2中專利披露數(shù)據(jù)可以看出，老牌的通信企業(yè)如諾基亞和愛立信，仍然在標(biāo)準(zhǔn)化組織中十分活躍，并且積極進(jìn)行專利的披露，高通公司的專利布局地域和同族平均專利數(shù)最多，上述3家公司積極依靠標(biāo)準(zhǔn)必要專利進(jìn)行專利許可，尤其是高通公司，專利許可幾乎可以占到其凈利潤的70.0%；國內(nèi)的華為和中興發(fā)展也十分迅速，但是在專利布局地域的廣度上比高通、諾基亞和愛立信等公司還有一定差距，同時韓國的三星和LG公司也積極參與標(biāo)準(zhǔn)化和專利披露活動，上述企業(yè)是3G、4G和5G標(biāo)準(zhǔn)的主要推動方和專利持有方，其標(biāo)準(zhǔn)化活動和必要專利占到全球范圍內(nèi)的2/3以上，也是未來專利實(shí)施方可能要面對的主要的專利權(quán)人。

2.2 FRAND原則的模糊性

多數(shù)的國際標(biāo)準(zhǔn)化組織，包括ISO、IEC、ETSI、IEEE-SA等，一般都會在知識產(chǎn)權(quán)政策或?qū)＠咧新暶鳎瑢τ跇?biāo)準(zhǔn)中涉及的知識產(chǎn)權(quán)的許可應(yīng)該遵循“公平、合理、無歧視”的FRAND(Fair,Reasonable And Non-Discriminatory)原則[2]，但是對于上述原則的內(nèi)涵以及法律屬性，卻鮮有明確的解釋和說明，且多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化組織對于專利披露采取不進(jìn)行審查的策略，導(dǎo)致所披露專利是否為真正的必要專利存在很大不確定性；對于后續(xù)發(fā)生的專利許可方面的糾紛，標(biāo)準(zhǔn)化組織也多采取中立和不參與的姿態(tài)，上述的一系列問題也是當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可中糾紛和訴訟頻發(fā)的重要原因之一，因?yàn)殡p方信息的不對稱和不透明，導(dǎo)致專利實(shí)施方自然會擔(dān)心自己支付過高的許可費(fèi)，從而引發(fā)漫長的談判或者最終走向法庭訴訟。

3 標(biāo)準(zhǔn)必要專利過度聲明現(xiàn)象

3.1 SEP過度聲明的原因

所謂的過度聲明（Over-Declaration）現(xiàn)象，就是指雖然專利權(quán)人在標(biāo)準(zhǔn)化組織進(jìn)行了聲明，聲稱此專利為標(biāo)準(zhǔn)必要專利，但是由于標(biāo)準(zhǔn)制定過程中標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和修改和/或?qū)＠麑彶檫^程中權(quán)利要求范圍的改變，亦或者專利權(quán)人出于自身利益而進(jìn)行的虛假披露，導(dǎo)致聲明的授權(quán)專利本質(zhì)上并不是標(biāo)準(zhǔn)必要專利，從而產(chǎn)生了過度聲明的現(xiàn)象[3]。究其根源，一方面是由于披露數(shù)據(jù)巨大（以ETSI為例，截止2019年11月，披露專利的數(shù)量超過28萬條），對數(shù)量如此龐大的專利進(jìn)行披露在經(jīng)濟(jì)上和操作上都不具備可行性；另一方面，標(biāo)準(zhǔn)化組織本身也不會對披露數(shù)據(jù)的真實(shí)性和必要性進(jìn)行審查，一般均采用中立姿態(tài)，使得專利披露這一制度設(shè)計客觀上存在可以過度聲明的明顯漏洞，且即使過度聲明后在絕大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化組織也沒有具體的不良后果需要承擔(dān)；此外，部分專利權(quán)人通過大量的專利披露而在后期的專利許可談判中獲得了額外的收益，導(dǎo)致專利權(quán)人有內(nèi)在的動機(jī)進(jìn)行過度聲明，這些專利權(quán)人通過過度聲明的方式增加了標(biāo)準(zhǔn)必要專利的數(shù)量，從而為將來在許可談判中獲取最大化利益增加了砝碼，進(jìn)而加劇了這一現(xiàn)象的發(fā)生。

3.2 SEP披露與FRAND許可費(fèi)計算

目前過于SEP的許可費(fèi)率有多種理論和模型，目前最常見的方法包括“自上而下（Top-Down Approach）”和可比協(xié)議法，此外還包括假設(shè)雙方談判法、事前競拍模型、基于最小可售單元計算法等。

在國外的SEP糾紛案件中，法庭采用“自上而下”進(jìn)行許可費(fèi)計算的案例很多，包括美國的Innovatio案和TCL公司vs愛立信案、英國的無線星球vs華為案，日本蘋果公司vs三星公司案等，但是“自上而下法”也存在諸多問題，包括計算過程較為復(fù)雜、雙方對于數(shù)量的認(rèn)定存在爭議、總量的不確定、未能充分考慮不同專利的價值度的區(qū)別、專利權(quán)人的必要專利數(shù)量的確定、許可費(fèi)上限的確定等。

“自上而下法”首先要求評估特定標(biāo)準(zhǔn)中所有必要專利的整體貢獻(xiàn)，即費(fèi)率的上限，然后再此基礎(chǔ)上計算出不同專利權(quán)人在所有必要專利中所占的比例，進(jìn)而采用類似“切蛋糕”的方法將費(fèi)率總量按照比例進(jìn)行分?jǐn)偅纱丝梢姡凇扒械案狻钡倪^程中，專利權(quán)人聲稱的專利數(shù)量越多，那么在不對聲明SEP的必要性進(jìn)行評價和核實(shí)的情況下，專利權(quán)人聲明所占的比例就越多，從而可以“合理地”要求更多的專利許可費(fèi)。

然而，在實(shí)際的許可談判中，由于專利權(quán)人的過度聲明現(xiàn)象的存在，使得專利實(shí)施方對于實(shí)際的SEP總量估計和專利權(quán)人的實(shí)際的必要專利數(shù)量無法進(jìn)行有效確定，從而直接導(dǎo)致許可談判的拖延和訴訟的發(fā)生。比如TCL v愛立信一案中[4]，在法庭訴訟階段，關(guān)于LTE領(lǐng)域的SEP數(shù)量，愛立信擁有的4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利，按照TCL的計算擁有比例為4.761%，按照愛立信的計算為7.525%。但是愛立信此前長期在其官網(wǎng)上聲稱愛立信的4G標(biāo)準(zhǔn)必要專利份額是全部LTE標(biāo)準(zhǔn)SEP總量的20.0～25.0%，并據(jù)此宣布愛立信在4G領(lǐng)域的合理許可費(fèi)率為1.5%，但是在實(shí)際的法庭訴訟中，即使是按照愛立信公司自己的計算，其標(biāo)準(zhǔn)必要專利只有其此前宣稱比例的1/3左右，按照TCL的計算則只有愛立信聲稱比例的1/5，可見愛立信公司在專利許可談判中存在嚴(yán)重的過度聲明現(xiàn)象。

3.3 域外關(guān)于SEP過度聲明現(xiàn)象研究

目前國內(nèi)關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利判定的系統(tǒng)化研究還比較少，究其原因，一方面是通信領(lǐng)域?qū)儆趯I(yè)化程度很高的領(lǐng)域，以3GPP和ETSI為代表的通信標(biāo)準(zhǔn)制定組織的入門門檻很高，國內(nèi)僅有華為、中興、大唐電信等少數(shù)企業(yè)在上述標(biāo)準(zhǔn)化組織的活動比較活躍；另一方面，關(guān)于SEP必要性的判定耗時耗力，標(biāo)準(zhǔn)文本的撰寫方式與專利的權(quán)利要求以技術(shù)方案為整體的撰寫方式差異很大，二者之間在對比時難度很大，在缺乏系統(tǒng)化處理方案時和完備的數(shù)據(jù)庫前提下，想要對其進(jìn)行整體性評價十分困難。

在SEP過度聲明這一領(lǐng)域，國外有不少研究機(jī)構(gòu)針對2G～4G領(lǐng)域的必要專利進(jìn)行過系統(tǒng)化研究工作，本研究課題經(jīng)過長期跟蹤和資料收集，現(xiàn)將國外研究報告中的相關(guān)內(nèi)容匯總。

國外的研究機(jī)構(gòu)中，日本的網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新研究所（Cyber Creative Institute）、德國的 Iplytics、美國的Fairfield資源公司等機(jī)構(gòu)長期關(guān)注通信SEP領(lǐng)域的過度聲明現(xiàn)象，并且有多篇專業(yè)化研究報告對通信領(lǐng)域的必要專利過度聲明現(xiàn)象進(jìn)行系統(tǒng)化統(tǒng)計分析，其部分研究成果中的數(shù)據(jù)如表3所示。

從表格可以看出，在2G、3G和4G（LTE）標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域均存在嚴(yán)重的過度聲明現(xiàn)象，真實(shí)的必要專利的比例從21.0%～58.0%不等。以2013年日本的網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新研究所關(guān)于LTE必要專利研究的報告為例，Cyber公司針對LTE領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的必要性研究報告，涉及5 919個專利族，只有56.0%的是真正的標(biāo)準(zhǔn)必要專利，即在該領(lǐng)域存在嚴(yán)重的過度聲明的現(xiàn)象。報告中數(shù)據(jù)顯示，部分公司如蘋果、阿爾卡特、飛思卡爾等，聲明的必要專利中真正的SEP比例不足40.0%，多數(shù)公司集中在40.0%～60.0%之間，僅僅有少數(shù)幾家公司的比例可以超過80.0%，但是專利總量靠前的如高通、三星、華為、諾基亞和愛立信等，其真實(shí)的SEP比例均不足6成，甚至不足一半。

除去以披露專利數(shù)據(jù)作為研究對象，CPI公司針對法庭訴訟案例中涉及專利進(jìn)行研究，報告中梳理了2009～2013年間提起訴訟最多的標(biāo)準(zhǔn)必要專利所有人所主張的15個標(biāo)準(zhǔn)必要專利的案例，令人吃驚的是，此次研究表明，在案例所主張的58個標(biāo)準(zhǔn)必要專利中，最終被法院認(rèn)定為有效且為相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的必要專利僅僅有7個，占比僅為12%，考慮到很多專利所有人在提起侵權(quán)訴訟之前都已采取了大量的審查和確認(rèn)程序，這一結(jié)果更加進(jìn)一步反應(yīng)了在實(shí)際的SEP訴訟中，能夠被法庭認(rèn)定為必要專利的SEP數(shù)量少之又少。

4 總結(jié)與建議

本文通過對標(biāo)準(zhǔn)必要專利披露過程中存在的問題作為切入點(diǎn)，從標(biāo)準(zhǔn)化組織政策以及專利權(quán)人兩個角度入手，分析了標(biāo)準(zhǔn)必要專利過度披露的原因以及在“自上而下法”許可費(fèi)計算模式中所產(chǎn)生的問題，最后結(jié)合多篇國外研究報告中的具體分析數(shù)據(jù)，量化的揭示了當(dāng)前在通信標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域所存在的過度聲明現(xiàn)象。

針對目前日益增多的SEP許可糾紛和訴訟，結(jié)合本文的分析以及日本、歐盟等國家和地區(qū)主管部門的政策文件[5]，現(xiàn)提出以下建議：

（1）立法層面，專利權(quán)利故意惡意披露而后又索要超過FRAND水平的許可費(fèi)，可以在申請專利禁令等方面進(jìn)行規(guī)制；

（2）不斷完善和修訂標(biāo)準(zhǔn)化組織的知識產(chǎn)權(quán)政策，同時，標(biāo)準(zhǔn)化組織應(yīng)該進(jìn)一步提高專利披露數(shù)據(jù)庫的易用性和透明度，以方便公眾查詢；此外，在有條件的標(biāo)準(zhǔn)化組織開展對于披露專利的必要性的初步核查，盡量從源頭降低專利過度披露的發(fā)生；

（3）當(dāng)前SEP許可糾紛頻發(fā)的重要原因之一是許可歷史和許可費(fèi)用的不透明，專利權(quán)人和專利實(shí)施方在許可談判中信息嚴(yán)重不對等，建議通過不斷提高許可信息的透明性來減少糾紛，構(gòu)建雙方均可預(yù)期的許可環(huán)境和許可市場；

（4）對于SEP的過度披露現(xiàn)象，目前沒有針對權(quán)利人過度披露的對應(yīng)性措施，可在標(biāo)準(zhǔn)化組織知識產(chǎn)權(quán)政策或者司法環(huán)節(jié)對主觀過度披露且借機(jī)索取超過FRAND水平的合理許可費(fèi)的行為進(jìn)行規(guī)制和懲戒，進(jìn)一步規(guī)范專利人的專利披露行為；

（5）目前國內(nèi)汽車行業(yè)對于標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可相關(guān)理論研究嚴(yán)重不足，汽車行業(yè)企業(yè)和標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)應(yīng)該加強(qiáng)對于標(biāo)準(zhǔn)必要專利這一前瞻性和戰(zhàn)略性知識產(chǎn)權(quán)問題進(jìn)行針對性系統(tǒng)研究，更好開展跨行業(yè)合作，促進(jìn)技術(shù)融合發(fā)展，避免知識產(chǎn)權(quán)糾紛蔓延到汽車行業(yè)。