自己注冊商標侵權抗辯研究

摘 要：商標使用的動態性、商標注冊審查制度的必然漏洞、信賴保護原則和禁止重復訴訟原則是自己注冊商標侵權抗辯的正當性理由，歐盟和日本相關立法佐證了自己注冊商標侵權抗辯的合理性和可行性。自己注冊商標侵權抗辯制度之目的是維持注冊取得商標權和商標集中授權制度的穩定性并避免注冊商標成為商標侵權的工具。自己注冊商標侵權抗辯的構成條件包括注冊商標與他人的注冊商標存在沖突、用以進行侵權抗辯的注冊商標有效且屬于善意注冊或雖非善意但已超過商標法規定的無效宣告期限、注冊商標在被控侵權之前已實際使用并有一定影響、注冊商標善意使用且使用方式符合商業習慣。注冊商標侵權抗辯包括對損害賠償責任和停止侵害責任的抗辯，在后商標的注冊時間及沖突商標的使用狀況將影響注冊商標侵權抗辯的成立。對于無法被宣告無效或撤銷且正常使用的注冊商標可以通過附加區別標志來減輕消費者混淆的可能性。

關鍵詞：注冊商標沖突;商標侵權抗辯;注冊取得商標權機制;附加區別標志

中圖分類號：DF5233 ?文獻標志碼：A

DOI：10.3969/j.issn.1001-2397.2020.01.05 開放科學（資源服務）標識碼（OSID）：

一、問題的提出

2008年2月18日，最高人民法院頒布了《關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》（以下簡稱《商標沖突規定》），其第1條第2款確定了兩個注冊商標之間權利沖突的處理方案，即注冊商標之間的權利沖突原則上應向有關行政主管機關申請解決，除非被控侵權行為屬于超出注冊商標專用權范圍使用注冊商標的情況。這也是之前我國法院處理注冊商標之間權利沖突的一般做法，①這種做法的主要理由是“現行商標法設置了較為完善的法律救濟程序，且該制度的目的是維護現行的商標全國集中授權制度”蔣志培、孔祥俊、夏君麗：《對〈最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱民事糾紛案件若干問題的規定〉的理解與適用（上）》，載《工商行政管理》2008年第8期，第37頁。。2009年4月29日，最高人民法院頒布了《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《馳名商標解釋》），其第11條規定了注冊商標與馳名商標之間權利沖突的處理方案，即被告使用的注冊商標違反商標法的規定，復制、摹仿或者翻譯原告的馳名商標，構成侵犯商標權的，人民法院應當根據原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標，但有以下兩種例外情形：一是已經超過商標法規定的請求撤銷期限的;二是被告提出注冊申請時，原告商標并不馳名。與《商標沖突規定》相比，《馳名商標解釋》對注冊商標之間權利沖突的處理發生了一定的變化，即不再要求當事人向有關行政主管機關申請解決，而是可以直接判決禁止被告使用其注冊商標。不可否認的是，《馳名商標解釋》規定的注冊商標之間權利沖突和《商標沖突規定》規定的注冊商標之間的權利沖突有所不同，即前者規定的是普通注冊商標與跨越商品類別的馳名注冊商標之間的權利沖突，而后者規定的是相同類似商品或服務上的普通注冊商標之間的權利沖突?！恶Y名商標解釋》處理注冊商標之間權利沖突的變化在一定程度上是馳名商標強保護的要求，《馳名商標解釋》制定者的說明可加以證明：“對于構成侵犯他人在先馳名商標的在后注冊商標，人民法院給予馳名商標所有人禁止在后注冊商標使用的民事救濟，既符合商標法第十三條關于禁止使用的規定精神，符合馳名商標保護的實際，也有利于加強馳名商標保護?！笨紫榭　⑾木悾骸丁搓P于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋〉的理解與適用》，載《法律適用》2009年第13期，第50頁。

近年來，隨著嚴格知識產權政策的推行，與其他注冊商標具有權利沖突注冊商標的使用直接被判侵權的案件越來越普遍，不僅注冊商標與馳名注冊商標之間沖突時注冊商標的使用直接被判侵權，如徐州發洋食品有限公司等訴江蘇洋河酒廠股份有限公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛案，參見江蘇省高級人民法院（2017）蘇民終第1781號民事判決書;嘉興市阿里斯頓電器有限公司訴馬奇和布雷維提有限公司等侵害商標權與不正當競爭糾紛案，參見江蘇省高級人民法院（2015）蘇知民終字第00211號民事判決書;約翰迪爾（北京）農業機械有限公司等與迪爾公司等侵害商標權及不正當競爭糾紛上訴案，參見北京市高級人民法院（2017）京民終第413號民事判決書。甚至注冊商標與注冊商標之間沖突時，其中一個注冊商標的使用也直接被判侵權。如愛國者數碼科技有限公司等訴飛毛腿電源（深圳）有限公司等侵害商標權糾紛案，北京知識產權法院（2015）京知民初字第709號民事判決書。該案中，被判侵權注冊商標的申請日期甚至早于原告的注冊商標。當然，北京市高級人民法院二審裁定撤銷了一審判決，駁回了原告的起訴。在注冊商標之間發生沖突時，的確可能存在相互沖突的注冊商標中，一個注冊商標的使用“侵犯”另一注冊商標或者“借用”另一注冊商標聲譽的情況。法院直接判決某一注冊商標的使用構成侵權不僅可以加快糾紛的處理，而且有助于制止惡意利用注冊商標之間的權利沖突達致侵犯他人合法商標權益的行為。然而，注冊商標之間權利沖突的處理，要比可能存在無效專利的專利權之間的沖突復雜得多。商標使用的動態性、商標注冊審查制度的固有缺陷等因素導致注冊商標之間權利沖突的現象不可避免。直接在商標侵權案件中判決相互沖突的注冊商標一方的使用構成侵權，對該注冊商標所有人極其不公平，尤其是該注冊商標的使用符合商業慣例且注冊時無明顯惡意時更是如此。而且該做法也容易帶來對我國久已形成的商標全國集中授權制度之破壞。另外，商標使用的動態性意味著市場本身有一定的凈化能力，隨著時間的經過注冊商標之間的沖突可能消除。因此，在注冊商標之間出現權利沖突時，應該有條件地允許被控侵權的注冊商標使用人以其注冊商標抗辯侵權，而不是一味地直接判決侵權。

二、自己注冊商標侵權抗辯的正當性理由與域外立法

實際上，無論是商標的動態發展還是商標注冊審查制度之漏洞，均可能導致注冊商標之間的權利沖突。相互沖突的注冊商標在客觀上難以避免，不能單純因存在商標沖突就不允許在后注冊商標的存在和使用。更何況，長期的商標使用能夠減輕甚至消除注冊商標之間的該種沖突。另外，當事人因信賴商標局的授權而使用注冊商標所產生的信賴利益不應被無端剝奪，不允許經過異議復審甚至訴訟程序的注冊商標抗辯侵權指控事實上是在重新審查注冊商標的效力，有違禁止重復訴訟之嫌。而這些事由均構成了自己注冊商標侵權抗辯的正當性理由。相關域外立法不僅佐證了自己注冊商標侵權抗辯的合理性，也表明了其可行性。

（一）自己注冊商標侵權抗辯的客觀基礎：商標使用的動態性

語言符號不是固定不變的，“總是處在變化的狀態中”。符號發展變化的根本原因是符號的任意性，“語言符號的任意性在理論上又使得人們在聲音材料和觀念之間有建立任何關系的自由。結果是，結合在符號中的這兩個要素（即能指與所指）以絕無僅有的程度各自保持著自己的生命，而語言也就變化著，或者發展著”。語言符號的發展變化是通過言語進行的，“語言中凡屬歷時的，都只是由于言語。一切變化都在言語中萌芽”。商標是商品的“語言”，是一種符號，是商標標志（能指）與商標標志所蘊含的商品信息（所指）的統一體。和語言符號一樣，商標符號同樣也不是固定不變的，它不僅有形成過程，形成之后也仍然不斷地發展變化著。當然，商標的形成和發展變化不是通過言語而是通過商標使用進行的，或者說商標的言語就是商標使用，具體過程大體如下：首先，商標標志被廠商貼附在商品上并將貼附有商標的商品提供給消費者;其次，消費者在購買和消費這種貼附有商標標志的商品時，由于商標標志是該商品最顯眼的特征之一，因此消費者在購買和消費貼附有商標標志的商品時，對該商品的認識和體驗就會逐步濃縮到商標標志上，于是商標標志在消費者眼中漸漸地就成了貼附有該商標標志商品的代表，商標標志就包含了貼附有該商標標志商品的有關信息。也就是說，通過使用商標標志與其所代表的商品信息結合在了一起，就購買和消費貼有該商標標志商品的消費者來說，商標就形成了。在商標形成之后，商標也并不是固定不變的，而是會隨著商品質量、服務等的變化而不斷變化，這種變化仍然是通過商標使用進行的，即當商品質量、服務等發生變化時，消費者通過再一次購買和消費貼有該商標的商品，會形成和以往購買和消費貼有該商標商品不同的認識和體驗，從而導致消費者對貼有該商標的商品產生新認識，其結果就是在消費者看來商標所代表的商品信息發生了變化，也即商標發生了變化。

商標使用的動態性意味著商標之間沖突的狀況不是一成不變的，商標使用可能導致商標顯著性增強，從而導致原本不存在沖突的商標之間產生沖突。反過來，隨著兩個相互沖突商標各自顯著性增強，消費者原本不能區分的兩個沖突商標也可能變得能夠區分，從而不再沖突。比如在著名的“黑人牙膏”與“白人牙膏”商標糾紛中，盡管在我國發生的異議案件以及在新加坡、泰國、馬來西亞等國家和地區的注冊情況足以證明“黑人牙膏”和“白人牙膏”之間的沖突，但因長期的共存使用，我國臺灣地區“最高行政法院”就認定：“二者商標在市場上已長期并存各自使用多年，已各自建立信譽，難謂一般消費者對二商標所表彰商品之性質及生產主體，有致混淆誤認之虞?！眳⒁娢覈_灣地區“最高行政法院”89年判字第1224號行政判決。“白人牙膏”在我國臺灣地區獲準注冊表明了下文所述的商標注冊審查制度的必然漏洞，而“白人牙膏”和“黑人牙膏”長期共存后評定的結果，則表明商標的動態性導致時間的經過消除了原本相似商標之間的沖突。

（二）自己注冊商標侵權抗辯的制度原因：商標注冊審查制度的必然漏洞

根據我國《商標法》第30條的規定，商標法采用商標局主動審查注冊商標沖突，并駁回與在先注冊商標沖突注冊申請的審查制度，即當申請注冊的商標同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似時，由商標局駁回申請，不予公告。盡管如此，我國商標注冊審查制度也不可能完全避免沖突商標的存在，這不僅是因為商標保護邊界的模糊性和注冊審查制度本身的有限性使然，也是因為完全避免沖突商標存在的注冊審查制度必然是不經濟的。

注冊審查制度不可能完全避免沖突商標的存在是由商標邊界的模糊性決定的。商標是知識產權客體的一種，本質上是一種知識，劉春田：《知識財產權解析》，載《中國社會科學》2003年第4期，第110頁。不像物質財產一樣看得見、摸得著。美國著名知識產權學者蘭德斯和波斯納曾指出：“一個思想或者其他知識產品不可能像一片土地那樣被人看到，或者可能在地圖上得到精確描繪?！盵美]威廉·M. 蘭德斯、理查德·A. 波斯納：《知識產權法的經濟結構》，金海軍譯，北京大學出版社2005年版，第23頁。因此商標和商標權的保護邊界均是模糊的。根據商標法的規定，不僅商標相同和商品相同構成侵權，商標近似和商品類似時如果存在消費者混淆的可能性也構成侵權。也就是說，商標禁用權擴大到近似商標和類似商品上，其侵權的判斷標準是混淆可能性。顯然，商標近似、商品類似和混淆可能性均不像物理世界的土地一樣可以被精確測量和描繪，其具有模糊性，因此完全避免沖突商標的存在不可能。不僅如此，即便在申請注冊時商標局已經完全避免了沖突商標的存在，由于商標使用的動態性，原本并不沖突的商標可能會隨著其顯著性的增強而變成互相沖突的商標。商標近似、商標顯著性和混淆可能性之間的關系參見王太平、盧結華：《商標法中商標近似的界定與判斷》，載《中華商標》2014年第3期，第69頁。同時，完全避免沖突商標存在的注冊審查也是不經濟的。美國著名知識產權學者馬克·萊姆利曾提出過專利局應該理性無知（rationalignorance），其根本原因是完全準確地審查專利申請要求社會投入更多的時間和金錢。事實上，絕大多數專利從來不會涉訟或者被許可。由于如此少的專利被用來針對競爭對手，對社會來說僅僅在那些少數情形下詳細審查專利的有效性成本是更低的，而不需要在審查時完全準確地審查每一項專利。用經濟學的語言來說就是，專利局對真正的事實是“理性無知”，因為他們發現這些事實的代價太大了。Mark Lemley， Rational Ignorance at the Patent Office， 95 NW. L. Rev. 1， 2（2001）.當然，由于商標保護的動態性，商標局在審查商標時要比審查專利時盡更大的可能來避免沖突商標的存在，但商標局在審查商標時仍然需要一定程度所謂的“理性無知”，商標局應該衡量花費更多的時間和成本來更高質量地審查商標與商標質量提高所帶來的收益是否匹配，當花費更多的時間和成本與避免沖突商標存在所帶來的收益相當時，從經濟學角度來看商標局的審查質量才是最優的。顯然，最優的商標審查質量并不能完全杜絕沖突商標的存在。

在日本，盡管商標法并未明確創設類似于歐盟商標法的干預權制度，但干預權的法理同樣在其商標法上有所體現。日本著名知識產權法學學者田村善之認為，商標法一般不認可可能會存在混淆可能性商標的注冊，但是商標一旦被注冊，為了保護注冊商標所承載的信譽，即便注冊后出現了混淆可能性的情況，也無需追究相關當事人的法律責任。[日]田村善之：《日本知識產權法》，周超、李雨峰、李希同譯，張玉敏審校，知識產權出版社2011年版，第122頁。日本商標協會前主席小野昌延更明確地指出：“商標所有人可以不受他人行使禁止權干涉，繼續使用落入他人商標近似范圍內的自己注冊商標，直到其商標注冊正式失效。且只要商標所有人在其使用權范圍內使用該注冊商標，他就不會被要求停止使用該商標，除非商標的使用與他人的權利相沖突或者被視為濫用?！盨hoen Ono，Overview of Japanese Trademark Law， 2nd ed.， Yuhikaku 1999， chapter 7， p.5，?http：//www.iip.or.jp/e/translation/syouhyou.html， 2019年6月9日訪問。事實上，根據1993年修訂的《日本不正當競爭防止法》第6條的規定，商標權的任何行使均不視為違反《不正當競爭防止法》，注冊商標可以對抗不正當競爭的侵權主張。小野昌延認為：“這項立法部分基于這樣的思想，即任何商標權都應該受到尊重，因為它是由國家通過適當的審查程序授予的。這項立法同樣也基于這樣的現實，即商標是在不知道馳名商標存在的情況下注冊的，只有在根據《商標法》規定注冊商標被宣告無效之后才可以適用《不正當競爭防止法》?！盨hoen Ono，Overview of Japanese Trademark Law， 2nd ed.， Yuhikaku 1999， chapter 7， p.5，?http：//www.iip.or.jp/e/translation/syouhyou.html， 2019年6月9日訪問。由此可見在日本，自己的注冊商標同樣可以作為商標侵權的抗辯事由。

三、自己注冊商標侵權抗辯的制度目的與構成條件

自己注冊商標侵權抗辯制度的目的不僅在于維護商標注冊的效力和穩定性，維持注冊取得商標權機制和全國集中的商標審查制度，而且還在于防止對商標注冊制度之濫用。為實現這樣的制度目標，自己注冊商標侵權抗辯之行使必須具備法定條件，以合理界定該制度的適用范圍。

（一）自己注冊商標侵權抗辯的制度目的

自己注冊商標侵權抗辯制度是注冊取得商標權和商標全國集中授權制度的必然產物，因此其目的主要是維持后兩項制度的穩定并避免注冊商標成為商標侵權的工具。具體闡釋如下：

1.注冊取得商標權和商標全國集中授權制度之維持。自1982年《商標法》建立現代商標制度以來，我國商標法一直堅持注冊取得商標權制度，盡管商標注冊申請量激增和商標審查工作負擔沉重成了我國商標法運行面臨的問題，《商標法》的幾次修改也的確逐步強化了使用在商標權取得、維持和保護中的作用，比如未注冊馳名商標保護的注冊豁免、在先使用未注冊商標地位的確立、未使用注冊商標侵權損害賠償之抗辯等，但注冊取得商標權機制在商標法上的地位并未從根本上發生動搖。這固然是受我國商標法歷史傳統影響的結果，也與注冊取得商標權獨有的制度優勢緊密相關。使用取得商標權和注冊取得商標權制度各有其利弊。前者最主要的缺陷涉及權利的穩定性，因為即使保護第一個使用者的出發點是好的，但當多個當事人均主張自己是第一個使用人時，往往非常難以確定誰才是最先使用人。不僅如此，有時候某個經營者已經使用某商標，并已經使用了很長時間，但仍然有可能另有主體出來主張其更早使用該商標。如此，使用取得商標權制度下商標采用的穩定性不能保證。正因如此，使用取得商標權機制幾乎總是同時借助注冊制度的優點，通過注冊產生商標權或者推定權利的存在。也就是說，即便在使用取得商標權機制下，注冊制度也總是必要的。而在注冊取得商標權機制下，其往往采用先申請制度，授予最先申請的主體以優先權，不僅申請很快，而且可以避免確定第一個使用人的困難，只根據申請先后決定商標權的歸屬。于是，商標權的穩定性增強了。不僅如此，注冊取得商標權機制下的商標注冊具有重要的公示價值，注冊商標的公示不僅具有和物權公示類似的效力，可以明確商標權并維護交易安全;王利明：《民法》，中國人民大學出版社2010版，第159頁。而且“通過取得商標注冊，商標權人可以享受到在全國范圍的法律保護，從而安心使用該商標，使其成為信譽的真正載體”[日]田村善之：《日本知識產權法》，周超、李雨峰、李希同譯，張玉敏審校，知識產權出版社2011年版，第106頁。。為與注冊取得商標權機制相適應，我國商標法一直采用的是商標全國集中授權的制度。商標全國集中授權制度意味著要注冊商標就必須到國家商標注冊審查機構去辦理，只有國家商標注冊審查機構才能夠授予商標權，其他任何機構都不享有該權力。商標全國集中授權制度有助于確立注冊商標的地位和統一性，與注冊商標的全國性效力相一致。正如有學者所認為，《商標沖突規定》處理注冊商標之間沖突的一般做法就是“維護現行的商標全國集中授權制度”。

注冊取得商標權和商標全國集中授權制度的核心是商標注冊的法律效力。盡管注冊本身并不產生“實體意義上的商標權”，但其對于注冊人而言具有重要的意義。對于社會公眾而言，注冊及其公示是商標注冊人享有注冊商標專用權的基本證據。和物權公示類似，“依法公示的物權具有的正確性推定，為世界大多數大陸法系國家立法所確認，并被稱為‘公示的公信力原則”。商標注冊公示同樣具有公信力。對于注冊人而言，只有注冊商標才具有完全的效力，商標注冊人也才能夠安心使用其商標，注冊制度才能發揮“注冊商標的發展助成功能”。如果商標注冊人正常使用自己合法注冊的商標都將侵犯他人的注冊商標權，其結果只會帶來“注冊商標發展助成功能”成為泡影，從根本上動搖注冊取得商標權和商標全國集中授權制度的合理性。

用自己的注冊商標進行侵權抗辯正是商標注冊賦予給注冊商標人的一項權利，只要符合相應條件，商標注冊人就應當可以用自己合法的注冊商標進行侵權抗辯。只有這樣，商標法注冊取得商標權機制和商標全國集中授權制度才能得到真正落實。

2.避免注冊商標成為商標侵權的工具。為實現注冊取得商標權和商標全國集中授權制度之目的，商標法有必要賦予商標注冊人利用自己的注冊商標進行侵權抗辯的權利。然而，商標法賦予注冊商標的效力不是絕對的，商標注冊人要用自己的注冊商標進行侵權抗辯必須符合一定的條件，否則注冊商標恰可能成為商標侵權的工具。在“錦竹”商標爭議糾紛案中，北京市第一中級人民法院認為，爭議商標原申請人與引證商標權利人同處四川省，對引證商標知名度應當知曉，其仍將與引證商標相近的爭議商標加以注冊，已經能夠表明其摹仿、攀附引證商標的故意。爭議商標核準注冊后幾經轉讓，爭議商標先后的幾個權利人利用“錦竹”和“綿竹”文字字形近似，多次摹仿劍南春公司綿竹大曲酒包裝裝潢并被判侵權或被處以行政處罰。因此，從爭議商標的申請、轉讓情況以及不同時期權利人的行為來看，“可以證明爭議商標申請注冊之時即非善意，且現在爭議商標已經成為原告及其他具有不良企圖的人摹仿‘綿竹馳名商標的工具”。因此，注冊近30年的爭議商標最終被撤銷。參見廣東省深圳市寶松利實業有限公司訴國家工商行政管理總局商標評審委員會商標爭議裁定糾紛案，北京市第一中級人民法院（2012）一中知行初字第3359號行政判決書（因雙方當事人均未上訴而生效）?！板\竹”商標爭議案表明，已經成為商標侵權工具的，即便是注冊商標，不僅商標注冊人不能以其進行侵權抗辯，事實上，在此前“錦竹”注冊商標所有人或相關權利人已經在商標侵權案件中被判敗訴。參見深圳市寶松利實業有限公司與四川綿竹劍南春酒廠有限公司侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛上訴案，湖南省高級人民法院（2010）湘高法民三終字第11號民事判決書。而且該注冊商標還應該被撤銷。

（二）自己注冊商標侵權抗辯的構成條件

筆者認為，結合上述制度之目的，自己注冊商標侵權抗辯的條件應該包括以下四方面：注冊商標與他人的注冊商標存在沖突;用以進行侵權抗辯的注冊商標有效且在注冊時申請人主觀上系善意或者雖非善意但已經超過了商標法規定的無效宣告期限;注冊后商標已經實際使用并有一定影響;注冊商標的使用系善意，且使用方式恰當。

1. 注冊商標與他人的注冊商標存在沖突。注冊商標與他人的注冊商標存在沖突是注冊商標侵權抗辯的前提。這里的沖突標準是消費者存在混淆的可能性。而商標沖突的時間是指商標侵權糾紛發生之時，至于雙方的商標在注冊時是否存在沖突則在所不論。當然，注冊時兩個注冊商標之間本不存在沖突的事實，有助于自己注冊商標侵權抗辯的成立。因為注冊時兩個注冊商標之間不存在沖突的事實足以證明在后注冊商標人主觀上并無惡意。這里的他人商標必須為注冊商標，因為在我國實行注冊取得商標權機制下，注冊商標是商標法保護的重心，對未注冊商標的保護僅是有限保護，王太平、袁振宗：《反不正當競爭法的商業標識保護制度之評析》，載《知識產權》2018年第5期，第5頁。其典型體現是我國《商標法》第59條第3款的規定。根據該規定，即便他人的未注冊商標使用在先，但相對于注冊商標，未注冊商標所有人不僅不能禁止相沖突的在后注冊商標的使用，而且其本身還需要附條件地繼續使用;不僅要附加區別標志，而且只能在原范圍內使用。這里的他人注冊商標原則上應該已經使用并產生了一定影響者。因為從商標法理來看，沒有一定影響也沒有使用的商標因其尚未形成實質意義的商標權，即便他人使用該商標事實上也不會侵犯注冊商標所有人的利益。也就是說，從商標法理來看，此時在后注冊商標的使用行為根本不構成侵權，注冊商標所有人無需進行抗辯。因為僅僅注冊而未使用的在先商標雖仍然受到保護，但其保護也是不完全的。根據我國《商標法》第64條的規定，注冊商標專用權人不能證明商標侵權發生之前三年內實際使用過該注冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔損害賠償責任。

2. 用以侵權抗辯的注冊商標有效，且注冊時申請人主觀善意或者雖非善意但已經超過了商標法規定的無效宣告期限。首先，用以侵權抗辯的注冊商標必須是有效的，無效的注冊商標不能進行侵權抗辯。其次，用以侵權抗辯的注冊商標在注冊時其申請人主觀上是善意的或者雖非善意但已經超過了商標法規定的無效宣告期限。這里實際上存在兩種情況：一種情況是，用以侵權抗辯的注冊商標在注冊時其申請人主觀系善意。在此情況下，不管其注冊商標的后續使用情況如何，只要符合其他條件，在注冊商標被無效宣告之前注冊人都可以進行抗辯。另一種情況是，盡管用以侵權抗辯的注冊商標在申請注冊時其申請人并非善意，但根據我國《商標法》第45條的規定，除當事人系惡意復制、模仿、翻譯馳名商標之外，超過注冊之日起五年的注冊商標將無法被無效宣告。在這種情況下，如果仍不允許其注冊人進行侵權抗辯，則跟無效宣告的后果沒有實質區別，商標法規定的五年期限制度目標將歸于落空。不僅如此，盡管某個注冊商標曾經能夠依法被宣告無效或者撤銷，但商標使用的動態性意味著商標先前的缺陷可能會因較長時間較大規模的使用而被“治愈”。同時，在商標法提供了救濟手段、在先注冊人本可采取行動卻不采取行動的情況下，超過五年后不再對其提供救濟類似于訴訟時效的原理，即法律不保護在權利上睡大覺者，有其合理性。不僅如此，在這種情況下若不允許以注冊商標進行侵權抗辯雖然懲罰了在后注冊人的惡意，但可能助長在先商標注冊人的投機行為，有厚此薄彼之嫌。

3. 用以侵權抗辯的注冊商標在被控侵權之前已經實際使用并有一定影響。根據我國《商標法》的規定，注冊商標連續三年不使用的，可以被撤銷。在商標侵權訴訟中，只要被告提出抗辯，注冊商標專用權人不能證明此前三年內實際使用過其注冊商標，也不能證明因侵權行為受到其他損失的，被控侵權人不承擔賠償責任。有些國家或地區的商標法也有類似規定，比如在歐盟如果注冊商標沒有使用，那么，在注冊商標所有人指控他人商標侵權時，被告可以請求商標注冊人提供在提起訴訟之前五年內的真實使用證據;如果不能提供，被告可以以注冊商標未真正使用而加以抗辯。Annette Kur & Martin Senftleben， European Trade Mark Law： A Commentary， Oxford University Press， 2017，§6.3.7.2， para. 6.189.這些規定意味著僅僅注冊而沒有使用的注冊商標在效力上是有瑕疵的，是不完整的商標權。不僅如此，從法理來看僅僅使用而沒有產生一定影響的商標仍然不能用以識別商品或服務，因為其本質上仍然不構成商標。既然未經使用的注冊商標不能指控他人商標侵權，當然也難以作為對抗他人商標侵權的抗辯理由，尤其是難以作為對抗停止侵權請求之抗辯。

事實上，在相互之間存在沖突的情況下，商標法需要在兩個相互沖突的注冊商標之間進行選擇，而可能的結果無非是兩種情況：一是兩個相互沖突的注冊商標共存;二是只允許兩個相互沖突商標中的一個存續。顯然，在在后注冊商標是非正常注冊且未使用的情況下，其所有人不享有干預權，不能對抗相沖突的在先注冊商標所有人的侵權指控和無效宣告、撤銷請求。

4. 注冊商標的使用是善意的，且使用方式符合商業習慣。這里的善意是指商標注冊人使用注冊商標時的主觀心理狀態，即當事人對注冊商標的使用不是為了利用他人注冊商標之商譽的主觀狀態。主觀的心理狀態往往難以察知，需要通過外在行為來判斷。由于商標侵權抗辯中雙方當事人的商標均為注冊商標，基于注冊的公示效力雙方互相了解十分正常，尤其是在后商標申請注冊時可能經過了在先商標注冊人的異議或者無效宣告程序而最終并未影響在后商標的注冊或者注冊審查機關做出了維持注冊的裁決。因此，此時不能僅僅以被告已知或者應知原告的注冊商標來判定被告使用自己的注冊商標是否善意，而必須通過注冊商標使用的客觀行為來進行判斷。筆者認為，這里最重要的是注冊商標的使用方式是否符合商業習慣，通常應該重點觀察用以進行侵權抗辯的注冊商標注冊狀態與被控侵權標識的使用情況之間的關系，以及被控侵權標識的使用情況和原告注冊商標注冊狀態之間的關系。后者是通常意義下商標侵權判斷的標準和考慮因素，而前者在很大程度上則可以揭示注冊商標使用人的主觀狀態。通常情況下，由于商業現實的多變性，注冊商標的實際使用狀態和注冊狀態有一定差異當屬正常。也就是說，應該允許商標注冊人在基本不改變自己商標顯著性的情況下根據商業現實隨時調整自己商標的實際使用情況，但用以侵權抗辯的注冊商標的實際使用狀態不能過于偏離商標的注冊狀態，尤其是在可能與他人注冊商標存在沖突的情況下。用以侵權抗辯的注冊商標在實際使用時不得隨意變形，不得隨意擴大所使用的商品或服務范圍，從而達致與他人注冊商標混淆之目的。只有使用主觀上是善意的且使用方式符合正常的商業習慣，自己注冊商標才能夠用以進行侵權抗辯，否則無異于允許注冊商標淪為商標侵權的工具。

四、自己注冊商標侵權抗辯的法律后果與處理方案

在注冊商標符合侵權抗辯的條件下，由于商標侵權責任包括損害賠償責任、停止侵害責任以及規范使用等多種法律責任，同時是否已經使用可能影響用以指控商標侵權之注冊商標的效力，而注冊之日起是否已經超過五年則可能影響用以侵權抗辯的注冊商標之法律地位。因此，需要結合用以指控商標侵權的注冊商標和用以進行侵權抗辯的注冊商標注冊時間和使用的具體情況，具體分析自己注冊商標侵權抗辯的法律后果。

（一）抗辯損害賠償責任

從世界各國或地區商標法的規定來看，尤其是從大陸法系國家或地區商標法的規定來看，通常都區分了商標侵權的停止侵害責任和損害賠償責任，前者通常不需要考慮侵權行為人是否具備過錯，而后者通常要求侵權行為人有故意或過失。參見德國《商標和其他標志保護法》第14條第5款和第6款;日本《商標法》第36條和第38條;我國臺灣地區“商標法”第69條第1款和第3款;等等。我國商標法沒有明確規定停止侵害責任和損害賠償責任是否需要過錯，但學理上通常認為，停止侵害責任屬于物權請求權之范疇，不需要考慮行為人是否有過錯，而損害賠償責任則屬于債權請求權的范疇，需要考慮行為人的過錯。當然，鑒于知識產權的特殊性，包括商標侵權損害賠償責任在內的知識產權侵權損害賠償責任，可以適用較為嚴格的過錯推定原則。由于損害賠償責任的承擔需要行為人主觀有過錯，因此對于商標侵權而言，只要行為人沒有過錯或者雖有過錯但過錯已經被“治愈”，則行為人均可以抗辯損害賠償之責任。在用以侵權抗辯的注冊商標是基于善意注冊且善意使用的情況下，因注冊人主觀上沒有過錯，可以對損害賠償責任進行抗辯。在用以侵權抗辯的注冊商標非出于善意申請的情況下，則應根據商標注冊后經過的時間情況來確定是否能夠抗辯損害賠償責任。

自注冊之日起尚不足五年的情況下，不管注冊商標申請人主觀上是否善意，在后注冊商標均有很大可能被無效宣告。在此情況下，如果商標注冊人申請時主觀上是非善意的，即便注冊商標的使用是善意的，但因其使用注冊商標和申請注冊商標的時間間隔過短，使用的善意難以“治愈”其申請的非善意。因此，在此情況下不應允許當事人用該注冊商標進行損害賠償責任之抗辯。根據我國商標法的規定，在注冊商標自注冊之日起已經超過五年的情況下，盡管存在著兩個注冊商標之間的沖突，不管在后注冊商標在申請時是否善意，在后注冊商標事實上已經無法被宣告無效，可以說商標注冊人在申請時主觀上的非善意已經因時間的經過而被“治愈”。因此，在這種情況下只要注冊商標的使用是善意的且符合注冊商標侵權抗辯的其他條件，就應該允許該注冊商標所有人對侵權損害賠償責任進行抗辯。當然，《商標法》第64條第1款規定的注冊商標三年不使用的損害賠償抗辯，被控侵權的注冊商標所有人同樣可以主張。

（二）抗辯停止侵害責任

和損害賠償責任不同的是，停止侵害責任是一種物權請求權性質的救濟，其重點是恢復絕對權的圓滿狀態，并不需要考慮行為人的主觀過錯。在自己注冊商標侵權抗辯的情況下，不僅原告用以指控侵權的商標是注冊商標，而且被告被指控侵權的商標也是注冊商標。因此，是否允許用自己的注冊商標進行停止侵害抗辯，實質上就表現為注冊商標之間的效力沖突問題。在這種情況下，不僅要考慮被告注冊商標的效力，而且還要考慮原告注冊商標的效力。只有在原告注冊商標的效力優于被告的情況下，才不允許被告用其注冊商標進行停止侵害責任的抗辯，從而恢復原告注冊商標的圓滿狀態。在雙方注冊商標的效力不相上下的情況下，可能就會出現類似歐盟商標法中干預權的法律后果之一，即發生商標共存。根據我國商標法的規定，影響注冊商標效力的因素主要有兩個：一是時間因素，即除惡意復制、模仿、翻譯馳名商標之外，違反商標注冊其他相對理由的，當事人只能在商標注冊之日起五年內提起無效宣告;超過五年的，將不能宣告注冊商標無效，因為商標注冊時的缺陷此時已經被“治愈”。二是使用因素，即根據我國《商標法》第49條第2款和第64條第1款的規定，注冊商標沒有正當理由連續三年不使用的，可能被撤銷。起訴前三年沒有使用的，也不能獲得損害賠償，所以使用對注冊商標的效力有較大的影響。除此之外，有些國家或地區的商標法還規定，不使用還可能影響注冊商標物權請求權的效力。比如，《歐盟商標條例》第99條第3款就提供了基于不使用侵權抗辯的可能性。

由于我國商標法沒有明確剝奪未使用注冊商標所有人主張停止侵害之權力，也沒有明確規定注冊商標的使用是否可能構成侵權，從解釋論上結合注冊商標的注冊時間和使用因素來確定是否允許用自己注冊商標進行抗辯是可行的。具體闡釋如下：

1.自注冊之日起不滿五年的自己注冊商標停止侵害責任之抗辯。在在后自己注冊商標自注冊之日起不滿五年的情況下，其可以因在先沖突注冊商標的存在而被宣告無效，而后者則不會因在后沖突注冊商標的存在而被宣告無效。在該情況下，不管在后注冊商標是否已經實際使用，均可以被宣告無效。因此，當在先注冊商標所有人指控在后注冊商標的使用構成商標侵權時，在后注冊商標不能被用作停止侵害責任抗辯之理由。而當在后注冊商標的注冊人指控在先注冊商標的使用構成商標侵權時，因不存在無效宣告問題，只要符合上述自己注冊商標侵權抗辯的條件，在先注冊商標當然能夠被用來進行停止侵害責任之抗辯。根據我國《商標法》的規定，連續三年未使用的注冊商標可能被撤銷，因此，當在先注冊商標連續三年未使用時，除非在后注冊商標同樣連續三年未使用，從商標法鼓勵商標使用的原則出發，不應該允許在先注冊商標抗辯停止侵害責任。因為當在后注冊商標已經正常使用且具有一定影響的情況下，可以視在先沖突注冊商標因連續三年不使用而不存在，從而前者不因在先沖突注冊商標的存在而被無效宣告。也就是說，在這種情況下維持正常使用在后注冊商標的效力而事實上撤銷連續三年未使用的在先注冊商標。

2. 自注冊之日起已經滿五年時間的自己注冊商標停止侵害責任之抗辯。在在后商標自注冊之日起滿五年的情況下，除了屬于惡意復制、模仿、翻譯馳名商標的情形之外，在后注冊商標將無法被宣告無效，于是會出現類似于歐盟商標法中干預權所導致的商標共存之后果。在這種情況下，不管是在先商標還是在后商標，只要符合前述自己注冊商標侵權抗辯的條件，原則上均可以針對對方的商標侵權指控進行停止侵害責任之抗辯。同時，根據我國商標法的規定，連續三年未使用的注冊商標可能被撤銷，此時必須考慮兩個注冊商標的使用狀況以決定是否允許用注冊商標進行停止侵害責任之抗辯。很顯然的是，根據商標法鼓勵商標使用的基本原則，不管在先還是在后注冊，連續三年未使用的注冊商標均不可抗辯正常使用注冊商標所有人的停止侵害責任之指控。

（三）附加區別標志

除了上述注冊商標可能因注冊之日起不滿五年而被宣告無效或者因連續三年未使用而被撤銷之外，當兩個相互沖突的注冊商標均無法被宣告無效或撤銷時，二者只能共存。在這種情況下，由于兩個注冊商標存在沖突，雙方商標的使用必定存在混淆的可能性，雙方均可以對對方提起商標侵權之訴，對于這種商標侵權糾紛的處理，法院可以參考“恒升”與“恒生”沖突案中的調解方案，即“可以根據案件的具體情況，責令雙方當事人通過正確使用商標、附加區別標志等方式互相加以區分，以減少雙方商標沖突的程度”，同時保護公共利益。

五、結語

盡管避免注冊商標之間的沖突和維護注冊商標的識別功能商標法“是面向功能的，涉及的是識別和保證商業來源真實性的功能”。 Annette Kur & Martin Senftleben， European Trade Mark Law： A Commentary， Oxford： Oxford University Press， 2017，§1.1， para.1.03.是商標法的重要目標，而商標法的確也在盡可能地通過無效宣告等制度從根源上減少相互沖突的注冊商標的存在，但注冊商標之間的沖突是難以避免和不可消除的。同時，盡管注冊商標之間存在沖突，商標使用的動態性、信賴保護原則、禁止重復訴訟原理以及域外經驗等均表明應該適當尊重注冊商標的效力，有條件地允許商標使用人用自己合法的注冊商標進行侵權抗辯。在多大程度上允許用自己的注冊商標進行侵權抗辯既取決于商標集中注冊制度與商標侵權案件訴訟效率的綜合作用，也取決于商標法消除混淆、避免注冊商標之間沖突、遏制商標侵權以及相關當事人合法權益維護之間的折衷平衡。而合理設置自己注冊商標侵權抗辯之條件及其法律后果將有助于實現最優的制度效果。

Research on Defensing Trademark Infringement by the Defendants Registered Trademark

WANG Taiping

（South China Institute for International Inteuectual Property， Guangdong Unviersity of Foreign Studies， Guangzhou 510006， China）

Abstract：

The dynamic nature of the trademark， the inevitable loopholes of the trademark review system， the principle of trust protection and the ban of repeated actions are the justifications ofdefensing trademark infringement by the defendants registered trademark. The related legislations in Europe and Japan evidence the rationality and feasibility of defense to trademark infringement by defendants own registered trademark. The purpose of the system of defense to the trademark infringement by defendants own registered trademark is to maintain the registered-based system and the system of centralized review of registered trademark and avoid the registered trademark becoming the tool of trademark infringement. The requirements of the defense to trademark infringement by defendants own registered trademark include two or more registered trademark conflicting with each other， the registered trademark used to defend trademark infringement being valid and being registered in good faith or having been exceeded the time limit for invalidation stipulated by the trademark law， the registered trademark having been used and acquired trademark sense before being accused of trademark infringement， the use of the registered trademark in good faith and in accordance with the normal commercial habits. The defenses to trademark infringement by defendants own registered trademark include defense to damage compensation liability and injunction， and the registration time of the junior registered trademark and the use status of the conflicted registered trademarks will affect the defense to trademark infringement by defendants own registered trademark. When both of the conflicted registered trademarks cannot be declared invalid or undo and have been used by their holders， we can reduce the likelihood of confusion by attaching the distinctive signs to both the conflicted registered trademarks.

Key Words： ?conflicts between registered trademarks; defense to trademark infringement; the registered-based mechanism; attaching distinctive signs

本文責任編輯：黃 匯

收稿日期：2019-06-22

基金項目：2018年度國家社會科學基金項目一般項目“商標符號利益分配視角下的商標法構造研究”（18BFX172）

作者簡介：

王太平（1970），男，河北成安人，廣東外語外貿大學云山杰出學者，法學院教授，華南國際知識產權研究院研究員、國際知識產權法治研究創新團隊負責人，法學博士。

①參見《最高人民法院民事審判第三庭關于轉發（2004）民三他字第10號函的通知》，2015年3月11日頒布;泰興市同心紡織機械有限公司與江蘇振泰機械織造公司侵犯商標專用權、侵犯企業名稱權糾紛上訴案，江蘇省高級人民法院（2004）蘇民三終字第059號民事裁定書。