面對貿易訴訟，七大選擇如何選？

李前 黃帥

多年的積累讓中國企業在全球價值鏈上越走越高。在深度參與全球競爭的過程中，難免會遇到更多的知識產權碰撞和沖擊。中國企業不僅要加強自身的知識產權意識，通過申請專利等形式保護自己的知識產權，而且還要面對來自競爭者的知識產權“發難”。特別是在美國市場，近些年不斷加碼的“337調查”，便是中美企業在全球供應鏈上“狹路相逢”的典型例子。

在2019年12月4日舉行的第七屆中國電子家電企業國際化高峰論壇上，美國飛翰律師事務所上海辦公室管理合伙人王寧玲律師就如何應對美國知識產權糾紛為企業支招，具有很強的指導意義。

美國專利維權系統

對于中國企業來說，有一個可能無法避免的風險——知識產權糾紛，特別是在美國市場，這一風險尤為突出。“規避該風險不僅是來自企業內部的需求，而且美國合作伙伴（客戶）往往也會要求中國企業在知識產權方面做一定的規避。” 王寧玲表示。

正所謂“樹大招風風撼樹”，或許，越是那些在美國市場做大做強、有一定客戶基礎的企業，越是面臨更大的知識產權風險。據王寧玲介紹，在美國知識產權訴訟方面，之前大多數中國企業遇到的是美國聯邦地區法院訴訟，近幾年較多的是“337調查”，屬于美國準司法聯邦機構下的訴訟。

有些中國企業可能在美國沒有設立分支機構，也沒有相關人員，只有一個當地的合作伙伴，并且合作伙伴是獨立的法人，產品通過代理商出口到美國。即便如此，美國國際貿易委員會（ITC）對中國企業仍有管轄權。

“這就是為什么‘337調查對于很多中國企業來說是一個非常大的風險點。它是對物的管轄，而不是對人的管轄。” 王寧玲進一步解釋道，從這個角度來看，只要中國企業的產品進入美國，不管是以什么形式進入，也不管是用當地客戶的品牌還是自己的品牌，可能都會涉及“337調查”的類型。

2012年以來，美國發明法案給予了專利被告方一個很好的機會，即到美國專利商標局專利審判和上訴委員會（PTAB）去做專利無效申辯。這導致了美國聯邦地區法院訴訟案件數量的下降，原因是企業一旦在美國聯邦地區法院成為被告，大多數企業會到美國專利商標局去告專利無效。這時候，美國聯邦地區法院的案子一般會終止，等待PTAB關于專利有效性的決定。

另外，王寧玲提醒說，就美國聯邦地區法院或美國國際貿易委員會的裁決，當事方可以在美國聯邦巡回上訴法院上訴，當事方可以在美國聯邦巡回上訴法院上訴，之后當事方可以就美國聯邦巡回上訴法院的裁決向美國最高法院提出上訴， 美國最高法院有權決定是否接受該上訴。一旦接受，美國最高法院將做出最終的裁決。

LED行業實戰案例?

2018年，美國飛翰律師事務所代理了一個有關模塊化LED顯示面板及其組件的案件。該案件訴訟狀于2018年3月27日遞交并于2018年4月16日修改，涉及LED行業的39家中國企業，包括中國企業及其在美國的子公司。在該案件中，原告是美國當地一家叫Ultravision Technology LLC的公司。據王寧玲介紹，這家公司規模不大，它的一些技術是與中國企業討論開發的，但它申請了美國專利之后，卻反過來告中國企業專利侵權。

實際上，在模塊化LED顯示面板及其組件方面，中國企業的技術已經非常成熟，但在美國仍然不能避免成為被告。2018年，這個案件在中國LED行業引起了廣泛關注，因為它不僅要求有限排除令，還要求普遍排除令。而普遍排除令意味著，一旦敗訴，中國所有LED顯示面板相關企業的產品均不能進入美國市場，市場影響面非常大。在中國企業配合美國飛翰律師事務所積極應訴并收集證據的情況下，2018年12月初，原告遞交了撤訴動議。最后該案件以原告撤訴而結束。

王寧玲表示，證據收集是整個案件中做得比較詳細的部分，包括書面質問、要求提供文件、證言筆錄、檢查產品、要求自認等，最終迫使原告撤訴。

應對知識產權訴訟的七大選擇

面對美國知識產權訴訟，中國企業通常采取不同的應對策略，主要包括七大類。王寧玲分析了每一個選項的特點，如下。

第一，不應訴。2008年，中國LED行業也曾遇到過“337調查”。那時候，很多中國企業采取的策略是不應訴，甚至不惜以放棄美國市場為代價。但不回應的后果一定是敗訴，由此涉案產品無法再進入美國市場。如果所有被告都不應訴，并且在普遍排除令之下，那么整個涉案行業的產品都無法再進入美國市場。而在2018 年這起LED案件中，大多數中國企業采取了積極應訴的策略。這是一個很大的變化，說明過去10年，中國企業對知識產權的重視度和在知識產權方面的自信心都大大提升。

第二，取得同意令。作為被告，可以同意原告的一些要求，然后讓原告撤訴。在上述2008年的案件中，很多企業采取了同意令的方式，在有限排除令條件之下，即使一些產品撤出美國市場，其他產品仍然能夠進入。在2018年這起案件中，也有企業取得了同意令，但由于最后原告自己主動撤訴，那些取得了同意令的企業面臨的束縛就可能比較大。所以，策略的選擇對最后的結果有很大的影響。

第三，和解。美國聯邦地區法院的大多數案件都是以和解結束的。“337調查”案件和解的可能性相對小一些，因為它整個程序進行得比較快，為12—16個月。對企業來說，如果能達成雙贏的和解結果，其實是一個很好的選擇。

第四，積極應訴。在積極應訴方面，產品不侵權非常重要，這對勝訴很有利。還可以告對方專利無效或者專利不可執行。這些都是在訴訟中可以考慮的主打策略，能有效迫使對方撤訴。

第五，主動出擊。如果中國企業有比較強的專利組合和專利儲備，包括中國專利和美國專利，那么，可以考慮運用這一策略，在中國或美國進行反訴。同時，中國企業也可以到美國專利商標局提出對方專利無效。

第六，要求供應商補償。很多中國企業在與美國客戶簽訂供應合同時，可能會承諾自己承擔所有的風險，即只要對方購買產品，無論未來出現什么風險，都由自己擔著。簽訂這樣的條款，對中國企業來說風險非常大。從合同條款上，應盡可能減少這樣的風險。

第七，規避設計。這對中國企業來說是一個非常有效的策略。如果發現自己的產品確實落入了競爭對手的專利范圍內，一定要讓技術團隊考慮可能的規避設計，通過設計出新的產品，跳出對方的專利范圍。實際上，這樣的規避設計也是企業創新的一條有效的捷徑。因為企業進行了規避設計之后，也會考慮將創新成果作為自己的專利保護起來。

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王寧玲律師現任美國飛翰律師事務所上海辦公室管理合伙人。她在為跨國公司及中國公司提供專利申辦、出具法律意見、開展盡職調查、提供許可、專利訴訟等方面擁有將近20年的豐富經驗。

本文編輯：李前。聯系郵箱：157720740@qq.com