在先使用未注冊商標的司法保護探析

許艷

關鍵詞

在先使用 未注冊商標 司法保護

著國家對知識產權戰略的提倡和推動，以及商標價值的日益凸顯，商標越來越受到重視。經營者更傾向于將其已使用的商業標識注冊為商標。我國實行商標注冊制度，亦推動了國內商標注冊量的進一步提升。然而，基于諸多原因，如在先使用的商標被他人搶注，或基于缺乏顯著性而被商標局駁回等，一些已經使用的商標往往無法獲得注冊，但由于已經使用的品牌已經在消費者群體中形成相應的忠誠度和粘附度而導致無法舍棄該品牌^或因商業推廣策略原因而需要繼續使用該品牌，企業將其作為未注冊商標進行了商業使用。在此種情形下，未注冊商標的使用如何在規避潛在侵權風險的同時加強對自身的保護，就顯得尤為重要。對已經使用的未注冊商標進行保護，能夠彌補商標注冊制度的內在缺陷，亦符合商標經使用而被賦予生命力的本質屬性。

未注冊商標保護的現實原因

多年來，商標的的“惡意注冊”“惡意使用”和“惡意訴訟”問題備受業界關注，其背后是在先使用人的正當利益無法得到有效保護的利益失衡，以及對解決此問題的急切呼吁。一邊是搶注人的注冊成本極低，導致重復注冊、大量注冊等現象的反復出現;另一邊卻是正當權利人的維權成本極高，需委托專人管理、定期監控、不斷訴訟，花費大量的時間、精力和金錢成本。如今，由于他人搶注導致在先使用人無法將其使用的標志注冊為商標，只能作為未注冊商標使用的現象已屢見不鮮。

未注冊商標存在的另一大原因，是由于缺乏顯著性而無法獲得注冊。對于此類缺乏顯著性的標志，《商標法》第十一條規定其不得作為商標注冊，但并不禁止其使用。在商業使用中，此類商標與產品或服務的特性有一定關聯，多為暗示性商標，方便消費者識記，推廣起來較為容易，這也是眾多未注冊商標得以繼續使用的主要理由之一。

《商標法》關于未注冊商標保護的規定

（一）關于未注冊商標的規定

對于未注冊商標，《商標法》給予有限的保護。

根據《商標法》第十五條對代理人或者代表人或合同、業務往來或者其他關系而明知該他人商標存在搶注的規定，第三十二條禁止損害他人在先權利，第五十九條第三款“注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標，但可以要求其附加適當區分標識”的規定可見，《商標法》對未注冊商標（非馳名）的保護為消極保護，即基于未注冊商標對代理人、代表人及其他關系人知悉在先使用人情況的搶注行為提異議并禁止其使用，對他人注冊與其相同、近似的商標提異議或無效，以及在面對商標侵權時提出不侵權抗辯時，未注冊商標無法像注冊商標一樣作為權利基礎以主動提起商標侵權訴訟。這與我國實行的商標注冊制度相呼應，即給予未注冊商標一定的保護，“但保護水準不宜過高，以免沖擊到注冊制這一商標管理中的基本制度”。

（二）關于未注冊馳名商標的規定

《商標法》第十三條給予未注冊馳名商標予以保護，同時第五十八條規定“將未注冊的馳名商標作為企業名稱中的字號使用，誤導公眾，構成不正當競爭。”

未注冊馳名商標制度在不斷完善，但直到2001年《商標法》中才出現了對未注冊馳名商標的專項規定，這是當前我國商標權注冊制度下對因使用而獲權的未注冊商標所能給予的最強保護。從上述規定可知，相比于普通的未注冊商標的消極保護，《商標法》給予未注冊馳名商標的是積極保護，即商標所有者可以將未注冊馳名商標作為權利基礎，對他人在相同商品上的商標性使用行為提起商標侵權訴訟，或針對他人將其商標作為企業名稱使用的、誤導公眾的行為提起不正當競爭訴訟。給予未注冊馳名商標稍弱于注冊商標的保護，亦是出于商標本質的內在要求。商標的價值在于使用，未注冊馳名商標雖然未獲得注冊，但基于使用而事實上起到了識別商品或服務的功能，具有了相應的市場價值，因此也有了保護的的基礎和必要性。

未注冊商標的使用問題

（一）增加區分的識別標識，降低混淆的可能性

將未獲得注冊的商標投入商業使用，存在較大風險。特別是申請注冊時與在先注冊商標近似而被駁回的無法通過注冊的商標，更是存在天然的缺陷，這類商標再進行使用，不可能完全阻斷商標侵權的風險，這對于品牌后期的投入、推廣與發展很是不利的。因此，商標所有者在使用未注冊商標時，增加區分的標識，如企業字號或企業已使用并注冊的商標等，盡量避免消費者混淆，降低誤認的可能性。

值得注意的是，即使未注冊的商標與其使用人形成了緊密關聯，其間仍然存在一定的不確定性，并可能產生新的問題。一般而言，當在后使用的未注冊商標通過大量的使用和推廣獲得高知名度，并與其使用人形成緊密聯系時，該商標與其使用人的關系不會使得相關消費者混淆，即當消費者看到該商標時，便能知曉其提供商品或服務的主體。然而，當在先注冊人使用其注冊商標時，鑒于與他人使用的知名未注冊商標有一定的近似性，相關消費者將有可能誤認注冊商標持有人提供的產品是他人知名未注冊商標使用人所提供的，或誤認二者具有一定的關聯性，從而可能在一定程度擠壓該注冊商標使用及發展的空間，產生所謂“反向混淆”。

（二）保留在先使用證據

保留在先使用證據，有利于主張在先使用的權益以抗辯在后注冊商標。在2013年《商標法》修改前，雖然司法實踐中確有給予善意在先使用人一定保護的案例，但缺乏明確的法律依據。2013年修改后的《商標法》增加了第五十九條第三款關于在先使用的規定，賦予了在先使用人在一定條件下基于其在先使用為注冊商標進行不侵權抗辯，并在原有范圍內附加適當區別標識繼續使用的權利。此外，在先使用者亦可針對在后注冊商標權基礎中的瑕疵，進一步嘗試對該注冊商標提起無效請求，從而使其失去注冊商標的權利基礎;而后，在先使用者可再申請將原注冊商標注冊為新商標，從而使事實上和法律上的權利主體統一。商標的民、行程序如何銜接以打擊商標搶注行為，如何保護在先使用的權利等話題，迄今已經引起了司法界的廣泛深入探討。

保留使用證據對于本身缺乏顯著性的標志有著重要意義。基于缺乏顯著性而無法獲準注冊的商標，如果經過大量、廣泛的使用和宣傳，彌補了先天顯著性不足、起到了識別商品作用的，則該使用人可考慮重新申請注冊商標，并在可能的后續駁回復審甚至駁回復審行政訴訟中提交相應的使用證據，從而提升自身獲準注冊的概率。

舉例來說，蒙牛公司的29類的“酸酸乳”商標最初于2002年向商標局申請注冊時，因缺乏顯著性被駁回;2005年，蒙牛公司再次申請注冊商標，2006年，在個案維權案件中，“酸酸乳”商標被呼和浩特市中級人民法院認定為未注冊馳名商標。2008年，“酸酸乳”商標于2008年獲得初審公告，并最終成功注冊。

未注冊商標的司法保護途徑

（一）未注冊馳名商標

在互聯網信息轟炸和資本市場推動的市場環境中，一個標志經過商業運作，其知名度可在短期內迅速飆升。一個未注冊商標一旦被市場認可，在利益的驅使下，市場其他主體可能在相同或者類似的商品或服務上復制、摹仿該未注冊商標。對此，未注冊商標使用人可通過主張認定未注冊馳名商標尋求司法保護。

馳名商標的認定對商標知名度的要求較高，使用者需要參照馳名商標認定的相關規定提交大量的使用證據，用以證明其未注冊商標在中國境內為相關公眾廣泛知悉。馳名商標可以通過行政和司法兩種途徑來認定：行政認定即通過國家的行政機關商標局認定，如“小肥羊”商標曾被商標局認定為未注冊馳名商標，商評委也曾在個案中認定未注冊馳名商標;司法認定是2001年中國加入WTO后開始實行的，其采取個案認定和被動認定原則，即由法院在審理具體的個案中應當事人的請求予以認定。蒙牛公司“酸酸乳”商標案是我國首例未注冊馳名商標維權案例。由于行政機關曾對馳名商標采取主動保護和全面保護，有關馳名商標司法認定的虛假訴訟時有發生。因此，2013年修訂的《商標法》明確規定禁止將馳名商標作為榮譽用于宣傳，馳名商標在司法上的認定也較為謹慎。鑒于此，未注冊馳名商標的認定和維權在目前的司法環境中應更為慎重。

盡管未注冊馳名商標的保護類似于注冊商標，但在一個標識未獲得注冊（未確定法定權利基礎）的情況下，投入大量的使用和宣傳對于使用人（或其投資者）的商業經營來說有著極大的風險。因此，未注冊商標在達到事實馳名的狀態后再去維權的案例，目前相對較少。

（二）一定影響的商品名稱、包裝、裝潢

“一定影響的商品名稱、包裝、裝潢”權益由《反不正當競爭法》所規制。相比于注冊商標權，一定影響的商品名稱、包裝、裝潢并非由注冊獲得，而是通過使用進行個案認定，且其權利狀態根據其實際使用狀態而呈現動態發展的態勢。另外，依據《最高人民法院關于審理不正當競爭民事案件應用法律若干問題的解釋》第1條第2款的規定，一定影響的商品名稱、包裝、裝潢的權益的受保護地域和在后使用者的主觀過錯的限制。不過，在商標所有者無法獲得注冊商標專用權，且其商標知名度未達成馳名狀態，或僅在特定區域具有知名度的情況下，所有者仍可通過一定影響的商品名稱、包裝、裝潢的權益，對在某一區域內正當使用其商標所形成的權益予以保護。

雖然2017年的《反不正當競爭法》在“商品名稱、包裝、裝潢”一條中刪除了“特有”的明確規定，但商業標識內在要求具有區分性，即商標需與同行業內其他主體提供的相同、類似的商品或服務的名稱、包裝或裝潢有所不同，才能起到實際的區分作用。這與“特有”的要求具有同一性，特別是“一定影響”的要求，更增強了標志的可識別性。

（三）積極提起針對“惡意訴訟”的反訴

商標惡意訴訟是目前業界較為關注的問題，近年來國內法院已有不少相關案例引起熱議。惡意提起知識產權訴訟，是指行為人明知自己提起知識產權訴訟無事實或者法律依據，仍以損害他人合法權益或者獲取非法利益為目的，故意針對他人提起知識產權訴訟，造成他人損害的行為。對于不少商標被國內主體搶注又反遭搶注者起訴侵權的國外商標權利人而言，指控搶注者惡意訴訟反訴無疑是一種高效的解決方案。若惡意訴訟的反訴成立，在先商標權利人一方面能夠有效避免落入商標侵權的罪名之中，另一方面有利于國外權利人從根本上確立其權利基礎的正當性，為無效搶注商標的行政確權授權策略提供有力的支撐。

最近，江蘇高院在審理中訊公司訴比特公司惡意提起知識產權訴訟一案中，對商標惡意訴訟的定義、構成要件和賠償問題作了詳細的論述。該案不僅判定被告構成商標惡意訴訟，而且在賠償上參考了原告的預期利潤損失，支持了原告直接的經濟損失、律師費請求，并適用了懲罰性賠償。這充分體現了我國堅決制止惡意訴訟的司法裁判導向，對于大力打擊惡意注冊及使用、維護在先使用人的合法權益具有典型意義。

關于惡意提起知識產權訴訟的構成要件，目前尚無相關的法律法規或司法解釋規定。在商標權司法實踐中，一般認為構成惡意訴訟需要滿足三方面要件：第一，商標權利的取得具有不正當性;第二，行為人提起訴訟主觀上具有惡意;第三，行為人惡意提起知識產權訴訟給他人造成了損失，且損失與行為人惡意提起知識產權訴訟具有因果關系。

結語

《商標法》和《反不正當競爭法》為未注冊商標的保護提供了一定的依據，但由于在先使用未注冊商標的相關權益基于持續使用而形成，因此保留在先使用的相關證據對于權益的主張至關重要，是權利人進行維權的基礎。在實際使用中，未注冊商標使用人應當增加顯著區分標志從而避免造成混淆。目前現有的法律規定和司法實踐表明，當未注冊商標的知名度累積到在中國境內為相關公眾所知悉的程度，便可通過認定未注冊馳名商標獲得保護;如累積到在特定區域具有一定影響的，可通過一定影響的商品名稱、包裝、裝潢來進行主動維權。在遭遇商標搶注人的商標侵權訴訟時，在先使用者可嘗試通過主張商標惡意訴訟維護其正當合法權益。

當前，我國針對未注冊商標尚未形成體系化保護，現有法規各條款對未注冊商標的保護也缺乏銜接，這對未注冊商標在先使用人的維權選擇造成了困擾。因此，我國應探索建立體系化的未注冊商標保護制度。盡管我國實施商標注冊制度，但對于未注冊商標，不管是基于未注冊商標事實上的自身價值，還是基于相關法律規定，都應予以認可。但是，對于未注冊商標應使用到何種程度、商譽應積累到何種程度、司法應給予何種程度的保護等問題，仍亟需層次化、體系化的未注冊商標保護制度加以調節，以加大對經使用積累了知名度的未注冊商標的保護力度，并遏制商標搶注的不誠信行為。